Por Áurea Suñol

Introducción 

No puede descartarse que en ciertos casos mantener en secreto los resultados de las investigaciones universitarias constituya el mecanismo más adecuado para fomentar el progreso industrial y comercial y, de su mano, el bienestar social. Motivo por cual, la decisión de la Universidad de conservarlos en ese estatus podría considerarse acorde con sus finalidades institucionales, en la medida en que los beneficios de asumir ciertas restricciones a su divulgación compensen sus costes.

En efecto, como dimos cuenta en otro lugar, existen diversos estudios empíricos realizados tanto en los EE.UU. como en Europa que muestran el valor y la importancia que tienen los secretos empresariales en todos los sectores de la industria. De ello se extraen dos lecciones importantes que conviene destacar:

? Que, lejos de lo que pueda parecer, los secretos empresariales son un mecanismo adecuado para incentivar la investigación científica y tecnológica y la innovación; y estos son precisamente dos de los objetivos que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante “LC”) declara perseguir en su artículo 2.

? Que la mayoría de las empresas acuden principalmente a los secretos empresariales como mecanismo de protección de la información; y si es lo cierto, como advierte la LC y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante “LES”), que uno de sus objetivos es incentivar la cooperación de la universidad con empresas privadas (art. 35 LC: 35.1 e), es claro que en ocasiones será imprescindible mantener en reserva los resultados de la investigación.

Esta entrada tiene por objetivo explorar y mostrar la viabilidad de proteger los resultados de la investigación universitaria a través del régimen de protección jurídica del secreto empresarial atendiendo a nuestro ordenamiento y, especialmente, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la conveniencia de acudir a este régimen para proteger tales resultados en determinadas ocasiones.

Régimen jurídico de la actividad investigadora susceptible de ser protegida como secreto empresarial

Según establece el artículo 13 de la LC, su ámbito objetivo de aplicación es la actividad investigadora, allí definida como

“el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación”.

Así, pues, el resultado de la actividad investigadora, tal y como ha quedado definido, realizado por personal investigador que preste sus servicios en las Universidades públicas, en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y en los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas (salvadas las competencias que en dichos ámbitos tengan las Comunidades Autónomas) en tanto comprenda informaciones relativas a la empresa y reúnan los requisitos exigidos para merecer la condición de secreto empresarial son susceptibles de ser protegidos por su régimen jurídico.

Otro tanto puede concluirse a la vista de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la LES, que señala que sus disposiciones se aplican a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (…) y, particularmente, en su apartado tercero según el cual:

“Se considerarán objeto de propiedad industrial y de propiedad intelectual los reconocidos como tales en la legislación vigente al respecto”

y, como es sabido, el secreto empresarial es, al menos formalmente, una modalidad de propiedad intelectual (v. art. 1.2 del ADPIC).

El problema radica en que, como se sigue del mencionado artículo 53.3, la LES contrapone propiedad industrial a propiedad intelectual (en el sentido de derechos de autor y conexos) lo cual tiene consecuencias importantes desde la óptica del tratamiento de su titularidad en la LES y, como veremos más tarde, de la transferencia de la actividad investigadora. Para advertirlo basta leer la rúbrica del artículo 54, en la que se alude al

“derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección”

título que, obviamente, no existe en sede de secreto empresarial.

Con todo, es ese un obstáculo que puede salvarse con relativa facilidad, pues las  invenciones patentables y los diseños nacen siendo secretos empresariales, luego, según se sigue del mencionado artículo 54 LES, queda en manos de las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias la posibilidad de solicitar  o no el correspondiente título.

La titularidad de los secretos empresariales que tiene por objeto el resultado de la actividad investigadora

Como se sigue de los dispuesto en el artículo 55.2 LES, esta normativa no modifica el régimen general previsto, con independencia de la naturaleza de la información y, por tanto, ya sean invenciones universitarias (art. 20 y 21 LP); invenciones laborales (15 a 16 LP);  programas de ordenador desarrollados por trabajadores (art 97.4 LPI) o informaciones de otra naturaleza (método de enseñanza; plan de marketing…) que puedan ser objeto de secreto empresarial (analogía y principio de alinealidad de los frutos).

Por otro lado, sobre los investigadores y demás sujetos a los que se refiere la ley pesa un obligación de comunicación y colaboración (art. 15 b LC) similar al previsto en la LP para las invenciones.

El deber de secreto del personal investigador y, en su caso, de la Universidad o ente público

Puesto que la Universidad es la titular del secreto empresarial (ya sea una invención, un diseño, un programa de ordenador…) y que a ella se le atribuye el derecho a solicitar el título de propiedad industrial que corresponda a nadie puede extrañar que el personal docente e investigador, ya esté vinculado a la Universidad pública mediante una relación sujeta al derecho administrativo o al derecho laboral, esté sujeto a un deber de secreto sobre las informaciones que merezcan la calificación de secreto empresarial a las que acceden o desarrollan con ocasión del desempeño de sus funciones. De hecho, el propio artículo 15 de la LC impone explícitamente al personal investigador el deber de

“adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos y de confidencialidad”.

La fuente de imposición del deber de secreto en el marco que nos ocupa se extrae también tanto del deber de secreto derivado del deber de colaboración o de la buena fe como, en  su caso, de la existencia de un pacto de confidencialidad.

Desde la primera perspectiva, el deber de secreto se deduce en primer lugar, del régimen especial previsto en el artículo 21 de la LP para las invenciones realizadas por profesores de Universidad, que según indica en ese precepto, podrá ser aplicado al personal investigador de los Entes Públicos de investigación. En efecto, pese a que el legislador, no ha establecido explícitamente que el profesor universitario esté sujeto a un deber de secreto sobre las invenciones realizadas como consecuencia de su función investigadora en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, ese deber se encuentra implícito en la obligación de colaboración recíproca entre aquél y la Universidad establecida en el régimen general previsto para las invenciones laborales (art. 18.2 de la LP) que, como dispone el artículo 20 de la LP, se le aplica supletoriamente al régimen especial previsto para las invenciones universitarias. En segundo lugar, el deber de secreto del personal docente e investigador se extrae también del régimen general establecido para las invenciones laborales (art. 15 y 16 LP). Finalmente, el mencionado deber  viene impuesto también por deber de buena fe al que, con carácter general, está sujeto cualquier trabajador, puesto que éstos se encuentran obligados, por virtud del principio general de la buena fe (art. 5 ET), a mantenerla bajo reserva.

Desde la óptica de los pactos de confidencialidad ahora, su suscripción no es obligatoria. No obstante, su exigencia por parte de la Universidad al personal investigador tiene diversas ventajas. La más clara es que permite dejar claramente definida como secreta la información objeto del pacto, advirtiendo, por lo tanto, que ésta se comunica, explota o desarrolla bajo deber de reserva. Asimismo permite identificar con precisión la información que tienen la condición de secreta y pone en conocimiento o, en su caso, recuerda a la parte que los suscribe, el carácter confidencial de la misma. Finalmente, y no en último lugar, contribuye de manera significativa a evidenciar que se han establecido medidas razonables para conservar la naturaleza reservada de la información.

Por lo que al contenido de ese deber de secreto se refiere, éste pesa sobre las informaciones que merezcan la calificación de secreto empresarial a las que acceden ya sea porque se les comunican o permite el acceso ya sea porque las desarrollan con ocasión del desempeño de sus funciones. Por tanto, abarca tanto la obligación de no divulgar información secreta como, en principio, la de no utilizarla para un propósito distinto del autorizado, pues el valor del secreto que puede verse mermado con motivo de su explotación por quienes lo conocieron bajo deber de reserva aunque no se divulgue. Naturalmente, el deber de secreto comprende también la obligación de no adquirir ilícitamente un secreto y, en su caso, divulgarlo o explotarlo posteriormente.

Y este deber de secreto se prolonga durante el plazo necesario para que la Universidad pueda hacer efectivos los derechos que le corresponden sobre las invenciones universitarias, lo que, por supuesto, incluye, en su caso, el derecho a solicitar una patente o cualquier otro título de protección exclusiva. O, caso de la Universidad decida mantener en secreto los resultados de la investigación sean o no patentables o susceptibles de obtener otro título de propiedad intelectual en sentido amplio y explotarla y transmitirla bajo ese régimen (ad. ex. a través de una licencia de know-how), el personal investigador deberá conservarla en ese estatus hasta que la información pierda su carácter secreto.

Podría pensarse que el deber de secreto que pesa sobre el personal docente e investigador resulta contradictorio con la obligación que el mismo artículo 15 LC c) establece consistente en difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en esta Ley. Pero un examen atento muestra que esta contradicción no es más que aparente.

En primer término; el deber de difundir los resultados no es general, como nos advierte el tenor literal del precepto con la salvedad “en su caso, según lo indicado en esta ley”.

 En segundo término, el apartado 6 del artículo 37 establece con toda claridad que la obligación del personal de investigación de hacer pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para su publicación,

“no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección”,  

lo que sucede en todo caso, pues están protegidos por derecho de autor y, en tanto ese contenido sea un secreto empresarial, lo están adicionalmente por el régimen jurídico del secreto. A decir verdad, como veremos enseguida, el mero envío para su aceptación en una publicación de los resultados de la investigación protegidos como secreto empresarial puede considerarse una infracción del deber de secreto que pesa sobre el personal de investigación.

La protección de los resultados de la investigación universitaria como secreto empresarial y su explotación por la Universidad bajo ese régimen

Hasta aquí hemos visto a quien corresponde la titularidad de los secretos empresariales y el deber de secreto que pesa sobre el personal investigador. Ahora conviene detenerse a analizar si la Universidad puede decidir mantener en secreto los resultados de la investigación sean o no patentables o susceptibles de obtener otro título de propiedad intelectual en sentido amplio y explotarla y transmitirla, en su caso, bajo ese régimen (ad. ex. a través de una licencia de know-how).

El recurso al régimen jurídico del secreto empresarial y su coherencia tanto con los objetivos declarados de la Ley de la Ciencia como con los principios de la LES

En principio, pareciera que el recurso al régimen jurídico del secreto empresarial para proteger los resultados de la investigación, en el caso de las Universidades, se compadece mal con la función de difusión del conocimiento y la cultura que tanto la LC como la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, le atribuye (v. arts. 2 c) de la LOU).

No obstante, ha de advertirse, de un lado, que incentivar la investigación científica y tecnológica y la innovación son objetivos que la LC declara perseguir (art. 2 a y c LC), que tiene como principios mejorar la competitividad y fomentar la capacidad innovadora de los empresas (art. 3) y  que ese cometido se halla al servicio, entre otros aspectos, de la sociedad y del desarrollo económico (v. arts. 1. 2 y 2 c) de la LOU); y de otro lado, que a la Universidad compete, también, la creación y desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la cultura (v. art. 2 a de la LOU). Y, también, la valorización, entendida como puesta en valor del conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación  la protección y la transferencia del conocimiento (35. 1 LC).

Y bajo este aspecto, conviene tener en cuenta que la protección de los secretos empresariales es instrumento adecuado y necesario tanto a) para fomentar el avance industrial y comercial o, más exactamente según entendemos, para potenciar e incentivar la investigación y creación de información socialmente valiosa relacionada con la empresa; y. además, y aunque pueda parecer contradictorio b) para incentivar la puesta en circulación de información socialmente valiosa y, con ello, la explotación racional de las ventajas que proporciona.

Desde la primera perspectiva, conviene recordar en primer término, que todas las invenciones patentables son susceptibles de ser protegidas como secreto pero no ocurre lo mismo a la inversa. De ahí que, en la práctica, no pueda descartarse que algunas invenciones que no son patentables resulten, ello no obstante, difíciles de obtener mediante ingeniería inversa y, por tanto, su titular pueda (o considera que puede) obtener durante ese plazo cualquier clase de ventaja manteniéndola en secreto.

En segundo término, no puede olvidarse que el régimen del secreto garantiza que las invenciones estén protegidas en la fase anterior a la solicitud de la patente, lo que permite especialmente que los resultados intermedios de una investigación con altas probabilidades de desembocar en una invención patentable puedan protegerse a un coste menor del que resultaría de patentarlos.

En tercer lugar y por lo que hace a las invenciones patentables, los incentivos que procura el régimen jurídico del secreto empresarial para estimular la innovación complementan a los ofrecidos por el sistema de patentes. Y ello, entre otras muchas razones, porque el primero, en ocasiones, no sólo puede resultar más ventajoso, sino incluso la única alternativa viable para proteger ciertas invenciones. En efecto, la elección entre una técnica de protección u otra no siempre es obvia A decir verdad, la conveniencia de acudir al sistema de patentes tan sólo parece evidente cuando la invención se divulga tan pronto se introduce en el mercado el producto que la incorpora (como ocurre con frecuencia en la industria farmacéutica e ingeniería química), bien porque aquella puede extraerse con la simple observación externa del mismo, bien porque su obtención mediante ingeniería inversa o cualquier otro medio lícito resulta sencilla. En el resto de supuestos, aquella decisión, no está exenta de dificultades y debe meditarse cuidadosamente, a la vista de las desemejanzas que presenta ambos regímenes de protección que hacen que sea factible imaginar casos en los que el recurso al sistema de patentes puede no resultar tan conveniente para el inventor como mantenerlo en secreto. Razón por la cual, de no existir un mecanismo para tutelar a los secretos empresariales se menoscabarían los incentivos a invertir en el desarrollo de ulterior información. Valgan como botón de muestra los siguientes: cuando el tiempo que los terceros necesitan para obtener la invención mediante ingeniería inversa o de forma independiente sea bastante superior al ámbito temporal de protección otorgado por la patente; cuando la invención resulta costosa de obtener mediante ingeniería o cuando la patentabilidad de la invención es cuya dudosa desde la óptica de los requisitos cualitativos exigidos por este último sistema; cuando los costes asociados a la obtención y mantenimiento de la patente sean mayores que los esperados de mantenerla en secreto, etc.

Desde la óptica del incentivo a la valorización y fomento la transferencia del conocimiento es evidente que para que las universidades y otras entidades maximicen el valor de los resultados de la investigación, a veces, precisarán compartirlos con otros sujetos, por lo que el régimen del secreto les estimula a compartirlos con terceros sin temor a posibles fugas que acaben por destruir su valor.

Explotación los resultados de la investigación universitaria bajo el régimen del secreto empresarial

Lo primero que conviene tener presente es que la LC obliga a las Administraciones Públicas a

“facilitar una adecuada protección del conocimiento y de los resultados de la investigación, con el fin de facilitar su transferencia” [art 35. 1 LC: b) LC].

De ello se sigue, que las medidas de protección del carácter secreto de la información  juegan un papel importante tanto frente a los sujetos a los que el titular comunica o encarga voluntariamente la información frente a los ataques de terceros que ignoran la información.  

Advertido lo anterior, es de observar que a la transferencia de resultados de la actividad de investigación protegidos como secreto empresarial no les es de aplicación el régimen  previsto en el artículo 55 LES. La razón es sencilla de advertir: ese precepto constriñe tal transmisión a la cesión o licencia de patente o a contratos de derechos de propiedad intelectual en sentido estricto (derechos de autor y conexos). Así es de ver de su tenor según el cual:

“La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual”. 

Y así lo confirma el sistema de concurso público previsto en el apartado 4 del art. 55 LES (que, pese a ser la excepción, en la práctica será la regla general) pues, por la propia naturaleza de las cosas, es incompatible con la naturaleza del secreto.

Así las cosas, la transferencia de resultados de la actividad de investigación protegidos como secreto está sujeta a lo establecido en el artículo 36 de la LC: sistema de adjudicación directa, aplicación del derecho privado y libertad de pactos, por lo que los pacto de confidencialidad tendrán de nuevo una importancia vital, tanto en el contrato (por ej. de licencia, de transferencia de tecnología) como en las negociaciones precontractuales. 

El deber de secreto de la Universidad o Ente Público

Por su parte, la Universidad, a menos que solicite una patente u otro derecho de protección exclusiva, tiene asimismo, en el caso de las invenciones, la obligación de mantenerlas en secreto a fin de no perjudicar el derecho de participación en beneficios del profesor (v. art. 14 LC i) ni, en el caso de que aquélla le hubiera cedido la titularidad de la invención, su derecho a obtener una patente. En este último supuesto, el profesor, puede hacer pública la invención de cualquier modo (ad. ex. publicando el contenido de sus investigaciones), toda vez que la licencia de explotación que la Universidad pudiera haberse reservado es gratuita en todo caso, por lo que en nada perjudica los derechos que la LP concede a esta última.

Foto: Biblioteca Santa Cruz, Universidad de Valladolid