Por Áurea Suñol

Comentario a la Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018

Introducción

Los signos pueden carecer de fuerza distintiva intrínsecamente o por el uso que de ellos se haga en el tráfico. En efecto, precisamente porque la capacidad distintiva de un signo es una cualidad marcadamente fáctica y, por ello, dinámica, es posible que un signo que por su propia estructura y esencia era originariamente apto para cumplir la función de identificación del origen empresarial de determinados productos o servicios, deje de serlo por razón de su uso, antes de su registro como marca o con posterioridad. Ese es el caso de los signos comunes que son aquellos compuestos por elementos o indicaciones que han pasado a ser de uso habitual en el concreto sector de mercado en el que el signo opera para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca o en relación con los cuales ésta ha sido registrada. Se trata de signos que originariamente eran arbitrarios o de fantasía (es decir: no tenían un significado concreto o el que tenían no guardaba relación con los productos o servicios que identificaba) y, por ello, idóneos para distinguir unos productos o servicios de otros de igual clase. Pero que, a raíz de su uso, se han convertido, ya sea con anterioridad a su acceso al registro, ya sea posteriormente, en la designación habitual, genérica, de un producto o servicio en el comercio. De ahí que dependiendo del momento en que se haya producido esa pérdida de la capacidad distintiva que el signo poseía (esto es, antes de la solicitud del signo como marca o una vez que ésta ya ha sido registrada), incurra bien en la prohibición absoluta de registro establecida en la letra d) del artículo 5.1 de la LM -y, por tanto, tenga vedado el acceso al registro-, bien en la causa de caducidad prevista en el artículo 55.1 d) de la LM -y por tanto sea expulsado del registro siempre que concurran el resto de requisitos exigidos al efecto-.

Este último fenómeno al que se le conoce como “vulgarización” es el que hubo de examinar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018 (ECLI: ES:APB:2018:6128) objeto de la presente entrada, para cuyo resumen de los hechos y de la doctrina del caso me permito remitir al lector a la entrada realizada por Alfaro en su blog (¿Se ha vulgarizado aftersun?).

Vulgarización: concepto y fundamento

Como hemos señalado, el artículo 55.1 d) de la LM [análogo al artículo 20 a) de la actual Directiva de Marcas y 58.1 c) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea] prevé como causa de caducidad de la marca la llamada vulgarización; esto es: cuando una marca registrada

se convierte en el comercio en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual ha sido registrada por la actividad o inactividad de su titular”.

La vulgarización suele tener su origen en la intensa implantación que una marca logra adquirir en el mercado para un producto o servicio respecto del que, al menos inicialmente, no existían alternativas o éstas eran escasas. De modo tal que, con el tiempo, el término o elemento que constituye su objeto acaba percibiéndose por el público como el producto (o categoría de producto) en sí mismo y no como un indicador de su origen empresarial. Un ejemplo de ello es el término Ganchitos (v. SAP Barcelona 21-XII-2004).

Por supuesto, pueden vulgarizarse términos o indicaciones, pero, pese al tenor del precepto, a nuestro juicio este fenómeno también puede producirse con elementos figurativos que son frecuentes o se han convertidos en la designación estándar de ciertos productos o servicios. También pueden devenir comunes los acrónimos o abreviaturas (v. STG 5-III-2003, asunto T-237/01  «Acon Inc vs OHIM», que concluyó que este signo se había convertido en la denominación genérica o común del producto Balanced Salt Solution o Buffered Saline Solution), los colores, etc. (conformes, Kur, A. / Senftleben, M. European Trade Mark Law, Oxford University Press, Oxford, 2017).

Precisamente porque son signos que han perdido su aptitud originaria para indicar la procedencia empresarial de ciertos productos o servicios, toda vez que en la práctica son su género o una categoría de los mismos, además de carecer de carácter distintivo han de poder ser usados por quienes operen en el sector correspondiente.

El fundamento de la expulsión del registro de los signos vulgarizados es, pues, esencialmente permitir que los consumidores puedan identificar los productos o servicios de que se trate sin ser inducidos a confusión [v. aunque en relación con la prohibición de registro de los signos comunes o genéricos, STUE 4-X-2001, asunto  C-517/99 «Merz & Krell» y STG 5-III-2003, asunto T-237/01  «Acon Inc vs OHIM»). Pero junto a esa razón, a nuestro juicio, se encuentra también siquiera mediatamente, la de preservar la función pro-competitiva de las marcas, permitiendo que esta clase de signos estén libremente disponibles para el resto de operadores del mercado, para poder explicar al público lo que fabrican y comercializan. Así lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la UE en alguna ocasión (v. STJUE 27-IV-2006, asunto  C-145/05 «Levi Strauss & Co. vs Casucci SpA») y el Tribunal General si bien en su jurisprudencia relativa al artículo 7.3 del RMC (v. por todas, SSTG 14-XII-2017, asunto T-304/16 «bet365 Group vs EUIPO», 24-II-2015, asunto T-411/14 «Coca-Cola vs OAMI», 21-VI-2015, asunto T-359/12 «Louis Vuitton Malletier/OHMI» y 25-IX-2014, asunto T-474/12 «Giorgis/OHMI»).

Bien miradas las cosas, los signos que se han convertido en la designación habitual de ciertos productos o servicios son, a su vez, descriptivos de tales productos (v. STG 5-III-2003, asunto T-237/01  «Acon Inc vs OHIM»). No en vano, la jurisprudencia comunitaria ha definido a los signos descriptivos en diversas ocasiones como aquellos que

en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, sirven para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro

(v. ad ex. SSTG 7-X-2015,  asuntos acumulados T‑292/14  y T‑293/14 «República de Chipre vs EUIPO», 16-X-2014,  asunto T‑459/13  «Joseba Larrañaga Otaño y Mikel Larrañaga Otaño vs EUIPO» y 3-VII-2013,  asunto T‑236/12  «Airbus SAS vs EUIPO»). Y es doctrina consolidada que una de las razones que justifican la prohibición de registro de los signos descriptivos es la necesidad de que permanezcan en el acervo común y, así, estén disponibles para el resto de los operadores económicos (v. por todas, SSTJUE 27-IX-2017, asuntos acumulados C‑673/15 P a C‑676/15 P «The Tea Board vs EUIPO», 10-III-2011, asunto T‑51/10 P  «Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. vs EUIPO»).

Determinación del carácter genérico de una marca

Como recuerda la Sentencia que comentamos, para determinar si una marca se ha vulgarizado es preciso que concurran dos requisitos o elementos. Uno, objetivo: que la marca sea actualmente en el tráfico la designación usual del producto o servicio para el que se registró; y, otro, subjetivo: que esa pérdida del carácter distintivo que la marca inicialmente tenía se deba a la actividad o inactividad del su titular.

El elemento objetivo: Pérdida del carácter distintivo

La apreciación del elemento objetivo exige, en primer término, identificar el género de productos o servicios relevante y, delimitar, en segundo lugar, al público en relación con el cual debe determinarse el eventual carácter genérico del signo para, finalmente, examinar si ese público percibe la marca como un indicador del origen empresarial de unos concretos productos o servicios o, por el contrario, como el propio producto o servicio o una categoría del mismo.

El primer aspecto que debiera abordarse para decidir si una marca se ha vulgarizado o no consiste en delimitar adecuadamente el género de productos o servicios relevante, sirviéndose, el juzgador si fuera necesario, de los criterios establecidos en derecho de la competencia al efecto. En el caso que nos ocupa, el tribunal consideró que el artículo o sustancia respecto de la que el signo “Aftersun” se había convertido, eventualmente, en el término habitual para designarla eran “productos cosméticos para después del sol”.

Como se convendrá a la vista de esta delimitación, sería bueno que los tribunales hicieran un esfuerzo algo mayor para circunscribir el género de productos relevante en el caso concreto. Y ello, habida cuenta de que, aunque en este supuesto en particular este extremo pudiera no ser muy significativo (pese a que, como es fácil convenir, existen productos cosméticos para después del sol que nadie identificaría con after-sun/aftersun, como, por ejemplo, mascarillas especiales calmantes e hidratantes, aceites especiales para el contorno de ojos, etc.), en ocasiones puede ser determinante.  Piénsese, por ejemplo, en el caso estadounidense que enjuició la eventual vulgarización de la marca Monopoly [v. Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc., 195 U.S.P.Q. (BNA) 634, 638 (N.D. Cal. 1977), rev’d and remanded, 611 F.2d 296 (9th Cir. 1979]; no es lo mismo que en este supuesto el género se identifique con juegos sobre compra de inmuebles (como hizo el tribunal de distrito), que se haga con el propio Monopoly (como hizo el tribunal de apelación por las características particulares y distintivas de este juego de mesa).

Acotado el género, conviene identificar al público cuya percepción ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión. Y éste, según el TJUE y como recuerda la sentencia comentada por referencia a la Directrices de la EUIPO, está compuesto principalmente por los consumidores o usuarios finales, si bien, según las características del mercado de que se trate, puede tomarse también en consideración la percepción de los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto (v. SSTJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH» y  29-IV-2004, asunto C‑371/02 «Björnekulla Fruktindustrier vs Procordia Food AB»).

Ahora bien, el TJUE ha establecido también que el hecho de que los profesionales del sector sean conscientes de que el signo en cuestión es una marca registrada no evita su eventual caducidad si se demuestra que para los consumidores ésta carece de carácter distintivo por tratarse de un signo genérico (v. STJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH»). Otro tanto puede afirmarse, pues, a la inversa.

Por esa razón, a nuestro entender, en el supuesto enjuiciado por la sentencia examinada, por lo pronto, el documento que acredita que los distribuidores de productos cosméticos utilizan el signo “after sun” como una categoría de producto para referirse a las cremas para después del sol así como el informe realizado por el detective privado por encargo de L´Oreal eran, pese a la importancia que el tribunal les concedió, las pruebas menos atendibles. No en vano, según el TJUE, lo decisivo a estos efectos es la percepción que tienen del signo los consumidores o usuarios finales (v. expresamente STJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH»). Por lo tanto y de nuevo siempre a nuestro juicio, llevaba razón la demandada cuando le advirtió al tribunal que la perspectiva relevante para apreciar el eventual carácter genérico de la marca era la de los consumidores o usuarios finales.

Cuestión distinta es que el hecho de que diversos fabricantes de productos empleen el término ” aftersun” para caracterizar ese tipo de productos, los distribuidores lo usen de igual forma y existan muchos productos cosméticos comercializados en España en los que aparece los términos “after sun” sean indicios (que no pruebas) de la percepción que de la marca puedan tener los consumidores o usuarios finales.

El último de los pasos precisos para apreciar si el elemento objetivo concurre en el signo de que se trate estriba en indagar si el público relevante todavía percibe al signo como un indicador del origen empresarial del producto o servicio para el que se registró o, por el contrario, ahora lo considera el género o especie del propio producto o servicio y, en consecuencia, lo utiliza para designarlo (v. descartando la vulgarización de la marca “Madelman” por no haber sido acreditado que los consumidores cuando pretenden adquirir o referirse a un muñeco articulado utilizan precisamente el término Madelman, SAP Madrid 5-VI-2009).

La sentencia objeto de esta entrada, concluyó, como hizo el juzgador a quo, que el término ” aftersun” se utiliza en el mercado para identificar un producto cosmético para después del sol.

Las pruebas en las que fundamentó su decisión fueron, al margen de las ya descritas anteriormente, las siguientes: blogs de belleza, reportajes o páginas de periódicos y revistas en las que se identifican los productos cosméticos para después del sol con el signo ” after sun” y un estudio que muestra que ante la pregunta: ¿Qué es para usted “aftersun”? un 82% de los encuestados responde es un producto o una crema para después del sol y sólo un 10% identifica el signo con una marca.

El tribunal descartó, en cambio y desde la óptica inversa, como prueba eficaz para acreditar que el público percibe el signo Aftersun como una marca, un documento demostraba que diversos fabricantes usan expresiones distintas, tales como “después del sol”, para aludir al género de productos en cuestión así como, y por tendencioso, el estudio aportado por la demandada en el que mostrada que al preguntar a los encuestados sobre el conocimiento de las marcas Nivea, Aftersun, Delial, Babaria, Hawaiian Tropic, Ecran entre otras, el 83% identificó la marca Aftersun como tal.

Acertó el tribunal al desestimar como prueba acreditativa la existencia de alternativas para designar el producto en cuestión, dado que el TJUE ha establecido que ello es irrelevante (v. STJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH»). Pues, en efecto, aunque es cierto que en ese caso el perjuicio que en términos competitivos puede ocasionar el que un operador use el signo en exclusiva es menor (v. en este sentido, Coverdale, J.F. «Trademarks and Generic Words: An Effecton-Competition Test», University of Chicago Law Review, vol. 51, 1984, pp. 887), no lo es menos que, en tanto sea identificado como un producto por el público, éste tenderá a confundirse.

Más dudoso es, a nuestro juicio, la exclusión total de la encuesta realizada por la demandada y, por el contrario, la aceptación sin reservas de la aportada por la actora. En efecto, desde la primera perspectiva, es claro que la pregunta que se formulaba en la encuesta estaba bastante dirigida. Pero debe reconocerse también que de identificar, el público, el término Aftersun exclusivamente como el género de un producto, probablemente lo hubiese advertido y descartado. Desde la óptica opuesta, aunque entendemos, con el tribunal, que la pregunta estaba mucho mejor formulada, no deja de tener algo, mucho más liviano, de tendenciosidad. Pues, ¿qué responderíamos a la pregunta de qué es el Monopoly? Y a Marlboro? A esta última, seguramente, muchos responderían una marca de tabaco, pero no puede descartarse que un porcentaje – menor- lo hiciera diciendo simplemente cigarrillos. Y es que, en ocasiones, el consumidor no conoce la verdadera procedencia empresarial (el fabricante) del producto.

El problema principal que plantean estos casos es que, en muchas ocasiones (y quizás también en el que enjuiciamos), la conclusión que se obtiene es mixta; estos es: para un porcentaje del público el signo identifica el origen empresarial de un determinado producto; para otro identifica a un género y para otro porcentaje ambas cosas.

Esta peculiaridad es precisamente lo que viene a confirmar lo que hemos dejado intuir al explicar la razón que late tras el fenómeno de la vulgarización: que su contribución a la función económica propia de las marcas, que es reducir costes de búsqueda de los consumidores (v. por todos, Landes/Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, 167-68, 2003; idem, «Trademark Law: An Economic Perspective», 30 J.L. & Econ. 265, 1987, Lemley, “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”Yale Law Journal, 1999, Lemley/Dogan «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law», 97 Trademark Repertory, 2007, y Menell/Scotchmer, Intellectual Property» en Polinsky/Shavell (Eds.), Handbook of Law and Economics, 2007, Vol. 2°, Elsevier, North Holland) no es muy clara.  Es verdad que si los competidores no pudieran usar esta clase de signos, los consumidores tendrían que pechar con el coste de identificar el producto o servicio análogo que ofrecen otros competidores. No lo es menos, sin embargo, que los consumidores que sigan atribuyendo al signo que se estima común o vulgar un determinado origen empresarial tenderán a confundirse (v. en este sentido, Lemley/Dogan «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law», 97 Trademark Repertory, 2007).

Por todo ello, parece preciso interpretar la vulgarización de forma que minimice este último coste para que los beneficios globales de permitir a todos los competidores usar el signo lo compensen. Ello, creemos, pasa por considerar que una marca se ha vulgarizado sólo cuando así sea percibido por la gran mayoría del público interesado. Y a juzgar por las pruebas aportadas (y que se admitieron), en el caso que analizamos parece claro que esa era la conclusión que razonablemente cabía alcanzar, asumiendo – lo cual ignoramos- que la encuesta de la actora se realizó sobre una proporción muy significativo de los consumidores finales españoles.

El elemento subjetivo: que sea fruto de la actividad o inactividad del su titular

Como se sigue del tenor del 55.1 d) de la LM y hemos avanzado, la caducidad de la marca por razón de su «vulgarización» después de efectuado el registro, precisa además de la concurrencia del requisito objetivo que acabamos de examinar (y que coincide con el exigido en la prohibición de registro recogido en la letra d) del artículo 5.2 LM) otro adicional y subjetivo: que el signo se haya vulgarizado a causa de la actividad o inactividad de su titular.

En efecto, en nuestro sistema y el comunitario la caducidad de la marca por «vulgarización» sigue la concepción mixta. Ello implica que, por que por contraste con lo que sucede en los EE.UU, donde gobierna una concepción puramente objetiva, para que pueda estimarse la declaración de caducidad  de la marca por nuestros tribunales no basta con que ésta se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que ha sido registrada. Por el contrario, se requiere, además que esa vulgarización sea consecuencia de la actividad o inactividad de su titular y, por lo tanto, que exista una relación de causalidad entre aquella y la acción u omisión del titular de la marca. (v. ad ex. descartando la vulgarización de la marca “Oropesinas” porque no concurría, según lo establecido por la Audiencia, el elemento subjetivo, STS 11-VI-2014).  De ahí que, por ejemplo, la marca Aspirina haya logrado subsistir en Europa y haya caducado, en cambio, en los EE.UU.

A nuestro juicio, si el fenómeno de la vulgarización es de por sí, y por las razones ya indicadas, dudoso desde la perspectiva de su aportación a la función económica que las marcas desempeñan, esta concepción subjetiva que impera en Europa lo acrecienta. La razón es sencilla: por más que normalmente el titular de la marca habrá hecho importantes inversiones en la misma, el sistema de marcas no persigue (o no debiera perseguir) recompensar al titular, sino, y como hemos advertido, reducir costes de búsqueda de los consumidores. Y no es dudoso que desde el momento en que a los ojos de la inmensa mayoría de partícipes del mercado (por las razones ya expuestas) una marca se convierte en la forma que suele utilizarse para designar el producto o servicio para la que está registrada, ésta deja de cumplir la función esencial que le es propia -identificar y distinguir unos productos o servicios respecto de otros- (v. SSTJUE 6-III-2014, asunto C-409/12, «Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH VS Pfahnl Backmittel GmbH» y  29-IV-2004, asunto C‑371/02 «Björnekulla Fruktindustrier vs Procordia Food AB»), y su utilización en exclusiva por un operador lejos de minimizar los costes de búsqueda, los aumenta. No es de extrañar, por ello, que en alguna ocasión nuestros tribunales haya relativizado la importancia del elemento subjetivo (v. SAP Barcelona 27-XI-2000, confirmada por STS 21-XII-2008, donde el hecho de que Danone, S.A. hubiera actuado constantemente en defensa de su marca BIO, ante los juzgados y en ejercicio del ius prohibendi que le confiere no evitó su caducidad por vulgarización).

Como quiera que fuese, lo cierto es que en muchos de los casos en los que se determine que el signo ha perdido su carácter distintivo para el público, la conducta del titular de la marca habrá tenido un peso significativo en ello. Y eso es, precisamente lo que parece haber sucedido en el supuesto que nos ocupa: que el titular de la marca (Aftersun) contribuyó a su vulgarización activa y pasivamente. Activamente, porque ofrece sus productos marcados con un doble signo (Aftersun y Ecran Sun), lo cual puede generar entre el público cuanto menos la duda de sí el primero es un término descriptivo. Pasivamente, porque consintió, o al menos no se opuso ejercitando el ius prohibendi que el derecho de marca le confiere, que otros fabricantes usasen el término Aftersun en sus productos, y ello, según el TJUE, es una prueba de la inactividad del titular de la marca en aras a evitar la pérdida de su distintividad. (v. STJUE 27-IV-2006, asunto  C-145/05 «Levi Strauss & Co. vs Casucci SpA»).

Pero, siendo optimistas, no todo está perdido para el titular de la que fuera la marca Aftersun. Como advierte el Prof. Alfaro en su entrada, quizás (y sólo quizás) en un futuro aparezcan en el mercado (si acaso no las hay ya) cremas corporales para después del sol con unas características especiales y peculiares que las distingan de las habituales, y el término Aftersun deje de concebirse como género y se perciba como una fuente de identificación del origen empresarial (v. sobre este fenómeno, entre otros, Brody, P. J. Comment: Reprotection for Formerly Generic Trademarks, 82 U. Chi. L. Rev. 475, 2015, Linford, J., A Linguistic Justification for Protecting “Generic” Trademarks, 17 Yale J.L. & Tech. 110 2015).