Por Aurea Suñol

El artículo 34.2 c) de la Ley de Marcas (LM), en línea con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Directiva de Marcas y el artículo 9.1 del Reglamento de la marca comunitaria, faculta al titular de una marca registrada a impedir que terceros sin su consentimiento usen un signo idéntico o semejante a la marca en el tráfico económico para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que está registrada la marca entre otros supuestos cuando pueda implicar un aprovechamiento indebido de la capacidad distintiva o de la notoriedad o renombre de la marca anterior. Y otro tanto cabe afirmar, según ha establecido el TJUE, si los  productos o servicios para los cuales el tercero usa el signo igual o similar a la marca registrada son iguales o similares a los cubiertos por ésta (v. por todas STJUE 9-I-2003, asunto C-292/00 «Davidoff & Cie SA y Zino Davidoff»).

Pues bien, existe una tendencia en nuestros tribunales a considerar ilícito el aprovechamiento de la reputación o renombre de la marca per se en estos casos; esto es: sin proporcionar argumento alguno sobre por qué en el caso enjuiciado ese aprovechamiento es indebido (v. entre tantas, SAP Alicante 10 de enero de 2014, 29 de mayo de 2012, 9 de julio de 2010 SAP  Barcelona 16 de julio de 2013, SAP Granada 21 de julio de 2013 y SSAP Madrid 9 de marzo de 2012 y 7 de noviembre de 2008). También se aprecia cierta inclinación a considerar ese aprovechamiento connatural a la existencia de un riesgo de confusión entre el signo que usa el tercero y la marca registrada (v. entre las últimas SAP Granada 25 de marzo de 2015, SAP Alicante 10 de octubre de 2013 y SAP Madrid 9 de marzo de 2012).

El objetivo de esta entrada es doble. En primer término, recordar que para que pueda estimarse la existencia de una violación de marca por esta circunstancia es preciso que concurran ciertos presupuestos o condiciones, entre los que está el carácter “indebido” y  “sin justa causa” del aprovechamiento, por lo que el mero aprovechamiento de la notoriedad o renombre de la marca no es bastante para que pueda estimarse que el uso controvertido infringe la marca en cuestión. En segundo término, exponer las razones por las que consideramos cuestionables algunas de las interpretaciones de estos requisitos por parte del TJUE y de nuestros tribunales.

Como se sigue del artículo 34.2 c) LM, para que pueda constatarse la infracción de la marca por esta circunstancia es preciso ante todo que la marca eventualmente infringida tenga reputación. Y además, y por lo que respecta a la conducta relevante es preciso que: a) se aprecie un aprovechamiento de esa reputación; b) que ese aprovechamiento sea indebido; c)  y  finalmente que se haga sin justa causa. 

Reputación de la marca  

Para que el uso de un signo igual o similar a una marca pueda aprovecharse de la reputación que ésta atesora no es suficiente con que la marca sea notoria, esto es: generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios (que es como define el art. 8 de la LM a las marcas notorias). De hecho, es posible que una marca sea notoria precisamente por su escasa calidad. A tal efecto es preciso además que esa marca esté dotada de un carácter simbólico, un valor competitivo autónomo que haga factible que un tercero pueda explotar autónomamente esa reputación o renombre (el llamado aspecto cualitativo de las marcas). Así lo advirtió con acierto nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2012 (v., también, ad ex. SAP Madrid 15 de octubre de 2010 ) cuando afirmó que:

“Si la infracción de la marca notoria se apoya en esta ventaja desleal o aprovechamiento indebido de la notoriedad la marca, tendría sentido exigir, como presupuesto esencial para que pueda existir tal aprovechamiento, aquellos requisitos cualitativos que inciden en la calidad de los productos o servicios marcados, o cuando menos en la imagen positiva que proyecta sobre los consumidores”… La falta de acreditación de aquel «valor económico asociado a la marca notoria», podría justificar que la a Audiencia no apreciara la infracción de la marca notoria basada en el aprovechamiento indebido de la notoriedad o distintividad de la marca”.      

Como se convendrá, si se exige que el demandado se haya aprovechado de la reputación de una marca, se reduce significativamente el abanico de marcas aptas para ser infringidas por comportar un riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 

Aprovechamiento de la reputación 

En ocasiones, la gran distancia existente entre los productos ofrecidos en el mercado por los titulares de los signos en conflicto impide que pueda operar la transferencia de la imagen de la marca eventualmente infringida a favor del tercero que la usa. Es este un hecho que han advertido, con acierto a nuestro entender,  nuestros tribunales  (v. ad ex. SAP Alicante 26 de marzo de 2010 y SAP Bilbao 1 de octubre de 2010).

Aunque debemos advertir que el criterio para afirmar la similitud es bastante generoso (v., STJUE 29 de septiembre de 1998 Canon), es cierto que la mayoría de conflictos suelen producirse en supuestos en los que los productos o servicios del tercero que usa un signo igual o similar a la marca son, a su vez, iguales o similares.

En cualquier caso, lo primero que conviene señalar respecto de este presupuesto o condición es que, como bien ha señalado la jurisprudencia, necesariamente requiere que exista un vínculo entre el signo cuya utilización se pretende prohibir y la marca reputada, pero no es suficiente con ello (v. por todas, SSTJUE 18 de julio de 2009, asunto C?487/07 «L’Oréal SA y otros c. Bellure NV y otros», TJUE 22 de septiembre de 2011, asunto C?323/09, Interflora Inc. y Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd»; TJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09, «L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros» y SSTS 11 de marzo de 2014 , 30 de mayo de 2013, 19 de junio de 2013). Además, no puede presumirse que el consumidor confunda necesariamente la marca con el signo que usa el tercero. Por tanto, no está intrínseco en la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados el riesgo de aprovechamiento indebido (o en términos de la Directiva de Marcas “la ventaja desleal”) de la reputación de la marca. De hecho, a nuestro juicio, debe reservarse la aplicación de la prohibición de aprovechamiento indebido de la reputación de una marca para los casos en los que no exista riesgo de confusión. Si existe riesgo de confusión, la norma aplicable será la que prohíbe la confusión.

Más discutible es, a nuestro entender, el concepto de aprovechamiento que ha cristalizado en la jurisprudencia del TJUE pues a su entender (v. ad ex. STJUE 22 de septiembre de 2011, asunto C?323/09, Interflora Inc. y Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd»; STJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09, «L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros» y en nuestros tribunales, SAP Alicante 26 de marzo de 2010):

“El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»– no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar”.

Adviértase que el TJUE está afirmando que el titular de la marca está facultado para ejercer su derecho a prohibir el uso de un signo en circunstancias en las que ello implica un alejamiento del óptimo de Pareto (V., Conclusiones Abogado General Niilo Jääskinen de 24 de marzo de 2011 asunto C?323/09, Interflora, con cita de Klerman, D., Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing, Fordham Law Review, Vol. 74 (2006).

En efecto, si el titular de la marca no sufre perjuicio alguno, prohibir a un tercero que utilice un signo igual o similar no mejora la posición del titular de la marca y empeora la del tercero que quiere usarla “inocuamente”. Por esta razón, es preferible que el criterio para determinar si se ha producido un aprovechamiento indebido de la reputación ajena mediante la utilización de una marca sea no la ventaja que el tercero obtiene con el uso del signo idéntico o similar a la marca, sino el perjuicio efectivo al titular de la marca porque lesione su reputación (v. en este sentido, SAP Burgos 13 de enero de 2012 y SAP Barcelona 27 de junio de 2008). 

El carácter  indebido del aprovechamiento 

El aprovechamiento de la reputación de la marca ha de ser indebido (o desleal en términos de la Directiva de Marcas). Este es un requisito autónomo. Por tanto, no es muy afortunada la expresión del requisito por parte del TJUE en la Sentencia L’Oreal citada

“el tercero pretenda aprovecharse de una marca “para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular sin ofrecer a cambio compensación económica” 

Si se trata de examinar si el tercero pretende aprovecharse de la reputación de la marca, estaríamos afirmando que el término indebido o desleal no cumple función alguna y es simplemente redundante. En este sentido es suficiente con apercibirse de que el argumento de fondo que maneja el tribunal es que el tercero se beneficia del uso de la marca, y ese beneficio es en sí mismo injusto pues pertenece al titular de la marca.

La crítica a tal planteamiento es fácil de exponer. El TJUE da por sentado que el tercero se aprovecha siempre del esfuerzo del titular de la marca y, por tanto, que la explotación de la misma supone una especie de expropiación (o enriquecimiento injusto) ilegítima en cualquier mercado. Pero lo cierto es que ni es siempre posible ni, en ocasiones, deseable impedir que un tercero aproveche las externalidades positivas que generan las marcas (v. ad ex. sobre esta idea y entre otros, los interesantes trabajos de Denicola «Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the protection of the Trade Symbols», Wis. L. Rev., 1982, Dreyfuss «Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation», 65 Notre Dame L. Rev., 1990, Lemley/Dogan «The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli», 54 Emory L. R., 2005,  Barnes «Trademark Externalities» 2007, 10 Yale J. Law & Tech. 1, Bone, Hunting Goodwill: A History Of The Concept Of Goodwill In Trademark Law”, 86 B.U.L. Rev. 547, 2006, Lemley/McKenna «Owning Markets» 109 Mich. L. Rev. 2010). De hecho, el mundo está lleno de externalidades positivas por las que no se solicita compensación alguna. Como Burrell/Gangjee han señalado: “We neither live in [a] romantic world of perfectly self-sufficient individualists. . . nor would want to”  (v. Burrell/Gangjee «A Brief Note on L´Oréal and the Prohibition on Free Riding» 2010).

De ahí que, a nuestro juicio, no sea suficiente con demostrar que ha habido free riding, sino que ha de acreditarse que hay una buena razón para prohibirlo y que es razón promueve la eficiencia. Pues no es obvio que los titulares marcas deban tener derechos exclusivos sobre los productos que portan la marca por su valor intrínseco, más allá de su valor o función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios (v. en esta línea, Burrel/Gangjee «Trade Marks And Freedom Of Expression: A Call For Caution»). Asignar ese valor económico asociado a la marca puede tener efectos negativos sobre los consumidores, que seguramente tendrán que pagar un precio superior por los productos incluso cuando sean productos muy diferentes a los originaria o realmente cubiertos por la marca a lo que lo harían si hubiera terceros que pudieran usarla para ciertos productos compitiendo con el titular (piensen por ejemplo en el caso de que se trate de una camiseta de su club deportivo favorito o de su universidad).

Finalmente, tal y como confirma la doctrina de adquisición de distintividad sobrevenida; esto es; marcas que han adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma (v. art. 5.3 LM), a veces el consumidor también participa en el proceso de creación y consolidación de la reputación de la marca, por lo que no está tan claro que ese valor  económico a ella asociado pertenezca en exclusiva a su titular (v. en este sentido Wilf «Who Authors Trade Marks», 17 Cardozo Arts & Ent LJ 1, 1999). 

Aprovechamiento indebido realizado sin justa causa

Por todo lo expuesto,  no puede extrañar que el propio TJUE haya recordado con acierto recientemente (v. ad ex. STJUE 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV) que:

“el Derecho marca no es absoluto: el objeto del concepto de justa causa es conseguir un equilibrio entre los intereses del titular marca  y los intereses del tercero a utilizar un signo igual o similar a marca de renombre”.

Y es interés legítimo puede cifrarse, por ejemplo, en que el tercero usa el signo para proponer una alternativa a los productos o a los servicios del titular de la marca, (v. ad ex. STJUE 22 de septiembre de 2011, Asunto C?323/09, Interflora Inc. y Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd» y SAP Alicante 13 de marzo de 2014); usar el signo igual o similar a la marca de buena fe antes de que se solicite la marca que posteriormente adquiere renombre (v. SAP Madrid 11 de febrero de 2011 y bajo ciertas condiciones STJUE 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV); que el uso que hace el tercero esté amparado en una excepción legal (ad ex. un uso descriptivo de la marca, como muestra la SAP Barcelona 2 de junio de 2015), que el titular de la marca haya tolerado ese uso durante largo tiempo (v. SAP Alicante 16 de octubre de 2010); que el tercero use el signo con fines de parodia (sin que haya riesgo de confusión, dilución o perjuicio a la notoriedad, renombre o carácter distintivo de la marca igual o similar, etc. 

Conclusión 

En ocasiones, proteger a las marcas que tienen capacidad para atraer a consumidores y añadir un valor económico extra a los productos o servicios, frente a conductas de aprovechamiento puede tener efectos perniciosos sobre los consumidores y, en lugar de promover la competencia, restringirla. Por tanto, y a falta de pruebas empíricas que muestren lo contrario, cualquier extensión del derecho de marca para proteger ese valor y, con él, la llamada por el TJUE función de inversión o goodwill de la marca requiere un examen y balance muy cauteloso.