Por Aurea Suñol

 

Introducción

Aunque hipotéticamente cada modalidad de propiedad intelectual en sentido amplio (marcas, patentes, diseños, etc.) protege un bien inmaterial distinto (un signo distinto, una invención, un dibujo, etc.) en la práctica varias de ellas pueden confluir en un mismo bien. Un ejemplo paradigmático son precisamente los diseños industriales,

la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación”

(v. art. 1 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial), pues son susceptibles de ser protegidos por múltiples derechos y, en particular, y por lo que ahora importa, por diseño y por derecho de autor.

La cuestión que inmediatamente se plantea es, pues, indagar cuál de esas modalidades o regímenes de protección ha de aplicase, si pueden acumularse y, en su caso, bajo qué condiciones.

Tratándose de un diseño, la respuesta a la primera parte de este interrogante es, de lege data, clara cuando sobre el mismo converge la protección que le brinda la ley de diseño y la que le confiere el derecho de autor pues, por imposición de legislador comunitario, son compatibles y acumulables.

Las principales dudas se concentrado en el alcance y las condiciones de esta protección acumulada. Tanto más desde la sentencia de 27 de enero de 2011, asunto C-168/09 (Flos Spa vs Semeraro Casa e Famiglia SpA).

El objetivo de esta entrada es poner de manifiesto el coste que esta acumulación de protecciones puede tener en términos de innovación, competencia y bienestar de los consumidores cuando el objeto protegido es un diseño (bidimensional o tridimensional)  y, en coherencia con ello, abogar por una solución especialmente restrictiva en su aplicación: la tesis de la acumulabilidad restringida por su funcionalidad.

El principio de acumulabilidad

La protección que el régimen jurídico de los dibujos y modelos (esto es, del diseño) ofrece a los diseños y la que otorga el derecho de autor es, como hemos avanzado,  compatible y acumulable. Y ello, por razón de que en la Directiva 98/71/CE el legislador comunitario se decantó por esta opción; opción que fue ratificada posteriormente en el Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (lo advierte, también, STS 27-IX-2012).

Así se sigue con meridiana claridad del Considerando Octavo de la Directiva, según el cual:

“a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección”

Y así lo confirma el artículo 17 del Directiva, a cuyo tenor:

Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.

Otro tanto establecen mutis mutandi el Considerando 32 y el artículo 96.2 del Reglamento.

Como se sigue del tenor de los preceptos transcritos, los Estados miembros tienen, no obstante y prima facie, libertad para determinar el alcance y las condiciones en que se concede la protección acumulada, incluido el grado de originalidad exigido.

Y decimos prima facie, porque el TJUE, en su sentencia de 27 de enero de 2011, asunto C-168/09 (Flos Spa vs Semeraro Casa e Famiglia SpA) y, cuanto menos, para diseños que sean susceptibles de ser protegidos bajo la Directiva 2001/29/CE, parece haber puesto en entredicho esta facultad que, indudablemente, la Directiva otorga a los Estados. El TJUE, además de recordar que la legislación europea prohíbe a los estados denegar protección por derecho de autor a los diseños que reúnen los requisitos para ser protegidos por esa normativa, parece sugerir que los Estados tampoco pueden establecer condiciones particulares para que un diseño resulte efectivamente protegido por el derecho de autor (v. para una buena crítica a la sentencia y sus posibles interpretaciones, Bently, L., The Return of Industrial Copyright?).

Tanto es así que, recientemente, Portugal ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE (v. ie Cofemel, C683/17, aún no accesible) en la que pregunta, entre otras cuestiones y en esencia, que el Tribunal aclare sí y en qué medida la jurisprudencia comunitaria habida sobre el requisito de originalidad ha suprimido la facultad de los Estados para establecer su propio estándar de originalidad tanto para obras de arte aplicadas como para diseños y dibujos industriales. 

Acumulabilidad absoluta vs acumulabilidad relativa: el caso español

En todo caso, hasta la fecha, las diversas legislaciones de los estados han configurado, aunque de distinto modo y con distinto alcance, el sistema de protección que, bajo este aspecto, merecen los diseños industriales.

En el caso español, dos han sido, tradicionalmente, las tesis que se han barajado a estos efectos: la tesis de la acumulabilidad absoluta y la tesis de la acumulabilidad restringida o relativa (v. por todos, sobre ambas tesis, Lastres, O., El modelo Industrial, Montecorvo, pp. 105 y ss., ídem, Reflexiones sobre el diseño industrial, Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I, 2008, pp. 228 y ss, STS 27-IX-2012).

La primera de las tesis propugna, en esencia, que todo diseño es una obra y, por tanto, está protegida por el derecho de autor por el sólo hecho de su creación, siempre que, obviamente, se den cita en ella los requisitos exigidos por esta normativa. Y ello con independencia de que sea o no una obra aplicada y de que esté registrada (o sea susceptible de serlo) por diseño industrial, en cuyo caso se beneficiará de una doble protección (v. en esta línea, por todos, Bercovitz. G., La protección del diseño tras la directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave). La tesis de la de la acumulabilidad restringida defiende, en cambio, que solamente las obras de arte aplicado (o diseños artísticos), entendidas como aquellas que tienen la misma naturaleza que las obras plásticas puramente artísticas y que gozan de un elevado grado de creatividad y de originalidad, pero que están destinadas a incorporarse en múltiples objetos industriales, son protegibles por la propiedad intelectual y por la ley del diseño (v. por todos, Lastres, O. cit. supra). Esta última tesis es la que parece haber escogido nuestro legislador en la Ley de Diseño, como parece desprenderse de su Preámbulo en el cual se declara que

“El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles”.

El problema, a nuestro juicio, es que en el articulado de la Ley y, en particular, en su Disposición Adicional 10ª, el legislador plasmó esta elección de manera deficiente. En efecto, según el tenor de la misma:

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”

Una simple lectura basta para advertir que esa redacción permite dos interpretaciones diversas (lo reconoce abiertamente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de 2011 y la de  27 de enero de 2011): una, la mayoritaria, según la cual el legislador habría optado por un sistema de acumulación restringida, en tanto exige que el diseño tiene un plus de creatividad, al margen de la originalidad requerida por el derecho autor, para gozar de la tutela de esta normativa (v. por todos, Lastres, O. Reflexiones sobre el diseño industrial, cit. supra, pp. 234- 235, y en la jurisprudencia, entre las últimas, STS 27-IX-2012, SAP Murcia 4-VI-2015, SAP Salamanca 2-III-2017, SAP Bilbao 21-12-2012, SAP Castellón 5-VII-2012, SAP Coruña 30-XII-2011, SAP Barcelona 15-IX-2011, SAP Valencia 10-I-2011, SAP Barcelona 27-I-2010, SAP Alicante 17-IV-2008); y otra, muy minoritaria, de acuerdo con la cual esta Disposición revelaría a las claras lo que nos avanza el artículo 1 de la LPI (del que se sigue que la creación original de una obra puede protegerse por derecho de autor), el art. 10.1 e) LPI (que establece expresamente la tutela del arte aplicado) y el artículo 3.2 (el cual declara la compatibilidad de esta tutela con los derechos de propiedad industrial); a saber: que los diseños pueden protegerse de forma acumulada y sin restricciones tanto por la normativa de diseño como a la de derecho de autor. (v. Bercovitz. G. cit supra y en la jurisprudencia, entre otras, SAP Madrid de 15 de septiembre 2017 y SAP Bilbao 5-II-2008, SAP Gijón 22-IX-2005).

El principal problema que presenta proteger los diseños por derecho de autor: la protección de aspectos funcionales de una creación

Como quiera que fuese, lo cierto es que, a nuestro juicio, ninguna de ambas tesis sortea el principal escollo al que se enfrenta la protección de los diseños (bidimensionales y, especialmente, tridimensionales) a través de la tutela del derecho de autor: que los diseñadores obtengan protección por esa normativa para aspectos funcionales de su creación.

Al respecto, basta advertir que la única diferencia que presentan radica en un aspecto cualitativo, y por demás subjetivo, no funcional; a saber: el grado de altura creativa que posee el diseño. Así, mientras que bajo la tesis de la acumulabilidad restringida sólo pueden protegerse por derecho de autor aquellos diseños que tengan un alto grado de creatividad y originalidad (esto es; obras de arte aplicada), bajo la tesis de la acumulabilidad absoluta cualquier diseño que constituya una obra original (entendida como la creación intelectual propia de su autor) puede gozar de la tutela del derecho de autor. En uno y otro caso, pues, la protección opera con independencia de que la creación esté o no protegida como diseño, de si es o no susceptible de ser protegida como tal, y lo que es más importante, de si es o no funcional (v. ad exSAP Murcia 4-VI-2015, que rechazó la protección por derecho de autor de columna de iluminación exclusivamente por razón de que no concurría en ella un “plus” de creatividad y originalidad; ídem respecto de un cochecito, SAP Castellón 29-IV-2013 e ídem en relación con una bicicleta SAP Granada 18-IX-2009). En consecuencia, bajo ambas tesis, los diseños que contienen elementos funcionales pueden, prima facie, recibir la tutela que dispensa el derecho de autor, si bien bajo la tesis restringida el abanico de diseños que pueden acceder a la misma se reduce.

La doctrina ha advertido este problema y ha propuesto como solución aplicar el criterio de la separabilidad o escindibilidad. Según este criterio, un diseño podría protegerse por el derecho de autor cuando su aspecto funcional es conceptualmente escindible, separable de su función estética o artística teniendo en cuenta, además, la finalidad objetiva de la creación (v. por todos, Bercovitz, G., cit supra, pp. 59-61). Sin embargo, y como demuestra la práctica, este criterio, aunque valioso, es insuficiente para tamizar adecuadamente los diseños que por sus característica/s funcionales deben quedar fuera de la tutela conferida por el derecho de autor cuando un diseño presenta conjuntamente aspectos estéticos y funcionales o cuando una sola de sus características tiene naturaleza mixta.

En primer término, no deja de ser un criterio propuesto de lege ferenda (no así en sede de diseño, donde el legislador lo ha establecido expresamente en el Preámbulo de la LDI). Nuestros tribunales han acabado por proteger a través del derecho de autor diseños que contenían aspectos altamente funcionales. Valga como botón de muestra, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de septiembre de 2017, en la que el tribunal, acogiéndose a la tesis de la acumulabilidad absoluta, resolvió proteger por derecho de autor el diseño de un bolso que presentaba una característica puramente funcional  y esencial en el mismo (a la que, de hecho, se debe el signo que lo identifica “Le Pliage”): la posibilidad de plegarse hasta convertirse casi en un pequeño monedero.

En segundo término y en todo caso, el criterio de la separabilidad es poco fiable, pues determinar cuándo un aspecto funcional es o no separable de su función artística no es para nada sencillo en esos casos. La mejor confirmación de ello nos la proporciona, de una lado, las múltiples tesis que, aunque en sede de diseño, se han manejado a tal fin (v. entre nosotros y por todos, Lastres, O. cit supra, y en el extranjero, recientemente, Schovsbo, J./Dinwoodie, G., Design Protection for Products That are “Dictated by Function”, 2018); y de otro, la experiencia estadounidense, en la que el criterio de la separabilidad contenido en la 17 U.S.C. §101 para diferenciar los diseños útiles que pueden o no protegerse por copyright se ha probado inhábil, por complejo, a tal fin (v. ad ex. Goldstein, P., Goldstein on Copyright, 3th ed. Wolters Kluwer, 2013, § 2.5.3, s. 2:56, Magliocca, G. Ornamental Design and Incremental Innovation, 86 Marq. L. Rev. 2003, Viva, M., The Copyright/Patent Boundary,U. Richmond Law Rev. 2013, con multiples referencias doctrinales). Tanto más desde la reciente y muy criticada (con razón) sentencia del Tribunal Supremo que resolvió el caso Star Athletica v. Varsity Brands [v. Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S.Ct. 1002 (2017)], donde el tribunal acabó protegiendo por derecho de autor el diseño de unas barras y galones incorporados en un uniforme que cumplía la función de enfatizar el pecho y disimular la cintura (v. ad ex. Buccafusco, C./Lemley, M., “Functionality Screens”, 103 Virginia Law Review 2017, Buccafusco, C./Lemley, M./ Masur, J., “Intelligent Design”).

Las consecuencias que se siguen de proteger por derecho de autor (y, por tanto, durante toda la vida del autor y 70 años después de su muerte y sin coste alguno, pues no es obligatorio registrarlo) diseños funcionales son evidentes: frustra enteramente el sistema de patentes en los casos en que sus características funcionales estén dictadas exclusivamente por una función técnica (sin que la creación en cuestión haya superado los requisitos cualitativos que se exigen en esa sistema); y, en todo caso,  y puesto que durante todo eso tiempo el titular podrá limitar la competencia sobre los elementos funcionales del diseño, puede afectar la innovación y encarecer los precios de los productos y, por tanto, perjudicar el interés de los consumidores.

A la vista de ello, parece conveniente arbitrar alguna vía que logre eliminar o, cuanto menos, reducir todo lo más posible esos efectos perversos.

Propuestas

Una posible solución que a primera vista pudiera parecer atractiva consistiría en considerar que sólo pueden protegerse cumulativamente por derecho de autor aquellos diseños que puedan ser protegidos por un diseño industrial, según su normativa reguladora. Esta es la lectura que parece desprenderse del mencionado artículo 17 del Directiva de dibujos y modelos industriales, en tanto que circunscribe la aplicación (obligatoria) del principio de acumulación a “los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo”. De ser así, la normativa reguladora del diseño podría alzarse como el primer filtro que un diseño debe superar para merecer la protección por derecho de autor. Y sentado que esta última excluye de su ámbito de protección las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica (v. art. 7 de la Directiva, art. 8 del Reglamento y art. 11 LDI), otro tanto cabría afirmar de la protección que, en su caso, le brindase el derecho de autor (v. en esta línea, SAP Burgos 20-XI-2017, que excluyó de la protección por derecho de autor de un sacacorchos original sobre la base del art. 11 LDI).

Sin embargo, este planteamiento choca frontalmente con la opción escogida por nuestro legislador, como demuestra la Disposición Adicional 10ª de la LDI que establece expresamente que la protección que esta ley otorga al diseño industrial es independiente de la que pueda derivarse de la propiedad intelectual.

Además, y en cualquier caso, no solventa plenamente el problema pues, como ya hemos advertido, en la práctica muchos diseños consisten no sólo en la apariencia ornamental de un producto o parte del mismo, sino también y simultáneamente en la apariencia funcional del mismo, lo que conduce a la difícil tarea de determinar cuándo una forma está dictada exclusivamente por su función técnica o es técnicamente necesaria. Y, como también hemos advertido, el criterio de la separabiblidad escogido por el legislador el en Preámbulo de la Ley de diseño al efecto no es siempre eficaz, por las razones que ya han sido apuntadas anteriormente.

A nuestro juicio, la solución pasa por (dejando a salvo los supuestos expresamente incluidos por el legislador ad. ex. planos arquitectónicos y, aun en estos casos, con restricciones v. STS 26-IV-2017, que restringe, por su funcionalidad, la protección de las obras arquitectónicas por derecho de autor a aquellas “obras singulares, con exclusión, por tanto, de las construcciones ordinarias”), excluir del ámbito del derecho de autor a los diseños (bidimensionales y tridimensionales) industriales (o aquellos elementos de los mismos) que sean útiles o funcionales y no meramente estéticos o artísticos. Sobre el titular del diseño pesa, por demás, la carga de probar que el diseño o una característica del mismo es meramente artístico (tesis de la acumulabilidad restringida por su funcionalidad). El sustento normativo de esta tesis se encuentra en el artículo 9.2 del ADPIC y el artículo 2 de los  Tratados OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), según los cuales

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”

(recuerda, sobre la base de este precepto, que las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión, STS 8-XI-2012). Pues, en efecto, y como se acepta pacíficamente, uno de los objetivos principales de esta norma es delimitar las fronteras entre el derecho de autor y el derecho de patentes, excluyendo del ámbito de protección del primero los diseños susceptibles de ser protegidos por este último (v. entre otros muchos que lo indican, Bertrand, A. R., Droit d´Auteur, 13 ed. Dalloz, París, 2010, p. 264, Bertani, M. Diritto d´autore europeo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 108, Goldstein, P., cit. supra, s. 2:38,  J. Cohen et al, Copyright in a Global Information Economy, Aspen, New York, 2ed, 2006, p. 72).

Por tanto, a nuestro juicio, interpretada, esta norma, de manera finalista y atendiendo al problema económico que el derecho de autor trata de resolver (v. por todos, Landes/Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, The Journal of Legal Studies, 1989) nos ofrece un respaldo sólido para excluir de la protección que este derecho dispensa a su titular a las creaciones (esto es, diseños) útiles o funcionales (v. respecto del precepto análogo en EE.UU. – §102(b) de la Copyright  Act – afirmándolo en relación a los llamados useful arts, Samuelson, P., “Why Copyright  Law  Excludes  Systems and  Processes from  the  Scope of  Its  Protection”, 85  Tex.  L.  Rev., passim, 2006).

Podría objetarse que esta propuesta no se adecua a la normativa comunitaria pero la objeción puede soslayarse con facilidad. Por un lado, es obvio que no desbanca de la protección por derecho de autor a todo diseño industrial (de las características ya mencionadas), sino sólo a los diseños funcionales o a las características funcionales de los mismos; y, de otro lado, que el ADPIC es un acuerdo internacional firmado por la UE y sus Estados miembros al que el derecho comunitario debe, obviamente, ajustarse.

Se me dirá que esta tesis puede dejar desprotegidas por derecho autor a verdaderas obras artísticas originales. A mi juicio, sin embargo, el coste de error en términos de bienestar social que se sigue de un falso negativo (se concluye que el diseño o una característica del mismo no es funcional cuando lo es) es muy superior al que resulta de un falso positivo (se concluye que un diseño o un elemento del mismo es funcional cuando es artístico). En este sentido, basta advertir que el primero, como hemos señalado, tiene un coste muy alto para la competencia y el bienestar de los consumidores, mientras que el segundo sólo tiene efectos sobre los incentivos a generar ulterior obras (v. en esta línea, Buccafusco, C./Lemley, M. cit. supra, p. 1357 y ss.) Y, aún en estos últimos, no parece que sean muy significativos porque la determinación de si un diseño es funcional o no es casuística y porque, en todo caso, pueden encontrar protección por el derecho de patentes o, si superan el test de la separabilidad, como diseño durante como máximo 25 años, e incluso sin registro durante tres años desde la primera comercialización en la UE. A decir verdad, hay razones para creer que la protección de los diseños en general por derecho de autor malogra enteramente el régimen (e incentivos) del diseño industrial. Pero esta cuestión queda para otra ocasión.


 

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