Por Aurea Suñol

El artículo 11 de la LCD tipifica los actos de imitación como un supuesto específico de acto de competencia desleal. Se trata, no obstante, de una tipificación bastante singular pues se orienta a liberalizar está práctica más que a reprimirla. Así, como regla general, rige el principio de libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales, salvo que exista un derecho de exclusiva sobre ellas, o lo que es lo mismo, un derecho de propiedad industrial o intelectual (art. 11.1 LCD) o salvo que concurra alguna de las circunstancias expresamente establecidas en el precepto (art. 11.2 y 3 LCD) y, entre ellas, por lo que ahora nos interesa destacar, cuando los actos de imitación comporten un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (art. 11.2  in fine LCD).

Durante años hubo en la jurisprudencia y en la doctrina dos posiciones encontradas en torno al alcance de la deslealtad de la imitación por esta circunstancia:

  1. la que lo reducía a supuestos de imitación por reproducción o, lo que es lo mismo, de “apropiación inmediata de prestaciones ajenas”, esto es, la reproducción de las prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten al imitador trasladar a muy bajo coste la prestación ajena imitada desde el soporte en el que originalmente se contiene a otro distinto, que es el que el imitador ofrece y comercializa en el mercado como prestación propia (la tesis de la apropiación inmediata de prestaciones);
  2. la que lo ampliaba a modalidades de imitación distintas de la simple reproducción (la tesis del carácter indebido del aprovechamiento).

Esta controversia quedó zanjada por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de diciembre de 2010 que, en línea con lo que implícitamente ya sostuvo en pronunciamientos anteriores en los que estimó desleal supuestos de imitación distintos de la apropiación inmediata de prestaciones (v. especialmente, SSTS 23 de diciembre de 2004, 7 de octubre de 2005), dejó establecida como doctrina jurisprudencial la tesis del carácter indebido del aprovechamiento como es de ver en el siguiente pasaje:

 “Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones “sin reproducción mecánica” 

Y así lo confirmó posteriormente el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de noviembre de 2011:

 “Dicho lo anterior resulta innecesario examinar el requisito de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Sin embargo, por coherencia con la respuesta dada a la causa de inadmisibilidad y oportunidad de completar la respuesta casacional, procede señalar que esta Sala en Sentencia de 30 de diciembre de 2010, núm. 888, ya declaró su criterio respecto de la apreciación de tal requisito, diciendo que «no resulta razonable limitarlo al supuesto de reproducción mecánica (aun cuando sea el más general o normal de los constitutivos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno)”

y recuerdan recientemente la sentencia de 13 de noviembre de 2012  y la de 3 de diciembre de 2014 a cuyo tenor:

“Tampoco se refiere la norma a los medios o instrumentos de la imitación. No obstante, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, y 792/2011, de 16 de noviembre, rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica”.

El razonamiento que avala la tesis del carácter indebido del aprovechamiento, y que, por cierto, se echa en falta en los pronunciamientos tanto de nuestro Alto Tribunal como de instancias menores, puede resumirse como sigue [v. para su desarrollo Suñol, «Actos de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. (Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010)», en Comentarios a las sentencias de Unificación de Doctrina (Civil y mercantil), Vol. 4 (2010), M. Izquierdo (dir.), Dykinson, Madrid, 2011, pp. 1075-1113]:

El término “indebido” no es redundante ni residual, sino que desempeña una función esencial: condensa la deslealtad de la conducta, obligando al intérprete a estimar la ilicitud de la imitación por esta circunstancia sólo y excepcionalmente cuando suponga un aprovechamiento del esfuerzo ajeno que pueda calificarse de “indebido”. Pues, en efecto, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno consustancial a toda imitación es, por regla general, lícito, como ya nos avanza el apartado primero del artículo 11 LCD.

Y no hay razones sólidas que autoricen a circunscribir el término “indebido” a supuestos de imitación por reproducción. Los argumentos que respaldan esta afirmación son los siguientes:

  1. Si atendemos al significado natural del término pronto se advierte que carece de todo componente tecnológico que predetermine su alcance y, en concreto, que obligue a constreñir la imitación en estos casos a supuestos de réplica de la prestación original por medios mecánicos.
  2. Es doctrina común que la acción relevante del supuesto tipificado en el artículo 11 de la LCD, esto es, la imitación, no exige una reproducción exacta de la prestación original, sino que abarca también otros casos en los cuales la prestación posterior la recrea. Por tanto, no exige que se realice en todo caso con medios técnicos tales como grabación, impresión fotomecánica, etc., que permitan su traslación desde el original. Por todo lo cual puede afirmarse que la exigencia de que la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se limite a casos apropiación inmediata de prestaciones se cohonesta mal con la noción de imitación jurisprudencialmente establecida.
  3. Cuando legislador ha querido fijar las condiciones que específicamente determinan la deslealtad y, por lo tanto, el carácter indebido de una conducta así lo ha hecho expresamente. Es el caso, por ejemplo y entre otros muchos, del artículo 9 de la LCD, que establece las condiciones en las que el menoscabo del crédito es indebido. Ello viene a confirmar que el término “indebido” al que alude el artículo 11 de la LCD es un concepto abierto que puede comprender otras hipótesis de imitación distintas de la imitación por reproducción, por lo que la tesis de la “apropiación inmediata de prestaciones” no encuentra respaldo tampoco desde una óptica sistemática.
  4. No menos cuestionable resulta, además, esa tesis a la luz del fundamento que subyace a la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno que, a nuestro entender, reside en el incentivo a la investigación y creación de prestaciones. La razón es sencilla: existen supuestos de imitación distintas de la imitación por reproducción que, precisamente porque impiden al pionero recuperar la inversión que justifica su decisión a innovar, son también aptas para desincentivar la inversión en creación y desarrollo de nuevas prestaciones (ad ex. ciertas imitaciones realizadas valiéndose de secretos empresariales del pionero o del “skill and knowledge” de los trabajadores u otros colaboradores de este último captados masiva y selectivamente por el imitador).
  5. Y, finalmente, el hecho de que el argumento que justifica la protección a través de la LCD de ciertas prestaciones frente a la imitación coincida total o parcialmente con el que fundamenta la protección de algunos derechos de propiedad intelectual en sentido amplio no duplica o socava necesariamente los incentivos procurados por estos sistemas (como sostiene la tesis de la apropiación inmediata de prestaciones). Valga como botón de muestra la protección que el artículo 13 y 14 de la LCD ofrece al secreto empresarial, pues como es idea ampliamente aceptada, es, al igual que el sistema de patentes, un mecanismo necesario para incentivar la investigación y creación de información socialmente valiosa. Y ello aun cuando su objeto recaiga en una invención. Además, la historia nos demuestra que las legislaciones sobre derechos de propiedad intelectual tienen huecos y fallos y, por esa razón, muchas veces han sido inhábiles para salvaguardar y ofrecer incentivos adecuados para ciertas creaciones que no encajaban plenamente en los mismos. Y ello a la vista de la escasa ventaja temporal que el pionero tenía y que le impedía recuperar sus inversiones. De ahí que los legisladores hayan tenido que diseñar una y otra vez nuevos regímenes de protección jurídica. Los ejemplos son muchos: circuitos integrados, variedades vegetales, bases de datos, programas de ordenador, etc. Ni que decir tiene, que es más que probable que este fenómeno se repita en el futuro y existan creaciones innovadoras que no se ahormen bien en las modalidades propiedad intelectual existentes y carezcan de esa ventaja temporal natural suficiente (así se advierte ya en el sector de la nanotecnología, en de la biología sintética, en la ingeniería biogenética, etc.). Y la a acción por competencia desleal contra la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno volverá a tener de nuevo una función crucial para evitar una infra inversión en su investigación y desarrollo.

Naturalmente, Ud. puede o no estar de acuerdo con los argumentos que acabamos de esbozar o incluso con la conclusión alcanzada por el Tribunal Supremo, según la cual, para apreciar la deslealtad de la imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, la imitación no tiene que producirse necesariamente mediante una reproducción mecánica. Pero hoy por hoy esa es la doctrina jurisprudencial establecida (recuerden que hay mas de dos pronunciamientos del Alto Tribunal en este sentido y otros tantos que reiteran la misma doctrina).

Sorprende, por ello, que continúen dictándose pronunciamientos de Audiencias Provinciales en los que se sigue circunscribiendo (o casi o muy especialmente) la deslealtad de la imitación por esta circunstancia a los supuestos de imitación por reproducción o de “apropiación inmediata de prestaciones ajenas” y, singularmente, que no adviertan, con cita de las STSS, que es innecesario que así sea (como, en cambio, si hacen otros sentencias, como por ejemplo, SAP Valencia 2 de mayo de 2012, SAP Alicante 2 de diciembre de 2011, AAP Madrid 18  de noviembre de 2011). Valga como muestra la reciente Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de marzo de 2015 que afirma como en tantas otras ocasiones (v. ad. ex. SAP Barcelona 11 de junio de 2014, de 21 de marzo de 2013, de 8 de enero de 2013) que:

“Sobre la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hemos declarado en anteriores sentencias que tal supuesto se identifica, en particular o en especial, con la llamada “imitación por reproducción”, esto es, la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado). Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción”.

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