Por Aurea Suñol

Introducción 

Hace algunos meses dimos cuenta de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (v. A.Suñol, La Propuesta de Directiva sobre secretos empresariales que se estaba gestando en la Unión Europea y tratamos de vaticinar, con ojo de águila y a modo comparativo, la similitudes y diferencias más relevantes que podían atisbarse entre la protección que esa proyectada regulación había de brindar al secreto empresarial en la Unión Europea en comparación con la que ofrecía o iba a ofrecer la legislación estadounidense de protección del trade secret.

Asimismo, mostrábamos nuestro pesar por la desatención que el legislador comunitario había mostrado hacia la armonización de la protección de ese bien inmaterial en la EU hasta la fecha, pues reclamaba con urgencia su intervención legislativa desde hacía ya muchos años. Así lo confirma la propia y Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas que advierte de la existencia de estudios empíricos que muestran que el secreto empresarial es una de las modalidades de propiedad intelectual en sentido amplio a la que mas recurren los operadores, y así lo declara expresamente el Considerando (1) y (2) de la Exposición de Motivos de la misma que ancla el fundamento de protección del secreto empresarial en el incentivo y puesta en circulación de I+D transfronteriza y de conocimientos.

Finalmente, nuestro reclamo se ha hecho realidad: el legislador comunitario ha despertado de su largo letargo y, por fin, ha aprobado Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (en adelante, la Directiva), colmando así este vacío y, con ello, el casi inexistente nivel de armonización existente en esta materia y las diferencias habidas entre las diversas legislaciones de los Estados miembros, tanto en su orientación y sistema como en el tratamiento sustantivo de las conductas relevantes, adecuadas como los son para obstaculizar la I+D transfronteriza y la puesta en circulación de conocimientos innovadores y, con ello, el buen funcionamiento del mercado interior. Todo ello, según la Directiva, con el objetivo último de establecer un nivel comparable y suficiente de protección secretos contra la violación secretos. Y a tal fin, como ya advertimos, se opta por la convergencia de los remedios de Derecho civil nacionales.

De algunas de las cuestiones relevantes que presenta la Directiva y que también estaban presentes en la Propuesta de la misma ya dimos cuenta en otra entrada, por lo que en esta ocasión nos centraremos en trazar a grandes rasgos aquellos extremos esencialmente sustantivos que creemos que más se distancian de nuestro régimen jurídico actual de protección del secreto empresarial y que nos parecen más enjundiosos y nos remitiremos en aquellos puntos que ya fueron tratados anteriormente. En particular, a continuación iniciaremos con algunas cuestiones de carácter general de la Directiva y, posteriormente, atenderemos a otros relacionados con a) el concepto y requisitos del secreto empresarial y b) las conductas relevantes. 

Cuestiones generales de la Directiva 

Desde una óptica meramente técnica, conviene señalar que el texto es, a nuestro entender, francamente mejorable. Por demás, el texto muestra una gran influencia de la regulación estadounidense (especialmente de la Uniform Trade Secrets Act “ USTA”) aunque pasada por el tamiz y la experiencia particular (sobre todo) de Reino Unido, su doctrina y jurisprudencia, lo cual tiene una ventaja: ese país tiene un buen conocimiento sobre la protección jurídica del secreto empresarial (heredado, en parte, de los EE.UU.), pero también un inconveniente: su sistema de protección es muy particular (ad ex. su protección es vertical, en el sentido de que no distingue entre información empresarial y la de carácter puramente personal), basado como lo está en el common law y de su mano de la acción denominada “breach of confidence”, lo cual obliga al intérprete a conocer bien la jurisprudencia inglesa en esta materia para no caer o generar malentendidos en algunos de los preceptos que contiene la Directiva, especialmente por lo que se refiere a las excepciones a la protección del secreto empresarial.

Finalmente, dada la envergadura y minuciosidad  (tanto sustantiva como procesal) de la regulación contenida en la Directiva, a nuestro juicio, su transposición supondrá una reforma considerable y, probablemente, precisará extraerla del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal y dictar una norma particular. 

Concepto y requisitos del secreto empresarial 

Desde la perspectiva del concepto y requisitos, lo primero que debemos destacar es la  terminología (incorrectamente) manejada en la traducción de la Directiva al español de la expresión “tade secret”, que debiera traducirse como secreto empresarial. En segundo término, conviene también poner de relieve un aspecto que la doctrina ya había señalado: como es de ver, la Directiva opta por equiparar los términos “secreto empresarial” (que no comercial) a “información no divulgada” (terminología manejada en el ADPIC), “información empresarial de carácter confidencial” y “saber-hacer o Know-how”, lo cual nos parece especialmente aclaratorio y acertado, pues existía gran disparidad de términos en los estamos miembro. 

Por lo que hace a la noción de secreto empresarial, ya advertimos que la Directiva incorpora la noción contenida en el artículo 39 ADPIC (v. art. 2 de la Directiva), que nuestra jurisprudencia ha venido aplicando directamente para integrar el vacío que nuestra legislación presenta al respecto en sede artículo 13 LCD. Al respecto, y por lo que ahora importa, tres son los aspectos que interesa destacar más allá de los que señalamos ya en otras entradas (v. A. Suñol, Los secretos empresariales: Concepto y fundamento de su protección (I), y «Skill and knowledge» y secretos empresariales (II)].

i) La referencia expresa a la información sobre clientes y proveedores como información susceptible de ser calificada de secreto empresarial que hace la Exposición de Motivos [Cdo (1)] y que deja en claro, como ya advertimos [v. A. Suñol, Las informaciones relativas a clientes y proveedores como secreto empresarial (III), que esta clase de información puede constituir un secreto empresarial.

ii) La advertencia a los gastos sociales innecesarios, derivados de un exceso de medidas de protección para paliar la infraprotección que han recibido estos bienes inmateriales. pues como también señalamos en otro lugar es ciertamente más racional económicamente que los agentes destinen sus recursos a innovar y no a salvaguardar sus secretos con medidas de protección extraordinarias, o lo que es peor aún, en sustraer la información desarrollada por otros (v., Considerando 8).

iii)  La referencia que hace la Directiva en su Preámbulo a la información de “escasa importancia”, que lejos de lo que nos pudiera parecer y por contraste a la regla de minimis que existe en materia de defensa de la competencia, proviene de la jurisprudencia inglesa y, en particular, de la expresión allí acuñada “trivial titlle-tatlle”, que alude a informaciones tales como las paredes pintadas color naranjas para potenciar el rendimiento de los trabajadores; o ciertos helados servidos en el comedor de los socios de un despacho… y, por ende,  no se refiere a cualquier información que el juzgador considere subjetivamente poco valiosa, sino a aquella que, salvo estudios empíricos en este caso sociológicos, sean sólidos.

iv)  Finalmente, es de vital importancia recordar que la experiencia y conocimientos a los que alude el artículo 3.b de la Directiva de forma algo equívoca no puede comprender cualquier información que los colaboradores del titular del secreto haya podido desarrollar o acceder con ocasión del desempeño de sus funciones o cargo, sino sólo aquella que bien no puede calificarse estrictamente de información (por su dificultad para pautarla y transmitirla; ad ex. tacit knowledge), bien no posee carácter secreto, bien se ha integrado en el “skill and knowledge” de tales sujetos (v. sobre ello, A. Suñol, «Skill and knowledge» y secretos empresariales (II))

Conductas relevantes 

Como no podía ser de otro modo y es común al régimen jurídico del secreto empresarial en los países que cuentan con él, la protección que brinda la Directiva no reconoce ni otorga al titular de un secreto empresarial un derecho exclusivo de explotación o de exclusión que pueda oponer erga omnes. Sólo le ofrece protección frente a determinadas conductas y, en concreto, la adquisición, divulgación y explotación de secretos empresariales, que no son ilícitas per se, sino sólo en la medida en que concurran determinadas circunstancias de deslealtad, unas específicas para cada una de ellas y otras de carácter general para todas ellas. En todo caso, la Directiva advierte que la protección aquí prevista es tan sólo de mínimos y que los Estados miembros pueden ofrecer una protección superior siempre que cumplan con ciertos preceptos que se especifican su artículo 1.

Requisitos de carácter general

Respecto de los  requisitos de carácter general que la Directiva establece para estimar la deslealtad de la adquisición, divulgación o explotación de secretos empresariales interesa destacar, en esencia, tres aspectos:

El elemento subjetivo exigido y que es común a todas las conductas; los supuestos en los que expresamente se declara ya sea la licitud de estas conductas, ya sea la improcedencia de aplicarse a ellas las medidas y recursos previstos en la Directiva y, en fin, el tratamiento que ha merecido un supuesto particular de explotación del secreto: la fabricación, ofrecimiento, comercialización, exportación e importación para esos fines de los denominados “bienes infractores”.

Desde el primer punto de vista, es de destacar la modificación que ha sufrido el texto final respecto de la Propuesta de Directiva, en tanto que ésta última exigía que las conductas relevantes se realizaran deliberadamente o con negligencia grave, por contraste con el conocimiento efectivo o debido de que el secreto fue obtenido ilícitamente que exige ahora la Directiva; esto es: conocimiento efectivo o conocimiento de las circunstancias que debieran haberle hecho saber que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita. En suma, el texto actual equipara conocimiento efectivo del origen ilícito del secreto y conocimiento de las circunstancias que razonablemente debieran haber llevado a conocer al adquirente indirecto ese origen alienándola, así, a los textos estadounidenses. A nuestro entender esta decisión debe ser saludada, pues lo contrario hacía que algunas conductas desleales, y especialmente algunos casos de adquisición de secretos que, a nuestro juicio, debieran considerarse ilícitos, escaparan a la protección que confiere el texto comunitario a los secretos empresariales por algunas de las razones que lo hace también nuestra actual LCD al exigir ánimo de obtener un provecho o causar un perjuicio (v. amplius, A. Suñol. El secreto empresarial. Un estudio sobre el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal. Civitas-Thomson, 1999 e idem El adquirente indirecto de secretos empresariales).

Por lo que a los supuestos de adquisición, divulgación o explotación de secretos empresariales que se estiman lícitos o sin posibilidad de aplicarles los remedios de que dispone la Directiva, algunos coinciden con la solución a la que, bien entendida, conduce nuestra LCD (y ya mostramos en su día, v. A. Suñol, El secreto empresarial., cit. supra) otros no. Es el caso, por ejemplo, de la adquisición de secretos mediante creación independiente o ingeniería inversa (v. artículo 3.1 a y b de la Directiva) que, aunque se consideraban mayoritariamente conductas lícitas, no es ocioso que el legislador lo recuerde expresamente; el de la revelación en ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información y consulta (v. artículo 5 c de la Directiva), la advertencia de que la Directiva no debe afectar a la obligación de divulgar secretos si una autoridad administrativa o judicial lo requiere (art. 1.2 de la Directiva), que aunque también innecesario en nuestro caso es posible que algún estado no lo contemple en sus legislaciones, la conducta realizada a efectos de cumplir una obligación no contractual o que sea requerida o venga impuesta por ley (v. artículo 3.2 de la Directiva), que a nuestro juicio es igualmente obvia, el supuesto de la divulgación hecha  con el fin de revelar un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación y que el demandado haya actuado en interés público (v. artículo 5 b de la Directiva), cuyo origen es particularmente inglés (la denominada “interest public defense”), aunque también cuentan con esta excepción los estadounidenses, y que ha provocado ríos de tinta por su imprecisión en las conductas que quedan comprendidas en ella (v. por todos, Gurry, Breach of Confidence). Por demás esta excepción está incluida en la más amplia relativa a las conductas realizadas a efectos de proteger un interés legítimo (v. artículo 5 d de la Directiva), así es al menos en los sistemas de donde procede.

También contábamos indirectamente en nuestra LCD con una excepción para el caso del adquirente de buena fe (es decir, quien no tiene conocimiento efectivo o debido del origen ilícito del secreto, v. 4.4 De la Directa a contrario) y, añadimos, el que adquiere un secreto por accidente o error  e ignora que lo es o que ha sido revelado ilícitamente. Ahora bien, naturalmente y tal y como ya tuvimos ocasión de defender (y ya mostramos en su día, v. A. Suñol, El secreto empresarial., cit. supra), en estos dos últimos casos tan pronto el adquirente obtiene conocimiento efectivo o debido del origen ilícito el inicio o continuación de la divulgación o explotación se torna ilícito (v. artículo 3.4 de la Directiva).  El problema estriba, no obstante, en los casos en los que durante ese lapsus de tiempo el adquirente ha hecho inversiones significativas para explotar o divulgar el secreto, puesto en tanto que el secreto mantenga su estatus como tal, su titular, podría hipotéticamente exigirle que cese en la violación del mismo. A fin de evitar ese desajuste, el legislador comunitario ha optado por acoger la solución estadounidense (prevista también para la patente unitaria): la posibilidad de que el juez sustituya la orden de cesación por una compensación pecuniaria si las medidas comportan un daño desproporcionado y la compensación pecuniaria es razonablemente satisfactoria (para las diferencias entre esta opción y la posibilidad de que el juez condene al infractor a pagar una regalía a futuro v. A. Suñol, Patentes y hold-up: la acción de cesación ante compromisos FRAND, Indret, 2014).

En cambio, otros de los supuestos que se consideran lícitos a los cuales no les son de aplicación las medidas y remedios establecidos en la Directiva, malentendidos, pueden resultar peligrosos, como  los casos en los que la obtención, utilización o divulgación del secreto se llevado “para hacer un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión y de información”; (v. artículo 5 a de la Directiva) y la advertencia contenía en su apartado primero del mismo artículo, ya que parece extenderse a cualquier sujeto y puede incentivar la búsqueda (rectius: adquisición de secretos) cuando subjetivamente se crea que se persigue un fin pretendidamente lícito, o como es también el caso  del criterio general de deslealtad de todas las conductas relevantes; a saber: cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos (v. artículo 3.1 d de la Directiva) que, a nuestro juicio, puede conducir a penar conductas eficientes (ad ex. prácticas de competitive inteligence).

Circunstancias que determinan la ilicitud de la adquisición

Por la que hace al criterio general de ilicitud establecido en la Directiva para la adquisición de secretos empresariales; esto es: “comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos”, ya advertimos que nos parecía desacertada y señalamos que a nuestro juicio hubiera sido preferible que el legislador optara por la expresión «medios indebidos», tal y como lo hacen los textos EE.UU. De hecho en la propia Exposición de motivos se alude a esta conducta como a una “apropiación indebida”, expresión algo también inadecuada, pues puede inducir a creer, erróneamente, que el acceso al secreto sólo es ilícito cuando se adquiere el soporte corpóreo que lo contiene, lo cual no es técnicamente cierto, pero algo más esclarecedor que el criterio actual.

Con todo, a nuestro juicio, la idea que late tras este criterio en verdad es dejar en claro que la adquisición desleal de un secreto no incluye sólo conductas ilícitas en sí mismas (ad ex. robo de unos planos), sino también conductas que resultan reprobables por las circunstancias del caso (ad ex. rebuscar en la basura a fin de dar con un secreto). 

Tampoco aplaudimos la lista de grupos de casos que contiene el texto actual, pues bien ha excluido algún ejemplo que sí establecía  la Propuesta que era acertado e ilustrativo (ad ex. adquisición del secreto mediando engaño) y, en cambio, es reiterativa en otros de los ejemplos que ha mantenido (ad ex. acceso no autorizado a soportes y apropiación).

Circunstancias que determinan la ilicitud de la divulgación y explotación

La circunstancias que hacen que la divulgación y explotación de un secreto sea ilícita son de sobras conocidas y pueden resumirse así: a) quien ha accedido a secretos empresariales ilícitamente o lícitamente pero con deber de reserva (legal o contractual) y quien ha accedido infringiendo un deber contractual (ad ex. prohibición de no competencia) o con el deber de no usarlo, lo que a mi juicio está ya incluido en el deber de reserva (v. art. 4.3 de la Directiva). A ello hay que añadir la extensión de ilicitud del adquirente indirecto en los casos que ya hemos señalado (v. art. 4.4 de la Directiva).

Un supuesto particular de explotación de secreto (art. 3.5 de la Directiva) 

La Directiva prevé una solución especial para los supuestos de fabricación, ofrecimiento, comercialización, exportación e importación para esos fines de los denominados “bienes infractores” (v. art. 4.5 de la Directiva), que se definen en ella como aquellos

“en cuyo diseño, calidad, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de forma significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados de forma ilícita”. 

Así, pues, y a la vista del tenor este supuesto nos permite incluir tres casos de explotación de un secreto que ya defendimos que podían ser ilícitos: el uso parcial del secreto, aunque no se usen todos sus elementos pero si los más relevantes (ad ex. su uso como punto de partida o guía para desarrollar un procedimiento, un producto o, en general, nueva información, en tanto que permita apoyar o acelerar el proceso de investigación o creación (ad ex. los materiales, proporciones y densidad de la mezcla para fabricar un metal piedra preciosa), y las modificaciones o mejoras (ad ex. un lista depurada de lista de clientes o el empleo de una tecnología secreta a la que se le han introducido ligeras diferencias o modificaciones en alguno de los elementos o de las partes que la componen) siempre que quien lo explota se beneficie de forma significativa de los secretos obtenidos, revelados o usados ilícitamente o, lo que es lo mismo, en la regulación norteamericana, siempre que deriven sustancialmente del secreto como sucede, por ejemplo, cuando permite a quien lo usa obtener un determinado resultado con una reducción significativa de costes o acelerar el proceso de fabricación, etc.

Ahora bien, en estos casos y, a fin de evitar considerar infractor a quien no sabía que estaba usando ilícitamente un secreto (ad ex. el fabricante de un helado de galletas hechas violando un secreto), el legislador comunitario exige, una vez más el conocimiento efectivo o debido por parte del sujeto que explota de ese modo el secreto y declara su ilicitud por virtud del artículo 4.4 de la Directiva cuando adquiere conocimiento de ello (ad ex. porque el titular del secreto se lo notifica, porque se interpone una demanda, etc.)

Foto: JJBose