Por Aurea Suñol

Nota sobre la SAP Madrid de 1 de septiembre de 2015

En una entrada anterior tratamos de arrojar algo de luz acerca del aprovechamiento indebido y realizado sin justa causa del renombre, notoriedad o carácter distintivo de una marca ajena como hipótesis de infracción marcaria.

En esta ocasión, nuestro punto de mira se centrará en otro aspecto sobre el cual también se pronuncia la sentencia de Audiencia Provincial de Madrid de 1 de septiembre de 2015: el presupuesto clásico de infracción del derecho marca: el riesgo de confusión, a lo que añadiremos un apunte sobre los casos en los que productos para los que el tercero aplica el signo son distintos de aquellos para los que el titular de la marca originariamente la registró. Asimismo, aunque ya en una segunda entrada, examinaremos la noción de notoriedad a partir también de la sentencia que comentamos y de otras tantas.

El caso

Los hechos que dieron lugar al caso son sencillos: la demandante (Calvin Klein Trademark Trust) titular de diversas  marcas comunitarias y nacionales (entre ellas el signo CK) registradas para diversas clases y, por lo que ahora importa, las clases 18 y 28 del Nomenclátor Internacional (v. aquí un ejemplo de los diversos registros  ) interpuso demanda por nulidad de las marcas nacionales registradas cuyo objeto eran la letras CK en tamaño destacado junto con los vocablos “Charles Keeper” a favor de D. Pío también para las clases 18 y 28 en base al artículo 52.1 en relación con los artículos 6.1.b) (riesgo de confusión) y 8.1 (protección de la marca notoria) de la Ley de Marcas. Y al respecto la Audiencia concluyó que:

  • Efectivamente las marcas de las que es titular Calvin Klein eran notorias.
  • El uso por el demandado del signo CK junto a los vocablos “Charles Keeper” constituía un supuesto de infracción de tales marcas por aprovecharse indebidamente o sacar una ventaja desleal de las mismas. Y ello, según el tribunal, por razón de que lo que pretendía la demandada al registrar las marcas controvertidas para productos en su mayor parte idénticos a los amparados por el registro de las marcas notorias era que las características de prestigio y calidad proyectadas que atesoran las marcas de las que es titular Calvin Klein pudieran transferirse a los productos de las marcas del demandado.
  • Y, finalmente, que ese uso constituía también una violación de tales marcas por existir un riesgo de confusión, pues consideró que los signos enfrentados eran similares gráfica y fonéticamente, ya que letras C y K figuraban en una posición destacada, superior a los elementos “Charles Keeper” y con caracteres de mayor tamaño, y también eran idénticos o parecidos algunos de los productos a los que la demandada aplicaba el signo, teniendo en cuenta especialmente que, según jurisprudencia consolidada, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Por todo lo cual, a juicio del tribunal, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto en litigio podía inducir al público a creer que los productos de que se trataba procedían, al menos, de empresas vinculadas económicamente, por lo que debía apreciarse la existencia de un riesgo de confusión.

A nuestro juicio, sin embargo, y como a continuación trataremos de exponer, el conflicto debiera haberse resuelto, en su caso, basando la nulidad de las marcas controvertidas únicamente en el artículo 52.1 en relación a el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; esto es, existencia de  un riesgo de confusión. Además, y también a nuestro entender, seguramente ese riesgo no debiera haberse apreciado respecto de todos los productos comprendidos en las clases 18 y 28 para los cuales el demandado tenía registrado el signo en cuestión ni tampoco fundamentando sobre la base de que el uso de las marcas inducía al público a creer que los productos de que se trataba procedían de empresas vinculadas económicamente.

La noción de riesgo de confusión

Desde antiguo, nuestra doctrina y tribunales han sostenido mayoritariamente que en el sistema de marcas el riesgo de confusión tiene un carácter normativo; esto es: que su determinación resulta de la confrontación entre los signos en liza y los productos o servicios a los que respectivamente se aplican.

Sin embargo, esta interpretación no parece haber cristalizado en la jurisprudencia comunitaria que, por el contrario, ha ido convirtiendo el examen de la noción de riesgo de confusión, en una cuestión marcadamente fáctica, al menos en algunos aspectos. Así lo prueba, por ejemplo, el que el grado de conocimiento de la marca en el mercado o la asociación que puede hacerse de ella con el signo sea un factor relevante a estos efectos (STJUE 29.9.1998 “Canon”); que se haya atribuido una importancia determinante a la percepción que el consumidor medio tiene de las marcas y, especialmente y sobre todo,  del uso que se hace de ellas para apreciar su naturaleza y, en particular, para comprobar si se usa de forma que los consumidores puedan interpretar que indica la procedencia empresarial de los productos o servicios del sujeto que lo utiliza (v. por todas, SSTJUE 8.05.2014, 24.6.2010, “Barbara Becker C. Harman International Industries, Inc. y OAMI”, 11.11.1997 “Sabel”, 22.6.1999 “Lloyd”, 6.10.2005 “Medion” y, en el último sentido, 25.1.2007”Adam Opel”).

A lo anterior debe añadirse aún la generosidad con la que se concibe la confusión, que comprende no sólo la confusión en sentido estricto inmediata (presentar y hacer pasar a un sujeto o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o por la actividad, prestaciones de otro) o mediata (inducir a considerar que tras la producción y ofrecimiento de ciertos productos o servicios se halla una misma fuente, de común, empresarial o profesional), sino también la llamada confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, que engloba aquellos casos en los que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo en cuestión y otra existe un vínculo económico  o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso (v. ad ex. SSTJUE 25.3.2010 “Die BergSpechte”, 12.5.2008 “O2 Holdings y O2”, 10.4.2008 “Marca Mode”, 6.10.2005 “Medion”; y nuestra jurisprudencia entre las últimas, SSTS 6.06.2015  y 11.03. 2014.

Y es que, en efecto, cuando los productos o servicios a los que se aplica el signo son idénticos o muy similares a los que de origen se aplicaba la marca, el riesgo de que se produzca una asociación es alto. la razón que respalda esta afirmación es simple: el consumidor puede ser inducido a creer que el titular de la marca ha expandido la gama de productos o servicios cubiertos por la misma para incluir otros que tal vez no fabrica pero cuya calidad controla o garantiza. Un ejemplo ayudará a aclarar esta idea: Si entramos en el  Haagen Daz de Plaza Catalunya y pedimos un helado de limón, asumimos que ese helado no lo hace Haagen Daz Company, sino el concreto franquiciado, pero confiamos en que Haagen Daz controla y garantiza la calidad del helado.

Confusión y doble identidad ( igualdad o similitud de los signos enfrentados y los productos o servicios)

En el caso que nos ocupa, si en la marca mixta registrada las letras C y K figuraban en una posición destacada y superior a los elementos “Charles Keeper” y con caracteres de mayor tamaño como puede advertirse, por ejemplo, en la siguiente fotografía

cinturon

Hay que convenir en que los signos enfrentados son semejantes, pues las letras CK constituyen la parte dominante del signo y es doctrina consolidada en la jurisprudencia comunitaria que la apreciación de la similitud de los signos incluye una comparación gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, teniendo en cuenta, particularmente, sus elementos distintivos y dominantes (v. por todas, SSTJUE 25.06.2015, 8.05.2014,) siempre que los restantes componentes de la marca resulten insignificantes (v. por todas, STJUE 22.10.2015 con ulteriores referencias). Y ello, pese a que un supuesto muy similar el TJUE concluyó que no había similitud entre los signos. (v. STJUE de 2.09.2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI).

Y otro tanto debe afirmarse respecto de aquellos productos idénticos o muy similares a los que el demandado haya marcado con el signo controvertido y que se hallan cubiertos por las marcas del actor y este último usa y usaba originariamente (ad ex. trajes, vestidos, zapatos…). En tales supuestos no es dudoso que la utilización de la marca en litigio por el demandado es idónea para generar en los consumidores un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos que comercializa; confusión no en sentido amplio (pues, a nuestro juicio, difícilmente un consumidor medio creerá que la empresa Calvin Klein ha concedido una licencia a un tercero para fabricar y comercializar exactamente los mismos productos que ella fabrica y comercializa), sino en sentido estricto inmediato; esto es: puede inducirles a creer erróneamente que ese producto (ad ex el cinturón) procede o es efectivamente de Calvin Klein.  Razón por la cual procedía la nulidad de las marcas del demandado al menos para esa clase de productos justamente por la existencia de ese riesgo de confusión que, por demás, ya lleva implícito el aprovechamiento de la notoriedad de las marcas de la actora, por lo que el análisis del caso bajo este último criterio de ilicitud  nos parece baldío y, seguramente, técnicamente poco acertado.

Más dudas nos suscita, sin embargo, la existencia de un riesgo de confusión (y la consiguiente nulidad de las marcas del demandado) para otros productos incluso para algunos comprendidos en las clases 18 y 28.

Confusión en casos de productos no similares

En efecto, imagínense que el demandado hubiera usado el signo para productos de papelería o incluso dentro de las clases para las que lo tenía registrado para sombrillas (cosa que, de nuevo ignoramos, pues nada dice la sentencia sobre los productos a los que efectivamente aplicó el signo en litigio). ¿Podría haberse apreciado la existencia de un riesgo de confusión también en ese caso?

El análisis de esta cuestión debe de partir de aceptar  que en el actual derecho de marcas, el riesgo de confusión no puede determinarse sin atender al entendimiento de los consumidores y que si el riesgo de confusión se entiende muy ampliamente, el resultado es que podemos estar prohibiendo usos de signos iguales o similares a marcas anteriores en los que la afectación a la función de indicadora del origen empresarial es muy dudosa pero en los que la pérdida para los consumidores es clara  y que se cifra, por ejemplo, en que o bien tienen que pagar más por  el producto, o bien se ven impedidos de la posibilidad de expresar lealtad o apoyo a un equipo o un músico, o de disfrutar del signo como elemento decorativo, ya sea porque no pueden satisfacer su elevado precio bien porque han de conformarse con un producto de peor calidad.

La primera de las razones que avalan esta conclusión es que las creencias de los consumidores sobre el origen empresarial de unos determinados productos o servicios son inestables e influenciables, y pueden llegar a abarcar cualquier tipo de relación entre el titular la marca y el tercero que emplea un signo igual o similar. Ello, unido práctica a la cada vez más extendida de los titulares de marcas de licenciarlas para usos y productos o servicios exóticos origina un problema de circularidad en la determinación del riesgo de confusión (lo advierten, entre otros, Lemley/Dogan “A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law”, 2007, Denicola “Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of the Trade Symbols”, 1982, Ramsey “Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law”, 2008 y McKenna, “Testing Modern Trademark Law’s Theory of Harm” 2009). Pues de este modo, las expectativas de los consumidores y la jurisprudencia se alimentan recíprocamente: lo que los consumidores creen que constituye un uso autorizado de la marca, modula sus expectativas, y éstas nutren el significado que los tribunales atribuyen a la noción de confusión, lo que al tiempo influyen las futuras expectativas de los consumidores.

Un ejemplo es el uso de marcas en la industria del entretenimiento: cuanto más conscientes son los consumidores del product placement más reacios se vuelven los creadores de contenidos a mostrar marcas ajenas en películas, videojuegos, etc.  sin ocultarlas o difuminarlas o sin obtener autorización del titular  (y, por tanto, pagar la oportuna regalía) lo que a su vez provoca que los consumidores asuman cada vez más que la aparición de cualquier marca en el contenido de estas creaciones intelectuales responde a prácticas de product placement. Todo lo cual su vez influye en el alcance que tribunales atribuyen a la noción de confusión (v. en esta línea, Rosenblatt “Rethinking the Parameters of Trademark Use in Entertaiment” 2009). Podría argumentarse, que es razonable que en estos casos se exija al tercero que usa la marca que satisfaga en todo caso la regalía oportuna. Debe advertirse, no obstante, que, en ocasiones, su uso es necesario para crear realismo, caracterizar y contextualizar una historia (piensen p. ej. en la serie Silicon Valley) o incluso para parodiar una marca, caso, este último,en el que obviamente su titular nunca concedería una licencia.

Asimismo podría objetarse que en estos supuestos el signo no se usa a a título marca, y probablemente así sea, pero nuestros tribunales no lo han entendido así en todos los casos (v. ad ex  SSAP Barcelona 7.06.2005  y Alicante 26.03.2010).

El problema apuntado se agrava por la amplitud con la que se concibe el riesgo de confusión. Amplitud que se manifiesta especialmente la apreciación de la existencia de un riesgo de asociación en supuestos en los que los productos o servicios para los cuales se utiliza el signo no son similares. Es verdad que nuestra Ley de Marcas, se separa en este punto de lo dispuesto en la Directiva de marcas, pues tratándose de notorias y renombradas la LM extiende la confusión por asociación a supuestos en los que los productos o servicios a los que se aplica el signo incompatible son distintos de los que esta última identifica en el tráfico; de hecho, no son precisamente escasos los pronunciamientos que han apreciado la existencia de esta modalidad de confusión pese a que en el caso el signo se aplicaba a productos o servicios distintos (v. ad ex. SSTS9.2003, 18.2.1999 y SSAP Barcelona, 7.4.2010, Granada, 31.2.2001 y Valencia 22.02.2003).

No es menos cierto, sin embargo que la jurisprudencia comunitaria, si no ha bendecido esta desviación de la LM, ha establecido un concepto de similitud de los productos o servicios bastante relajado. Así lo evidencia, por ejemplo, la flexibilidad de los criterios a los que ha de atenderse para determinarlo: todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, incluidos, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (STJUE 29.9.1998 «Canon», cit. supra); o el hecho de que en las marcas que gozan de un elevado grado de conocimiento en el mercado pueda apreciarse la existencia de un riesgo de confusión a pesar de que medie un grado mínimo de similitud entre los productos o servicios afectados. Y otro tanto ha sucedido en algunos de nuestros tribunales, que a esa doctrina han añadido además como factores pertinentes para apreciar la similitud el grado de sustituibilidad; coincidencia de canales de comercialización o de distribución; un criterio subjetivo, el de la percepción del consumidor medio de los productos o servicios enfrentados, (v. ad ex. SAP Madrid 18.07.2006).

Todo lo anterior se agrava por dos circunstancias: el alto porcentaje de marcas que los tribunales consideran notorias y el hecho de que en términos generales, en casos uso ornamental, apoyo, lealtad, etc. los tribunales tiendan a dar por sentado que consumidor lo percibe como indicador de origen empresarial. (v. ad ex. SAP Alicante 2.07.2009; STS 8.03.2004  y  STJUE 12.11.2002 “Arsenal Football Club”)

Sin embargo, a nuestro juicio, no parece que esa ampliación esté justificada en todo caso.

En primer lugar, es dudoso que en algunos de estos casos consumidor perciba en efecto el signo como indicador de origen empresarial (uso ornamental, apoyo o lealtad..), lo cual es normalmente presupuesto para que haya confusión. Es probable que, fruto del círculo vicioso al que nos hemos referido, los consumidores actualmente esperen que el uso de la marca de un equipo de fútbol en una sudadera está licenciada por tal equipo. Pero no sucede así en todo caso.

Aunque el consumidor así lo perciba, no toda confusión en sentido amplio que puede provocar el uso del signo incompatible en estos casos es relevante para el consumidor ni debiera ser relevante desde la óptica marcaria; no en vano el TJCE ha establecido en numerosas ocasiones que

para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.”

Por tanto, el tipo de vínculos o relaciones que provocan una confusión que es y debiera ser relevante es el induce a error al consumidor acerca de quién es el último responsable de la calidad de los productos o servicios que comercializa o ofrece el tercero que lo emplea, incluido aquellos en los que el consumidor no cree que el titular los haya fabricado, pero en todo caso considera que juega un papel destacado en garantizar o controlar su calidad (v. Lemley/ McKenna, Irrelevant Confusion, 2009). Y, como se compartirá, este extremo no sucede en todo caso cuando los respectivos productos o servicios no son similares.

La mejor confirmación de esta afirmación nos la proporciona la literatura de marketing sobre alianzas estratégicas entre marcas (“Brand Alliance”). En efecto como Lemley y McKenna han puesto de manifiesto, los estudios empíricos indicarían que el público de los consumidores no tiende a imputar de forma rutinaria al “host brand” los errores y conductas cometidos y realizadas por el socio sobre la base únicamente de la asociación entre ambas marcas; lo hace tan sólo cuando cree o es inducido a creer que el primero sabía de/y aprobó su comportamiento, lo que nos proporciona una enseñanza relevante: los consumidores normalmente no ven este tipo de relación jurídica y económica como un indicativo de control de calidad por parte del host brand.  Y si es así en este contexto, no se alcanza a ver por qué razón habría de ser distinto en los casos en los que un tercero utiliza un signo incompatible con una marca anterior para productos o servicios alejados de los que originariamente portaban la marca, cual es típicamente el caso, por ejemplo, de uso en productos de merchandising o en industria entretenimiento y, especialmente, programas tv, series, películas.

Así las cosas, la solución pasa por revisar el concepto de confusión en sentido amplio cuando el signo se usa para productos o servicios distintos. Al respecto una posible solución consistiría en en considerar que en estos casos el consumidor no se confunde porque no percibe el signo como indicador de procedencia (elemento ornamental decorativo, de apoyo…). No obstante, y precisamente por el círculo vicioso que antes hemos advertido es posible que en algunos casos pueda probarse empíricamente que el consumidor sí lo percibe así. Por tanto, para que esta solución fuera aceptable sería preciso asumir que el derecho de marcas no debe amoldarse a las expectativas de los consumidores sino que, por el contrario, ha de modularlas y, por lo tanto, no debe limitarse a reflejar su entendimiento, sino actuar como creador de normas.

La alternativa más plausible, quizás, siendo el riesgo de confusión una noción no puramente normativa, sería exigir que pese a que el consumidor se confunda, la confusión resulte, cuanto menos, adecuada para afectar su comportamiento económico, esto es, que realmente tengan en cuenta el origen empresarial del producto o servicio al formar sus preferencias y adoptar decisiones de mercado, pues en ocasiones el hecho de que exista o no una relación jurídica o económica entre el titular marca y el tercero que la emplea puede serle indiferente.

Este criterio no es, por demás, en absoluto extraño en nuestro ordenamiento. Ya no sólo porque nuestro tribunales lo han tenido en cuenta para apreciar la existencia de un acto de engaño sobre la base de la LCD. También, porque tras la incorporación de la Directiva 2005/29/CE, el artículo 5 de la LCD exige que la práctica engañosa sea adecuada para influir en el comportamiento económico del consumidor, esto es, que pueda moverle a tomar decisiones sobre una transacción que, de otro modo, no hubieran tomado.

Es más, este criterio tampoco es extraño en el ámbito marcario: como lo muestras la reciente Jurisprudencia TJUE en la que, que para acreditar la aptitud del uso del signo incompatible con la marca anterior para causar un perjuicio al carácter distintivo de esta última, exige una modificación del comportamiento económico del consumidor medio o la presencia de un riesgo serio de que tal modificación se produzca en el futuro (STJUE 27.11.2008, asunto C252/07, «Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.».

Puede concluirse que sólo si los productos de la clase 18 y 28 para los que el demandado usaba la marca causaban un riesgo de confusión relevante, en el sentido de idóneo para afectar significativamente el comportamiento económico del consumidor debería haberse procedido a cancelar las marcas en disputas para tales productos. De lo contrario, probablemente hubiera sido más adecuado proceder a la cancelación parcial de las mismas.

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