Por Aurea Suñol

Breves reflexiones en torno a la Sentencia de Tribunal Supremo de 26 de enero de 2017

Introducción

Los hechos del caso que enjuició la Sentencia de Tribunal Supremo de 26 de enero de 2017 que a continuación reproducimos pueden encontrarse resumidamente aquí.

“La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) solicitaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la patente denominada «oxido ácido microporoso con propiedades catalíticas, ITQ-18». Fue concedida la invención el 21 de diciembre de 2001. Ungría Patentes y Marcas, S.A ganó la concesión de sendos contratos administrativos con la UPV y el CSIC, quienes otorgaron poder a Ungría Patentes y Marcas, S.A. a través del apoderamiento a don Samuel como agente de propiedad industrial de ambas entidades, para solicitar la patente europea para algunos países, que se dejó caducar para algunos países y se validó en otros.

La UPV y el CSIC firmaron con Huntsman un contrato de licencia no exclusiva sobre la patente ITQ-18. UPV remitió un correo electrónico el 31 de mayo de 2006 a Ungría Patentes y Marcas, S.A. en el que le informaba del otorgamiento de la licencia a Huntsman y le indicaba que en relación con el mantenimiento de la patente todas las decisiones sobre la continuación de la tramitación y autorización de los pagos correspondientes a la patente corresponderían en lo sucesivo a la empresa Huntsman. También le indicaba que para la autorización de los pagos se pusieran en contacto con el Sr. Baltasar en una dirección de correo determinada, con copia a la UPV. Ungría aceptó el encargo pero envió los correos a una dirección de correo equivocada, lo que motivó que Huntsman no pudiera recibir ningún envío y que se dejara caducar la patente por falta de pago de la anualidad correspondiente. La demandante responsabiliza a Ungría de la caducidad de la patente por no remitir los correos a la dirección que le fue indicada”.

El Juzgado de 1ª Instancia núm. 37 de Madrid estimó íntegramente la demanda, que fue posteriormente confirmada por la Secc. 25 de la Audiencia Provincial de Madrid, por razón de que había quedado acreditado que

  • “En virtud de las obligaciones del contrato de licencia, las propietarias de la patente hacían una cesión en favor de Hustsman de todas las decisiones sobre la continuación de la tramitación y la autorización de los pagos correspondientes (…)
  • Dicha modificación subjetiva fue conocida y aceptada por Ungría Patentes y Marcas, S.A. (…)
  • Entre las obligaciones contractuales de Ungría estaba la de vigilancia de las patentes que iban a caducar, comunicándolo a la contraparte y recabando de ella la autorización de los pagos correspondientes (…)
  • Los términos del mandato resultaban claros y precisos, pese a lo cual Ungría remitió los correos a una dirección equivocada, distinta a la que figuraba en el mandato, por lo que nunca llegó a su destinatario, sin que el aviso a la UPV puesta en copia pueda entenderse como suficiente, ya que no era a ella de quien debía recabarse las autorizaciones de pago (…)
  • Nunca se preocupó de obtener acuse de recibo por el destinatario y nunca comprobó si la dirección era errónea consultando las iniciales instrucciones. Esta negligencia ocasionó la caducidad de la patente por falta de pago de las tasas anuales y que Huntsman perdiera los derechos sobre ella”.

El Supremo, en la Sentencia de 26 de enero de 2017 desestima el recurso de casación.

En esta entrada analizaremos dos cuestiones colaterales sobre las que no se pronunció el Tribunal, pues no fueron objeto de debate, que nos han llamado particularmente la atención:

  • A quién comunicó la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el incumplimiento de la obligación de renovar la patente y satisfacer las correspondientes tasas.
  • Que en este caso en particular el incumplimiento del pago de las tasas o anualidades se saldara con la caducidad de la patente.

Renovación y obligación de notificación

Como es sabido, una de las obligaciones que pesa sobre el titular de una patente es renovarla para mantenerla en vigor, lo cual implica que debe abonar a la OEPM las anualidades fijadas por dos años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad es el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y, vencido el plazo reglamentariamente fijado para efectuar el pago sin haber hecho efectivo su importe, el titular puede abonarlo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes (v. art. 161 de la antigua Ley de Patentes (en adelante, “LP”), que es la que aplicó el TS en el caso que comentamos).

Caso de que el titular (o, en el caso que nos ocupa, el licenciatario, cuya licencia, por cierto, no consta en los hechos que estuviera inscrita en la OEPM) incumpla esta obligación, se priva de toda eficacia al acto para el cual hubiera debido pagarse “a partir de la fecha en que el Registro haya notificado la omisión al solicitante” (arg. ex.  art. 160.2 en relación con el 160.1 de la LP y las tasas que aparecen en el Anexo de la LP entre las que figuran, también, las anualidades). De ello se desprende, que el Registro tiene la obligación de notificar al solicitante de la patente. Y sus datos aparecen en el Registro como resulta de lo establecido por el artículo 4 del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que indica que debe consignarse en la solicitud el nombre y apellidos o denominación social del solicitante, su nacionalidad y domicilio y, en su caso, el nombre y domicilio profesional del Agente de la Propiedad Industrial.

¿A quién notificó el Registro que no se había pagado la anualidad correspondiente? Si se notificó al solicitante, esa condición recaía sobre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pues por más que éstas hubieran cedido a Hustsman todas las decisiones sobre la continuación de la tramitación y la autorización de los pagos correspondientes, su estatus de solicitante no se ve afectado, como tampoco lo hacía el hecho de que sobre la Agencia (Ungría) pesara la obligación de vigilar las patentes que iban a caducar, y de comunicarlo a la contraparte, recabando la autorización de los pagos correspondientes.

Si ello fue así, la UPV y el CSIC pudieron conocer que se estaba incumpliendo la obligación de pago de la anualidad correspondiente y podrían haberse puesto en contacto bien con la Agencia, bien con el licenciatario. Pero no fue eso lo que ocurrió, con lo que crecen las dudas acerca de la persona a la que el Registro dirigió esa notificación.

Es verdad que en el Fundamento de Derecho 3º de la Sentencia que examinamos en el que se reproducen los motivos por los que el juzgador a quo estimó la demanda consta que hubo un “aviso a la UPV puesta en copia”. Pero del contexto del argumento parece desprenderse que ese aviso lo envío la Agencia, no el Registro. De otro modo, también el CSIC hubiera constado en ese aviso y ninguno de ellos estaría en copia, pues el solicitante es el verdadero destinatario de la notificación sobre la omisión de pago que el Registro debe efectuar.

En conclusión, si la Oficina Española de Patentes y Marcas no notificó a los solicitantes el impago creemos que debiera haber pechado con su error y no considerar caducada la patente por falta de pago de la correspondiente anualidad. 

Caducidad por falta de pago de la anualidad

Pero aun cuando la OEPM hubiera notificado a la UPV y al CSIC del incumplimiento del pago de la anualidad de que se tratara o se interpretara que el Registro no tiene el deber de notificar la omisión de dicho pago al solicitante, lo cierto es que en este caso concreto la sanción de caducidad de la patente parece una medida desproporcionada.

No ignoramos, por supuesto, que una de las causas de caducidad de la patente legalmente establecidas es “la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente” (art. 116.1 letra c de la LP). Como tampoco desconocemos que la patente puede ser rehabilitada si el titular justifica, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor y siempre que, claro está, abone la anualidad impagada y la sobretasa correspondiente (art. 117 de la LP).

En primer término, desconocemos si habían transcurrido los 6 meses desde que se publicó la caducidad de la patente en el BOPI. Pero en todo caso lo que es evidente es que nuestros tribunales, y tanto más en materia de propiedad industrial, suelen interpretar las causas de fuerza mayor de forma muy restrictiva. Y, en el caso que nos ocupa, más que probablemente no merecería esa calificación (con las consecuencias nefastas para el titular y el licenciatario de la patente), y aunque así lo considerara el Registro, no puede olvidarse que esa reactivación lo será “sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad”, cuyo reconocimiento y alcance corresponde a los tribunales (art. 117 de la LP), lo cual implica en todo caso una merma de los beneficios que el titular y licenciatario de la patente en este caso podrán obtener a futuro.

En segundo término, y sobre todo, ni la UPV ni el CSIC ni el licenciatario tuvieron un actuar culposo, menos aún doloso, en relación con el impago de la anualidad exigida. Es más, pese a que el juzgador de instancia estimó lo contrario, es muy discutible que la agencia de Propiedad Industrial en cuestión fuera negligente respecto de la obligación contraída con esas entidades consistente en vigilar las patentes que iban a caducar, pues un error al consignar la dirección de correo electrónico del licenciatario (que es sobre quien recaía la obligación de satisfacer las correspondientes anualidades), salvo que el sistema le devolviera el mensaje, es un error humano en el que cualquiera, incluso la propia OEPM, puede incurrir.

Es por ello que, a nuestro parecer, a pesar de que la falta de pago de las anualidades es una causa legal de caducidad de la patente, en el caso que examinamos esta sanción resulta desproporcionada. Tanto más si se salda en la imposibilidad de rehabilitar la patente y, por tanto, en su pérdida definitiva. Y ello por dos razones simples.

La primera estriba en que, no obstante la causa legal que acabamos de mencionar, es claro (o al menos debiera serlo) que la caducidad de la patente por impago de las anualidades no debiera operar cuando el impago no es imputable al titular.

Aún más. No deja de resultar contradictorio, que los registradores de la propiedad industrial no tengan sanción alguna (al menos, no, expresamente establecida) pese a que yerren negligentemente en su evaluación de la patentabilidad, ya sea porque no es una invención o está excluida de patentabilidad, ya sea porque carece notoriamente de novedad y así lo estiman posteriormente los tribunales y, en cambio, la ausencia de pago de las anualidades debido a un error sin culpa o negligencia del titular de la patente se salde con una sanción: la caducidad de la misma.

La segunda razón es que, de un análisis de la adecuación de la sanción (caducidad) a la conducta que se quiere prevenir (impago de alguna anualidad), se sigue sin demasiadas dificultades que en este caso el daño que se inflige al titular de la patente (pérdida de la patente) es desproporcionadamente superior al perjuicio que sufre una entidad pública porque no reciba el pago de una tasa que alcanza los 18,48 euros (si se tratara la tercera anualidad y hasta 490 euros si fuera la vigésima). 

Conclusión

No cuestionamos el cobro de tasas por parte de los registros de la propiedad industrial, como casi todos los registros públicos. Pero su cuantía ha de ser proporcionada a los costes de la inscripción que practican. En todo caso, es indiscutible que no pueden tratarse de forma tan desigual los errores de los registradores y los de los particulares en relación con el Registro. Y, en todo caso, «sancionar» con la pérdida del derecho de exclusiva el impago de cantidades pequeñas de dinero es desproporcionado y difícilmente compatible con los derechos de los particulares frente a la imposición de consecuencias jurídicas negativas por parte de entidades públicas. De modo que no debe declararse la caducidad de la patente en los casos que, como sucedió en la sentencia que ha dado pie a esta entrada, su titular o titulares incumplen el pago de las anualidades sin culpa ni dolo o, acaso, debido a errores menores que cualquiera puede cometer.

Foto: JJBose