Por Aurea Suñol 

 Especial referencia a las listas comparativas

 Introducción

Hasta fecha reciente, y pese a la importancia que en la práctica tiene el uso de una marca ajena en la publicidad comparativa, ni la Directiva de marcas ni la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa esclarecían la relación existente entre el derecho marcas y la normativa publicidad comparativa en esos supuestos. Todo lo más que la segunda de las Directivas mencionadas establecía  en sus considerandos 13 y 15 era una alusión a la posibilidad de utilizar una marca ajena en la publicidad, pero éstos solo clarificaban la inexistencia de infracción marcaria cuando el tercero que la usaba lo hacía cumpliendo los requisitos contenidos en dicha Directiva.

De ahí que la jurisprudencia comunitaria se pronunciara ya hace unos años sobre ese extremo (v especialmente SSTJUE 12-V-2008, asunto 533/06 “O2 Holdings y O2” y 18-VI-2009, L´Oreal y otros vs Bellure) y concluyera que el uso de una marca ajena para establecer una comparación con los productos o servicios de un tercero puede constituir un supuesto de violación de tal marca. Y esta nueva doctrina, se ha plasmado recientemente en la nueva Directiva de Marcas (en adelante, “DM”) en la que no sólo se señala la necesidad de que el titular de una marca pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa cuando tal publicidad sea contraria a lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y comparativa (v. Considerando 20; en adelante “DPEC”), sino que se establece además expresamente que el uso de un signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE como un supuesto de violación de marca (v. artículo 10.3 letra f) por contraste con lo que el TJUE había venido manteniendo hasta la fecha siempre que el uso de la marca fuera necesaria y hecha de acuerdo con prácticas industriales o comerciales honestas  (v. ad ex. SSTJUE de 8-IV-2003, asunto C-44/01, “The Pippig” y 25-X-2001 asunto C-112/99, “Toshiba”).

Todo ello, sin perjuicio de que, como indica el Considerando 14 de la DPEC, para hacer una publicidad comparativa eficaz, puede ser indispensable identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular, en cuyo caso, y siempre que se haga respetando las condiciones establecidas en la Directiva, no supone una violación de la marca, nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero (v. Considerando 15).

También en los EE.UU, el uso de una marca ajena en la publicidad comparativa se ha considerado tradicionalmente y por regla general una práctica lícita (v. por todos, Denicola, «Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the protection of the Trade Symbols», 1982 Wis. L. Rev. y M. Lemley /S. L. Dogan, «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law», 97 Trademark Rep., 2007).

A nuestro juicio, y más allá de que no creemos que este tipo de uso sea marcariamente relevante, esta nueva aproximación a la relación que media entre ambas Directivas no nos parece acertada en todo caso [a favor, también, y entre tantos, P. Jen Yap, «Making Sense of Trade Mark Use: From BMV to O2», E.I.P.R. 2007, 29 (10), p. 424, S. Fhima, «Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations», E.I.P.R. 2008, 30 (10), y G. Anagnostaras, «Bubble wars! Trade Mark Use and Protected Designation of Origin in Comparative Advertising», E.I.P.R., 2009, 31 (9), p. 324, respecto la publicidad no parasitaria], ni desde una óptica sustantiva ni procesal.

Incidencia sustantiva y procesal de la nueva relación existente entre la DM y la DPEC

Desde una óptica sustantiva, como se sigue del nuevo artículo 10.3 letra f) de la DM y ya estableció el TJUE en el caso “O2” antes mencionado, no puede haber infracción de marca si se cumplen todos los requisitos de licitud contenidos en la DPEC, por lo que en tal caso no procede enjuiciar ulteriormente el uso de la marca en un supuesto de publicidad comparativa bajo la DM.

Tampoco la conclusión a contrario, esto es, que la publicidad que no satisface los requisitos licitud establecidos en la DPEC constituye en todo caso un supuesto de infracción marca, sería correcta porque algunos de los requisitos de licitud de la DPEC no afectan a  los intereses que el sistema de marcas persigue proteger (ad ex. las que hacen referencia a la necesidad de que la publicidad no sea engañosa y que la comparación deba ser objetiva y verificable). En estos casos, pues, la existencia de infracción de marca no es evidente, en tanto que el supuesto de uso marcario no queda comprendido dentro ámbito del  derecho exclusiva contenido en el artículo 5 de la DM [conforme, P. Reeskamp, «Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue», E.I.P.R., 2008, 30 (4), pp. 130-137 p. 132]. Y así lo advirtió el TJUE en el caso L´Oreal al señalar que cuando se utiliza una marca ajena en una publicidad comparativa que no reúne los requisitos licitud de  la DPEC, la marca resulta infringida siempre que se afecte a su función esencial u otras de las funciones que tiene asignadas.

En suma, la publicidad comparativa lícita bajo la DPEC, no puede ser ilícita bajo la Directiva Marcas, pero si es ilícita bajo la primera Directiva puede serlo también cumulativamente bajo la segunda. Parece, por tanto, que el legislador comunitario ha establecido una excepción al principio de complementariedad relativa que ha gobernado en nuestro país la relación que media entre el derecho contra la competencia desleal y el derecho de propiedad intelectual en sentido amplio y, por tanto, marcas incluidas.

Seguramente, lo más sensato sería considerar a la DPEC como ley especial y, por  tanto, entender que el uso de una marca ajena en la publicidad comparativa es ilícita si no cumple los requisitos exigidos al efecto en tal Directiva (sin que además ello constituya una infracción de marca) y a la inversa, si su uso es lícito a la luz de la DPEC, no debiera ser ilícito bajo Directiva marcas.

No obstante, la aproximación mantenida por TJUE es distinta y considera ambas leyes concurrentes o complementarias. Probablemente el origen de ello se halla en el sistema de Reino Unido, donde en materia de publicidad comparativa, el legislador no concede al titular de una marca acción privada, sino que debe denunciarlo ante el organismo gubernamental regulatorio que tienen un presupuesto limitado y unas prioridades algo distintas de las del titular de una marca, y normalmente actúa sólo cuando hay un claro interés público en juego [lo advierte, I. Simon, «Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations», E.I.P.R., 2008, 30 (10), p. 424].

Centrados en la perspectiva procesal, hay que observar que si la publicidad comparativa ilícita a la luz de la DPEC constituye asimismo una infracción de marca bajo la DM, el titular puede beneficiarse de todos los remedios que proporciona la Directiva 2004/48 sobre protección derechos de propiedad intelectual, y, en concreto, de la legislación nacional que la traspone. En la práctica, el más relevante será la acción de indemnización por los daños y perjuicios causados.

Por otra parte, esa nueva acumulación normativa puede también determinar la  jurisdicción competente, ya que en caso de que se trate de una marca comunitaria, sólo los tribunales de Marca comunitaria tiene competencia para resolver el conflicto (art. 92 RMC), regla ésta, que no se aplica en actos puros de competencia desleal. Además, los tribunales de marca comunitaria pueden imponer la prohibición de usar la marca en la publicidad comparativa en todo el territorio de la EU (art. 93.1 RMC), lo cual tiene implicaciones destacadas en casos de campañas de publicidad transfronterizas.

Un caso particular: Imitación y uso de la marca en la publicidad comparativa

El artículo 4 letra g de la actual DPEC prohíbe presentar en la publicidad comparativa un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos. De ahí que el TJUE concluyera en el caso L´Oréal que afirmar, implícita o explícitamente, en publicidad comparativa que un producto es una imitación de una marca renombrada constituye una violación del art. 3a (1) (g) DPEC (actual artículo 4 g de la DPEC). Y así, y al calor de esa doctrina, lo han establecido también algunos tribunales nacionales, incluidos los españoles, particularmente en supuestos en los que se trata de enjuiciar la comercialización promoción y publicidad de perfumes de equivalencias mediante el uso de marcas registradas (v. recientemente, pese a que aún no hemos tenido acceso, Tribunal de Distrito de la Haya, caso Chanel vs. Bargello). Es el caso, por ejemplo, que dio lugar, entre otras, a la Sentencia del Tribunal de la Marca Comunitaria de 14 de septiembre 2015 (cuyo recurso fue inadmitido recientemente por el Auto del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016) y en la que tribunal concluyó que la fabricación, ofrecimiento y suministró a sus distribuidores (perfumerías, peluquerías y centros de estética y grandes superficies) de los perfumes propios como imitación de ciertos perfumes de las actoras utilizando para su identificación, sin tener autorización, las marcas de éstas últimas así como la venta por el codemandado de los referidos productos en su establecimiento indicando en el mismo expositor que los perfumes suministrados por la empresa demandada imitaban a los de las actoras usando con ese fin sus marcas para identificarlos constituía no sólo un supuesto de violación de marca, sino también un acto de competencia desleal, puesto  que, a juicio del tribunal, ofrecer como imitación o réplica usando una marca ajena y obtener indebidamente ventaja de la reputación de las misma es contrario a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 10 de La Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD) y, también, al artículo 12 LCD.

Y es que, ciertamente, a luz del tenor literal del precepto, no parece especialmente sencillo alcanzar la solución opuesta; esto es: considerar lícita la práctica. No obstante, a nuestro juicio, el término “indebido” o “sin justa causa” a que se condiciona la ilicitud de la conexión o el aprovechamiento de la reputación ajena en el sede marcaria es una ventana que permite (o debiera permitir) al juzgador sopesar si la restricción de la publicidad de productos lícitamente fabricados es compatible con interés de los consumidores a recibir información comercialmente relevante. Y en todo caso, si su prohibición con base al artículo 4 letra g de la DPEC resulta compatible  con el derecho a la libertad expresión, lo cual exigiría examinar, por ejemplo, si se han establecido las medidas necesarias para que la práctica resulte proporcional y justificada a la vista del fin perseguido: informar a consumidores sobre la propia oferta comparándose con la de otros (v. en esta línea A. Kur, L. Bently y A. Ohly, «Sweet Smells And A Sour Taste – The ECJ’s L’Oreal Decision», (August 17, 2009), Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-12.  p. 4). No en vano, la publicidad comparativa es uno de los supuestos más ilustrativos del uso de una marca para transmitir información a los consumidores, pues, si veraz, reduce los costes de búsqueda (Dinwoodie / Janis, «Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law», 92 Iowa L. Rev., 2007). Diversos son los argumentos sistemáticos que, a nuestro entender, respaldan esta aproximación:

En primer término, hay que advertir que la Directiva de publicidad engañosa y comparativa tiene por objeto liberalizar más que prohibir la publicidad comparativa. Así lo establece expresamente el Preámbulo de la misma. En coherencia con ello, la lectura del artículo 4 letra g de la actual DPEC debiera ser más restrictiva que expansiva, pues de otro modo se impide que los competidores puedan realizar comparaciones competitivas con un amplio espectro de productos o servicios portadores de marcas.

En segundo término, al menos en nuestro sistema, rige el principio de libre imitabilidad de ideas y prestaciones ajenas, salvo que estén protegidas por un derecho de exclusiva o concurra alguna de las circunstancias particulares expresamente establecidas en el artículo 11 de la LCD y de entre las que no parece, al menos no en todo caso, que opere los supuestos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, dados los requisitos que la jurisprudencia exige al efecto (v. A. Suñol, El “carácter indebido” de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, Almacén del Derecho). No deja de ser, pues, algo paradójico, que el legislador permita, por ejemplo, imitar un perfume y, sin embargo, prohíba aludir al perfume imitado, pues de ese modo difícilmente el consumidor puede saber que se trata de una imitación. Es más, es también algo ilógico que el titular de un producto distinguido con una marca que lo introduce en el EEE, por regla general y salvo que existan motivos legítimos, no reciba compensación alguna por quienes lo importan paralelamente. ¿Acaso no debiera suceder otro tanto en caso del imitador siempre que la prestación no esté amparado por un derecho de patente, diseño, etc.? (responden afirmativamente, entre otros, R. Burrell / D. S. Gangjee, «Trade Marks And Freedom Of Expression: A Call For Caution» (April 20, 2010). University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 10-05). De hecho en la STJUE 4-XI- 1997 asunto, C-337/95, “Parfums Christian Dior SA v Evora BV”, el tribunal sostuvo que

cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo

En tercer lugar, la ilicitud por sistema de la publicidad que compara un producto que es imitación de otro portador de marca registrada parece contradictorio con lo dispuesto en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, en cuyo Considerando 14 se establece que:

La Directiva no pretende reducir las posibilidades de elección del consumidor mediante la prohibición de la promoción de productos que parecen similares a otros, a menos que esta semejanza confunda al consumidor en cuanto al origen comercial del producto y sea, por consiguiente, engañosa.

La razón es sencilla de advertir: con la nueva doctrina y normativa es dudoso que, por ejemplo, un producto distinguido con una marca blanca que imita otro distinguido con una marca registrada pueda comercializarse o publicitarse lícitamente mediante comparaciones o alusiones a tal marca, lo cual no deja de resultar chocante a la vista del contenido del mencionado Considerando.

En definitiva,

a la vista de todo lo expuesto, parece, pues, que para la jurisprudencia comunitaria y sobre la base artículo 4 (g) de la DPEC es más relevante preservar la imagen de exclusiva de fabricantes de perfumes u otros productos que el interés de los consumidores en recibir información relevante para formar y adoptar decisiones (racionales) de mercado, lo cual no nos parece acertado en todos los casos. Es más, si la lista comparativa se hubiera hecho en lugar de mencionando la marca registrada en disputa haciendo una descripción del perfume (ad ex. en vez aludir a la marca “Nova”, verter en la publicidad la siguiente alegación: “conocido perfume con un nombre que suena como un hombre con arco” (v. con este ejemplo, R. Burrell / D. S. Gangjee, cit. supra, p. 14) es claro que ninguna violación marcaria podría estimarse y, sin embargo, el imitador no dejaría de “aprovecharse” de algún modo de la reputación de la marca.

 

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