Por José Massaguer

 

El 14 de octubre pasado se fechó y publicó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) en el asunto C-186/18 (la “Sentencia”), que enfrenta a la sociedad mercantil José Cánovas Pardo, S. L. con el Club de Variedades Vegetales Protegidas (el “CVVP”) y tiene por objeto la interpretación del art. 96 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (el “Reglamento”), mediante la respuesta a tres cuestiones sometidas a su consideración por el Tribunal Supremo (“TS”).

Este pronunciamiento ha atraído rápidamente la atención de los círculos interesados. Y lo cierto es que la Sentencia merece atención, con independencia de cómo pueda ir a la mercantil demandada en el proceso que pende ante el TS cuando este aplique la doctrina del TJUE a los concretos hechos del caso, entre otras cosas. porque precisamente no avala a la demandada del caso. En efecto, a pesar de lo que quizás podría sugerir la respuesta a la primera pregunta, lo establecido en la respuesta a las cuestiones segunda y tercera confirma la jurisprudencia del TS sobre la prescripción de las acciones de defensa de derechos de propiedad industrial dirigidas contra actos infractores que, seguramente de forma imprecisa, se han descrito como “actos continuados” y que generalmente se ha resumido, tal vez también de forma imprecisa, en que el día de inicio del cómputo del plazo de prescripción de esas acciones es aquel en el que finaliza la realización o desaparece el riesgo de realización de nuevos actos infractores iguales, por su objeto y naturaleza, a los que venían realizándose, en lo que es antes una descripción de los efectos prácticos de la doctrina que una formulación precisa. Veámoslo.

El litigio en el que se plantean las cuestiones prejudiciales que resuelve el TJUE fue promovido por el CVVP contra José Cánovas Pardo, S. L., entre otros extremos, por infracción de la protección comunitaria de la variedad de mandarino conocida como Nadorcott. Según se dice en el apartado (12) de la Sentencia, CVVP

“solicitaba que se declarase la infracción de los derechos exclusivos sobre la variedad Nadorcott desde el 15 de febrero de 2006 hasta el momento en que esta cesara. También solicitaba que se condenara a [José Cánovas Pardo, S. L.] a cesar en la explotación irregular, a eliminar y, en su caso, destruir cualquier material vegetal de esta variedad que se encontrara en su poder, y a pagarle una indemnización en compensación por dicha explotación”.

Estas acciones fueron desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil de Murcia por considerar que estaban prescritas ya que habría transcurrido el plazo trienal del art. 96 del Reglamento porque, con arreglo a lo que se indica en el apartado (13) de la Sentencia,

“había transcurrido un lapso de tiempo de más de tres años entre la fecha en la que el titular de la protección de la variedad Nadorcott había identificado a [José Cánovas Pardo, S. L.] como supuesto explotador de esa variedad, a saber, como muy tarde, el 30 de octubre de 2007”.

La Audiencia Provincial de Murcia revocó este pronunciamiento porque, del modo en que se recoge en el apartado (14) de la Sentencia, el demandado, que no negaba estar explotando árboles de la variedad protegida sin autorización del titular de los derechos,

“llevaba a cabo actos infractores y que, al seguir produciendo dichos árboles, tales actos se prolongaban en el tiempo… [por lo que] las acciones relativas a los actos infractores cometidos menos de tres años antes de la interposición de las demandas de CVVP no habían prescrito, mientras que las referidas a actos cometidos más de tres años antes de esa interposición sí lo habían hecho”.

La mercantil José Cánovas Pardo, S. L. interpuso recurso de casación ante el TS contra la sentencia de segunda instancia por medio del que, según apunta el apartado (16) de la Sentencia, impugnó la interpretación que la sentencia recurrida había hecho del art. 96 del Reglamento y sobre la que se basaba su fallo.

Así las cosas, el TS recuerda, según se dice en el apartado (17) de la Sentencia, que

“a tenor de la jurisprudencia nacional relativa a la propiedad intelectual, debe distinguirse entre el acto infractor puntual y el que tiene carácter continuado. En este último caso, los plazos de prescripción se prolongan mientras perdure el acto constitutivo de la infracción”,

y se cuestiona si esa doctrina jurisprudencial es conforme con el art. 96 del Reglamento, esto es y del modo en que se deja dicho en ese mismo apartado (17),

 “El Tribunal Supremo se pregunta si tal jurisprudencia es aplicable a las reglas de prescripción establecidas en el artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94 y, en particular, si todas las acciones relativas a actos infractores han prescrito cuando el titular de la protección comunitaria ha interpuesto su demanda más de tres años después de haber tenido conocimiento de los actos infractores y de la identidad de su autor, o si solo han prescrito las acciones relativas a actos cometidos más de tres años antes de la interposición de la demanda”,

 lo que mueve al TS a formular al TJUE las tres cuestiones prejudiciales que se reproducen en el apartado (18) de la Sentencia,

“En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

 «1) ¿Se opone al art. 96 del Reglamento CE 2100/94 una interpretación de este precepto según la cual, siempre que hubiera transcurrido el plazo de tres años desde que, una vez concedida la protección comunitaria de obtención vegetal, el titular hubiera tenido conocimiento del acto infractor y de la identidad del infractor, habrían prescrito las acciones previstas en los arts. 94 y 95 del Reglamento, aunque los actos infractores hubieran continuado hasta el momento del ejercicio de la acción?

 2) De ser negativa la respuesta a la primera cuestión, ¿cabría entender que, conforme al art. 96 del Reglamento CE 2100/94, la prescripción operaría únicamente respecto de los concretos actos infractores realizados fuera del plazo de tres años, pero no respecto de los realizados dentro de los tres últimos años?

 3) De ser afirmativa la segunda cuestión, ¿en ese caso podrían prosperar la acción de cesación y también la de indemnización de daños y perjuicios solo en relación con estos últimos actos comprendidos dentro de los tres últimos años?»”.

La primera pregunta que el TS plantea al TJUE seguramente era innecesaria y en todo caso no advirtió que la pregunta planteada se refería a los efectos prácticos de la prescripción, y no a los eventos que encarnan el dies a quo para el cómputo del plazo y al propio plazo de prescripción, que son los únicos extremos abordados en el art. 96 del Reglamento. Y desde luego no enfocaba con precisión el núcleo del problema interpretativo con el que se enfrentaba, que concernía al alcance de la prescripción, y no a la estructura de su plazo. Dicho en otros términos, lo decisivo para resolver el caso es si el paso de los tres años desde que concurren las circunstancias exigidas para poner en marcha su cómputo determina el perecimiento de la acción solo contra los actos de infracción anteriores y coetáneos al dies a quo o si contra estos y los actos idénticos realizados después, que es justamente el objeto de la preocupación del TS identificado en este pasaje del apartado (17) de la Sentencia

“si todas las acciones relativas a actos infractores han prescrito cuando el titular de la protección comunitaria ha interpuesto su demanda más de tres años después de haber tenido conocimiento de los actos infractores y de la identidad de su autor, o si solo han prescrito las acciones relativas a actos cometidos más de tres años antes de la interposición de la demanda”.

En todo caso, así planteada la pregunta por el TS, la respuesta del TJUE no podía ser otra que la dada en el apartado 1) del fallo de la Sentencia:

“El artículo 96 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción de tres años fijado en dicha disposición para las acciones previstas en los artículos 94 y 95 del citado Reglamento comienza a correr, con independencia de que el acto infractor de una variedad protegida continúe y de la fecha en que ese acto haya cesado, en la fecha en que, por una parte, se haya concedido finalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y, por otra, el titular de la protección comunitaria haya tenido conocimiento de la existencia del acto y de la identidad de su autor”.

En efecto, el art. 96 del Reglamento, sea más o menos cabal la proposición normativa que establece y mejor o peor su redacción, es claro acerca del aspecto de la prescripción de que trata (estructura del plazo de prescripción, como he dicho) y terminante, por lo que ahora importa, acerca del momento en que ha de comenzar el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de infracción, que desde luego no se identifica con el de finalización de la infracción cometida de forma reiterada por medio de distintos actos de infracción iguales unos a otros. Como se observa en el apartado (28) de la Sentencia:

“el artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94 no puede interpretarse en el sentido de que el cese del acto infractor constituya el hecho que da inicio al plazo de prescripción de las acciones previstas en los artículos 94 y 95 de dicho Reglamento”,

porque, como había dejado sentado el TJUE en los sus apartados (25) y 26) de la Sentencia,

“el artículo 96 establece dos requisitos que permiten determinar la fecha en que comienza a correr el plazo de prescripción de tres años de las acciones ejercitadas con arreglo a los artículos 94 y 95 del Reglamento n.º 2100/94, uno de los cuales es previo al otro […] En efecto, el inicio de ese plazo depende, por un lado, de un hecho objetivo, esto es, la fecha en la que se concedió finalmente la protección comunitaria, y, por otro, de un hecho subjetivo, esto es, la fecha en la que el titular de la protección comunitaria tuvo conocimiento del acto infractor y de la identidad de su autor”.

Las preguntas mollares en este asunto son, en realidad, la segunda y la tercera, las que conciernen a la prescripción de la acción de infracción dirigida contra actos realizados más de tres años después de que se hubiera iniciado el cómputo del plazo de prescripción, que como he recordado era el extremo que se preguntaba el TS al enfrentarse con la interpretación del art. 96 del Reglamento para resolver el recurso de la compañía José Cánovas Pardo, S. L. Y, conviene advertir, la respuesta que da el TJUE es irreprochablemente canónica y, sin duda, se corresponde con la solución se había consolidado tanto en la jurisprudencia del TS, que se describe por su alcance en el arranque del apartado (17) de la Sentencia, como en la doctrina de los autores, y se funda precisamente en la misma consideración sustantiva y sistemática: prescribe la acción, y no el derecho, y lo hace respecto de cada uno de los actos de infracción individualmente considerados, y no respecto del conjunto de los actos de infracción.

En efecto, el TJUE asume que cada uno de los actos infractores genera una acción propia, distinta de la que generan otros actos infractores de igual objeto y naturaleza realizados antes y después; así es de ver en el apartado (43) de la Sentencia, donde ya se advierte que

 “el artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94 se refiere a la prescripción de las acciones previstas en los artículos 94 y 95 de dicho Reglamento, relativas a actos infractores identificados individualmente” (negrita añadida).

 De forma coherente con este planteamiento, la prescripción de las acciones de defensa de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales debe establecerse necesariamente en relación con cada uno de los concretos actos considerados, sean aislados o sean parte de una serie de actos que tienen el mismo objeto y consisten en la misma clase de explotación; como se dice en el apartado (45) de la Sentencia,

“a efectos de la aplicación del artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94, debe tomarse en consideración, de manera individual, cada acto infractor correspondiente a uno de los enumerados en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento, con independencia de que se repita, se prolongue en el tiempo o pueda vincularse a un conjunto de actos” (negrita añadida).

 Esto es, si la acción de infracción ejercitada ha prescrito es extremo que debe establecerse para cada uno de los actos infractores denunciados en la demanda, como remacha el apartado (46) de la Sentencia al señalar que

“el hecho de que el artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94 se refiera a la prescripción de un «acto», y no a la de un comportamiento que pudiera configurarse como un «conjunto de actos», aboga en favor de un examen individual de la prescripción de cada uno de los actos infractores que forman parte de un «conjunto de actos»” (negrita añadida).

No puede ser una sorpresa, por lo tanto, que el TJUE defina la tarea que, para aplicar su doctrina, espera al TS, como órgano remitente de las cuestiones a las que responde, en los términos siguientes, sentados en el apartado (48) de la Sentencia:

“corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, para cada uno de los actos infractores imputados a [José Cánovas Pardo, S. L.], si CVVP tuvo conocimiento de esos actos y de su autor más de tres años antes del ejercicio de las acciones de indemnización de que se trata en el litigio principal” (negrita añadida).

Como tampoco lo puede ser que, a la vista de esta declaración, el TJUE advierta, seguidamente, que la prescripción de la acción contra un concreto acto infractor no se extiende a las acciones reconocidas contra los actos infractores posteriores; como señala expresamente el apartado (51) de la Sentencia:

“las reglas de prescripción solo pueden referirse a las acciones relativas a actos cometidos y no a los que podrían realizarse en el futuro”,

porque de otro modo, según se dice antes en el apartado (49) de la Sentencia:

“una interpretación… del artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94, según la cual la expiración del plazo de tres años fijado en esta disposición implicaría una prescripción extensible a todos los actos que menoscaban los derechos del titular, como la defendida por [José Cánovas Pardo, S. L.] en sus observaciones escritas, sería contraria a la finalidad de dicha disposición” (negrita añadida).

y se reitera más adelante en su apartado (52):

“si se declarasen prescritas las acciones previstas en los artículos 94 y 95 del Reglamento n.º 2100/94 por haber prescrito las relativas al «acto inicial» que dio lugar al comportamiento imputado, el titular de la protección comunitaria quedaría privado de toda protección frente a los actos infractores cometidos con posterioridad al plazo de prescripción relativo a dicho acto inicial”.

Todo ello lleva al TJUE a concluir, en el apartado 2) del fallo de la Sentencia que

“El artículo 96 del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que únicamente han de considerarse prescritas las acciones previstas en los artículos 94 y 95 de dicho Reglamento relativas a un conjunto de actos infractores de una variedad protegida que se hayan ejercido más de tres años después de que, por una parte, se haya concedido finalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y, por otra, el titular haya tenido conocimiento de la existencia de cada uno de los actos que forman parte de dicho conjunto de actos, considerado individualmente, y de la identidad de su autor”.

El fundamento y conclusión de esta respuesta del TJUE son, a mi modo de ver, la esencia de la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del TS sobre el alcance de la prescripción, que no sobre la estructura del plazo de prescripción y en particular sobre su dies a quo, de las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial (y competencia desleal) contra los actos de infracción llamados continuados. No existe por lo tanto razón alguna para revisar la doctrina del TS en esta materia, que es absolutamente respetuosa, tanto en su fundamentación como en sus consecuencias, con el espíritu y la letra de la Sentencia del TJUE, como puede verse, con cita de otras resoluciones, en el siguiente pasaje de la Sentencia del TS núm. 184/2014 de 15 de abril (ECLI:ES:TS:2014:2035):

 “Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición” (negrita añadida).

 Y esta es, por otra parte y a modo de coda, justamente la solución que, según entiendo, José Cánovas Pardo, S. L. quería evitar que se aplicara a su caso. En efecto, si los actos de explotación de esta mercantil fueran efectivamente actos infractores de la protección comunitaria de la obtención vegetal en liza (y si lo son o no es otra historia, que también cuenta con su Sentencia del TJUE, a saber: la sentencia de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18 [EU:C:2019:1131], cuya valoración técnico-jurídica e implicaciones para el proceso de innovación vegetal son abiertamente criticables, pero esa también es otra historia) que se repiten o se suceden unos a otros, CVVP debiera tener acción para reclamar la indemnización de los daños ocasionados por los actos de infracción que en su caso hubiere realizado la demandada en los tres años anteriores a la presentación de la demanda hasta (si la petición se formuló adecuadamente) la fecha en que la demandada dejara de realizar los actos infractores objeto del proceso. Además, también debiera tener acción para solicitar una orden de cesación, naturalmente proyectada hacia el futuro, si se apreciara el riesgo de que la infracción continúe realizándose mediante nuevos actos de explotación no autorizados, de lo que la comisión del acto infractor en el momento de presentar de la demanda es la más contundente evidencia.

Foto: JJBOSE