Por Aurea Suñol

Introducción

En una entrada anterior dimos cuenta de los aspectos sustantivos (y alguno procesal) más relevantes que presenta la Directiva sobre secretos empresariales.  En esta entrada centraremos nuestra atención en alguno de los muchos y detallados aspectos procesales novedosos que se establecen en la misma y que, creemos, revisten especial interés. En particular, en las siguientes líneas trataremos de examinar de forma sucinta las medidas orientadas a proteger el secreto empresarial durante el proceso judicial; los remedios disponibles en caso de violación del secreto y el plazo de prescripción.

Medidas de protección del secreto empresarial durante el proceso judicial

Uno de los principales problemas de que adolecía nuestro ordenamiento en esta materia -no así en otros países como los EE.UU.-, y que creemos retraía a los operadores a interponer demandas por violación de secretos empresariales era precisamente la falta de un sistema eficaz para proteger la confidencialidad de la información durante el proceso tanto frente a terceros como frente a las propias partes (abogados, peritos, etc.) porque nuestro sistema procesal  se halla gobernado por el principio de publicidad e información de las actuaciones judiciales (art. 232.1 LOPJ y arts. 138.1 y 140.1 de la LEC) y el deber de exhibición documental entre partes (art. 328.1 de la LEC). Y no menos complicadas resultaban ser las cosas para el demandado tanto en  un pleito por violación de secretos como por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial, competencia desleal, etc.

En efecto, desde la primera perspectiva, nuestro ordenamiento cuenta con ciertas medidas dirigidas a preservar la naturaleza secreta de la información (v. ad ex. artículo 259.3 de la LEC que durante la práctica de la diligencia preliminar prevista en su artículo 256.1.7º c) en casos de infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual y faculta al tribunal a ordenar que el interrogatorio se practique a puerta cerrada y los artículos art. 232.2 de la LOPJ y art. 140.3 de la LEC brindan a los tribunales  la posibilidad de establecer el carácter reservado a la totalidad o parte de los autos. Pero, con carácter general y salvo que así lo requiera la protección “otros derechos o libertades” (art. 232.1 LOPJ y art. 138. 2 LEC) -como quizás pudiera serlo el derecho a libertad de empresa-, rige el principio general de audiencia pública las actuaciones judiciales, lo que presenta el riesgo de que el secreto en litigio se destruya por su divulgación a terceros ajenos al proceso.

Pues bien, la Directiva establece medidas destinadas a evitar esa posible fuga de información durante el proceso. Así, previa solicitud debidamente motivada de una de las partes, las autoridades judiciales puedan tomar las medidas precisas para preservar la confidencialidad de los secretos empresariales. Y de entre ellas, los Estados deben establecer como mínimo las siguientes (v. art. 9.2 de la Directiva):

a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento que contenga secretos o supuestos secretos empresariales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte;

b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en las mismas puedan revelarse secretos o supuestos secretos empresariales, y a las grabaciones o transcripciones de esas vistas;

c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan secretos empresariales. 

En definitiva, y siguiendo a la normativa de protección del trade secret en EE.UU., la Directiva proporciona la medida allí conocida como in-camera hearings y otras medidas orientadas a impedir que los terceros accedan al secreto a fin de evitar su divulgación. Todo ello, claro está,

garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros, como consecuencia de que se acuerden o no dichas medidas” (v. art. 9.3 de la Directiva).

Por lo que al demandado y el resto de partes procesales se refiere, varios son los estadios de la litis que les pueden permitir acceder a secretos empresariales del demandado (ad ex. en la fase de obtención de la prueba por vía judicial en sede de infracción de derechos propiedad intelectual en sentido amplio mediante las diligencias preliminares previstas en el artículo 256.1.7º y 8º de la LEC, a través de la medida de aseguramiento de la prueba prevista en el artículo 297.2 in fine LEC; a mediante la práctica de las diligencias de comprobación de hechos en pleitos sobre infracción de patentes o sobre competencia desleal (129 y ss. de la LP);  a través de la prueba de interrogatorio de las partes en el proceso civil o, como será más frecuente, de testigos que tengan conocimiento de ellos (art 360 y ss. de la LEC) o, con carácter general por razón de la facultad de que disponen de solicitar la exhibición de documentos que no se hallen a su disposición y que estén referidos al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba (art. 328. 1 de la LEC). Ciertamente, también contamos con medidas que de algún modo preservan a los secretos empresariales. Así lo muestra, por ejemplo, el artículo 124.4 de la LP, que obliga al juez a velar por que las diligencias de comprobación de hechos en litigios sobre infracción de patentes no sirvan como medio para violar secretos industriales; el artículo 69.3 de la LP que, en la práctica de las diligencias para la prueba en contrario de la presunción prevista en su apartado anterior exige tomar en consideración los intereses del demandado en la protección de sus secretos “de fábrica o de negocios” o, entre otros, el artículo 259.4 de la LEC que establece una medida dirigida a preservar los secretos que las partes hayan logrado conocer como consecuencia de cualesquiera de las diligencias preliminares previstas en el artículo 256.1.7º y 8º de la LEC.

Con todo, nuestra normativa procesal carece de una norma que con carácter general limite el acceso a la contraparte o a las demás partes a los secretos empresariales. Ni tampoco tenemos precepto alguno que someta a los intervinientes en el proceso a la obligación de no violar los secretos a los que acceden durante el juicio o que, por principio, preserve su carácter secreto, a diferencia de lo que ocurre en otros países (es el caso de Reino Unido, donde las partes y abogados tienen el deber de no violar la información revelada durante el juicio y también de los EE.UU., donde el tribunal puede obligar a los que intervienen en el proceso a no divulgar el secreto empresarial en litigio sin su autorización -v. §5 de la UTSA-). Y eso es precisamente lo que la Directiva viene a remediar con la obligación que impone a los Estados Miembros en su artículo 9. 1; a saber: garantizar que las partes, abogados, otros representantes, etc. y cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial relativo a la violación de un secreto empresarial o que acceda a documentos que formen parte del proceso, no puedan violarlo siempre que las autoridades judiciales lo hayan declarado confidencial y que lo conozcan por razón de su intervención en el proceso o el acceso a los mentados documentos. Naturalmente esa obligación sólo perdura mientras el secreto pervive y cesa en todo caso cuando por resolución judicial se concluye que la información alegada como secreto no merece esa calificación.

Remedios previstos frente a la eventual violación del secreto 

Durante el lapso de tiempo que transcurre entre la interposición de la demanda por violación de secretos y la ejecución de la sentencia estimatoria puede vaciarse de contenido a la tutela judicial, pues es posible que durante su tramitación y hasta la ejecución de sentencia se perpetúe la divulgación del secreto que aún no se había llevado a cabo, y por tanto, su titular pierda toda la ventaja competitiva que éste le confería. Por ello, en esta materia la posibilidad de solicitar medidas cautelares tiene una importancia vital y así, y como no podía ser de otro modo, lo ha advertido el legislador comunitario.

Por otra parte, la Directiva ha articulado una completada y detallada regulación de las acciones que el titular del secreto puede solicitar en el proceso que se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Y en ambos casos la concesión de los remedios se supedita a un sinfín de condiciones (v. arts. 11.2  y 13 de la Directiva) que no serán fáciles de valorar en la práctica tales como, la obligación de atender el valor y otras características específicas del secreto (suponemos, para el caso de que éste sea sólo un pequeño componente del producto), las medidas adoptadas para protegerlo (extremo a nuestro juicio desacertado, pues si la información merece la condición de secreto, su violación no es más o menos ilícita en función de los recursos que los operadores han invertido en protegerla), el comportamiento de la parte demandada (condición que creemos sólo debiera tenerse en cuenta en sede indemnizatoria); la libertad de expresión y el interés público (que nos parece reiterativo, pues son circunstancias que el legislador ya obliga a tener en cuenta en artículo 5 y 2 de la Directiva), etc. A todo ello se añade la obligación general de aplicar las medidas, procedimientos y remedios previstos en la Directiva de forma proporcionada; evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior, y previendo medidas de salvaguarda contra los abusos (v. art. 7 de la Directiva).

En los siguientes apartados analizaremos algunas de las cuestiones más destacadas relativas tanto a las medidas provisionales que la Directiva establece como de las acciones que brinda al titular del secreto.

Medidas cautelares y provisionales

Las medidas provisionales y cautelares que la Directiva ha articulado contra el supuesto infractor son, por lo general, las que tradicionalmente se han establecido en las normativas de propiedad intelectual en sentido amplio (cese; prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; incautación o  entrega de las supuestas mercancías infractoras). No obstante, nos gustaría llamar la atención sobre una de ellas en particular: el deber que pesa sobre Estados miembros de garantizar, como alternativa a las medidas tradicionales, que

las autoridades judiciales puedan supeditar la continuación de la utilización presuntamente ilícita de un secreto empresarial a la constitución de una o varias garantías que permitan indemnizar al poseedor del secreto” (v. art. 10.2 de la Directiva).

El legislador comunitario permite así que las autoridades judiciales puedan substituir la orden de cesación provisional por otra medida compensatoria (ad ex. un reparación pecuniaria) siempre que indemnice adecuadamente al titular del secreto, lo cual nos parece acertado, habida cuenta del perjuicio que se le puede causar al eventual infractor en caso de que : i) la información alegada como secreto resulte no ser tal; ii) el secreto incorporado al producto que eventualmente se infringe sea sólo un pequeño componente de otros muchos que pueden estar  o no protegidos por un derecho de propiedad intelectual perteneciente al demandado o a un tercero al que el demando le satisface la regalía correspondiente. En este último caso, parece claro, que el daño que puede infligirse al potencial infractor ordenando el cese o retirada del producto puede no ser proporcional al que se le causa al titular del secreto, quien, quizás, puede encontrar una reparación adecuada mediante el pago por el primero y a modo de regalía de una compensación económica.

Medidas derivadas de una resolución sobre el fondo del asunto 

Al igual que sucede en sede cautelar, al margen de las acciones típicas que suelen otorgarse a los titulares de derechos de propiedad intelectual, la Directiva ha previsto también, del mismo modo que el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, la posibilidad de que el juez las sustituya por el pago de una indemnización pecuniaria, siempre que se den citas las condiciones a las que expresamente alude el artículo 13.3 de la Directiva: desconocimiento del origen ilícito del secreto, causación de perjuicio desproporcionado al infractor y que la indemnización resulte razonablemente satisfactoria. A diferencia de la Directiva 2004/48/CE, no obstante, esta norma, que convierte una “regla de propiedad” en una “regla de responsabilidad”, es imperativa, lo cual nos parece acertado, y explícitamente señala que tal indemnización no puede exceder del importe de la regalía que el infractor tendría que haber satisfecho de haber solicitado la oportuna autorización para usar el secreto lícitamente, extremo este último que no deja de suscitar ciertas dudas, pues puede incentivar a los operadores a infringir en lugar de solicitar una licencia (v. sobre el particular A. Suñol, Patentes y hold-up: la acción de cesación ante compromisos Frand, Indret, 2015).

Interesante, aunque controvertida, es también, a nuestro juicio, la opción que contempla el artículo 13.1 in fine de la Directiva de que, caso de limitarse la duración de las medidas en ella se contemplan, ésta sea suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto. En efecto, es perfectamente posible que el secreto se malogre y pase al dominio público como consecuencia de la conducta del infractor, en cuyo caso la cuestión que se plantea es durante cuánto tiempo debe extenderse, por ejemplo, la orden de cesación. Al respecto, tres han sido las tesis mantenidas en los países anglosajones desde antiguo:

  • la primera defiende que el infractor debiera ser perpetuamente obligado a no violar el secreto empresarial, pues lo contrario le permitiría obtener una ventaja o beneficio de su propia ilicitud;
  • la segunda, sostiene justo la tesis opuesta y, por tanto, que la cesación no procede cuando el secreto ha sido públicamente divulgado; finalmente
  • la posición intermedia, que es la mayoritaria en la jurisprudencia estadounidense, propugna la regla conocida bajo la expresión “headstart” o “lead time“, que admite la posibilidad de prolongar la cesación por un periodo adicional y razonable de tiempo a fin de eliminar la ventaja comercial que, de otro modo y como consecuencia de su violación, obtendría el infractor

Y ésta parece ser la opción escogida, con buen tino a nuestro entender, por el legislador comunitario en coherencia con lo que, por demás, y aunque articulado a través de la acción de remoción  o reparación del daño había venido manteniendo en alguna ocasión la jurisprudencia comunitaria y nacional en materia de patentes (v. STJCE, 9-VII-1997, asunto C-316/95 y SAP Barcelona 13-XII-2004 (AC 2005/1122). Naturalmente, con todo, cualquiera de las medidas que se hubiera ordenado cesarán tan pronto el secreto pierda su naturaleza reservada si ello no trae causa, directa o indirectamente en la conducta del infractor (art. 13.2 de la Directiva).

Finalmente, y centrados ahora en la acción de indemnización de daños y perjuicios, dos son los aspectos más destacables.

El primero, la inclusión del enriquecimiento injusto entre los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar la cuantía (v. art. 14.1 de la Directiva), que como siempre hemos defendimos nos parece inoportuna, pues para maximizar el incentivo de los agentes a desarrollar nuevas informaciones, a nuestro juicio debiera indemnizarse sólo la pérdida real, aunque también debemos reconocer que puesto que en la UE carecemos de daños triples, puede actuar como medida disuasoria a no infringir secretos empresariales.

El segundo, la posibilidad de que los Estados limiten la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en casos de violación de secreto, cuando estos últimos no hayan actuado de forma intencionada (v. art. 14.2 de la Directiva), ya que, al margen de que nos parece desacertada es seguramente bastante inocua. La razón es sencilla de entender: por lo general, los titulares de secretos suelen dirigirse a los terceros (ad ex. compañías) a quienes se les ha revelado el secreto o dónde éste se ha usado ilícitamente, pues son conscientes de que, de común, muchos trabajadores no cuentan con la capacidad financiera suficiente para hacer frente a la indemnizaciones.

Los plazos de prescripción de las acciones 

Pese a la voluntad explícita del legislador comunitario de establecer un nivel comparable y suficiente de protección secretos contra la violación secretos en todos los estados Miembros, lo cierto es que ha decidido dejar en manos de los legisladores nacionales los plazos de prescripción de las acciones y remedios que se prevén en ella, el momento a partir del cual empieza a correr así como las circunstancias que dan lugar a su interrupción o suspensión, lo cual no deja de resultar algo sorprendente. Tan sólo ha establecido un límite al respecto: que su duración no sea superior a 6 años, a diferencia de lo previsto en la normativa estadounidense, que establece un límite de tres años desde que se descubre o se hubiera descubierto con una diligencia razonable la violación del secreto y advierte de que la violación continuada de un secreto constituye una sola acción (v. UTSA s. 6). 

Conclusión 

Como se sigue fácilmente de algunas de las novedades procesales que ha traído la Directiva sobre protección de secretos empresariales, nuestra normativa deberá introducir muchos y detallados cambios, la mayoría de los cuales suponen una mejora indiscutible a la protección de los secretos empresariales, aunque algunos otros introducen cierta arbitrariedad a la hora de conceder las medidas y remedios que la misma ofrece.


Foto: Maria Lluch, Semana Santa