Por Aurea Suñol

Nota a raíz de la Sentencia de Tribunal Supremo de 14 de abril de 2015

Supongan que una empresa ha obtenido una patente de procedimiento (una sucesión de operaciones encaminadas a obtener un determinado resultado) de nuevo uso de una sustancia que ejecuta cierto método terapéutico (p. ej. curar la dermatitis); esto es: una patente de indicación o relativa a la forma en que debe usarse esa sustancia (sobre la que no existe ya patente alguna) para obtener cierto resultado, que en este caso es nuevo (p. ej. curar  otra enfermedad, como podría ser el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad “TDAH”), y tras lograr la correspondiente autorización de comercialización, lo vende bajo una determinada marca. Es decir, obtiene una patente para la indicación TDAH. Imaginen, además, que un tercero comercializa la sustancia (que, en sí no está patentada) ya existente con instrucciones precisas sobre la forma concreta que en la que debe usarse y tomarse para curar el “TDAH”.

Como es fácil advertir, en la hipótesis planteada para el titular de patente sería impracticable, infructuoso o en todo caso muy costoso demandar a los consumidores o, en su caso, facultativos o médicos que lo prescriben, que son quienes realizan actos de explotación directa de la patente de nuevo uso y, por tanto, en su caso, la infringen directamente. Y ello, porque son numerosos, difíciles de identificar y, quizá, incluso sus propios clientes o, en cualquier caso, escasamente prometedores desde la óptica de la eventual indemnización que hayan de satisfacer por los actos infractores.

Es por ello que la normativa de patentes, por lo general, proporciona a su titular una protección más eficaz en supuestos de esta índole, y le permite dirigirse, bajo ciertas condiciones, contra quienes entregan u ofrecen los medios para la puesta en práctica de la invención patentada (que en nuestro ejemplo sería el tercero que ofrece la sustancia ya existente indicando la forma concreta que en la que ha tomarse para curar el “TDAH”), realizando, así, eventualmente actos de explotación indirecta de la patente y, por tanto, infringiéndola indirectamente.

La finalidad perseguida con esta ampliación del objeto de protección del derecho de patente es clara: reducir costes de enforcement (v. por todos, Menell/ Scotchmer, “Intellectual Property” en Handbook of Law and Economics Polinsky/ Shavell, ed., North-Holland, 2007) y, a su vez, desincentivar la puesta en práctica de conductas que pueden desembocar en actos de infracción directa de la patente.

Ahora bien, los beneficios que resultan de conferir al titular de la patente protección contra actos de explotación indirecta pueden tener también un coste en términos, por ejemplo, de posibles interferencias en la venta u ofrecimiento de un producto legítimo o de componentes de ese producto. De ahí que tenga que delimitarse cautelosamente para no restringir de forma injustificada la competencia y, en particular, la oferta de productos, ya sean en el mismo, complementario o distinto sector en el opera el titular de la patente.

La mayoría de legislaciones de patentes tratan de equilibrar ambos intereses supeditando el éxito de la demanda por infracción indirecta de la patente a la concurrencia de ciertos requisitos. En el caso europeo estos requisitos son muy similares en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Y ello, por razón del Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria (Convenio sobre la Patente Comunitaria, en adelante «CPC») y, más precisamente, del artículo 26 de su versión de 1989 que, pese a que nunca ha entrado en vigor, regula las condiciones que han de darse cita para estimar que una conducta infringe indirectamente la patente. Este es especialmente el caso de España (v. artículo 60 de la actual Ley de Patentes) a cuyo tenor:

“La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior.

No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente”.

Pero de acuerdo con la tesis mantenida por la mayoría de tribunales de la UE que tienen una norma parecida al artículo 26 CPC entre esos requisitos no se cuenta el que se produzcan (o sea inminente que se produzcan) actos de infracción directa por quienes reciben los medios esenciales ofrecidos o entregados por el oferente o transmitente (potencial infractor indirecto de la patente). Ni tampoco que se realicen actos de infracción directa inducidos por éste último (v. ad ex. Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v Scott  [2010] EWCA CIV 1110,  Nestec vs. Dualit [2013] EWHC 923 (Pat), BGH 7.05.2013, X ZR 69/11, Fräsverfahren, BGH 13.06.2006 X ZR 153/03, Deckenheizung, BGH 10.10.2000, X ZR 176/98, Luftheizgerat, Tribunal de Grande Instance de Paris 9.07.2004.)

Y así lo confirma también en nuestro país la Sentencia de Tribunal Supremo de 14 de abril de 2015 que, entre otras cuestiones, y por lo que ahora importa, hubo de resolver si  la demandada (Hospira) infringía indirectamente las patentes de la actora al  proporcionar a terceros no autorizados (facultativos de los hospitales) el medicamento Docetaxel Hospira, que, según parece, contenía el principio activo docetaxel (que era una sustancia ya conocida) en tanto que (de nuevo, según parece, pues no queda demasiado claro en los hechos) proporcionaba en las instrucciones o indicaciones del prospecto de aquel medicamento cómo debía usarse en terapia combinada contra el cáncer con otras sustancias indicadas en las patentes.

No se cuestionó en el recurso que con la comercialización del medicamento Docetaxel Hospira se proporcionaba al médico información suficiente, con el prospecto o ficha técnica del medicamento (al margen de sus restantes fines), para la puesta en práctica de la invención patentada. Lo único que se cuestionó, según afirma literalmente la sentencia es que:

“la sentencia recurrida entiende que los médicos no tienen la consideración de personas no habilitadas para explotar la invención» (y por tanto, añadimos)  “no infringirían la patente y por ello no podría haber infracción indirecta”

Y al respecto el Tribunal Supremo concluyó que:

“Tiene razón la parte recurrida cuando en su escrito de oposición muestra que el recurrente incurre en un error. La sentencia recurrida no afirma que los médicos a quienes se destina el fármaco comercializado por Hospira no infringirían la patente de forma directa, sino que se limita a razonar que en el caso enjuiciado no se trataba examinar la «supuesta conducta infractora de los médicos, o de conjeturar sobre ella, sino de comprobar una actuación infractora de un tercero, que proporciona los medios para que una persona no habilitada, en los términos del art. 51 LP, ponga «en práctica la invención patentada«. 

Que los médicos a quienes se destinó el fármaco comercializado por la demandada no tienen la consideración de “personas habilitadas para explotar la invención patentada” a los efectos del actual artículo 60 de la LP es algo evidente. Ni eran titulares de una licencia ni estaban cubiertos por alguna de las limitaciones o excepciones al derecho de patente (v. arts. 61 y ss. de la LP). Como es evidente, también (siempre que uno haga abstracción de si en el caso se cometieron o era inminente que se cometieran actos de infracción directa de la patente por los consumidores o usuarios), que proporcionar al potencial infractor indirecto (los médicos en este caso) información sobre cómo usar el medio esencial (el fármaco en el caso) para poner en práctica la invención patentada que ofrece o entrega de forma en que infringe la patente sea en instrucciones, manuales, en su publicidad, etc. constituye, siempre que se den cita el resto de requisitos exigidos para ello, un supuesto de infracción indirecta de la patente, y, según los casos, un acto de incitación a cometer actos de infracción directa (v. ad ex. Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v Scott  [2010] EWCA CIV 1110, BGH 7.05.2013, X ZR 69/11, Fräsverfahren, BGH 13.06.2006 X ZR 153/03,, BGH 10.10.2000, X ZR 176/98, Luftheizgerat).

Lo que en esta entrada queremos cuestionar es precisamente la doctrina que se sigue de la conclusión alcanzada por el Tribunal Supremo en el caso citado; a saber: que para que pueda apreciarse un acto de infracción indirecta no es necesario que se realicen actos de infracción directa por quien recibe los medios esenciales ofrecidos o entregados por el potencial infractor indirecto. Pues a nuestro juicio, y como han concluido los tribunales estadounidenses incluso para los casos de inducción a la infracción directa de la patente (v. por todas, Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111. (2014), para que pueda concluirse que alguien comete actos de infracción indirecta de la patente es preciso que se acredite cuanto menos la existencia de un peligro inminente de que se lleven a cabo actos de infracción directa (salvo que la conducta del infractor directo esté cubierta por una excepción legalmente establecida) lo cual puede probarse a través de ciertos indicios (ad ex. que el elemento ofrecido no tiene otro uso que no sea el infractor, el volumen de ventas que el demandado ha hecho del medio apto para poner en práctica la invención patentada; el ofrecimiento de información o de un manual de instrucciones que enseñan cómo ejecutar la invención, etc.).

Los argumentos que respaldan nuestra aproximación son tanto de orden sistemático y técnicos como prácticos y, en este último caso en particular, a las vista de las consecuencias que entraña no exigir al menos la inminencia de la comisión de actos de infracción directa.

La perspectiva sistemática

Desde esta óptica y en primer lugar, es al menos algo chocante conceptualmente que se estime que un sujeto ha cometido un acto de infracción indirecta de la patente cuando no hay infracción (ni peligro de infracción) directa alguna (salvo que esté sujeta a una excepción legal). De hecho, en Alemania y como a continuación veremos, los tribunales tienden, aunque sea indirectamente, a conceder gran relevancia a este aspecto en casos de entrega de piezas de recambio y análogos de productos complejos patentados. A fin de cuentas y al menos bajo la LP española, es posible ejercitar una acción de prohibición del acto si existen indicios racionales para suponer la inminencia de la comisión de un acto de infracción, por lo que la exigencia de este requisito no mengua la utilidad de la doctrina de la infracción indirecta para evitar la comisión de infracciones directas de patente futuras.

En segundo lugar, que el mero ofrecimiento de entrega de medios esenciales para poner en práctica la invención pueda ser suficiente para que la conducta sea considerada un acto de infracción indirecta tampoco nos parece un obstáculo insoslayable para exigir que el acto de infracción directa sea al menos inminente. También lo es en la legislación estadounidense de patentes y, como se ha visto, no ha generado problemas interpretativos ni a los tribunales ni a la doctrina.

Finalmente, y vinculado a este último aspecto, no deja de ser algo sistemáticamente contradictorio que no se requiera acreditar la inminencia de un acto de infracción directa de la patente y, sin embargo, el art. 26 CPC exija que la puesta en práctica de la invención patentada, gracias a los medios ofrecidos u entregados en el territorio de los Estados contratantes por el eventual infractor indirecto, se realice “en dicho territorio”, y, en línea con ello, que diversas legislaciones nacionales de patentes, salvo la española (que guarda silencio sobre este extremo), requieran para apreciar la existencia de una acto de infracción indirecta que el sujeto que recibe los medios esenciales ponga en práctica la invención en el territorio nacional; o lo que es lo mismo: que la eventual infracción directa se cometa en el territorio nacional (v. ad ex. en Reino Unido, s. 60.2 de la Ley de patentes). Y así lo ha sostenido la jurisprudencia, como muestra por ejemplo, la sentencia Menashe Business Mercantile v William Hill [2003] RPC 31, 28). De esta suerte, quedan huérfanos de protección, entre otros, los supuestos en los que el potencial infractor indirecto fabrica los componentes de un producto patentado y posteriormente los exporta fuera del país, donde son ensamblados por lo usuarios, puesto que la eventual puesta en práctica de la invención patentada no se realiza en mismo territorio en el que se ofrecen u otorgan los medios. En cambio, precisamente para esos casos existe una excepción específica en la s. 271(f)(1) de la Ley de patentes estadounidense e impone responsabilidad a quien “supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented inven­tion . . . in such manner as to actively induce the combina­tion of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States”. No puede, sorprender, pues, que en una Resolución adoptada por la AIPPI (v. https://www.aippi.org/download/commitees/204P/GR204Pspain_es.pdf) se concluya que “(n) o precisa ser un requisito para la infracción indirecta de patente que el uso que se pretende de los medios ofrecidos o suministrados se realice en el país en el que los medios se suministran u ofrecen”. Y, además, que al menos dentro de los estados que formen parte de la futura patente unitaria, (supuestamente) en breve no será preciso que el ofrecimiento o entrega de medios y uso para poner en práctica la invención tenga lugar en el mismo estado parte; bastará tenga lugar en un territorio en el que la patente unitaria surta efecto.

Las consecuencias de no exigir este requisito

La diferencia entre exigir o no la existencia (o inminencia) de la comisión de actos de infracción directa es de calado cuando se advierten las consecuencias que entraña en algunos casos. Baste pensar en dos supuestos especialmente relevantes en este contexto: a) supuestos de infracción cometida por diversos sujetos y b) supuestos de reparación y conductas análogas.

Infracción cometida por diversos sujetos

Supongan que alguien entrega medios que sólo son aptos para poner en práctica una patente de procedimiento y, por tanto infringirla, pero los entrega a distintos sujetos (que no están bajo su dirección o control) de modo tal que a ninguno es atribuible la completa ejecución de la regla técnica tal y como está descrita en la parte caracterizadora de las reivindicaciones, sino que cada uno de ellos ha ejecutado sólo una parte.

Bajo la aproximación estadounidense no habría infracción indirecta (en su modalidad de inducción) puesto que los pasos descritos en el procedimiento patentado no han sido ejecutados por la misma persona (o personas que están bajo su dirección o control), por lo cual la patente no ha sido ni puede ser infringida directamente (v. con este supuesto y solución, Akamai Technologies, Inc., 134 S.Ct. 2111. (2014). En cambio, bajo la aproximación de algunos tribunales nacionales de la UE podría estimarse la existencia de una infracción indirecta, lo que o bien puede dejar vacías de contenido las exigencias subjetivas requeridas por el artículo 26 CPC (art. 60 LP) e incluso el propio precepto o bien resultar contradictorio con lo establecido por la doctrina y jurisprudencia para los actos de infracción directa.

Reparación y análogos

Si un tercero ofrece o entrega un componente (accesorio o recambio) de un producto complejo cubierto por una patente para fines de reparación que ha adquirido lícitamente en el mercado (ad ex. del licenciatario del titular de la patente), en tanto que el uso que adquirente hace de ese componente constituya una reparación licita (esto es: sólo se usa para reparar la invención patentada) no hay infracción directa y, por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia de EE.UU, quien ofrece o entrega ese componente no infringe indirectamente la patente. El ejemplo clásico de este tipo de supuestos es la sentencia del Tribunal Supremo dictada en el caso Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. que versaba sobre una patente relativa a una capota compuesta por varios componentes que se ensamblaban en coches descapotables: el ensamblaje reivindicado requería diversos componentes, entre ellos la tela de la capota que, por ser una de las partes que más se desgasta, los consumidores la obtenían del demandado. El Tribunal concluyó que la sustitución de ese elemento estaba dentro del derecho del consumidor a reparar su propiedad (licencia implícita); que no se trataba de una reconstrucción (esto es la creación de un producto nuevo, lo cual sería ilícito), sino de una mera reparación lícita, por lo que no había actos de infracción directa de la patente alguno ni, por ello mismo, de infracción indirecta por parte del demandado.

Como se habrá advertido, el examen sobre la eventual comisión por el oferente o transmitente de actos de infracción indirecta en caso de esta progenie se torna más compleja si la inexistencia de actos de infracción directa (o la inminencia de que sucedan) deviene un extremo irrelevante a estos efectos. Porque, si es así, el tribunal debería analizar no sólo si el componente o recambio ofrecido o entregado es un medio esencial para poner en práctica la invención sino además si en el oferente o transmitente concurre el requisito subjetivo exigido por el art. 26 CPC (art. 60 LP). A lo que habría que añadir la posibilidad de que el recambio o repuesto entregado u ofrecido sea un producto corriente en el mercado y si el potencial infractor indirecto incitó a los usuarios a cometer actos de infracción directa.

No es de extrañar, por ello, que al menos la jurisprudencia alemana haya resuelto estos casos de forma semejante a la estadounidense; esto es: centrando en primer término el núcleo del análisis en el uso que hace el adquirente legítimo de los recambios entregados por un tercero. En particular, si al reemplazar tales componentes el adquirente va más allá de los límites del uso al que van dirigidos y hace un producto completamente nuevo respecto de la invención (y, por tanto, añadimos, comete actos de infracción directa), en cuyo caso quien los ha ofrecido o entregado infringe indirectamente la patente, o por el contrario el aparato u objeto se mantiene inalterado pese a la sustitución del componente (v. BGH 12.06.2012, X ZR 97/11, Palettenbehälter II, BGH 10.10.2000, X ZR 176/98, Luftheizgerat). Como se ve, el requisito de comisión de actos de infracción directa cuya concurrencia los tribunales descartan y expulsan por la puerta, se reintroduce luego indirectamente por la ventana.

Lo cual viene a confirmar, que es discutible que para que se estime la existencia de un acto de infracción indirecta no sea preciso que cuando menos sea inminente que se lleven a cabo actos de infracción directa por quien recibe los medios esenciales ofrecidos o entregados por el potencial infractor indirecto.

Un análisis distinto, aquí.