Por Áurea Suñol

 

Comentario a la SAP Barcelona de 27 de julio de 2005

 

Luís Garrido Espá fue magistrado de la Sala 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sala que merecidamente se considera ejemplar en materia de propiedad industrial, intelectual y de la competencia. El pasado 25 de marzo supe la triste noticia.

Recuerdo con nitidez el día que le conocí. Fue en el otoño de 2004, en una ponencia que tuve que impartir en el marco de un curso organizado por el CGPJ y dirigido por él en Madrid sobre de defensa de la competencia. Apenas hacía tres años que había empezado mi andadura como profesora de la UPF y, como pueden imaginarse, era mi primera ponencia. En su afectuosa acogida y sus palabras de aliento encontré la calma que precisaba y sus generosas observaciones y agudas preguntas me confirmaron lo que ya sabía de antes: que ningún jurista que estudie o practique el derecho de la propiedad intelectual en sentido amplio y de la competencia puede prescindir de sus pronunciamientos si no es a su riesgo.

Una muestra ejemplar de ello es la Sentencia núm. 370/2005, de 27 de julio de 2005 (ECLI: ES:APB:2005:7747), que resuelve un conflicto sobre lo que realmente es el escollo de la protección jurídica del secreto empresarial: el skill and knowledege. Naturalmente, Uds. y yo podríamos destacar muchos otros pronunciamientos para evidenciarlo. Pero precisamente porque Luis tenía que dirigir conmigo un proyecto en materia de secretos empresariales que tenemos entre manos diversos profesores y magistrados, me ha parecido especialmente oportuno escogerla. Tómenla, pues, como un botón de muestra del que me sirvo para rendirle este, mi modesto homenaje.

 

La sentencia de 27 de julio 2005

 

Pocas cuestiones revisten una mayor dificultad en el ámbito de la protección jurídica del secreto empresarial que discernir entre los conocimientos y capacidades que los trabajadores obtuvieron con ocasión del desempeño de sus funciones y que pueden usar libremente, terminada la relación que les unía con el principal del momento (esto es; “el skill and knowledge” o, en palabras, de la Ley de Secretos empresariales, las experiencias y capacidades adquiridas honestamente durante el desempeño de sus funciones), de los que, por el contrario, deben quedar protegidos bajo el paraguas del secreto empresarial.

La sentencia de 27 de julio de 2005 fue pionera en advertir esta problemática de manera explícita, en analizarla, sin apenas cuerpo doctrinal en el que asirse, de forma destacadamente juiciosa y resolverla con solvencia en un caso complejo cuyos hechos pueden resumirse simplificadamente así:

Isoduri S.L. ejercitó acción por competencia desleal (violación de secretos empresariales tipificado en el antiguo artículo 13 de la Ley de Competencia desleal) contra uno de sus antiguos trabajadores y la empresa para la que éste pasó a prestar sus servicios (Quimigroup S.L.). La razón que esgrimió para respaldarla estribó en que el primero había revelado y, la segunda, explotado secretos empresariales consistentes en formulaciones químicas de ciertos productos impermeabilizantes comercializados por la actora que el trabajador, un técnico-químico, había desarrollado mientras prestaba sus servicios.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por razón de que no se había acreditado la conducta típica sancionada por el artículo 13 LCD. La actora apeló y la Audiencia Provincial desestimó el recurso.

Como acertó a advertir y resumir el juzgador, la cuestión de fondo que tenía que dilucidar para resolver el recurso era

“si las concretas formulaciones, logradas por el técnico-químico en el desarrollo de su trabajo para la empresa actora, constituyen un secreto industrial titularidad de esta última por ser, en particular, de adquisición especialmente costosa, aquí en términos cuantitativos (de inversión de tiempo y esfuerzo), excluyendo su integración en el acervo de conocimientos técnicos adquiridos por la experiencia profesional del trabajador y susceptibles de ser aplicados y desarrollados en ulteriores puestos de trabajo

Y ello, partiendo de la premisa, extraída del material probatorio y cuyas conclusiones se detallan de forma pormenorizada en el Fundamento 6º de la sentencia, de que el técnico-químico contratado al efecto por la empresa que desarrolla esa actividad tiene por cometido ensayar variaciones sobre fórmulas conocidas en el sector y fácilmente accesibles por medio de la literatura científica y folletos técnicos, mezclando componentes sin desencadenar reacción química, al objeto de lograr formulaciones que mejor combinen los factores de coste de producción y prestaciones o eficacia del producto resultante, y para esa labor basta con unos conocimientos químicos de grado medio.

Y antes esa tesitura, el juzgador se decanta – no sin expresar sus dudas que refleja en las costas- en favor del trabajador, en esencia, por dos razones:

  • el carácter secreto de las formulaciones en disputa no ha sido debidamente acreditado
  • tales formulaciones forman parte de las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento que el trabajador era libre de utilizar (skill and knowledge).

 

Ausencia de carácter secreto

 

Uno de los errores en el que, en ocasiones, incurren las sentencias que enjuician conflictos entre empleadores y trabajadores que pasan a prestar sus servicios a otra empresa o constituyen la suya propia, especialmente cuando de información sobre clientes se trata, es que se lanzan a la difícil tarea de determinar si ésta forma parte de su skill and knowledge sin antes indagar si en ella concurren los requisitos que se exigen para merecer la condición de secreto empresarial.

No es el caso de la sentencia comentada, que acertadamente aborda en primer lugar si las formulaciones controvertidas pueden calificarse de secreto empresarial de acuerdo con la noción establecida en el artículo 39.2 ADPIC, precepto que, como ya venía haciendo la sala 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, el juzgador aplica directamente para colmar el vacío que presenta al respecto el artículo 13 LCD. Aunque también advierte de antemano que no tendrán ese carácter “aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto”. Es verdad que con esa contraposición pareciera que el juzgador descarta la posibilidad de que un secreto empresarial pueda integrarse en el skill and knowledge de un trabajador, lo que, en mi humilde opinión, es discutible. Pero creo que se trata de una contraposición más formal que sustantiva, como muestra, como veremos, la aplicación de esa fórmula en el caso enjuiciado.

En particular, y puesto que el primero de los requisitos que debe darse darse cita en una información para constituir un secreto empresarial es que tenga carácter secreto (esto es: que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión), la sentencia analiza en primer término si las formulaciones controvertidas gozan de ese carácter. Para determinarlo, lo primero que el juzgador advierte por primera vez en nuestra jurisprudencia y con buen tino es que para que una información sea secreta

no es necesario que reúna las exigencias para su protección a través de una modalidad de propiedad industrial (en este caso la que tiene por objeto la protección de las invenciones patentables, de acuerdo con la Ley de Patentes).

Y aunque señala que

la ausencia de actividad inventiva respecto del estado de la técnica pueda ser, según los casos, un indicio del conocimiento notorio o de la facilidad de acceso a esa información por las personas iniciadas en el sector en el que normalmente se utiliza”,

también nos previene con acierto de que “el indicio adecuado no será, por regla y per se, la mera ausencia de actividad inventiva”. Por ello, para sustentar que las formulaciones en disputa carecen de carácter secreto, no se contenta con señalar que no son una innovación, sino que tiene asimismo en cuenta que para desarrollarlas basta tener unos conocimientos químicos de grado medio.

“Falta (concluye) en este sentido una prueba concreta de que esas concretas variaciones alcanzadas por Isoduri (por el Sr. Juan Luis en tanto trabajaba para Isoduri) no sean fácilmente accesibles para personas iniciadas en el sector, teniendo en cuenta que basta con “conocimientos básicos de fabricación y químico-técnicos de grado medio en el trabajo de laboratorio”, (dictamen pericial) dando lugar, en definitiva, a fórmulas más o menos estándar dentro del sector de las empresas de impermeabilizantes (dictamen pericial)”

Con todo, y ante las dudas, el juzgador blinda el sustento de su fallo con otro argumento: las formulaciones controvertidas forman parte del skill and knowledge del trabajador. Permítanme que, para exponerlo, me tome la licencia de hilarlo con la teoría que al respecto se formula en un fundamento anterior.

 

El skill and knowledge

 

La sentencia parte de una idea sobre la que existe consenso que expresa de manera notable así: 

“Las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador (que sin duda por esas razones es incorporado a la empresa de la competencia), son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores (…).

 Y, a renglón seguido, advierte de forma precursora en un pasaje que han recogido posteriormente múltiples pronunciamientos lo que es el escollo de la protección jurídica del secreto empresarial:

“La dificultad reside, naturalmente, en distinguir los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como secretos empresariales y el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador, cuya utilización precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo”.

En esa difícil tarea, y atendiendo singularmente al hecho de que el trabajador contaba, antes de prestar sus servicios para la actora, con conocimientos químicos y con amplia experiencia en el sector de la preparación química de pinturas e impermeabilizantes – más de 15 años- y que su cometido en aquélla era ensayar variaciones sobre fórmulas conocidas, el juzgador estima

desproporcionado en este caso sacrificar el conocimiento técnico adquirido impidiendo su aplicación en la evolución de su vida laboral, cuando sus cualidades radican precisamente en la experiencia acumulada ensayando variaciones y formulaciones,

Por lo que concluye:

“En esa tensión entre el derecho a desarrollar los conocimientos técnicos adquiridos por el trabajador y, por tanto, necesarios para ejercer su derecho constitucional, y los secretos empresariales a los que se haya tenido acceso con el deber de reserva, las circunstancias del caso determinan acoger la primera opción al no resultar debidamente probado el carácter de secreto en los términos expuestos”. 

Yo no podría haberlo expresado mejor.

 

Epílogo

 

El destino me deparó la fortuna de conocer a Luis Garrido. Y también la desgracia de tener que prescindir de la que hubiera sido una valiosa contribución al Proyecto en materia de secreto empresarial en el que estamos trabajando. Con todo, si algún día ve la luz, como han visto, necesariamente llevará su huella.

Descanse en paz.


Foto: Mercedes López Ordiales