Por Áurea Suñol

Nota a la Sentencia de Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2017

Hechos del caso

La entidad “La Información S.A.” interpuso demanda contra la empresa Dixi Media Digital S.A. en la que ejercitaba acciones por violación de sus derechos marcarios derivados del nombre comercial no registrado “La Información” y de dos marcas españolas registradas en las clases 16, 35, 38 y 41, una mixta, cuya parte denominativa estaba integrada por las palabras “La Información, S.A.”, y otra denominativa, cuyo objeto eran los términos “Grupo La Información”. La demandante basaba sus pretensiones en que Dixi, que tenía registrada la marca “lainformación.com” para la clase 9 (que comprende publicaciones electrónicas descargables) editaba un periódico digital desde el 24 de abril de 2009 bajo la cabecera «lainformacion.com», que aparecía representada de esta forma:

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El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda y estimó la reconvención formulada por Dixi. La actora apeló, y la Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación. Desestimó la impugnación de los pronunciamientos de la sentencia del Juzgado Mercantil que desestimaron las acciones de infracción del nombre comercial no registrado y de la marca mixta, y también la referida a la caducidad de dicha marca mixta, por lo que confirmó estos pronunciamientos. No obstante, estimó la impugnación de la desestimación de las acciones de infracción de la marca denominativa, pues realizó el juicio comparativo entre la marca denominativa registrada («Grupo La Información») y los signos utilizados por Dixi (el nombre de dominio  «lainformación.com» y el signo que constituía la cabecera del diario digital).

La Sentencia de Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2017 objeto de esta entrada desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa Dixi y confirma el pronunciamiento y los argumentos desplegados en la sentencia de la Audiencia Provincial.

El grueso de la doctrina de la Sentencia

El meollo de la doctrina establecida en la Sentencia que comentamos y que ahora nos interesa destacar puede resumirse así:

  • El término “información” objeto de la marca supuestamente infringida no un signo descriptivo, si bien tiene escasa fuerza distintiva.
  • El análisis de conjunto que ha de efectuarse para determinar el al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, ha de hacerse sobre los elementos dominantes, que en el caso concreto son el nombre de dominio y la parte denominativa del signo mixto utilizado como cabecera del diario digital. Y ello, por razón de que puede atenderse a la naturaleza del producto o servicio y la forma en que se comercializa por la demandada y en este caso, tratándose de un periódico digital que se encuentra alojado en una página web, es preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda, lo cual aumenta el riesgo de confusión.
  • El uso del nombre de dominio «lainformación.com» para ofertar y dar acceso a un periódico digital (y que se produjo a partir del año 2009, esto es, con posterioridad al registro de la marca denominativa de la demandante) constituye una infracción de esta última marca, puesto que este era el servicio, entre otros, para el que la demandante la tenía registrada.

Los signos descriptivos

El artículo 5.1 de la Ley de Marcas prohíbe en su letra c) el registro de las marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

Como es sabido, esta prohibición veda el acceso al registro a los llamados signos descriptivos; esto es: signos que designan o aluden a alguna de las características de los productos o servicios a los que se aplican y que, por ello mismo, carecen de fuerza distintiva en concreto, por lo que no informan sobre su origen empresarial. Y ello, claro está y tal y como ha aclarado el TJUE, siempre que quepa razonablemente pensar que el signo será efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripción de una de tales características (v., SSTJUE 20-III-2011, asunto C‑51/10 P “Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o, que aplica por analogía la doctrina de las sentencias de 4-V-1999, c-108/97 y c-109/97, «Windsurfing Chiemsee» y 18-VI-2002, asunto C-299/99, «Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.»). Además, y en tanto que proporcionan información sobre las propiedades de un producto o servicio deben estar a disposición de los demás operadores del mercado para proclamar las características de sus propios productos o servicios.

Naturalmente, el catálogo de extremos que legalmente se consideran descriptivos no es taxativo, sino meramente enunciativo y, por tanto, comprende todas las indicaciones relativas a los productos o servicios distinguidos que proporcionen información sobre las propiedades de un producto o servicio, puesto que han de estar a disposición de todos operadores del mercado para aludir a las características de sus propios productos o servicios.

Pautas para determinar el carácter descriptivo de un signo

Dado que la apreciación del carácter distintivo en concreto de un signo es de naturaleza esencialmente fáctica, es claro que su determinación ha de ser fruto de un examen apegado tanto a las características del signo cuyo registro se solicita como marca o se ha concedido -entre ellas, el tipo de marca y, si se trata de una marca denominativa, su significado- como a todos los hechos y circunstancias concomitantes que puedan resultar relevantes. Entre estas últimas, cabe destacar por su importancia y consolidación en la jurisprudencia las siguientes: la necesidad de examinar el signo en su contexto concreto; de hacerlo además de forma sintética y global y de atender a la impresión que en efecto provoca el signo en los sectores interesados en el mercado de los productos o servicios a cuya identificación se destina (v. ad ex. SSTJUE 12-II-2004 «Koninklijke KPN Nederland», 15-II-2007 «BVBA Management, Training en Consultancy»). Recogen estos criterios desarrollados por la jurisprudencia entre otros muchos, Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2004,  J. R. Ferrándiz, «Prohibiciones absolutas de registro: Signos que no pueden ser marca y carentes de carácter distintivo», en La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, nº 68, Madrid, 2005 y M. Arcalá,  «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en Comentarios a la Ley de Marcas).  A todo ello cabe añadir aún la exigencia de interpretar la prohibición absoluta de registro a la que nos venimos refiriendo a la luz del fundamento que a ella subyace.

Examen en concreto

La determinación de la ausencia de fuerza distintiva de un signo no puede realizarse al margen de los productos o servicios para los que se solicita la marca y, por ello, en abstracto. Por el contrario, debe referirse a cada uno de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.  Este aspecto ha sido especialmente destacado por la jurisprudencia (v. por todas, a SSTJUE, de 20-III-2011, asunto C‑51/10 P “Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o”y de 15-02-2007 «BVBA Management, Training en Consultancy y en nuestra jurisprudencia, por todas STS 19-II-20016).

Así, pues, la afirmación de la ausencia de fuerza distintiva del signo objeto de la marca denominativa cuya infracción se alega en el caso que comentamos (“Grupo La Información”) debe realizarse en atención a los concretos productos y servicios para los que se encuentra registrada; esto es: en relación con los productos y servicios englobados en las clases 16 (que comprende principalmente papel cartón, ciertos productos de estos materiales así como materiales de oficina), 35 (que integra entre otros, los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: la explotación o dirección de una empresa comercial, o
la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.), 38 (entre otros, telecomunicaciones) y 41 (que engloba entre otros «suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables ; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales).

En el caso del signo objeto de la marca registrada (“Grupo la Información”) para las mencionadas clases, en algún caso podría considerarse descriptiva, toda vez que considerados aisladamente, sus componentes (“grupo” y “la información”) es razonable pensar que será reconocido por los sectores interesados como una descripción, directamente en el primer caso, y más indirectamente, en el segundo a las características del producto o servicio con ellas distinguido.

Examen sintético y global del signo

No obstante, para apreciar la fuerza distintiva de la que carece o, por el contrario, goza cierto signo o medio solicitado o registrado como marca, junto a ese análisis en concreto debe efectuarse también un examen sintético o de conjunto de todos sus elementos integrantes, sin diseccionar sus diferentes partes ni descomponer su unidad fonética, conceptual y gráfica.  Esta necesidad de efectuar una valoración global, y por ello, sin descomponer la unidad del signo ha sido reiterada por nuestra doctrina y jurisprudencia desde antiguo (v. ad. ex. SSTS (Sala 3ª) 26-I-2010 (RJ 2010\54), 25-I-2010 (RJ 2010\1311), y recogida también en la jurisprudencia comunitaria (v. por todas, SSTJUE de 12-II-2004,  C-265/00, «Campina Melkunie BV c. Benelux-Merkenbureau» y el asunto C-363/99, de 12-II-2004 «Koninklijke KPN Nederland»).

Correlato inmediato de esta exigencia es que una combinación de elementos descriptivos y, por ello, desprovistos de carácter distintivo, individualmente pueden poseer,  conjuntamente considerados, esa aptitud  distintiva. La mejor confirmación nos la proporciona la propia Ley de Marcas que establece que la unión de varios elementos bien entre sí, bien con otros componentes que individualmente considerados carecen de distintividad, pueden conferir al signo carácter distintivo en su conjunto y, por tanto, acceder al registro.  Así se sigue, en efecto, del apartado tercero del artículo 5 de la Ley de Marcas que literalmente establece que

podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b, c y d del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la LM”.

No es de extrañar, por ello, que la doctrina haya señalado que no son descriptivos los signos que combinan elementos descriptivos si el conjunto posee fuerza distintiva (V. por todos, J. A. Gómez Segade, «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivo», Cuadernos de derecho y comercio, núm. 16, 1995, M. Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ªed, Civitas, Madrid, 2007, M. Arcalá, ob. cit, y Fernández-Novoa, ob. cit.) y que esta idea haya sido acogida de forma indiscutida por los tribunales (v. ad ex. SSTJUE 12-II-2004 «Koninklijke KPN Nederland» y 25-II-2010, asunto C‑408/08 P «Lancôme parfums et beauté & Cie SNC C. OAMI»; SSTS (Sala 3ª) 25-I-2010 (RJ 2010\1311), (Sala 1ª) 21-V-2008, (RJ 2008,4145), (Sala 3ª) 27-I-2009 (RJ 2009\575).

De todo lo anterior se desprende, que aun cuando pudiera estimarse que los elementos que componen el signo objeto de la marca que analizamos, individualmente considerados, poseen carácter descriptivo para alguno de los productos respecto de los que se encuentra registrada, en la medida en que, para el público pertinente el signo en su conjunto tenga aptitud distintiva no estará incurso en esta prohibición y, por ello, en la correspondiente causa de nulidad absoluta. Y a la inversa. (v.  ad ex. SSTJUE 22-X-2015, asunto  C‑20/14 “BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs. Bodo Scholz, 15-III-2012, asuntos acumulados C‑90/11 y C‑91/11,“ Strigl/ Securvita vs. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH).

De lo que se trata, por tanto, es de determinar si, en efecto, el signo objeto de la marca (“Grupo la Información”) posee en su conjunto el carácter distintivo requerido para acceder al registro, lo que obliga a examinar previamente en qué circunstancias puede entenderse que varios signos desprovistos de fuerza distintiva producen un resultado suficientemente diferenciador, para seguidamente analizar si concurren en el signo sobre el que versa el caso que da lugar a esta entrada.

Es evidente que cualquier yuxtaposición de componentes no distintivos sin más no puede acceder al registro. Es preciso cuanto menos que la combinación produzca como resultado un signo que sea algo más que la pura y simple suma de los componentes que lo integran.  En particular, y según resulta de la jurisprudencia comunitaria, el registro de una combinación de signos no distintivos como marca requiere que exista una “diferencia perceptible”, cualesquiera que ésta sea, entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, esto es, entre la expresión del sintagma propuesto y los términos utilizados en el lenguaje corriente (habitualmente) de la categoría de consumidores interesada, para designar el productos o servicios o sus características esenciales. Y ello, por razón ya sea del carácter inusual de dicha mención y “la impresión suficientemente distante” respecto de los elementos aisladamente considerados, ya sea porque la combinación ha adquirido un significado propio e independiente (v. ad ex. SSTJUE 25-II-2010, asunto C‑408/08 P «Lancôme parfums et beauté & Cie SNC C. OAMI», de 12-II-2004,  C-265/00, «Campina Melkunie BV c. Benelux-Merkenbureau» y de 12-II-2004, asunto C-363/99, «Koninklijke KPN Nederland»).

También nuestros tribunales han establecido esta doctrina y, así, han exigido a estos efectos que la conjunción de los vocablos utilizados dote a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva, extremo que se ha estimado cuando se agregan o combinan elementos que le confieren un “carácter evocador, inusual, imaginativo, caprichoso o de fantasía de la marca” y, por ello mismo, la distintividad de la que carecen los elementos individualmente considerados (v. SSTS (Sala 1ª), 19-II-2016 (RJ 2016\542)  (Sala 3ª) 25-I-2010 (RJ 2010\1311), 27-I-2009 (RJ 2009\575), 24-V-2004 (RJ 2004\3146). Aún más, no faltan pronunciamientos que se han conformado con que el signo considerado en su conjunto esté “dotado de un mínimo de peculiaridad”  o que contenga algún elemento no descriptivo (para que pueda acceder al registro [v. respectivamente STS (Sala 3ª) 25-I-2010 (RJ 2010\1311) y STS 1.12.2014 (RJ 2014\6064)].

Impresión o percepción que el signo provoca en los sectores interesados

En todo caso, para valorar si un signo carece, en efecto, de fuerza distintiva debe considerarse igual y principalmente la percepción que el signo provoca en el público al que va destinado.  Ello obliga a acomodar la apreciación a las características particulares de los destinatarios, esto es, los competidores y consumidores naturales del producto o servicio en cuestión, lo que a su vez exige en primer lugar fijar con precisión el llamado círculo de destinatarios y, dentro del mismo, el destinatario medio (v. por todas, SSTJUE 22-X-2015, asunto  C‑20/14 “BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs. Bodo Scholz, 8-V-2014, asunto C‑591/12 P, Bimbo/OAMI, y STS 19.02.2016 (RJ 2016\542). En este sentido, el entendimiento relevante a estos efectos no es el de un destinatario en particular ni el de un porcentaje más o menos elevado de las personas que componen el círculo de destinatarios, sino el del destinatario medio que, como se desprende de la jurisprudencia comunitaria, acogida por nuestros tribunales y que la sentencia recuerda, es una persona normalmente informada y experimentada, razonablemente atenta y perspicaz (v. por todas STJUE de 22-VI-1999, asunto C-342, «Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH v. Klijsen Handel BV» y, por todas SSTS 19–VI-2013 (RJ 2013\6716) y 9-XII-2010 (RJ 2011\1414).

En el caso que nos ocupa, parece que la Oficina Española de Patentes y Marcas considero que el signo compuesto por los términos “Grupo la Información” tenía en su conjunto suficiente distintividad a los ojos del público destinatario medio (lo cual, por cierto, es dudoso a nuestro juicio).

Atender al fundamento que subyace a las prohibiciones de registro

Finalmente, las prohibiciones de registro han de interpretarse a la luz del fundamento que subyace en cada una de ellas que, en el caso de las prohibiciones de registro que estamos examinando es doble:  de un lado, y como se ha advertido, la falta de aptitud del signo para distinguir los concretos productos o servicios para los que se solicita o registra la marca de que es objeto y, de otro lado y al menos en relación con la prohibición de registrar signos descriptivos, la necesidad de que se encuentren libremente disponibles a fin de que puedan ser utilizados por los operadores que actúan en el correspondiente sector, pues lo contrario constituiría un serio obstáculo en el normal desarrollo de la actividad de los terceros en el mercado [v. por todas SSTJUE, de  28-XI-2016,  asunto C‑43/15 P, “EUIPO BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH vs. EUIPO”, 22-X-2015, asunto  C‑20/14 “BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs. Bodo Scholz,” de 24-V-2012, asunto C‑196/11 P, “Formula One Licensing/OAMI”) y entre los de nuestro Tribunal Supremo, SSTS 19-II-2016 (RJ 2016\542), 26-I-2010, sala 3ª (RJ 2010\54), 9-IV-2010 sala 3ª (JUR 2010\143073), 22-X-2009, sala 3ª (RJ 2010\1189), 14-VII-2009, Sala 3ª (RJ 2010\577)].

Pues bien, en relación la marca “Grupo La Información” no es dudoso que  los operadores que proporcionan cualquier tipo de información tienen interés en disponer y utilizar al menos el término “información”, por razones tan obvias que huelga detenerse a especificar.

Análisis de la eventual infracción de la marca “Grupo La Información”

Es doctrina consolidada que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (v. por todas, SSTS 2-II-2017, 9-V-2016, 20-VI-2016 y 22-X-2015, asunto  C‑20/14 “BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs. Bodo Scholz y 8-V-2014, asunto C‑591/12 P, Bimbo/OAMI), atendiendo obviamente a la estructura del signo, por lo que los criterios para apreciar la similitud pueden diferir según se trate  de comparar marcas denominativas simples,  marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas.

En la sentencia comentada, como hemos avanzado, el Alto Tribunal convino con la Audiencia que los elementos dominantes de las marcas en liza a fin de realizar un análisis de conjunto sobre el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, eran el nombre de dominio (lainformación.com) y la parte denominativa del signo mixto (gráfico + lainformación) utilizado como cabecera del diario digital. Por ello, siendo ambos signos idénticos (los de la demandada y el de la actora), pues ni el gráfico ni el término “grupo” pueden tenerse en cuenta efectuar el juicio comparativo, y siendo idénticos algunos de los servicios a los que respectivamente se aplican tales signos (en concreto, publicaciones electrónicas descargables), concluyó que existía un riesgo de confusión por parte del consumidor medio y, por ello, una infracción de la marca denominativa de la actora.

Al respecto, tres son las

cuestiones sustantivas

que nos gustaría comentar.

En primer lugar, de haberse considerado que el término “información” era un signo descriptivo, no podría haber sido considerado como elemento dominante. Y, en todo caso, por virtud del artículo 37 de la Ley de Marcas, la demandante no podría haber prohibido su utilización por otros operadores, por las razones que ya hemos expuesto anteriormente.

En segundo lugar, si se descarta el carácter descriptivo del término “información”, es claro que la comparación entre la marca denominativa de la actora “Grupo la información) y el nombre de dominio de la demandada (www.lainformación.com), había de hacerse tal y como el Tribunal procedió a realizar.

Ahora bien, y ya en tercer lugar, a nuestro entender ese modo de realizar el juicio comparativo de los signos en liza no procedía en el caso de la marca denominativa de la actora y el signo mixto (gráfico + lainformación) utilizado como cabecera del diario digital de la demandada.

En efecto, como recuerda la reciente y posterior Sentencia de Tribunal Supremo de 2-II-2017 en el caso de marcas mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (v. también STS 19-V-2016). Naturalmente, ello no obsta a que en ocasiones puedan existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor y, por tanto, tenga que atenderse especialmente a ellos al examinar a los dos signos enfrentados (v. STJUE 22-X-2015, asunto  C‑20/14, ya citado,  y STS 19-IV-2017). Y aunque es cierto que es doctrina consolidada que en la comparación entre marcas mixtas, como regla general, debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo no lo es menos que:

a) la jurisprudencia le ha concedido más atención al componente gráfico o figurativo cuándo éste ha gozado de especial fuerza distintiva, cual nos parece el caso; esto es: (la letra “i” que le precede en un círculo, con letra de gran tamaño y color amarillo y negro). Es más el TJUE ha afirmado que sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante “, cual no parece el caso que analizamos (v. ad ex. SSTUE, 17-VI-2007 asunto C-334/05 P.OAMI/Shaker y 20-IX-2007 asunto c‑193/06 P, Nestlé v. OAMI).

b) que es criterio mantenido tanto en nuestra jurisprudencia como en la comunitaria que el componente gráfico o figurativo debe primar sobre el denominativo cuando éste último sea una palabra genérica, descriptiva, o de escasa distintividad (v. ad ex. STS 19-IV-2017 y STS 4-III-2010. En la jurisprudencia comunitaria, STJUE 12-VI-2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana) o forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros (v. STJUE 12-VI-2007, asunto C-334/05 ya citada). Ni que decir tiene que el término “la información” si acaso no es genérico o descriptivo, tiene una fuerza distintiva muy débil, por lo que, a nuestro juicio, no debiera haberse considerado el elemento dominante en la comparación de la marca de la actora y el signo mixto (gráfico + lainformación) utilizado como cabecera del diario digital de la demandada.


Foto: JJBose