Por Aurea Suñol

Nota a la Sentencia de Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2016

A menudo,  legisladores, jueces e incluso autores equipararan los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio a un derecho de propiedad. Buena muestra de ello es la Directiva 2001/29/EC relativa a la armonización de ciertos aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor  en la sociedad de la información en cuyo Considerando 9 se afirma que:

“Su protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consumidores, la cultura, la industria y  el público en general. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad”.

Sin embargo, lo cierto es que tal y como nos muestra la literatura económica los derechos de propiedad intelectual tiene dos características propias de los bienes públicos en sentido económico que hacen inadecuado trasladar el fundamento que justifica la protección de la propiedad privada a estos derechos; a saber: inexistencia exclusión (non-exclusivity) e inexistencia rivalidad (non-rivalrious), lo cual implica que una vez comunicados, su titular, no puede naturalmente excluir su uso a otros sujetos (o sólo a un coste muy alto), quienes a su vez pueden comunicarlos y usarlos simultáneamente sin disminuir su valor. Con un ejemplo: el uso de una fórmula química por un sujeto no impide que, una vez comunicada, otra persona y subsiguientes personas también puedan utilizarla al mismo tiempo sin que el primero pueda excluirles de ese uso aunque estas últimas no satisfagan precio alguno. Es por ello que, aunque no existe unanimidad sobre el fundamento de la protección de los derechos de propiedad intelectual, un sector relevante de la actual doctrina lo asientan en razones utilitaristas (v. ad ex. Menell /Scotchmer, “Intellectual Property” en Polinsky/Shavell (Eds.), Handbook of Law and Economics y Merges/Menell/Lemley, Intellectual Property and the New Technological Age, 2015, Wolter Kluwer).

En particular, en el caso del derecho de marca, éstas cumplen una función clave en el fomento y aseguramiento de la transparencia y funcionamiento competitivo del mercado, al que en términos económicos y según la tesis dominante (v. ad ex. Lemley/Dogan, “The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli”, ELR, 2005, idem, “Grounding Trademark Law Trough Trademark Use”, 2007/2008, Dogan/Lemley, “A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law”, Trademark Reporter, 2007, Barret, “Trademarks and Digital Technologies: ‘Use’ on the Net”, Journal of Internet Law, 2010, Menell/Scotchmer, cit. supra)—que no pacífica (v. Mckenna, “Trademark use and the Problem of Source”, University of Illinois Law Review, 2009 y Mireles, “Towards Recognizing and Reconciling the Multiplicity of Values and Interests in Trademark Law”, Indiana Law Review, 2011)— contribuye reduciendo los costes de búsqueda del consumidor (Es ésta doctrina mayoritaria en EE.UU. Véanse, por todos, Landes/Posner (2003), idem (1987), Lemley, “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”, Yale Law Journal, 1999, Lemley/Dogan, 2007, cit supra, Lemley/Dogan 2005, cit. supra y Menell/Scotchmer, cit. supra. Entre nosotros y por todos, Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Civitas, 1994) e incentivando a los operadores a que inviertan tanto en calidad de los productos y servicios como en reputación.

En efecto, las marcas permiten que los consumidores puedan asociar un determinado producto o servicio a un origen empresarial o profesional determinado, lo cual reduce sus costes de búsqueda gracias a la información que la marca le transmite sobre la calidad del mismo y, especialmente, en los productos y servicios cuyos atributos no son fáciles de advertir con su simple observación, esa identificación estimula a los fabricantes a invertir en calidad y reputación. Todo lo cual redunda en definitiva en una mayor transparencia e integridad del mercado.

Mas como cualquier derecho de propiedad intelectual, el derecho de marca, en tanto que permite excluir el uso de la misma o de un signo similar a terceros en el tráfico económico bajo ciertas condiciones, acarrea también ciertos costes. De ahí que los legisladores hayan tratado de paliar ese efecto introduciendo limitaciones o excepciones al derecho de exclusión que la marca concede a su titular (ad ex. la exigencia de que tenga carácter distintivo, la obligación de uso, las prohibición de registrar signos descriptivos, la doctrina del agotamiento del derecho, etc.).

Y es que, ciertamente y lejos de lo que tradicionalmente parece haberse entendido, el derecho de marca no es absoluto (v. Suñol «Aprovechamiento indebido de la reputación de una marca y  free-riding», Almacén del Derecho; se otorga con una finalidad específica, por lo que debe usarse e interpretarse en coherencia con esas funciones que tiene atribuidas. Así lo ha reconocido con meridiana claridad el TJUE en su sentencia de  6 de febrero de 2014, asunto C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV) al afirmar que:

aunque el artículo 5 de la Directiva 89/104 establece que la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, de dicha disposición se deducen igualmente algunas restricciones al ejercicio de ese derecho. (…) el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad (sentencia de 19 de septiembre de 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, apartado 58)”.

y que

el objetivo de la Directiva 89/104 es, en general, conciliar, por una parte, el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en emplear signos que puedan designar sus productos y servicios (sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, apartado 29, y de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rec. p. I-0000), apartado 34.). De ello se deduce que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud de la mencionada Directiva no es incondicional, puesto que, con el fin de conciliar los mencionados intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan menoscabar su marca (sentencia Levi Strauss)”.

Y así lo ha sostenido recientemente el Tribunal Supremo en la pionera y moderna doctrina acogida en su sentencia de 23 de febrero de 2016 cuyos

Hechos

son los siguientes:

La compañía “Maherlo Ibérica, S.L.”, dedicada a la venta directa al público y a distancia (vía telefónica e internet) de calzado que aumenta la altura de sus usuarios, al llevar insertas en su interior unas cuñas de 3 centímetros, ultraligeras y diseñadas anatómicamente y titular de dos marcas comunitarias figurativas registradas ambas para las clases 18, 25 y 35 y cuya representación gráfica es la siguiente

masaltos         masaltospuntocom

 

interpuso demanda por violación de tales marcas contra la empresa “Charlet, S.A.M.”, por haber seleccionado como palabras clave (“keywords”) los signos “Masaltos” y “Masaltos.com”, en el servicio remunerado de referenciación adwords de Google.es, lo cual en caso de que el usuario introduzca tales términos en el cajetín del buscador hace que aparezca entre los resultados de la búsqueda y, en concreto, en la parte superior, un enlace patrocinado que contiene el siguiente anuncio:

Aumentar su altura de 7 cm / bertulli-zapatos.es Zapatos con plantillas para aumentar la altura www.bertulli-zapatos.es

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Recurrida ésta en apelación, la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el recurso, ratificando plenamente las consideraciones de la sentencia apelada. El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la demandada y confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Alicante de 5 de diciembre de 2013.

La cuestión más relevante

que el Tribunal hubo de resolver y en la que nos centraremos en esta nota fue determinar si la selección y uso por la demandada de los signos “Masaltos” y “Masaltos.com”, como palabras clave (“keywords”) en el servicio remunerado de referenciación adwords de Google.es, que tras ser introducidos por el usuario en el cajetín del buscador hacía aparecer en la parte superior de los resultados de la búsqueda un enlace patrocinado que contiene el anuncio antes reseñado constituía una infracción de las marcas comunitarias de la actora bajo el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria (en adelante RMC).

Selección y uso de un signo idéntico a una marca registrada como palabra clave

Es doctrina establecida por el TJUE que la selección de un signo incompatible con una marca anterior como palabra clave, bien para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios de su titular, bien para inducirles a confusión sobre el origen empresarial de sus productos o servicios, haciéndoles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, constituye un uso en el tráfico económico para los productos o los servicios del competidor (v. por todas, SSTJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09, «L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros», 25.3.2010 “Die BergSpechte, 23.03.2010, asuntos acumulados C-236/08 – C-237/08 y C-238/08, «Google France y Google», 8.7.2010 «Portakabin»). Por consiguiente, es claro que el uso que las demandadas hicieron de las marcas controvertidas era, a la luz de esa doctrina, un uso marcariamente relevante a los efectos del artículo 9.1 b) del RMC y así lo consideró el Tribunal Supremo.

Cuestión distinta es que, como ya tuvimos ocasión de advertir en otro lugar (v.  Suñol «El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?» Indret, 2012) esa tesis nos parezca poco convincente, entre otras razones, porque el uso de la marca en esos casos es “interno” y, por ello, imperceptible por los sentidos y no nos parece dudoso que el uso marcariamente relevante debiera exigir como condición esencial que el signo se utilice de una forma que los destinatarios puedan advertir o percibir. Es esta una exigencia que fluye natural y lógicamente de la propia noción legal de marca, que según el artículo 4 de la LM o el artículo 5 del RMC, ha de servir para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras. Adviértase que no cuestionamos la posibilidad de que el empleo de un signo incompatible con una marca anterior como keyword pueda llegar a transmitir información acerca del origen empresarial de los productos o servicios del tercero que emplea el signo. Lo que sostenemos simplemente es que si así fuera seguramente sería técnicamente más correcto enjuiciar el caso bajo la Ley de Competencia Desleal que es bajo la cual han de examinarse los casos de uso no marcario de una marca ajena.

Por lo demás, pese a que simpatizamos plenamente con la exigencia de uso a título de marca (esto es, para distinguir productos o servicios propios o ajenos de los de otros en el mercado) para considerar el uso de un signo como un uso marcariamente relevante, no está nada claro que la jurisprudencia comunitaria lo exija necesariamente, tal como afirma el Tribunal Supremo. Y este caso que estamos comentando es un buen ejemplo de ello.

Infracción de una marca por el uso y selección de la misma como palabra clave

El uso de un signo incompatible con una marca para productos o servicios no es, con todo, bastante para estimar la existencia de una infracción de la misma. El TJUE tiene sentado que ese uso tiene que perjudicar o poder perjudicar los intereses específicos del titular de la marca en cuanto tal, que se han concretado en aquellos directamente relacionados con la preservación de las funciones de la marca; esto es y según el TJUE: la función indicadora del origen empresarial, la función publicitaria y a la de inversión. Y ello, precisamente, porque como bien advierte el Tribunal Supremo por primera vez siguiendo lo que ya estableciera el TJUE (v. por todas, SSTJUE de 3 de marzo de 2016, asunto C‑179/15 y 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12, cit. supra)

el derecho (de marca) no es absoluto y está sometido a determinadas limitaciones. Entre otras cosas, porque  el derecho de exclusiva consustancial a la marca, llevado a sus últimas consecuencias, puede originar determinadas disfunciones en el mercado; por un lado, al restarle transparencia, y, por otro, al lesionar los legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su desempeño comercial lícito”.

Pues bien, en el caso considerado el Tribunal confirma que no se lesionan ninguna de las funciones de la marca antes mencionadas. De modo que las marcas controvertidas no han sido infringidas. En efecto, respecto de la a función de indicación de origen de la marca, el Tribunal estima que

la sentencia de la Audiencia excluye correctamente que pueda haber riesgo de confusión (que incluye el de asociación), porque los términos denominativos de las marcas mixtas “Masaltos” y “Masaltos.com” no aparecen ni en el título ni en el texto del anuncio, ni en el nombre de dominio al que dirige dicho anuncio”.

En esas circunstancias, mal podía menoscabarse en efecto la función esencial de la marca, pues, como recuerda el TS, de acuerdo con el TJUE (v. por todas SSTJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09, «L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros»22.09.2011 C-323/09 “Interflora”, 25.3.2010 “Die BergSpechte, 23.03.2010, asuntos acumulados C-236/08 – C-237/08 y C-238/08, «Google France y Google»,), ese efecto se produce cuando

la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero

Lo cual parece claro que no sucedía en este caso.

Por lo que hace a la función publicitaria y la de inversión de la marca, el Tribunal Supremo, reproduce la doctrina del TJUE y, aunque sin aplicarla al caso concreto, se deduce implícitamente que el Tribunal considera, de un lado, que en el caso enjuiciado el uso de las marcas en litigio por la demandada no supone un obstáculo esencial para que su titular las emplee para conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, que es lo que exige el TJUE para entender infringida la función de inversión; y de otro lado, que con tal uso la demandada simplemente propone una alternativa frente a los productos ofrecidos por la actora sin causar dilución y sin menoscabar las demás funciones marca, que es conducta que el TJUE considera lícita (v. por todas SSTJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09, «L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros»22.09.2011 C-323/09 “Interflora”).

En suma, aunque, como hemos visto, la sentencia adolece  de cierta falta de orden y argumentación en algunos aspectos, se trata sin duda de una sentencia ejemplar especialmente porque reconoce explícita y acertadamente a nuestro entender que el derecho de marca no es absoluto. Ojalá esta tesis se confirme en pronunciamientos posteriores.