Por Aurea Suñol

Introducción

La mayoría de las marcas son percibidas por los consumidores sin demasiadas dificultades como medios de identificación del origen empresarial de determinados productos o servicios.  Este es especialmente el caso de  las marcas tradicionales que se perciben por la vista y se expresan a través de letras, números, palabras, dibujos o símbolos.

 Las marcas no tradicionales por contraste con las tradicionales, pese a que se perciben por cualquiera de los cinco sentidos, no se perciben tan fácilmente como fuentes de identificación del origen empresarial de productos o servicios y su representación en la solicitud de la correspondiente marca ante las oficinas de registro de propiedad industrial plantea ciertas dificultades. Y ello, entre otras razones, porque en muchos casos para capturar su verdadera esencia precisan representarse a través de métodos que no son los tradicionales. De entre ellas se incluyen los colores (Color azul de Barclays, Color lila de Milka); los hologramas; los gustativos (Sabor a fresa o naranja artificial para medicinas); los olfativos (olor a césped recién cortado para pelotas de tenis)los signos en movimiento o motion trademark los sonidos, etc.          

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No obstante, algunos estudios parecen indicar que el recurso a marcas no convencionales es imprescindible e inevitable en la práctica moderna del marketing. En particular, la psicología económica ha mostrado que los consumidores están algo saturados de las comunicaciones comerciales tradicionales y que las marcas que se basan en una determinada apariencia externa o una percepción sensorial son más efectivas y captan más la atención del consumidor que las marcas tradicionales compuestas por letras o gráficos (v. ad ex. Troussel/Meuwissen, «Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union», Era Forum, 2012, Volumen 13, núm 3, pp. 423–438).

El problema estriba en que la protección jurídica de las marcas no convencionales reta los pilares del sistema de marcas e incluso puede socavar los incentivos que procuran otros regímenes de protección de propiedad intelectual en sentido amplio o la competencia en general. Especialmente ilustrativo de ello – se dice– es el  requisito de representación gráfica, toda vez que, tal y como se ha entendido hasta la fecha por el TJUE; esto es: que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva puede ser particularmente difícil, si no imposible, de satisfacer para signos consistentes en olores, gustos y sonidos que son los signos en los que, en esta ocasión, centraremos nuestra atención en la presente entrada.

Problemas que plantea el requisito de representación gráfica

Las dificultades que suscita la representación gráfica de las marcas sonoras han sido parcialmente resueltas por la jurisprudencia comunitaria, en tanto que, pese a que ha establecido que este requisito no se cumple cuando el signo sonoro se representa por medio de una descripción escrita, si permite satisfacerlo cuando el signo se representa mediante un pentagrama dividido en compases y en el que figuran una clave, algunas notas musicales y silencios y alteraciones (v. STJUE 27-XI-2003, asunto C-283/01 “Shield Mark BV”). El problema, no obstante, pervive para los sonidos onomatopéyicos, pues sólo pueden representarse por oscilogramas y similares y, hasta la fecha, éstos no cumplían los requisitos requeridos por la jurisprudencia comunitaria.

Más problemas han tenido los titulares de signos olfativos para describir el objeto de la protección. Y ello, habida cuenta de que el STJUE estableció que el requisito de representación gráfica no se satisfacía ni con una fórmula química, ni con una descripción con palabras escritas ni, en fin, con el depósito de una muestra del olor o una combinación de estos elementos (STJUE 12-XII-2002, asunto C-273/00 “Sieckmann”).

En suma, como es de ver, dadas esas exigencias resulta casi imposible registrar un signo olfativo. No es de extrañar, por ello, que la mayoría de solicitudes cursadas en la antigua OAMI (ahora OPIUE) hayan sido rechazadas con frecuencia por falta de carácter duradero (estabilidad) del signo. Valga como ejemplo la siguiente solicitud  en la que se solicitaba el olor a limón para plantillas de zapatos.

No mucha más suerte han tenido hasta la fecha los signos gustativos. Así, la antigua OAMI rechazó la solicitud de registro del sabor artificial a frambuesa para un medicamento porque a su entender:

  • Cualquier fabricante tiene derecho a utilizar este aroma para disimular el sabor de las medicinas;
  • Es improbable que sea percibido como una marca, y sobre todo
  • Por su falta de capacidad para designar productos y servicios, pues sólo es percibido una vez que el consumidor ha adquirido el producto (v. OAMI ).

Hacia un nuevo concepto de marca

Por todo ello, y a la vista de la importancia que, según dicen algunos estudios, tienen esta clase de marcas para el éxito de las empresas en el mercado actual, el Max Planck Institute, en línea con lo sugerido por algún sector de la doctrina (en contra, en cambio y por ejemplo, L. Port «On non-traditional trademarks»), sugirió hace ya un tiempo la supresión del requisito de representación gráfica tanto en la Directiva de marcas como de la regulación de la marca comunitaria (v. “Study on the overall functioning of the European trade mark system”). También la Sala 3ª de la Cámara Recursos de la OAMI (ahora OPIUE) advirtió de la necesidad de interpretar ese requisito de forma que pudiera dar cabida a marcas no tradicionales (v. asunto T-293/10, Seven Towns vs OAMI, 14.06. 2012).

Todo ello se ha materializado en la nueva Directiva (Ue) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el nuevo Reglamento (Ue) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) No 207/2009).

A tenor de sus respectivos artículos 3 y 4:

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;

b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”.

Como es de ver, de los dos elementos que tradicionalmente han caracterizado el concepto de marca se mantiene el aspecto funcional (“que sirva para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas” y, por tanto, que cumpla la función esencial que está llamada a servir) y se modifica el aspecto formal (la representación), que ahora ya no se precisa que sea gráfica, sino que basta que se represente de forma tal que permita “determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares”.

Pero esa modificación ¿solventa realmente todos los problemas y dificultades que plantea la protección de las marcas olfativas, sonoras y gustativas? Es más, ¿es siempre una buena idea que accedan al registro y sean jurídicamente protegidas? Veámoslo.

Problemas y soluciones

Los obstáculos que presentaba el registro de marcas sonoras y especialmente de los signos onomatopéyicos se han solventado parcialmente habida cuenta que el artículo 3.6 del Reglamento (Ce) No 2868/95 de la Comisión de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria permite que puedan depositarse ficheros electrónicos  junto con la solicitud de la marca sonora. Valgan como ejemplo las onomatopeyas cuya marca se ha concedido.

 Ahora bien, al igual que el resto de marcas que estamos examinando, los problemas se trasladan a otros frentes. El primero es que con frecuencia esta clase se signos carecen de distintividad, especialmente cuando se vinculan a un producto del que se espera alguna clase de sonido. Por ejemplo, en los EEUU la Trademark Trial and Appeal Board  (TTAB/UPTSO) rechazó la solicitud de la frecuencia descendiente del sonido del pulso como alarma de seguridad personal en el brazalete de un niño para advertir y prevenir sus secuestros.  La razón esgrimida por la TTAB fue justamente que ese sonido carecía distintividad, pues esos productos producen dicho sonido en su funcionamiento corriente, por lo que el consumidor no lo percibirá como indicador origen empresarial a menos que el signo adquiera distintividad sobrevenida (lo cual es costoso de probar).

Además, no resulta nada sencillo verificar la eventual similitud existente entre distintas marcas sonoras, que es el meollo del examen de la determinación de la posible confusión del origen empresarial del producto en sede de infracción marcaria. Y ello, porque el análisis debiera hacerse sobre la base del sonido actual de la marca sin ningún soporte digital, y es evidente que la experiencia humana no es demasiado fiable y es muy subjetiva. Para resolver este obstáculo se sugerido identificar las marcas sonoras con análisis digitales juntamente con una evaluación humana de las mismas. Está por ver, no obstante, si el TJUE lo aceptará.

El principal problema de que adolecen las marcas olfativas y gustativas es que normalmente olores y gustos son percibidos por consumidores como una característica o propiedad producto en sí mismo y no como un signo distintivo; esto es: como sucede con las marcas sonoras, suelen carecer de distintividad y, por tanto, no se perciben como fuentes de identificación del origen empresarial del producto, por las siguientes razones:

  • Porque el consumidor, con frecuencia, no puede probar el producto antes de adquirirlo.
  • Además es demasiado subjetivo; no todos percibimos de igual modo un olor o un sabor, y un mismo olor o sabor (p. ej.: frambuesa) puede tener distintas variedades, por lo que no está nada claro que cumplan el requisito de claridad y precisión que exige el TJUE. Colateralmente, y al menos en el caso de los olores, estos se ven afectados por la temperatura y la humedad y, por tanto, el aroma es distinto en los productos según esas y otras variables y también lo es para quien lo recibe, pues no lo percibe igual con el transcurso del tiempo.
  • Finalmente, y este reparo que comparte también con las marcas sonoras, si el consumidor espera que el producto tenga algún tipo de sabor u olor es difícil que lo perciba como fuente identificación origen empresarial del mismo (p. ej.: bebidas, productos farmacéuticos, comida, especies, etc.). De nuevo, será necesario que haya adquirido distintividad antes del registro.

Por otro lado, determinar la existencia de infracción de este tipo de marcas también es muy dificultosa y seguramente precisa de la asistencia de expertos (p. ej. hay quienes han propuesto recurrir a programas de ordenador como el llamado electronic-noise para distinguir diferentes sabores). Mas no puede olvidarse que el parámetro que debe manejarse para examinar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas no es el del experto en la materia (como sucede en materia de patentes), ni el del usuario informado (como es el caso en sede de diseño), sino el consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz. Y como se convendrá, educar al consumidor para que pueda apreciar las diversas variedades que pueden tener el aroma o sabor de un producto no es fácil y el proceso de evaluación sensorial puede ser muy subjetivo.

Conclusión

Como hemos tenido ocasión advertir, la modificación que ha sufrido el requisito de representación gráfica en sede de marcas, solventa algunos problemas derivados de las dificultades que plantea su representación. Pero no todos. Además, los problemas se proyectan en otros aspectos y, en particular y a grandes trazos, en los siguientes:

  • La posibilidad de que no sean percibidos como signos que identifican el origen empresarial.
  • En ocasiones pueden incurrir en la prohibición de registro de signos genéricos, que carecen de carácter distintivo en concreto (p.ej. un perfume para perfumes).
  • Como hemos visto, examinar si habido infracción de marca sonora, gustativa u olfativa plantea enormes obstáculos.
  • Finalmente, y no en último lugar, esta clase de marcas en muchas ocasiones entran de lleno a mi juicio en la doctrina estadounidense que se conoce como la doctrina de la funcionalidad que trata de impedir que un operador pueda obtener un derecho de marca sobre la característica de un producto que es esencial para su uso o finalidad o afecta a su coste o calidad (v. ad ex. Dogan/Lemley «A Search-Costs Theory Of Limiting Doctrines In Trademark Law», Trademark Reporter, 2007 y LaLonde/Gilson «Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?», 101 Trademark Rep. 186, 2011). El principal escollo al que han de enfrentarse estas marcas es que su concesión podría eliminar la competencia, con el consiguiente perjuicio para los consumidores, lo que traicionaría abiertamente el sistema de marcas, que persigue reducir costes de búsqueda de los consumidores y estimular a los agentes a que inviertan en calidad y goodwill de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
  • En fin, no solo es que no parece que esta clase de marcas reduzcan los costes transacción de los consumidores sino que además son costosas de obtener (en EE.UU. obtener una marca de esta clase precisa unos 30 meses) y procesar (las oficinas de registro habrán de contar con los aparatos necesarios para examinarlas) y su infracción o no es difícil de probar tanto para el títular como para el competidor.

A la vista de todo lo anterior, cabe dudar que el registro de estas marcas sea una buena idea.


Esa entrada forma parte de una ponencia que presenté en la VII Jornada de Barcelona sobre  propiedad Industrial organizado por el Centro de Economía Industrial de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Foto: JJBose

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