Por Áurea Suñol

 

Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 2 de abril de 2019

 

Introducción

La sentencia  del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona 2 de abril de 2019 hubo de enjuiciar las pormenorizadas reglas que rigen el juicio comparativo entre marcas; esto es: un examen global de la similitud visual, gráfica y conceptual que ambas presentan atendiendo a sus elementos distintivos y dominantes (v. ad ex. SSTJUE  (v. ad ex. SSTJUE 22-VI-1999, asunto   C-342/97 “Lloyd”, 11/11/1997, asunto C-251/95 “Sabel” y SSTS 15-IX-2017, 2-III-2017 y 17-IV-2017), y que obligan a analizar no con la pluma sino con bisturí la eventual similitud entre los signos confrontados. Y otro tanto cabe decir sobre las normas que determinan la existencia de un riesgo de confusión entre los signos de que se trate.

 

Hechos del caso

La empresa “Galletas Artiach S.A.U.” interpuso demanda contra la empresa “La Flor Burgalesa S.L.” en la que ejercitaban, con carácter principal, acciones por violación de sus derechos marcarios derivados de la marca internacional denominativa “Dinosaurs”; de la marca nacional mixta, denominativa y gráfica cuyo parte denominativa está integrada por el término “Dinosaurus; de dos marcas nacionales mixtas, cuyo parte denominativa está integrada por el término “Dinosaurus a Cucharadas” y de seis marcas gráficas españolas registradas todas en la clase 30 (Véanse la imágenes de su respectiva representación gráfica así como las de los signos de la demandada en el enlace de la sentencia). La razón que la actora esgrimió para sustentar su pretensión estribó en que el uso por la demandada de signos similares a sus marcas anteriores (que, por demás, son parecidos, con ligeras variaciones a la marca mixta de la unión europea posterior de la que ésta última es titular) así como de figuras similares a las marcas gráficas que tiene registradas en los envoltorios de los productos (galletas) que la demandada comercializa, constituye una infracción de sus marcas por generar un riesgo de confusión (art. 34.2 LM).

Subsidiariamente, en la demanda se ejercitaban también acciones por competencia desleal sobre la base de que las conductas antes descritas constituyen un acto de competencia desleal contrario al artículos 11.2 y 12 de la LCD por generar confusión comportar un aprovechamiento indebido de la reputación y/o esfuerzo.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda. La sentencia descartó que el uso por la demandada de los signos controvertidos en los envoltorios de sus galletas y en las propias galletas fuera apto para provocar un riesgo de confusión por las siguientes razones:

i) El elemento denominativo de los signos confrontados, que es el que hay que atender cuando se compara una marca denominativa y una mixta, no son ni fonética, ni gráfica ni conceptualmente similares. Desde esta última perspectiva (la conceptual), el tribunal advirtió que la protección que otorgan las diversas marcas gráficas de la actora, cuyo objeto son perfiles o siluetas de ciertos dibujos de dinosaurios, no alcanzan a la forma de las galletas de la demandada, ya que no son marcas tridimensionales y esas siluetas son, además, comunes y forman parte de dominio público.

ii) Los continentes de las galletas de ambas partes también son diferentes.

Además, el tribunal entendió que el estudio aportado por la actora para acreditar la existencia de un riesgo de confusión entre ambos signos no era bastante para ese fin. Y ello porque a su entender, al margen de que el testigo y autor del mismo fue predispuesto por la actora a declarar en un determinado sentido, ni por muestra ni por metodología podían considerarse fiables a efectos probatorios.

Finalmente, consideró que las marcas de la actora no merecían la calificación de notorias, entre otras razones, porque entendió que la interpretación que había realizado la actora de los documentos aportados para acreditar ese estatus era eminentemente de parte y no estaban acreditados por medios de prueba con suficiente fuerza probatoria.

El tribunal estimó que las conductas que se alegaban desleales estaban plenamente comprendidas en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial en la Ley de marcas, por la que, en aplicación del principio de complementariedad relativa que media entre esta ley y la Ley de competencia desleal, concluyó que procedía descartar su enjuiciamiento a la luz de ésta última.

 

Análisis: la eventual infracción de las marcas de la actora

Los efectos del registro de marca se concretan, entre otros aspectos, en la concesión a su titular de un derecho de exclusión cuando concurre alguna de las hipótesis de conflicto que se especifican en el artículo 34.2 de la Ley de Marcas. De entre ellas, en el caso que nos ocupa, únicamente ha de considerarse el contenido en el artículo 34.2 b) de la LM, por ser el único en el que se sustentó la demanda.

De acuerdo con él, para que pueda estimarse que una determinada conducta constituye una infracción del derecho de marca es necesario que pueda establecerse que se utiliza un signo idéntico o semejante al que es objeto de la marca que se pretende infringida; que ese uso se produce en el tráfico económico para productos o servicios y, además, que puede menoscabar las funciones propias de la marca; que los productos o servicios para los que se usa el signo incompatible con la marca son idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca; y, finalmente, que de todo ello resulta un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación.

En el caso enjuiciado en la sentencia que comentamos, tan sólo fueron controvertidos el primero y el último de estos requisitos (esto es: similitud de los signos y existencia de un riesgo de confusión). Nuestro análisis se centrará, pues, únicamente en ellos, teniendo en cuenta que los productos para los que la demandada usa los signos en litigio y los cubiertos por las marcas de la actora son idénticos (clase 30; galletas).

Puesto que el TJUE ha establecido que ambos aspectos han de examinarse atendiendo a la impresión o percepción del consumidor medio del público relevante de los productos o servicios de que se trate (v. ad ex. SSTJUE 22-X-2015, asunto C?20/14, “BGW”, 6-X-2015,  asunto C?120/04 “Medion”, 22-VI-1999, asunto   C-342/97 “Lloyd”, 11/11/1997, asunto C-251/95 “Sabel”) es preciso delimitar, con carácter previo, cuál es el público pertinente en el caso que no ocupa.

 

El público relevante

La categoría de productos con los que se distinguen los signos controvertidos son galletas y su tarjet natural son niños menores de 16 años. Así se infiere de la encuesta aportada a la demanda para acreditar el conocimiento de las marcas en litigio pues no en vano se dirigió precisamente a ese público.

Si asumimos lo anterior, el público relevante ha de considerarse el consumidor medio, razonablemente informado, atento y perspicaz (v. por todas, STJUE 22-VI-1999, asunto   C-342/97 “Lloyd”) del público en general, que incluye niños y adultos – padres de los niños- (v. en este sentido, Decisión de la Cámara de Recursos de 13-IX-2017, asunto R 121/2017-5, “Togo”, 9-I-2017, asunto R 269/2016-1, “Choco Krispies” y, especialmente, Decisión de la Cámara de Recursos de 16-X-2018, asunto R 1122/2018-5, “TPF Retail (Aust) Pty. Ltd. vs Peppy Pals Ab, Decisión de la División de Oposición de 26-III-2019, nº B 3 049 498 “Lego” ). En consecuencia, en el análisis de la semejanza entre las marcas de la actora y los signos de la demandada así como del eventual riesgo de confusión resultan de aplicación los criterios asentados con carácter general por el la jurisprudencia, cuyo resumen ofrece el tribunal en la sentencia comentada.

 

Juicio comparativo entre las marcas de la actora y los signos usados por la demandada

Como hemos señalado, presupuesto fáctico necesario de la existencia del riesgo de confusión, según establece el artículo 34.2 b) de la Ley de Marcas, es la identidad o similitud del signo que usa el tercero y la marca registrada anterior.

La actora alegó la infracción de varias marcas de distinta naturaleza. Por tanto, el juicio comparativo entre éstas y los signos utilizados por la demandada no puede abordarse de forma conjunta, como hizo el juzgador, sino separadamente.

El enjuiciamiento de la semejanza entre la marca denominativa “Dinosaurus” y la marca denominativa-figurativa de la actora y los signos de la demandada exige, de modo preliminar, determinar cuál de los elementos que componen los respectivos signos prevalece sobre el otro y resulta, por tanto, el elemento dominante en la comparación. En el caso de la marca denominativa “Dinosaurus”, la respuesta es evidente. Las dudas se concentran en los signos que contienen tanto un elemento denominativo como elementos figurativos o gráficos, como sucede con la la marca denominativa-figurativa (Dinosaurus) y los signos mixtos de la demandada. El juzgador consideró que el juicio comparativo entre los signos en liza había de centrase en el componente denominativo y, por tanto, en el término “Dinosaurus” vs “Galle- Sauros” con sus aspectos figurativos incluidos. Conviene recordar que tanto el TJUE como nuestro Tribunal Supremo han establecido que cuando un signo está compuesto por varios elementos (de nominativos y gráficos), la apreciación de la similitud entre los signos comparados no puede proyectarse solamente en uno de ellos, a menos que los restantes resulten insignificantes en la impresión de conjunto que produce el signo (v. STJUE 22-X- 2015, asunto C?20/14 “BGW” y por analogía, entre otras, SSTJUE 19-III-2015, asunto C-182/14 P,  “Megabrands”  STJUE 3-IX-2009,  asunto C?498/07 P “Aceites del Sur-Coosur/Koipe”, 6-IX-2012, asunto C-327/11 P,  “United States Polo” y SSTS 15-IX-2017, 19-V-2016). Y en el caso que nos ocupa parece claro que los elementos gráficos (dibujos, colores…) de los signos de la demandada no pueden considerarse insignificantes. Por tanto, aunque su elemento denominativo “Galle- Sauros” predomine algo más que los gráficos y aunque algunos de éstos últimos tengan escasa fuerza distintiva, por ser comunes (el bol con un vaso de leche y la presencia de galletas) y, por ello, resulten poco relevantes, también han considerase.

Con todo, a nuestro juicio, cualquiera que sea el elemento al que se le confiera mayor peso, las conclusiones que se alcanzan sobre la eventual similitud entre los signos enfrentados no son muy distintas. En efecto, si nos centramos únicamente en sus respectivos elementos denominativos hay que observar que, desde el punto de vista gráfico o visual, aunque ambos signos comparten algunas letras (saur y s), su posición no es la misma (pues el signo de la demanda se descompone en dos términos) y, en todo caso, los elementos figurativos del signo de la demandada (tipo y tamaño de letra, color, disposición, etc.) permiten diferenciarlo claramente tanto de la marca denominativa Dinosaurus como de la marca figurativa de la actora. Desde la óptica fonética ahora, las marcas de la actora tienen como único componente (el término Dinosaurus) mientras que el de la demandada está compuesto por dos elementos (Galle y Sauros), y éstos no pueden considerarse fonéticamente similares al término Dinosaurus. Tanto menos cuando, según la jurisprudencia comunitaria, en términos generales la primera parte de un signo tiene una influencia significativa en la impresión global que éste genera en el consumidor, por ser es la que suele captar la atención del consumidor y, por ello, la que mejor recuerda (v. por analogía, SSTG 15-12-2009, asunto T-412/08 “Trubion”, 25-II-2009, asunto T-109/07 “Spa Therapy”). Finalmente, los signos en liza tampoco son conceptualmente parecidos, no por la razón que expuso el tribunal (carácter común y no apropiable del concepto de dinosaurio), sino sencillamente porque las marcas de la actora se refieren directamente a una especie animal (el dinosaurio) mientras que el signo denominativo de la demandada, individualmente considerado y sin atender a los elementos gráficos de los signos, evoca a los productos que identifica (galletas), toda vez que el término “sauros” no tiene significado alguno para el consumidor medio. Las diferencias se pronuncian aún más si tomamos en consideración los aspectos gráficos de los signos de la demandada. Y aunque, en una visión de conjunto, éstos sugieren conceptualmente que los productos con ellos distinguidos son galletas con forma de dinosaurio, las marcas denominativa y figurativa de la actora lo hacen sólo a un tipo de animal.

En cuanto a las marcas mixtas (cuyo elemento denominativo es “Dinosaurus a Cucharadas”) de la actora vs los signos mixtos de la demandada, la apreciación de la similitud de una marca compleja o mixta ha de basarse, por regla general, en la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente. No obstante, por razón de sus características intrínsecas (ad ex. tamaño, uso de colores) o de la posición que ocupa en el signo, uno de sus componentes puede dominar sobe el otro o, en su caso, dominar de igual modo (v. en este sentido y por analogía, STG 31-X-2002, asunto T-6/01, “Matratzen”, confirmada por ATJUE 28-IV-2004, asunto C-3/03 P). En los signos de la demandada, como ya hemos señalado, ambos elementos (denominativo y gráfico) destacan de modo similar, si bien el primero de forma más acentuada. En las marcas de mixtas de la actora, salta a la vista que los elementos gráficos ocupan un lugar mucho más importante, en términos de superficie, que su elemento denominativo. Ello permite atribuirles el carácter de componente dominante de los signos, sin perjuicio de que su elemento denominativo, aunque subsidiario, también deba tomarse en consideración.

En consecuencia, el juicio comparativo entre los signos en liza ha de centrarse especialmente en el aspecto visual (v. por analogía, STJUE 3-IX-2009,  asunto C?498/07 P “Aceites del Sur-Coosur/Koipe”). Tanto más a la vista de las condiciones en las que se comercializa el producto que distinguen y que deben tenerse en cuenta, según el TJUE, al evaluar la importancia que debe atribuirse a los diferentes elementos del signo (v. ad ex. por analogía, SSTJUE 24-III-2001, asunto C?552/09 P “Ferrero” y 3-IX-2009, asunto C?498/07 P “Aceites del Sur-Coosur/Koipe”). Pues, en efecto, tratándose de un producto de consumo corriente, como lo son las galletas, que se adquiere en grandes superficies o en establecimientos comerciales donde los productos se exponen en las estanterías, el consumidor se guía principalmente por el impacto visual de la marca (v. STJUE 3-IX-2009, asunto C?498/07 P “Aceites del Sur-Coosur/Koipe”). A él deberemos añadir el análisis de la semejanza conceptual de los signos. Ninguna duda ofrece, que desde una óptica visual, las marcas de la actora y los signos de la demandada son diferentes.

No hay ni rastro de dinosaurios animados, de montañas, ni de flores de gran tamaño (se advierte apenas una flor destacada en color diferente) en los signos de la demandada. El fondo de las marcas de la actora es naranja o azul, mientras que el de los signos de la demandada es azul (de distinta tonalidad según el signo y en todo caso distinto del de las marcas de la actora), o gris en uno de ellos. Además, el tamaño, disposición y aspectos figurativos (color, tipo de letra, etc.) de sus respectivos elementos denominativos son también distintos. El único elemento que comparten ambos signos es la presencia de un bol (de colores distintos) con leche, que es común a los signos que identifican galletas destinadas a ese fin y, por tanto, irrelevante a estos efectos, y de unas galletas que, en los signos de la demandada al menos una de ellas recuerda claramente a la forma de un dinosaurio, y en las marcas de la actora, ampliando la imagen y centrándola en el bol, quizá y sólo quizá, también. La respectiva imagen o representación de estos supuestos animalitos/dinosaurios es, no obstante, diferente. En cambio, desde una perspectiva conceptual, los signos de la actora y los de la demandada examinados de forma global (incluidos, por tanto, sus respectivos elementos denominativos), son, a nuestro juicio y a diferencia de lo que consideró el tribunal, similares, pues sugieren o evocan que el producto que respectivamente distinguen son galletas con formas de dinosaurio. Ahora bien, sentado que ambos signos son gráfica y visualmente muy desiguales y que la forma en la que representan gráficamente el mismo concepto (galletas con formas de dinosaurio) es también muy diferente, la similitud que media entre ellos -si acaso la hay- ha de calificarse de liviana o muy baja.

En cuanto a las marcas graficas de la actora vs los signos de la demandada, la actora alegaba asimismo que el uso por la demandada tanto del signo incluido en el envoltorio de las galletas que comercializa como el incorporado en las propias galletas infringía sus marcas gráficas. Al respecto, conviene advertir, en primer término, que lo que la actora ha registrado como marca son signos gráficos o figurativos de carácter bidimensional consistentes en la vista frontal de unos dinosaurios. Expresado en formulación negativa, la actora no es titular de sendas marcas tridimensionales consistentes en la concreta forma de una galleta, como bien señaló el tribunal en la sentencia que comentamos. La comparación de los signos de la demandada y las marcas de la actora debe hacerse, pues, con esa precisa reproducción bidimensional de los signos objeto de las mismas. Que éstos sean, según el tribunal, comunes, habituales o de dominio público es irrelevante a estos efectos, toda vez que la demandada no ha planteado como excepción ni como reconvención la nulidad las marcas ni por esa ni por ninguna otra circunstancia. En segundo término, los signos utilizados por la demandada para indicar la procedencia empresarial de sus productos son los que hemos venido analizando hasta ahora, y no los propios productos (esto es, las galletas) como pretende la actora y el juzgador, creemos, no acertó a rebatir (v. en esta línea STS 25-II-2016). Asumido lo anterior, la conclusión que cabe alcanzar sobre el juicio comparativo entre los signos es evidente: son totalmente diferentes. Y ello, aun cuando nos centrásemos (lo cual, desde luego, no procede) únicamente en la imagen de las galletas insertadas en los signos de la demandada.

 

 Análisis del riesgo de confusión

La similitud que medida entre los signos y productos confrontados, pese a ser un factor importante, no es determinante para apreciar la existencia de un riesgo de confusión entre ambos y, por tanto, la infracción del artículo 34. 2 b) de la LM. Por ello, aunque se estimara que los signos de la demandada y las marcas de la actora presentan cierta similitud (lo cual, es imposible en el caso de las marcas gráficas e improbable en el caso de las denominativas), puede que, ello no obstante, el consumidor no sea inducido a confusión sobre el diferente origen empresarial de los productos de demandante y demandada.

En efecto, el eventual riesgo de confusión en este ámbito debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto (SSTJUE, 10-IV-2008, asunto C?102/07 “Adidas”, “11-XI-1997, asunto C?251/95 “Sabel”,  22-VI-2000, asunto C?425/98 “Marca Mode”, 22-VI-1999, asunto   C-342/97 “Lloyd”, 6-X-2005, asunto C-120/04 “Medion”) y, de entre ellos y diferencia de lo que sucede en sede registro, el contexto y las circunstancias que caracterizan el uso del signo controvertido (v. STJUE 12-V-2008, asunto C-533/06 “O2 Holdings”). Y teniendo en cuenta la forma en que se comercializan los productos, que la comparación visual es esencial en el caso enjuiciado y que la demandada incorpora en la parte superior de los signos y de forma claramente visible y destacada el signo distintivo “Florbú”, el grado de similitud entre los signos en conflicto que eventualmente pudiera apreciarse no es suficientemente elevado para que el consumidor medio pueda creer que los productos de la actora y los de la demandada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, que es como como la jurisprudencia ha definido la noción de riesgo de confusión (v. ad ex. SSTJUE  8-VII-2010, asunto C-558/08 “Portakabin”, 11-V-2008, asunto C-533/06 “O2 Holdings”, 10-IV-2008, asunto C?102/07 “Adidas”, 6-X-2005, asunto C-120/04 “Medion”, 22-VI-1999, asunto   C-342/97 “Lloyd” y SSTS 17-IV-2017, 19-V-2016). Al respecto, basta advertir que las diferencias que median entre ambos impide que éstos puedan tomar un producto por otro (riesgo de confusión en sentido estricto inmediato) o que puedan establecer una conexión que les lleve a concluir que ambos signos tiene el mismo origen empresarial  (especialmente, cuando no existe una «familia» o «serie» de marcas, que aspecto que la jurisprudencia tiende a valorar: v- por analogía, entre otras SSTJUE 24-III-2011, asunto 559/09 P “Ferrero”, 13-IX-2007, asunto C-234/06 P “Il Ponte Finanziaria”) o, en fin menos aún pensar que entre la actora y la demandada existe algún tipo de vínculo jurídico o económico (riesgo de confusión en sentido amplio o asociación).

Todo lo más, y de resultar acreditada la notoriedad de las marcas, podría sostenerse que, a pesar de que la semejanza entre los signos es insuficiente para originar un riesgo de confusión, el público pertinente establece un vínculo entre ambos. De probarse este extremo, la supuesta infracción de las marcas de la actora podría examinarse bajo el prisma del artículo 34.2 c) de la LM (en particular, obtención de una ventaja desleal sin justa causa). Y ello, habida cuenta de que el TJUE ha establecido que el grado de similitud exigido en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (análogo al artículo 34.2 b de la LM) y del apartado 5 del mismo artículo (análogo al artículo 34.2 c) de la LM) son distintos. Mientras que el primero exige que exista un grado de similitud tal que cree un riesgo de confusión, ese riesgo no se requiere en el segundo. Por tanto, y en palabras del tribunal

las infracciones de ese apartado 5 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, siempre que éste sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas”

(v. por analogía, SSTJUE 24-III-2011, asunto 559/09 P “Ferrero” y con formulación parecida, 10-XII-2015, asunto  C-603/14 P “El Corte Inglés”, ambas con cita, de la SSTJUE 10-IV-2008, asunto C?102/07 “Adidas” y 27-XI-2008, asunto C-252/07 “Intel Corporation”).

Pero, sorprendentemente, la actora no invocó la infracción el artículo 34.2 c) de la LM cerrando, así, la única puerta, que no de mi pluma, pero sí de la de algunos tribunales, podría haber sustentado con éxito las pretensiones de su demanda desde la óptica marcaria.

Por demás, a nuestro entender, el tribunal procedió adecuadamente al rechazar, basándose en el dictamen del perito de la demandada,  la encuesta aportada por la actora para evidenciar la existencia de un riesgo de confusión en el caso. La razón es simple: además de las consideraciones que la sentencia también advirtió (entre otras, que el procedimiento “CAWI” es poco fiable para menores de edad y que excluyó al 22% de los hogares españoles), la encuesta sólo puede calificarse de sesgada y, por ello, inválida a estos efectos, en tanto que, según consta en la sentencia, se dirigió únicamente a menores de edad, despreciando así otro sector importante del público pertinente tal y como lo hemos delimitado: los adultos, padres de los menores. Y no cambia las cosas el hecho de que, según señala asimismo la sentencia, éstos les acompañaran durante la realización de la encuesta.

 

La irrelevancia del eventual carácter notorio de las marcas de la actora

El tribunal, en la sentencia que comentamos, rechazó que las marcas de la actora pudieran calificarse de notorias, tanto por razones procesales como sustantivas y, en particular, por razón de no haberse acreditado, como exige la jurisprudencia, que aquéllas son conocidas por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (esto es: el gran público o un público más especializado, dependiendo del producto o del servicio comercializado), en una parte sustancial del territorio nacional (v. sobre sobre su concepto, SSTJUE 11-IV-2019, asunto C?690/17, “ÖKO-Test Verlag” y 14- IX-1999, asunto C- 375/97 “General Motors”).

A nuestro juicio, el examen de la eventual notoriedad de las marcas de la actora es un esfuerzo estéril en este caso, en tanto que, como hemos dicho, la actora no alegó el artículo 34.2 c) de la LM, que es el que ofrece una protección reforzada a las marcas notorias o que gozan de renombre más allá del resigo de confusión.

No ignoramos, que en el marco de la apreciación del riesgo de confusión el TJUE ha señalado que el acusado carácter distintivo y la notoriedad de una marca pueden compensar el escaso grado de similitud entre las marcas enfrentadas (v. ad ex. SSTJUE 11-XI-1997, asunto C?251/95 “Sabel”,  22-VI-2000, asunto C?425/98 “Marca Mode”). Pero también ha advertido que cuando no existe similitud entre ellas la notoriedad o el renombre de la marca anterior o la identidad de los productos de que se trata no bastan para apreciar un riesgo (v. por analogía SSTJUE 24-III-2011, asunto 254/09 P “Ferrero”, 2-X-2010, asunto C-254/09 P “Calvin Klein Trademark Trust”). Y, a nuestro juicio, la falta de similitud entre las marcas de la actora y los signos de la demandada es tan acusada que la notoriedad de las mismas, al margen de si es innegable o no, no puede compensar esa ausencia de similitud.

Pero hay más. En los hechos planteados en la demanda, creemos que la eventual declaración de la notoriedad de las marcas de la actora sólo revertiría en su contra. Pues como la lógica más elemental indica, cuanto más implantado está un signo en el mercado, más fiel es el recuerdo que los consumidores guardan de él en su memoria, por lo que cualquier variación en su representación (y en el caso es acusada) puede evitar que confunda ese signo con otro que presenta alguna similitud pero también marcadas diferencias.

 

Imitación desleal

Desde la óptica de la Ley de competencia desleal, dos fueron  las conductas que la actora reprochó a la demandada i) utilizar un signo semejante a la marca “Dinosaurus” y signos semejantes a las marchas mixtas de la actora en el envoltorio de sus productos; e ii)  imitar deslealmente de las galletas de la actora. Y todo ello sobre la base de los artículos 11.2 y 12 de la LCD por generar confusión comportar un aprovechamiento indebido de la reputación y/o esfuerzo

El Juzgado de lo mercantil rechazó ambas conductas sobre la base del principio de complementariedad relativa que media entre esta ley y la Ley de marcas.

Ciertamente, ese principio impide que pueda enjuiciarse a la luz de la LCD una conducta plenamente comprendida en el ámbito de protección de la LM  (v. por todas, SSTS 15-IX-2017, 15-II-2017 y 11-III-2014). La primera de las conductas descritas queda claramente englobada en esa ley. Menos claras resultan ser las cosas para la segunda de las conductas (imitación de las galletas) en la medida en que la actora no cuenta con una marca tridimensional cuyo objeto sea la particular forma de las galletas. Por tanto, prima facie  esa conducta podía enjuiciarse a través de la LCD. Ahora bien, según consta en la sentencia, la actora no aportó documento alguno que acreditase, ya no la existencia de las galletas supuestamente imitadas (lo cual no dudamos), sino su concreta forma. Lo único que aportó y alegó fue la representación de las marcas gráficas que tiene registradas ( y cuya eventual imitación queda dentro del marca de la LM). De este modo, mal puede acometerse un juicio sobre la eventual imitación de las galletas de la actora por la demandada.

Pero aun haciendo abstracción de lo anterior, e imaginando las formas de las galletas de la actora a partir de su representación bidimensional, la suerte de su alegación no sería más exitosa por las siguientes razones:

En primer término, es dudoso que en el caso examinado concurra la conducta relevante descrita en el artículo 11 de la LCD (único aplicable al caso, puesto que el objeto del artículo 12 son signos distintivos y no la prestación en sí misma): la copia de los elementos esenciales de la prestación o iniciativa ajena; esto es: aquellos elementos en los que se condensa su fuerza individualizadora o el esfuerzo de su creador, aun cuando se introduzcan cambios o variaciones que afecten a elementos accesorios. Basta contemplar ambas formas de galletas.

Pero en todo caso y, en segundo término, la determinación del riesgo de confusión o asociación entre la prestación imitada y la original no puede detenerse en la mera contemplación de las prestaciones, sino que debe valorar la forma en que la imitación se ofrece y presenta al público de los consumidores y, en particular, la influencia que ello tiene en su entendimiento acerca de la identidad de la prestación y de su procedencia empresarial. Ello explica que el artículo 11.2 de la LCD faculte al imitador a reproducir fielmente la prestación ajena y simplemente le imponga la carga de eliminar el riesgo de asociación que pueda originar la sola imitación mediante la adopción de medidas que sean necesarias para impedirlo. Así se sigue de la llamada cláusula de inevitabilidad establecida en dicho precepto y por cuya virtud la asociación ocasionada por la imitación sólo puede ser desleal si es evitable. Y al efecto, y como han advertido nuestros tribunales, basta con que el imitador coloque indicaciones en la presentación y emplee signos distintivos que revelen la distinta procedencia empresarial de su prestación (v. por todas, SSTS 5-5-2017, 17-V-2004, 20-IX-2002). Y eso es justo lo que sude en el caso comentado: la demandada presenta las galletas eventualmente imitadas distinguidas con signos distintivos que muestran que su origen empresarial es distinto del de las galletas de la actora, especialmente, cuando entre ellos se inserta el signo “Florbú” que claramente evita cualquier riesgo de confusión que hipotéticamente pudiera suscitar la también hipotética proximidad entre las galletas controvertidas.


Foto: Diario de Sevilla

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