Por Áurea Suñol

 

Los hechos

del caso que resuelve la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 2023 pueden resumirse así:

  1. Luisa viene organizando desde hace años competiciones nacionales de una modalidad de danza acrobática denominada FitKid, de la que alega ser su creadora. Es además titular de una marca mixta nacional “FITKID ESPAÑA”, solicitada el 13.06.2014 y concedida el 3.11.2014, para productos y servicios de la clase 41 (educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales), y de una marca figurativa de la UE nº 016265886, solicitada el 18.01. 2017 y concedida el 4.05.2017, para la misma clase y cuya representación es, respectivamente, la siguiente:

 

marca mixta española

     marca figurativa de la UE

 

 

  1. La Escuela de Danza y Acrobacia «Pirámide» (en adelante, “La Escuela”), de la que Maite es corresponsable y donde ésta dirige actividades deportivas, ha participado en varias ocasiones en las competiciones que Luisa ha organizado. Se dio la circunstancia de que la Federación Española de Baile Deportivo reconoció (en 2019) el “Fit Kid” como una modalidad de danza acrobática. Según parece, a partir de ese momento, la Escuela optó por participar en los campeonatos organizados por la Federación y dejó de hacerlo en las competiciones organizadas por Luisa.

Maite, que está habilitada, por la Federación, para actuar como juez y entrenadora en tales competiciones, decidió organizar actividades de danza acrobática bajo la denominación «Fitkid» o «Fit Kid” en la Escuela Pirámide. Para informar de ellas (y seguramente promoverlas), la Escuela Pirámide publicó, en su página web, la siguiente nota, junto a una fotografía de un grupo de danza:

» FitKid: Grupos de competición de Danza Acrobática de todas las edades, participantes en los campeonatos nacionales (baby, kid, junior, adulto, Consulta en recepción fechas de casting y requisitos de nivel)

Consta, además, que la Escuela Pirámide ha utilizado su logo para anunciar un «macroentrenamiento» de Fitkid en un acontecimiento deportivo (Arnold), como si se tratara de un patrocinador más, junto con la Federación.

  1. Luisa interpone demanda contra Maite por infracción de sus marcas, solicitando el cese de la actividad infractora y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

 

Cuestiones

  1. Examine los criterios que rigen el juicio comparativo entre marcas y analice si se han aplicado correctamente en este caso.
  2. Imagine que Maite hubiera solicitado el registro como marca del signo que se reproduce a continuación ¿Tendría éxito? ¿Podría “descontarse” el término FitKid” al realizar el juicio comparativo? Véase también aquí y la STJUE 12.06.2019, asunto C‑705/17 «Patent- och registratreringsverket vs Mats Hansson».

Foto extraída de aquí sin el signo Fitkid (añadido por la autora)

  1. ¿Considera coherente con la razón que justifica la protección de las marcas y la función que éstas desempeñan que un operador monopolice un término genérico o descriptivo?
  2. Si Maite hubiera incluido el término “Fitkid” en el título de una película (“Fitkid. Intrigas y pasiones”) que versa sobre ese deporte ¿podría considerarse que ese uso infringe la marca? (v. también aquí y aquí)
  3. El tribunal advierte en la sentencia que Maite no ha ejercitado una acción de nulidad ni ha alegado que la marca se ha vulgarizado: i) ¿Sobre la base de qué prohibición de registro podría haber ejercitado la acción de nulidad y cuál es la vía procesal adecuada? ii) Hubiera tenido más éxito de haber ejercitado una acción de caducidad aduciendo que la marca “Fitkid” se ha vulgarizado?
  4. Según parece, Maite usó el término “Fitkid” para aludir al tipo de actividad deportiva que quería promocionar. Ese uso ¿afecta las funciones de la marca que el TJUE le ha atribuido? ¿Puede amparase en alguna limitación al derecho de marca (v. también STS 10.2021 (ECLI:ES:TS:2021:3896).
  5. ¿Se le ocurre algún argumento para sustentar que Maite no tiene legitimación pasiva para soportar las acciones de cesación y resarcimiento de daños y perjuicios?
  6. El tribunal rechaza condenar a Maite a pagar a Luisa, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada con los servicios ilícitamente marcados. Si Luisa hubiera probado el daño y escogido como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM, ¿estaría obligado el tribunal a conceder esa cantidad?

Para el estudio y resolución de las preguntas 2, 3, 4 ,5 y 6 puede consultarse, también, el libro Áurea Suñol, Estudios sobre la función y la protección de las marcas, Almacén de Derecho/Comares y, en concreto, las siguientes páginas:  p. 63, pp. 131-139 y pp. 210-211 (pregunta 2); pp. 50-53 (pregunta 3); pp. 110-114 y pp. 182-190 (pregunta 4); pp. 69-74 (pregunta 5); pp. 167-176 (pregunta 6).

Foto: @thefromthetree