Por Aurea Suñol

Los hechos

La Sentencia de Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2016 resuelve la demanda interpuesta por el El Comité interprofessionnel du vin de Champagne contra Industrias Espadafor, S.A., la cual es titular de un marca denominativa española «Champim», solicitada en el año 1996 y registrada para productos de la clase 32 (cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), porque, a su entender,

  • la marca era nula, ya que estaba incursa en las prohibiciones absolutas contenidas en las letras f ) y g) del art. 5.1 LM;
  • el uso de la misma para identificar una bebida para niños, gaseosa con sabor a frutas, constituía una infracción de la denominación de origen Champagne; y
  • el uso del signo Champim, junto con los elementos adiciones de presentación del producto de la demandada constituían sendos actos de competencia desleal (engaño, aprovechamiento indebido de la reputación ajena e infracción de normas).

El juzgado mercantil apreció la nulidad de la marca «Champim». Recurrida la sentencia en apelación la Audiencia Provincial de Granada estimó íntegramente el recurso y rechazó tanto la nulidad de la marca de la demandada como que el uso de la marca «Champim» en la comercialización de su bebida gaseosa para niños constituyera un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. El Tribunal Supremo confirma plenamente el pronunciamiento de la Audiencia. Las cuestiones sustantivas sobre las que el tribunal se pronunció fueron en esencia las siguientes:

  • Primero, si la marca «Champim» estaba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1.f) LM 2001 [art. 11.1e) de la LM de 1988, vigente cuando se solicitó y concedió la marca de la demandada, y por ello era nula.
  • Segundo, si la marca «Champim» estaba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1.g) LM, que coincide con el artículo 11.1.f) de la LM de 1988 y, en consecuencia, era nula.
  • Finalmente, si el uso del signo Champim, junto con los elementos adiciones de presentación del producto de la demandada, constituían un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD).

La marca «Champim» no contraviene la prohibición de registro del artículo 5.1.f) LM

Según alegaron las recurrentes, la marca «Champim» estaba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1.f) LM 2001 [art. 11.1e) de la LM de 1988], por razón de que se concedió infringiendo el Convenio entre el Estado español y la República francesa sobre la protección de las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973 y el artículo 118 ter.1.a) del Reglamento CE núm. 1234/2007, de 22 de octubre de 2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas. Por ende, según las recurrentes, la marca era nula conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 LM.

De acuerdo con lo establecido en la prohibición absoluta de registro de marca contenida en la letra f) del apartado 1 del artículo 5 de la LM:

«No podrán registrarse como marca los signos siguientes: […] f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres».

Curiosamente esta prohibición de registro está siendo objeto de varias controversias tanto en países de nuestro en entorno como en los Estados Unidos, pero no precisamente por la alusión a los signos contrarios a la Ley, que es la que se alega en caso enjuiciado, sino por la referencia al orden público y a las buenas costumbres, que ha llevado al Tribunal de Apelación federal de EE.UU. ha declarar el artículo análogo en la Lanham Act, esto es, la s. 2  a), inconstitucional.

En todo caso, es evidente que la referencia a los signos contrarios a la Ley contenida en el art. 5.1.f) LM, como acertadamente a nuestro juicio afirmó el Tribunal,

no abarca cualquier infracción legal. Así, por ejemplo, por coherencia sistemática, no puede alcanzar a las prohibiciones relativas contenidas en los arts. 6-10 LM, pues de otro modo se confundirían estas prohibiciones relativas con las absolutas”.

Así lo confirma, en efecto, el artículo 3.2 de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas cuando dispone que:

Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad”.

Y eso lo que sucedía justamente en el caso que estamos analizando. Sabedoras, las recurrentes, de que la prohibición prevista en el artículo 5.1 h) de la LM no era aplicable al supuesto, por la sencilla razón de que la marca «Champim» no se registró para identificar vinos o bebidas espirituosas trataron de reintroducir por la ventana [esto es: por el art. 5.1.f) LM] lo que el artículo 5.1 h LM expulsa por la puerta alegando la infracción de una norma (el Reglamento CE núm. 1234/2007) en la que existe un precepto en el que específicamente se establecen los supuestos de prohibición de registro de una marca y, en su caso, su nulidad. Por tanto, parece claro que, como con buen tino advirtió el Tribunal, esa norma no podía entenderse como

normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad.

Por demás, parece también bastante cristalino que, en el caso enjuiciado, ni tan siquiera se infringía el mencionado Reglamento, pues su artículo 118 tercedies, ha constreñido la prohibición de registro y la nulidad del registro de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2», a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas del correspondiente anexo. Y entre ellos no constan los productos para los que se registró la marca «Champim». Pero es más, aunque pudiera llegar a considerarse que engloba otros productos, lo cierto es que con el registro de la marca «Champim», la demandada, tampoco habría infringido lo previsto en la letra b) del apartado 2 de este art. 118 quaterdices, tal y como la actora alegó. La razón es simple de advertir: la evocación que el uso de la marca «Champim», puede generar respecto de la denominación «Champagne» no sólo es que sea

tenue e irrelevante para infringir el apartado 2 del art. art. 118 quaterdecies del Reglamento (CE ) 1234/2007”.

como afirma el Tribunal Supremo, que a nuestro entender es prácticamente inexistente. En este sentido, basta recordar que es doctrina consolidada en la jurisprudencia comunitaria que

“puede considerarse fundadamente que existe una evocación de una denominación protegida cuando, tratándose de productos de apariencia análoga, sus denominaciones de venta presentan un semejanza fonética y gráfica 

v. por todas las más recientes aunque referida a una indicación de procedencia STJUE 21 de enero de 2016, asunto C‑75/15 «Viiniverla», con ulteriores referencias jurisprudenciales referidas a DOP´s).

Basta una rápida visión de la botella de «Champim» y, en concreto, de la marca denominativa con su particular grafía, colores y demás para advertir que en ningún caso puede considerase que presente, respecto de una botella distinguida con la denominación de origen «Champagne», una apariencia análoga. Y otro tanto cabe afirmar respecto del  artículo el 2 del Convenio hispano francés de 1973, que también se alegó infringido, que remite al artículo  L642-1 del Code Rural francés en el cual se prohíbe

“el empleo de la denominación de origen o cualquier otra mención que la evoque para un producto similar

Pues es obvio que «Champim» ni evoca al producto Champagne ni el producto distinguido con esa marca es, por demás, similar al cubierto por la mencionada denominación de origen.

En consecuencia, al menos por esta prohibición de registro, la marca «Champim» no podía estimarse nula y así lo entendió el Tribunal Supremo.

La marca «Champim» no es engañosa

El art. 5.1.g) LM prohíbe el registro de los signos

que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”.

Pues bien, como declaró el Tribunal Supremo

la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champagne o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales

Y es que, en efecto, los productos para los que está registrada la marca «Champim» y los amparados por la denominación de origen son tan diferentes que es prácticamente imposible que un consumidor medio puede ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial o de las características del producto. Tanto más, como recuerda el Tribunal, cuando los productos amparados por la denominación de origen Champagne  son claramente particulares o singulares y tanto más cuando el TJUE (v. STJUE 30 de marzo de 2006, asunto c-259/04 «Emmanuel») ha establecido que:

“los casos de denegación de registro previstos en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 suponen que pueda considerarse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor (sentencia de 4 de marzo de 1999, Consorcio per la tutela del fromaggio Gorgonzola, C-87/97, Rec. p. I-1301, apartado 41)”.

Y en el caso que nos ocupa no nos consta dicha prueba. Por lo tanto, la marca «Champim» tampoco infringe el art. 5.1.g) LM y, por ello, no puede declarase nula.

El uso de la marca «Champim» no constituye un acto aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD).

Finalmente, la actora alegaba que mediante el empleo de la marca «Champim» y una presentación de su producto de forma similar a las botellas de Champagne, la demandada, pretendía establecer su asociación mental en los consumidores con los vinos de Champagne, para aprovecharse de las ventajas derivadas del prestigio y renombre en el mercado de estos últimos.

El argumento desplegado anteriormente acerca de la inexistencia de evocación entre ambos signos es, a nuestro juicio, bastante para rechazar este motivo de recurso, pues tal y como tiene asentado el TJUE (v. por todas SSTUE 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV, por todas  12 de julio de 2010, asunto C-324/09, «L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros»22 de septiembre de 2011 C-323/09 “Interflora”) y también nuestro Tribunal Supremo (v. por todas SSTS 11 de marzo de 2014, 30 de mayo de 2013) la existencia de un acto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena requiere ante todo (y no sólo) que exista un vínculo entre  ambos signos lo cual

“presupone un determinado grado de similitud entre las confrontadas, de modo que el público pertinente establezca una relación o vínculo entre ellas, sin confundirlas; es decir, no se exige un grado de similitud tal entre los signos que permita afirmar el riesgo de confusión, pero sí que todos los factores pertinentes permitan afirmar un cierto vínculo entre ellos”

Y debe recordarse sobre lo anterior que el TJUE ha declarado que esa doctrina es asimismo aplicable en materia de competencia desleal (v. STJUE 18 de junio de 2009  asunto C‑487/07, «LÓreal») y, por tanto, en nuestro caso al artículo 12 a cuyo tenor:

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”

Pues bien, teniendo en cuenta que materia de competencia desleal el examen ha de ser fáctico y, por tanto, ha de tener en cuenta todas las circunstancias del caso, parece llano que siendo el envase de los productos confrontados tan diferentes y tratándose  también de un producto tan radicalmente diferente que, seguramente, ni tan siquiera se comercializa en el mismo espacio que las bebidas alcohólicas o espirituosas, difícilmente un consumidor medio razonablemente atento informado y perspicaz establecerá un vínculo entre el producto distinguido con la marca «Champim» y el Champagne.

En definitiva, he aquí uno de esos casos que por lo evidente de su solución, no debieran haber llegado al Tribunal Supremo.