Por Aurea Suñol 

El titular de la marca ha estado tradicionalmente sujeto a la obligación de usar la marca registrada a su favor. Concretamente, a usarla de manera efectiva y real (en España, si se trata de una marca nacional española o en la UE, si se trata de una marca comunitaria), para los productos o servicios para los que esté registrada en el plazo de cinco años desde la publicación de su concesión, y de no suspender ese uso por un plazo ininterrumpido de cinco años [v. art. 39.1 de la Ley de Marcas (LM) y art. 15 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC). Para un tratamiento amplio de este tema v. F. Palau, La obligación de uso de la marca, Valencia, 2005).

Se trata de asegurar que se cumple uno de los objetivos de política legislativa que presiden la tutela jurídica de las marcas; esto es: promocionar la transparencia en el mercado e impedir que puedan monopolizarse signos que no cumplen, de facto, la función que justifica su protección. En particular, la obligación de uso asegura que las marcas que no se utilizan, y respecto de las que, por esa misma razón, no se podría originar un riesgo de confusión en el comercio, puedan alzarse como barreras que ensanchen el ámbito de protección de otras marcas del mismo titular efectivamente usadas y restrinjan, además, de modo artificial los signos disponibles para otros competidores.

De ahí que, caso de no cumplirse con esta obligación, el legislador sancione al titular de la marca con la caducidad de la misma para aquellos productos o servicios que no está utilizando de forma real y efectiva (v. art. 51.1 c de la LM y art. 52. 1 a  del RMC).

La naturaleza del uso que se exige a estos efectos se ha constreñido al realizado de acuerdo con la función esencial de la marca; esto es: garantizar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. En otras palabras, para evitar la caducidad es preciso que el titular utilice la marca de forma distintiva o lo que es lo mismo, como indicador del origen empresarial de los productos o servicios para los que se encuentra registrada. Así lo ha establecido con meridiana claridad el TJUE (v. entre tantas, SSTJUE 28 de julio de 2013, asunto C?252/12, de 26 de septiembre de 2013, asunto C?609/11 P, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07) y, en armonía con ello, nuestros tribunales, que han exigido, en particular, un uso a título distintivo o, si se prefiere, de marca (v. ad ex. entre las últimas, SSTS 16 de junio de 2014, de 18 de junio de 2010 y SSAP Barcelona de  9 de abril de 2015Madrid de 20 de marzo de 2015, Alicante de 19 de junio de 2015 ). Y para ello, según la jurisprudencia comunitaria menor, es preciso que la marca, se utilice públicamente y hacia el exterior (v. por todas, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2007, T-418/03).

De la obligación de uso que pesa sobre el titular de la marca y la eventual caducidad de la misma para los productos o servicios para los cuales el titular no la está usando de forma real y efectiva en la UE versa precisamente la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2015 (caso Inditex vs. OAMI). En ella, el Tribunal ha tenido que pronunciarse sobre si la marca comunitaria Zara registrada, entre otras clases del Nomenclátor Internacional, para las clases 39 [servicios de transporte, distribución (reparto) de productos, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente de artículos de vestido, zapatos y complementos, perfumería y cosméticos] y 42 [ Restauración (alimentación); alojamiento temporal], no cumplían con esa obligación y, por tanto, debía entenderse incursa en causa de caducidad para esas clases sobre la base del artículo 51.1  a) del RMC, tal y como consideró  la Resolución de la Segunda Sala de Recurso  de la Oficina  de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 19 de mayo de 2014 objeto de impugnación.

El TGUE se ha pronunciado sobre si el titular de la marca Zara, registrada desde el 3 de enero de 2001, aportó prueba suficiente para acreditar el uso real y efectivo de la marca para esas clases, teniendo en cuenta que lo dispuesto en la regla 22.3 y  4 del Reglamento nº 2868/95, Las pruebas aportadas fueron las siguientes: i) un dossier de prensa que incluye información sobre sistemas de logística y distribución; ii) declaraciones juradas marzo y mayo de 2012, de siete franquiciatarios, domiciliados en Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Finlandia; iii) dos declaraciones juradas de 24 de noviembre de 2010 y de 7 de mayo de 2012 del Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de la demandante; iv) un folleto sobre la plataforma logística de Inditex en Madrid y un estudio de caso en los cuales se menciona el sistema de distribución de la marca ZARA y v) informe de gestión, de fecha 7 de agosto de 2013, de Z-Fashion Finland. Y al respecto el Tribunal razona como sigue:

 Por lo que a la prueba consistente en las declaraciones de los franquiciatarios

“Aunque la Sala de Recurso admitió que de determinada documentación aportada por la demandante, a saber, del dossier de prensa, del folleto y de las fotografías que figuran en el mismo en las que se encuentran camiones Avia y Volvo, se desprendía que algunos servicios de transporte y distribución de productos destinados a sus filiales y a los franquiciados formaban parte de su organización logística, estimó que el uso que se hacía de los mismos era interno. 

los documentos aportados acreditan que las empresas afectadas son sociedades franquiciadas, domiciliadas en diversos Estados miembros, que colaboran en la utilización comercial de la marca ZARA, es decir, sociedades independientes de la organización interna del franquiciador. No obstante, aunque el franquiciador, como precisa el apartado 189 de las Directrices relativas a las restricciones verticales (DO 2010, C 130, p. 1) de la Comisión, puede establecer una red de distribución uniforme con sus franquiciados que controla o posee en parte, no es menos cierto que éstos deben estar asociados a ella y no totalmente integrados en ella para ser considerados completamente independientes. 

Al no haber facilitado tampoco la demandante, durante el procedimiento ante la OAMI, ninguna otra prueba que permita demostrar que los franquiciados no están integrados, sino únicamente asociados, a su red de distribución, hay que concluir que la Sala de Recurso pudo justificadamente considerar que, a la vista únicamente de las pruebas presentadas por la demandante, los franquiciados estaban integrados en su organización interna, pese a su estatus de sociedades independientes. 

Por lo que respecta a la prueba relativa al volumen de negocio generado por la prestación de los servicios de transporte, a través de la declaración jurada, el Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración:

en modo alguno pone de manifiesto el volumen de negocio generado por la prestación de los servicios de transporte, es decir, todos los ingresos obtenidos por la demandante durante un ejercicio contable correspondientes a los servicios comprendidos en la clase 39. Es cierto que dichos datos cuantificados confirman la realidad de la explotación de la marca controvertida por lo que respecta a la comercialización de los productos que designa a los que se añaden los costes de transporte. No obstante, en absoluto demuestran la realidad de la explotación de la marca controvertida en cuanto a la prestación de los servicios de transporte.

Y además

“que la demandante no ha podido aportar facturas relacionadas estrictamente con los servicios de transporte o en las que figurasen determinados datos relativos a los mismos, de ello se infiere que la Sala de Recurso pudo considerar acertadamente que no se le había aportado ninguna prueba sobre el volumen de negocio generado por la prestación de servicios de transporte”.

Finalmente, sobre las demás pruebas presentadas para acreditar el uso efectivo de la marca (esto es, el dossier de prensa, el folleto y el estudio de caso) el tribunal consideró que 

no son, por su contenido, elementos lo suficientemente concretos y objetivos para acreditar una utilización efectiva de la marca en cuestión para los servicios de que se trata. Hay que señalar que la demandante, al comunicar la existencia en los contratos de franquicia de un precio conjunto que incluye los precios de transporte sumados a los de venta, no aportó las pruebas de dicha existencia, tales como el propio contrato de franquicia o determinados extractos de sus modificaciones, cartas de porte o las facturas que tengan la forma debida” 

Por todo lo cual el Tribunal General concluyó que:

no se cumple en el caso de autos el requisito de que la marca sea utilizada públicamente y hacia el exterior

Puesto que, a su entender,

no es suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso

No hemos tenido acceso a las pruebas y documentación aportadas por el titular de la marca Zara, por lo que sobre ciertos asertos que realiza el Tribunal respecto de las mismas creemos oportuno, por prudencia, no pronunciarnos.

El  meollo de esta entrada se ciñe a examinar las dos siguientes cuestiones:

  • la consideración de la necesidad de que los franquiciatarios no hayan de estar no totalmente integrados en la red para ser considerados completamente independientes y tengan que estar meramente asociados a ella para que el uso por los mismos de la marca del franquiciador en litigio para los servicios cuestionados se considere un uso real y efectivo, lo cual nos parece muy discutible. 
  • la conclusión alcanzada por el tribunal a la vista de otras pruebas aportadas y de la jurisprudencia comunitaria acerca de la obligación de uso, su cumplimiento y acreditación. 

Sobre  la consideración de que los franquiciatarios no han de estar totalmente integrados en la red para ser considerados independientes 

Según argumenta el Tribunal General, es preciso que los franquiciatarios no estén totalmente integrados en la red sino meramente asociados para que puedan considerarse independientes y, así, el uso de la marca del franquiciador que éstos realizan pueda ser calificado de uso efectivo y real a los efectos del artículo 15 del RMC.

A nuestro juicio, esta doctrina es discutible. Con independencia de si en el contrato de distribución en general, el distribuidor se integra totalmente o no en la “empresa” del fabricante, y de si el contrato de franquicia en particular es o no un contrato de licencia de empresa (v. para esa doctrina, Paz-Ares/Alfaro, «La franquicia y  los  contratos de distribución», con ulteriores referencias, copia en archivo del autor cuya exposición utilizamos en lo que sigue), lo que resulta innegable es que la causa de la franquicia es de reproducción de la empresa. Al franquiciador le interesa especialmente que los franquiciatarios  reproduzcan  un modelo de empresa que se ha revelado exitoso. La homogeneidad tiene, pues, una importancia esencial, pues si los establecimientos de los franquiciatarios tuvieran una calidad diversa se acabaría por afectar al éxito de ese modelo de empresa y, con él, el valor de los signos distintivos y demás bienes inmateriales del franquiciador de los que, sin duda, se beneficia el franquiciatario.

Y de hecho, al menos en este país, el artículo 62 de la ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del comercio minorista, define la franquicia como

la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios”.

Así las cosas, no es de extrañar que la obligación fundamental del franquiciador sea precisamente integrar al franquiciatario en  su sistema de distribución proporcionándole a tal fin los elementos inmateriales de la empresa (signos distintivos, know-how, publicidad, formación del personal, etc.). Y por su parte, la obligación esencial del franquiciatario sea desarrollar la actividad empresarial objeto del contrato siguiendo las instrucciones y de acuerdo con el modelo de negocio y estrategia empresarial ideada por el franquiciador y, claro está, pagar los cánones acordados (v. por todos, Paz-Ares/Alfaro, «La franquicia y  los  contratos de distribución»).

Y cuanto más grande es la red de distribución, como es el caso de Zara, más instrucciones y obligaciones precisas y detalladas cabe esperar por parte del franquiciador que el franquiciatario ha de seguir en su establecimiento (ad ex. decoración, características, ubicación, diseño de la política de marketing y nuevos productos, pedidos mínimos, transporte…). Y no sólo ni principalmente en beneficio del franquiciador, sino de los demás franquiciatarios, pues cuanto más valiosos sean los intangibles del franquiciador (marcas, rótulo de establecimiento, modo de fabricar el producto, etc.) mayor es el perjuicio que pueden sufrir ambos como consecuencia del comportamiento oportunista de un franquiciatario. Por todo lo cual, no puede sorprender que los franquiciatarios de Zara estuvieran especialmente integrados en la red. De hecho, según algunos autores esa es precisamente una característica esencial de los contratos de distribución en sentido estricto y, de entre ellos, la franquicia [v. ad ex. Alonso Soto, «Los contratos de colaboración» en Curso Derecho Mercantil, Tomo 1, 2ª Ed. (Menéndez/Uria ed.) Civitas, 2006]

Pero hay más. El hecho de que en este caso los franquiciatarios estuvieran muy integrados en la red para nada afecta a su consideración de empresarios independientes. Podrá discutirse, quizás, si el contrato que mediaba entre ellos y el franquiciador era en verdad de franquicia o, tal vez, de concesión. Pero en cualquiera de ambos casos se trata de contratos de colaboración entre empresarios independientes  para la implantación de una red de venta o distribución de los productos del fabricante que asumen el riesgo y ventura de las operaciones con los terceros. Y así lo confirma, como afirma el titular de la marca Zara en su recurso, el artículo 1.1 del Código Deontológico Europeo de la Franquicia, que recoge de algún modo la jurisprudencia derivada de la sentencia del TJUE de 28 de enero de 1986, asunto 161/84 “Pronuptia”.

Por todo lo expuesto,  la conclusión del Tribunal General según la cual que el uso de la marca del franquiciador que realizaron los siete franquiciatarios del titular de la marza Zara no pueda ser calificado de uso efectivo y real a los efectos del artículo 15 del RMC, por razón de que no pueden considerarse completamente independientes nos parece desacertada. 

Sobre la  jurisprudencia comunitaria acerca de la obligación de uso, su cumplimiento y acreditación 

Resulta llamativo, además, que se considere que el titular de la marca no cumplió con la obligación de uso cuando es doctrina sentada del TJUE que a tal efecto 

el concepto de «uso efectivo» ha de entenderse como un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca” (v. STJUE de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07).

Y que, como recuerda el Tribunal General y da por válido el TJUE (v. ad ex. STJUE de 26 de septiembre de 2013)

no vale cualquier uso mínimo e insuficiente”  y

que el requisito de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes”.

Pues, a nuestro juicio, en el caso que nos ocupa, comoquiera que se valoren las pruebas aportadas, no parece que Zara estuviera haciendo un uso meramente simbólico, mínimo, y con el único objetivo de mantener (ficticiamente) los derechos conferidos por la marca. Las razones zona las siguientes:

  • la propia Sala de Recurso admitió que cierta documentación aportada (en particular, el dossier de prensa, el folleto y las fotografías) acreditaban que algunos servicios de transporte y distribución de productos destinados a sus filiales y a los franquiciatarios formaban parte de la organización logística del titular de la marca;
  • Se aportaron declaraciones juradas de siete franquiciatarios y del Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de Zara en ese sentido;
  • Atendida la relación, obligaciones y condiciones propias de un contrato de franquicia, no nos parece fácil aportar facturas relacionadas estrictamente con los servicios de transporte de los franquiciadores.

En definitiva, las pruebas aportadas por el titular de la marca acreditaban al menos que el uso de la marca Zara para los servicios controvertidos no era simbólico ni mínimo.

Observación final 

En cualquier caso, lo cierto es que la anulación de la marca Zara para las clases 39 y 41 es, a nuestro juicio, un magnífico ejemplo de esfuerzo baldío, que sólo generará más costes de litigación.

La razón es sencilla de advertir: Zara es una marca cuanto menos notoria (v. ad ex., en España, SAP Valencia 3 de abril de 2013) y según nuestro Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo,  renombrada (v. SSTS de 21 de enero de 2008 y  de 2 de julio de 2008) e incluso la OAMI ha reconocido que esta la marca goza de un elevado carácter distintivo por su notoriedad en relación, al menos, con los productos de la clase 25 (v. recientemente Resolución de la Segunda Sala de Recursos de 3 de marzo de 2015, asunto R 2278/2013-2). En consecuencia, con base al artículo 8.5 del RMC su titular podrá oponerse, con bastantes probabilidades éxito, al registro de ese término como marca para esas clases  por un tercero (por razón de que existe riesgo de confusión entre la marca registrada y la que pretende acceder al registro). Y aunque el tercero no registre el signo como marca, si no que sencillamente use un signo idéntico para esas clases en el tráfico económico sin consentimiento del titular de la marca Zara, este última podrá enervar el ius prohibendi e interponer la correspondiente demanda por infracción de la marca sobre la base del al artículo 9.1 c) del RMC por la misma razón.