Por Aurea Suñol

Fuente: Merca2.0

Nota a la STJUE de 16 de septiembre de 2015 (“Kit-Kat”)

 El artículo 5 e) de la Ley de Marcas (LM) análogo al artículo 3.1 letra e) de la Directiva 2008/95, del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, a Directiva 2008/95) veta el acceso al registro como marca tridimensional, entre otros, a signos constituidos por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico aunque hayan adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de ellos (art. 5.2 LM y art. 3.3 de la Directiva 2008/95).

De esto trata  la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2015, asunto C-215/14, (“Kit-Kat”), que resuelve una cuestión prejudicial presentada por la High Court of Justice (Chancery Division, Intellectual Property, Reino Unido).

Al respecto, lo primero que nos recuerda el TJUE es que el objetivo de que subyace a la aplicación de las tres causas de denegación de registro establecidas en el artículo 3, apartado 1, letra e) de la Directiva 2008/95, incluida, por tanto, lo que ahora interesa, es el interés general. En particular, en este caso, ese interés general consiste en evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (v. ad ex. sentencia del TJUE de 18 de septiembre de 2014, asunto C- 205/13 caso «Hauck», Tribunal General  de 25 de noviembre de 2014,  asunto T-450/09, caso «Rubik», sentencia de 14 de septiembre de 2010,  asunto C-48/09, caso «Lego»).

Dicho en otros términos, conceder protección sobre la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico otorgaría al titular de la marca un control sobre el valor intrínseco del producto , lo cual, se alzaría como obstáculo a que el resto de competidores pudieran ofrecer productos que presentan las mismas características de uso que los productos distinguidos con su marca impidiendo, así, que aquellos entrasen en competencia con el titular de la marca (v. entre otras, SSTJUE  de 18 de junio de 2002,  asunto C-299/99, caso « Philips» y 8 de abril de 2003, asuntos acumulados C-53/01 a C-55701, caso «Linde» y, en nuestra jurisprudencia, SAP Barcelona 27.03 2006 y SAP Madrid 17.06. 2004)). Y esa es igualmente la posición que se ha mantenido en nuestra doctrina (v. por todos, Fernández-Novoa, Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid, 1990, Massaguer, Comentario a Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1999 y Lobato, Comentario a la Ley 12/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002).

Y es que, en efecto y como es fácil advertir, conceder una marca para una forma necesaria para alcanzar un resultado técnico no sólo se erigiría como una barrera de acceso que impediría a los competidores entrar en el mercado correspondiente, sino que además podría frustrar los objetivos perseguidos por el derecho de patentes, pues el titular de una invención podría obtener, a través del registro de una marca, una protección ilimitada en el tiempo (v. SAP Madrid 17 de junio de 2004). Todo lo cual sería, además, incoherente con la finalidad perseguida por el derecho de marcas, que  no es otra que es reducir costes de búsqueda de los consumidores para garantizar un mercado altamente competitivo y transparente (v. por todos., Dogan/Lemley «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law»).

En particular, y según la jurisprudencia comunitaria, el artículo 3.1 letra e) de la Directiva 2008/95, impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar. No así una forma de un producto en la que un elemento ornamental o de fantasía desempeña un papel relevante (v. por todas, v. ad ex. sentencia del TJUE de 18 de septiembre de 2014, asunto C- 205/13 caso «Hauck», sentencia del Tribunal General  de 25 de noviembre de 2014,  asunto T-450/09, caso «Rubik», sentencia de 14 de septiembre de 2010, asunto C-48/09, caso «Lego»), siempre que ese elemento estético no tenga características funcionales esenciales (v. por todas, v. ad ex. sentencia del TJUE de 18 de septiembre de 2014, asunto C- 205/13 caso «Hauck»), lo cual parece sensato, pues en ese caso los competidores contarán con gran probabilidad con formas alternativas que puedan obtener un efecto técnico equivalente. Y, en el caso que nos ocupa, el Tribunal aclara, además, que la mencionada prohibición de registro se refiere sólo al modo en que funciona el producto de que se trata y no se aplica al modo en que se fabrica, en contra, por cierto de lo que había sostenido el Abogado General en sus Conclusiones.

Más discutible es, a nuestro juicio, la afirmación del TJUE según la cual 

“debe denegarse el registro de un signo compuesto por la forma atribuida únicamente al resultado técnico aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas y, en consecuencia, con otros procedimientos de fabricación” 

Esto es, como ha establecido el TJUE en numerosas ocasiones, a efectos de denegar el registro de una forma que sea necesaria para alcanzar un resultado técnico resulta indiferente si existen o no otras formas alternativas que permitan obtener el mismo resultado técnico (v. sentencias antes citadas). En efecto, si de lo que se trata es de evitar que alguien monopolice eternamente una forma y que, por esa razón se impida la introducción de formas competitivas con el consiguiente daño al consumidor, no acaba de verse por qué es preciso denegar su acceso al registro en todo caso si existen formas alternativas.

Es verdad que determinar si existen o no formas alternativas puede ser complejo (tanto para registradores como para tribunales) lo cual puede conducir tanto a falsos positivos como a falsos negativos, con los consiguientes costes sociales. Pero al menos en los casos en los que sea sencillo identificar las posibles alternativas, esta aproximación sea quizás mejor desde un punto de vista competitivo a establecer una prohibición per se y en todo caso a registrar como marca esta clase de formas, pues aunque esta prohibición evita falsos positivos, también puede conducir a falsos negativos en los casos en los que existen en el mercado alternativas suficientes para mantener una competencia suficiente (v. con esta tesis, Bone «Trademark Functionality Revisited and Revised», 2015). Tanto más si el consumidor identifica esa forma concreta con un origen empresarial determinado. Y al contrario, cuando es difícil advertir si existen formas alternativas o hay evidencias claras de que no las hay (ad ex. la forma está patentada y pese haber terminado el periodo de exclusiva pocos terceros han podida diseñar alrededor de la misma), probablemente una regla que prohíba per se que se registre la forma como marca sea más eficiente.

Como advierte el TJUE en su sentencia y hemos avanzado

“un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95 no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo (véanse, en este sentido, las sentencias Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 75, y Linde y otros, C-53/01 aC-55/01, EU:C:2003:206, apartado 44)”. 

Dicho en otros términos:  Una determinada forma precisa para alcanzar  un resultado técnico no puede acceder al registro  pese a que haya adquirido distintividad sobrevenida o secondary meaning, por el uso intenso que se ha hecho de ella, publicidad u otras circunstancias  y sea efectivamente asociada por el público interesado medio, razonablemente informado, atento y perspicaz, a un concreto origen empresarial y, por lo tanto, que sea reconocido como una marca que distingue, en efecto, los productos o servicios para los que está registrada y a los que se aplica (lo recuerda, SAP Madrid 17 de junio de 2004).

Esta conclusión se compadece mal con el objetivo del sistema de marcas de reducir costes de búsqueda de los consumidores para garantizar un mercado altamente competitivo y transparente, en tanto que habrá consumidores que efectivamente se confundan si alguien usa una forma igual en el mercado (v. por todos., Dogan/Lemley «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law»). Por esa razón, desde una perspectiva de política legislativa sería quizás deseable introducir una norma algo más flexible que permitiera analizar cuál es el interés prevalente en cada caso desde una óptica social: si promover la posibilidad de que los competidores introduzcan formas iguales o parecidas a la que trata de acceder al registro (o ha accedido yo)  o evitar la confusión del consumidor, siempre que, claro está sea una confusión relevante para el consumidor (conforme, Bone, «Enforcement Costs and Trademark Puzzles», 2004, idem «Trademark Functionality Revisited and Revised», 2015).

Es verdad que una regla que prohíba en todo caso registrar como marca una forma precisa para alcanzar un resultado técnico reduce costes de litigación y administrativos. Pero también puede provocar costes sociales altos en tanto conduzcan al consumidor a confundirse sobre el origen empresarial de la forma en cuestión (lo advierten, también entre otros,  Mims, Note, «Promotional Goods and the Functionality Doctrine: An Economic Model of Trademarks», 63 Tex. L. Rev (1984), y Dogan/Lemley «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law»).

Por fortuna, no obstante, en nuestro sistema jurídico al menos, la rigidez que en este aspecto presenta la Ley de marcas puede solventarse acudiendo de forma complementaria a la Ley de Competencia desleal y, en particular, a su artículo 11 (actos de imitación). Ahora bien, como se sigue de la cláusula de inevitabilidad establecida en el apartado segundo de dicho precepto, para que sea lícito reproducir una forma necesaria para alcanzar un resultado técnico no amparada por un derecho de exclusiva es preciso que se adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de asociación (lo advierte. Massaguer, cit supra, y en nuestra jurisprudencia y como muestra SAP Barcelona 23 de septiembre de 2014. Conforme también con esta solución que han mantenido algunos tribunales estadounidenses, Dogan/Lemley «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law»).  Y sólo cuando no sea posible, la imitación puede potencialmente reprimirse bajo la acción de competencia desleal. Y aún en ese caso, a nuestro juicio, procede hacer un análisis cuidadoso de los costes (confusión relevante del consumidor) y beneficios (preservar el dominio público, promover la competencia y mantener el equilibrio con el sistema de patentes) que entraña prohibir o permitir la imitación en esos casos.