Por Aurea Suñol

Agotamiento del derecho de marca y perjuicio a la reputación como motivo legítimo para impedir la reventa de productos que la portan

Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016

Introducción

El derecho de marca confiere a su titular la facultad de impedir el uso por un tercero de un signo igual o similar en el tráfico económico para productos y servicios sin su consentimiento en ciertos supuestos legalmente establecidos. No obstante, esta facultad negativa decae cuando el titular de la marca o un tercero con su consentimiento comercializa los productos portadores de la marca por primera vez por en el Espacio Económico Europeo [v. arts. 36  de la Ley 17/2001, de 7 diciembre 2001, de Marcas (en lo sucesivo, LM), en relación con el art. 9 Reglamento (CE ) núm. 40/1994, de 20 diciembre 1993, que establece la regulación de la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC) y  el art. 5 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la Directiva)]. Es ésta una limitación estructural del derecho de marca que permite por regla general y a salvo de que existan motivos legítimos que lo justifiquen que los terceros puedan comercializar, y por lo que ahora interesa, revender productos que portan la marca y, por tanto, que estas conductas queden a salvo de los efectos sustantivos del agotamiento del derecho de marca.

La Sentencia de Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 versa justamente sobre los motivos legítimos que eventualmente excluyen que el titular de la marca pueda alzar el derecho de exclusión que ésta le confiere para prohibir la reventa en Internet por un tercero de productos que portan la marca y, en concreto, sobre si la existencia de un sistema de distribución selectiva y/o el hecho de que esa reventa pueda perjudicar la función condensadora del goodwill o reputación de la marca pueden considerarse en el caso concreto como un motivo legítimo que hace que el agotamiento del derecho de marca no tenga lugar.

Los hechos y la doctrina del caso

Son, grosso modo, los siguientes:

El grupo L’Oreal, dedicado a la producción y venta de productos de perfumería de lujo, distribuidos en España por L’Oreal España mediante un sistema de distribución selectiva, y titular de diversas marcas nacionales, comunitarias e internacionales, interpusieron una demanda contra Websales Ibérica, S.L. (en lo sucesivo, Websales) por razón de que ésta vendía on line productos distinguidos con tales marcas en las páginas web www.outletbelleza.com y www.outletbelleza.es, al margen de la red de distribución selectiva y en condiciones que, según las actoras, extrañaban un menoscabo del prestigio o goodwill de tales marcas. Y ello, y siempre al sentir de las actoras, constituían un motivo legítimo que impedía aplicar la regla del agotamiento del derecho de marca, por lo que, según concluían, la reventa en tales páginas web de esos productos infringía sus derechos de marca y, consecuentemente, podían prohibirles que continuaran poniendo en práctica esa conducta y ejercitar las acciones marcarias a que les faculta tanto la LM como el RMC.

Y a la vista de estos hechos, el Tribunal Supremo dejó en claro ante todo y acertadamente a nuestro juicio que la cuestión objeto de litigio no versaba en determinar si la comercialización on line de productos de lujo fuera del sistema de distribución selectiva de la actora constituía en sí misma un «motivo legítimo» que enervaba la excepción al agotamiento de la marca establecida en los artículos 13.2 del RMC y 36.2 de la LM, como al entender del Tribunal con buen tino consideró la Audiencia, puesto que según afirmó:

“no existe una necesaria correlación entre la infracción del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la marca cuando, por ejemplo, quien no está autorizado como distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución”

De lo que se trataba, en efecto, era de examinar si el modo en que se habían comercializado on line y al margen del sistema de distribución selectiva los productos identificados con las marcas de las actoras perjudicaba alguna de las funciones de la marca y, en particular, la condensadora de la reputación o prestigio y, por esa razón, existía motivo legítimo que justificaba la excepción al agotamiento de la marca.

En primer término, el mero hecho de que no se cumplan todos y cada uno de los criterios de la distribución selectiva de la red establecida por las demandantes no infringe las marcas controvertidas, tal y como a Audiencia entendió. Y ello, a juicio del Tribunal Supremo,

“puesto que existen algunos de los criterios o condiciones impuestas por las demandantes a los integrantes de la red de distribución selectiva cuya inobservancia, en contra de lo afirmado por la sentencia de la Audiencia Provincial, no puede considerarse un motivo legítimo que excepcione el agotamiento de la marca, y, por tanto, no puede condenarse a la demandada a que en el futuro no comercialice los productos que llevan las marcas de las demandantes si no cumple tales condiciones”

Ese era el caso, según entendió el Tribunal, de la condición consistente en imponer, a la venta on line, la venta de los productos portadores de marcas en un establecimiento físico pues, siempre al entender de Tribunal y respaldándose al efecto en jurisprudencia comunitaria, era desproporcionada y constituía una barrera injustificada a la libre circulación de mercancías (art. 101 del TFUE, antiguo art. 81 TCE). Razón por la cual, el TS procedió a modificar el fallo de la Audiencia en ese extremo.

Por el contrario y en segundo término, el Tribunal Supremo estimó que el nombre de la página web, la presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, la limitación de la gama de productos y de estocaje, la falta de novedades, y la no admisión de la devolución de productos eran circunstancias

“susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo”

por lo que constituían motivos legítimos para dejar sin efecto el agotamiento de las marcas en disputa.

La doctrina del agotamiento y su fundamento

Como hemos avanzado, la doctrina del agotamiento comunitario implica en esencia que el titular de una marca en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo no puede oponerse a la importación y ulterior comercialización (incluida la reventa) en ese Estado miembro de productos que previamente comercializados por él o con su consentimiento manifestado de forma expresa o tácita, por un operador vinculado a él económicamente, en otro Estado miembro (v. por todas, STJUE 14-VII-2011, asunto C-46/10 «Viking Gas A/S c. Kosan Gas A/S», SSTS 18-X-2012, 1-IX-2010 y 20-X-2008). Esta doctrina fue originariamente establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y posteriormente recogida tanto en el artículo 7 de la Directiva de Marcas como en el artículo 13 del RMC y el artículo 36 de la LM.

Su fundamento jurídico estriba en la correlación entre los efectos prácticos de la protección jurídica de la marca y el cumplimiento efectivo de las funciones que justifican esa protección y, por tanto, y abstracción hecha de la dimensión territorial de esta cuestión, impide que el titular de la marca pueda monopolizar el tráfico de productos originales; es decir: de productos distinguidos con marcas que satisfacen adecuadamente esas funciones, y compartimentar los mercados nacionales  favoreciendo, así, el mantenimiento de diferencias de precio entre los Estados miembros (v. SSTJUE 8-IV-2003, asunto C-244/00 «Van Doren + Q. GMBH c. Lifestyle Short + Sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth», 11-XI-1997, asunto C-379/97 «Pharmacia & Upjohn SA c. Paranova A/S»). Y ello, por razón de las exigencias propias del proceso de integración de los mercados nacionales en un único mercado interior y, en particular, del principio de libre circulación de mercancías que no admite que el ejercicio por el titular del derecho de marca constituya una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros en el sentido del artículo 36 del TFUE (v. entre las últimas, 28-VII-2011, asuntos acumulados C-400/09 y C-207/10 «Orifarm A/S y Orifarm Suplay A/S c. Handelsselskabet A/S, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S y Paranova Danmark A/S», SSTS 18-X-2012, 1-IX-2010 y 20-X-2008 y en nuestra doctrina J. Massaguer, «Acerca del agotamiento internacional del derecho de marca», AC, 1996, pp. 125 y ss.).

Por ello, y de forma coherente con esta aproximación, los tribunales han rechazado aplicar la doctrina del agotamiento cuando las conductas realizadas por los revendedores de productos originales han perjudicado las funciones de la marca y, de entre ellas en particular y por lo que ahora interesa, la función condensadora de la reputación (lo advierten por todas aunque en materia de reenvasado, STJUE 28-VII-2011, asuntos acumulados C-400/09 y C-207/10 «Orifarm A/S y Orifarm Suplay A/S c. Handelsselskabet A/S, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S y Paranova Danmark A/S» y en sede de publicidad, STJUE 4-XI-1997, C-337/95 «Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV  c. Evora BV»). Pues, como es doctrina consolidada, el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca es tan sólo un ejemplo de lo que puede constituir un motivo legítimo a estos efectos, como confirma el uso de la expresión «en especial» en el artículo 7.2 de la DM (v. por todas, SSTJUE 14-VII-2011, asunto C-46/10 «Viking Gas A/S c. Kosan Gas A/S» y 23-IV-2009, asunto C-59/08 Copad SA c. Christian Dior couture SA y otros).

Motivos legítimos que impiden aplicar la regla del agotamiento: la función condensadora de la reputación

En efecto, la función condensadora de la reputación, esto es, la aptitud para condensar las experiencias satisfactorias proporcionadas por el uso o consumo del producto portador de una marca y para trasladar esas experiencias positivas a los productos o servicios con ella distinguidos ha sido expresamente reconocida por la doctrina del TJUE como de nuestros tribunales (v. por todas y entre las últimas, STJUE 19-IX-2013 asunto C-661/11, «Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt y Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV», SSAP Alicante 16-X-2015, 14-IX-2015, 11-VI-2015, SAP Valencia 3-VI-2010 y Madrid de 8-II-2003. Y es claro que ésta puede verse enteramente frustrada cuando por el modo en que se produce la publicidad y/o comercialización del producto que porta la marca se generan representaciones  o asociaciones negativas respecto de la misma (v. ad ex. STUE  4-11-1997, asunto C-337/1995, caso Parfums Christian Dior). La razón que justifica esta afirmación radica en que ello impide que la marca sea instrumento de fidelización de la clientela y atesoramiento de las expectativas de ganancia relativas a los productos con ella distinguidos y, por tanto, que pueda ofrecer expectativas de calidad tanto en relación con dichos productos como con el resto de productos con ella distinguidos. Todo lo cual se salda en la imposibilidad o dificultad a que se ve sometido el titular de la marca a dotarla de una buena reputación o mantenerla.

Circunstancias que pueden lesionar la función condensadora de la reputación

Como hemos advertido al inicio, de las diversas razones o circunstancias que pueden provocar un desprestigio a goodwill o reputación de la marca (ad ex. la escasa calidad de los productos o el hecho de que éstos posean características que son incompatibles con los que comercializa el titular de la marca), el Tribunal Supremo hubo de pronunciarse sobre las siguientes:

Comercialización on line de productos de lujo fuera del sistema de distribución selectiva

Con frecuencia, los titulares de marcas que gozan de alto prestigio debido a las necesidades que presenta la comercialización de los productos que las portan, especialmente los de lujo o de alta tecnología, los comercializan mediante un sistema de distribución selectiva; esto es: un sistema que se caracteriza por el hecho de que el fabricante selecciona a los revendedores y sólo suministra o permite suministrar sus productos para revenderlos a distribuidores?minoristas que se obligan a satisfacer y satisfacen ciertas condiciones que, naturalmente, deben superar el enjuiciamiento antitrust.

Pues bien, como acertadamente a nuestro entender concluyó el Tribunal Supremo, el mero incumplimiento por parte de un tercero no autorizado de las condiciones de comercialización y/o publicidad de producto o servicio que el titular de la marca impone a sus distribuidores no provoca per se un perjuicio a la reputación de la marca (v. SAP Valencia 3-VI-2010). Del mismo modo que el uso de la marca en la comercialización y /o publicidad de productos que han sido objeto de importaciones paralelas y se ponen la venta en establecimientos no integrados en la red de distribución selectiva tampoco constituye un aprovechamiento indebido de la reputación que atesora la marca. A tal efecto, es preciso examinar las concretas circunstancias que concurren en el caso y, en particular y por lo que ahora importa, las condiciones particulares a que se han sometido los distribuidores autorizados, pues, como es obvio, no todas ellas van necesariamente dirigidas a salvaguardar la función de reputación de la marca (ad ex. pactos que imponen el modo de almacenar los productos, que establecen un volumen mínimo de negocio, etc.). Es por ello, por cierto, que en ocasiones los titulares de marcas han tratado de impedir las ventas grises (es decir: ventas realizadas por un tercero que obtiene los productos de un distribuidor autorizado que incumple las condiciones establecidas por el titular de la marca) a través de la acción por competencia desleal (aprovechamiento de una infracción contractual no inducida – artículo 14.2 de la Ley de Competencia Desleal).

Pero hay más.  Presupuesto de la eventual infracción de la marca por perjudicar su función de reputación  es la licitud antitrust del concreto sistema de distribución selectiva y resulta que al menos una de las cláusulas que en él se contiene en el caso que nos ocupa (imposición de venta en establecimientos físicos) no satisface ese presupuesto.

Imposición de venta en establecimientos físicos

En efecto, del modo en que ha establecido e Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recuerda el Tribunal Supremo (v. STJUE de 13-X-2011, asunto C-439/09 «Pierre Fabre Dermo-Cosmétique»):

“una cláusula que prohíbe de facto que los productos objeto del contrato puedan comercializarse por Internet”

(como sucedía en el caso que analizamos en a medida en que se imponía la venta de los productos portadores de marcas en un establecimiento físico a la venta on line)

“constituye una restricción por objeto en el sentido de dicha disposición si, tras un examen individual y concreto del tenor y del objetivo de dicha cláusula contractual y del contexto jurídico y económico en el que se inscribe, resulta que, habida cuenta de las propiedades de los productos de que se trata, dicha cláusula no se justifica objetivamente”

Esto es, si a la vista del caso no se cumplen las condiciones que hacen aplicable la excepción legal del artículo 101 TFUE, apartado 3. Y como estimó en Tribunal Supremo, a nuestro juicio, no parece que para la clase de productos de que se trataba en el caso enjuiciado (perfumes, etc.) restringir su comercialización a un establecimiento físico tenga una justificación concurrencial objetiva. Razón por la cual, resulta desproporcionada y constituye una barrera injustificada a la libre circulación de mercancías (art. 101 del TFUE, antiguo art. 81 TCE).

Por consiguiente, el TS procedió acertadamente a modificar el fallo de la Audiencia en este punto, con independencia de la crítica que merezca la doctrina Fabre del Tribunal de Justicia.

Otras circunstancias

Más dudas nos suscita alguna otra de las circunstancias que el Tribunal estimó susceptibles de perjudicar la función condensadora de la reputación de la marca. Nos referimos no tanto a la presentación de los productos por criterios alfabético unido a inferior calidad de algunos de los productos ofertados, la limitación de la gama de productos y de estocaje, la falta de novedades, y la no admisión de la devolución de productos sino más bien al nombre de la página web (www.outletbelleza.com y www.outletbelleza.es).

En efecto, a nuestro juicio, el hecho de que los productos distinguidos con la marca se comercialicen y publiciten en un “outlet”; esto es: establecimientos donde los fabricantes ofrecen productos de temporadas pasadas a precios rebajados (v. J. Alfaro, Cláusulas-radio y Derecho de la Competencia, Almacén de Derecho), no perjudican necesariamente el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo, tal y como afirma el Tribunal, pues el consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz sabe en qué consisten esos establecimientos y no creemos que les traslade el mensaje de que las marcas en ellos comercializadas gozan de escasa reputación. Antes bien, quizás, suceda lo contrario. De hecho, la mayoría de marcas cuentan con establecimientos de esta clase y, pese a que la Audiencia no lo dio por probado, parece que los propios distribuidores autorizados vendían productos que portaban la marca en outlets. Por tanto, no nos parece que ese mero hecho constituyera un motivo legítimo para dejar sin efecto el agotamiento de las marcas en disputa.