Por Aurea Suñol

Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017

Introducción: los hechos del caso

Las sociedades actoras (Euro Depot, S.A. y Euro Depot España, S.A) cuyo objeto social es la distribución de productos de bricolaje y material de construcción con la marca Brico Depôt y cuentan con diez establecimientos en España, ejercitaron acción por propiedad intelectual y competencia desleal contra Bricoman, S.L., que también se dedica a la misma actividad bajo la marca Bricoman y tiene un establecimiento en nuestro país.

Los principales argumentos desplegados por las actoras para sustentar su demanda fueron que:

  • a su entender, el catálogo de la demandada constituía un plagio del suyo, siendo éste, según las actoras, una obra susceptible de protección tanto al amparo del artículo 10.1.a) como del artículo 12.2 TRLPI (v para un ejemplo de catálogo).
  • y, asimismo, que esa imitación, constituía un acto de competencia desleal, encuadrable en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (actual art. 4.1), por ser un acto de aprovechamiento o expolio del esfuerzo ajeno y de obstaculización.

Y esas fueron precisamente las cuestiones sustantivas que el Tribunal Supremo hubo de resolver en la sentencia de 2 febrero de 2017 objeto de esta nota. 

Sobre la calificación de los catálogos como creación artística original

Al entender del Tribunal Supremo:

“Un tipo de catálogo de productos de bricolaje y material de construcción como el que emplea Brico Depot para ofrecer sus productos, por el contenido de su información, es difícil que pueda llegar a considerarse una «creación original literaria, artística o científica» (y, por ello, añadimos, encuadrable en el art. 10.1.a TRLPI). Sobre todo si además se pretende su protección no respecto de un determinado catálogo, esto es, del contenido de un número concreto, sino en general de la forma y configuración de los catálogos, en cuanto al formato, estructura, selección y disposición de sus contenidos, que se consideran originales”.

Y que en realidad:

“en la sentencia de la Audiencia no queda constancia de que el catálogo de Brico Depôt fuera una obra original literaria, artística o científica”.

Por lo que concluyó que

“la protección concedida por la sentencia de apelación es la propia de una base de datos prevista en el art. 12 TRLPI ”.

A nuestro juicio, sin embargo, la Audiencia no erró al calificar al catálogo de Brico Depôt como obra original literaria, artística o científica (tal y como, en cambio, le achaca el Tribunal Supremo en la sentencia que comentamos). De hecho, el propio artículo 10.1.a TRLPI menciona entre las creaciones susceptibles de ser protegidas como obras originales literarias, artísticas o científicas a los folletos. Y si un folleto puede conceptuarse como creación a los efectos de dicho precepto, no alcanzamos a entender por qué un catálogo, como el del caso, no puede calificarse también como tal.

Por demás, y aunque somos conscientes de que no existe unanimidad al respecto ni la doctrina de los autores ni en la jurisprudencia europea, en materia de propiedad intelectual,  por original, en sentido estricto, debiera entenderse simplemente una obra independiente, hecha por el autor (v. ad ex. J. Ginsburg/S. Ricketson, International Copyright and Neighbouring Rights, OUP, Oxford, 2006, 2º ed., E. Samuels «The Idea-Expression Dichotomy In Copyright Law», 56 Tenn. L. Rev., 1989, pp. 321- 463, A. Drassinower, «A Rights-Based View of the Idea/ Expression Dichotomy in Copyright Law»), sin ulteriores requisitos subjetivos o sustantivos que, al menos teóricamente, se abandonaron hace ya tiempo en España  (v. no obstante, entre otras, STS 24.06.2004, que interpreta el requisito de la originalidad como “creación novedosa dotada de especificidad o singularidad”; o la STS de 5.04.2011, que concibe esa noción como «originalidad creativa«, suponiendo la creatividad «la aportación de un esfuerzo intelectual -talento, inteligencia, ingenio, inventiva o personalidad…«).

Cuestión distinta que no podemos entrar a valorar, pues no hemos tenido acceso a ambos catálogos, es si el de la demandada reproducía sustancialmente el de las actoras y, por tanto, había o no plagio en este caso.

Sobre la calificación de los catálogos como base de datos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 TRLPI, que sigue lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, se consideran bases de datos

“las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”.

Como es de ver, y ha reconocido la jurisprudencia comunitaria, el concepto de «base de datos», tiene un alcance amplio, al margen de consideraciones de orden formal, técnico o material [v. SSTUE 9.11.2004, asunto 444/02, Gran Sala, “Fixtures Marketing Ltd. vs. Organismos prognostikou agonon podosfairou AE (OPAP)”].  Ahora bien, el TJUE también ha establecido que, de diferentes considerandos de la Directiva, se desprende que la especificidad del concepto de base de datos reside en un criterio funcional y tiene por objeto fomentar el desarrollo de sistemas que desempeñen una función de «almacenamiento» y de «tratamiento de la información» (Considerandos 10º y 12ª de la Directiva, SSTJUE  1.03.2012 asunto C-604/10, “Football Dataco Ltd. y cía vs Yahoo! UK Ltd, y cía y de 9.11.2004). Ello, al parecer del Tribunal requiere que concurran dos requisitos:

i) Que exista una recopilación de «elementos independientes», es decir, de elementos separables unos de otros sin que resulte afectado el valor de su contenido. Por ejemplo, la combinación de la fecha, horario e identidad de dos equipos, el que juega en casa y el equipo visitante, correspondientes a un partido de fútbol tiene un valor informativo autónomo que hace de ella un «elemento independiente».

ii) Que los elementos independientes constitutivos de la recopilación estén dispuestos de manera sistemática o metódica y resulten accesibles individualmente. Este criterio implica, según el TJUE, que aquella figure en un soporte fijo y esté dotada de algún instrumento, tal como procedimiento electrónico, un índice, sumario, etc. de clasificación que permita la localización de cualquiera de esos elementos independientes que contiene. Este requisito se cumple, por ejemplo, según el Tribunal, por la disposición, en forma de calendario, de las fechas, horarios y nombres de los equipos correspondientes a los diferentes partidos de las jornadas de un campeonato de fútbol.

Pues bien, a nuestro modo de ver y también el Tribunal Supremo se lo cuestionó pero no negó, ninguno de esos requisitos parecen cumplirse en el catálogo objeto de la sentencia que examinamos. Y ello, habida cuenta de que éste no tenía una función de «almacenamiento» y de «tratamiento de la información», y aunque pudiéramos llegar a admitir que recopilaba elementos independientes (productos con sus precios), tales elementos no estaban colocados de forma sistemática o metódica ni resultaban accesibles individualmente del  modo en que la jurisprudencia comunitaria ha interpretado este último requisito. No estamos aquí ante un caso, como el que enjuició la STJUE de 9.11.2004 y en el que concluyó que un calendario de partidos de un campeonato de fútbol constituía una «base de datos» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 96/9.

A decir verdad, de los argumentos vertidos por las actoras para respaldar que su catálogo era susceptible de ser protegido por propiedad intelectual por ser una obra original artística se sigue que el objeto del mismo no era almacenar o proporcionar información de forma metódica, sino sencillamente promover los productos que se ofertan en él (ad ex. uso de un papel reciclado, apariencia modesta, formato reducido, uso de la paleta de colores, tipografía, etc.). Así lo muestra el que la Audiencia, como literalmente advierte el Tribunal Supremo, concluyera que

“la demandada imitó y copió el formato desarrollado por Brico Depôt como modelo de comunicación”.

Es decir, por más que resulte algo contradictorio con los pedimentos de las actoras, éstas parecen concebir el catálogo controvertido mas como una presentación del producto/s (o, como dice el Alto Tribunal, el valor de su estética) que como una prestación. Y el hecho de que la demanda no ejercitara acción por competencia desleal sobre la base del artículo 11 Ley de Competencia Desleal (cuyo objeto son prestaciones e iniciativas empresariales) sino sobre la cláusula general de esa Ley es otro indicio de ello.

Y es que, en efecto, las creaciones publicitarias – y a tenor de artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad no es dudoso que el catálogo en cuestión merece la calificación de publicidad -, en muchas ocasiones poseen una doble naturaleza.

Desde la óptica de los anunciantes, es  una forma presentación de una oferta de productos o servicios y su imitación crea los conflictos propios del uso no consentido de signos distintivos (marcas, folletos, envoltorios, etc.) que se producen entre anunciantes. Desde la perspectiva de los creativos o las agencias de publicidad, es una creación intelectual y su imitación provoca conflictos típicos de apropiación indebida de prestaciones (o ideas) ajenas.

La protección de los catálogos como base de datos

La consecuencia de asumir la equiparación del catalogo objeto de la sentencia a una base de datos condujo al Tribunal Supremo a exigir la presencia en él requisitos propios de las bases de datos que, naturalmente, no podían satisfacerse en el caso que examinaba. En efecto, como hemos señalado, el artículo 12 TRLPI atribuye derechos de autor respecto de bases de datos tal y como han sido definidas, siempre que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. Como advirtió el TS, en esta sede, el criterio de la originalidad es diferente y, según la jurisprudencia comunitaria, depende de que en la selección o disposición de los datos que contiene, su autor exprese su capacidad creativa de manera original tomando elecciones libres y creativas. Por consiguiente, este requisito no se satisface cuando la constitución de la base de datos está dictada por consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa (v. STJUE 1.03.2012 asunto C-604/10, “Football Dataco Ltd. y cía vs Yahoo! UK Ltd, y cía). El Alto Tribunal concluyó  que este criterio no se cumplía, por lo que estimó también este motivo de impugnación.

La protección de los catálogos por competencia desleal

Finalmente, como hemos indicado al inicio de esta entrada, las actoras ejercitaron también acción por competencia desleal y, en concreto por suponer, la imitación del catálogo, un aprovechamiento indebido del esfuerzo y/o un acto de obstaculización, contraria a las exigencias de la buena fe objetiva» bajo el artículo  5 LCD (actual art. 4.1 LCD y así lo estimó la Audiencia en su pronunciamiento por lo que hace al primer criterio. El Tribunal Supremo, nuevamente, estimó el motivo de recurso alegado por las demandadas.

Convenimos, con el Tribunal Supremo, en que en este caso probablemente las inversiones efectuadas por las actoras quizás no tuvieron la suficiente entidad como para apreciar la existencia de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. La razón esencial de nuestro parecer estriba en, aunque en sede del artículo 11 de la LCD, los tribunales tienen a exigir una inversión significativa de recursos en el desarrollo de la prestación, de modo tal que el ahorro por parte del imitador sea notable e impida que el pionero pueda recuperar sus costes de inversión (v. A. Suñol, El “carácter indebido” de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno). Aunque también es cierto que en alguna ocasión se ha estimado la deslealtad de la conducta por este criterio y artículo en un caso ciertamente muy discutible y, a nuestro juicio, no tan distinto como el Supremo argumenta en caso que comentamos  (v. STS 19.6.2013).

Más dudoso es si en caso de que el catálogo hubiera tenido cierto mérito competitivo (lo cual no parece desde el momento en que la sentencia le niega originalidad), su imitación quizás podría haberse tachado de desleal por constituir un acto de obstaculización, por interferir en la estrategia o canal de comunicación ideada por un oferente consistente en haber logrado establecer una vinculación entre él y una determinada publicidad o elemento publicitario y la conducta de la demandada fuera idónea para romper o debilitar esa vinculación y, con ello, el canal de comunicación establecido y tal conducta careciese  de justificación concurrencial (v. J. Massaguer, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1999, pp. 155-159, A. Suñol, «La aplicación de la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal a los actos de obstaculización (A propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 5 de octubre de 2001)», Aranzadi Civil, núm. 10, 2003,  A. Suñol, «Adquisición de empresas en el Mercado de Valores, obstaculización y competencia desleal (comentario a los autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao de 26 de marzo de 2008 y de 20 de mayo de 2008)», Revista de Derecho del Mercado de Valores, Nº. 3, 2008, pp. 385-402, y en la jurisprudencia, por ejemplo, SSTS 7-IV-2014 y 24-XI-2006 (RJ 2007\262) y en los pronunciamientos de Audiencia Provincial, entre otros muchos, SSAP Madrid 18-XII-2015, 16-I-2015, La Coruña 12-XII-2014, Alicante7-XI-2014 y Bilbao 20-XII-2013).