Por Aurea Suñol

¿Es eficiente aplicar el derecho de la competencia para controlar el eventual oportunismo del titular de una patente esencial sujeta a FRAND? 

El caso Huawei c. ZTE Corp. resuelto por el Tribunal de Justicia el pasado 16 de julio 2015 responde a la siguiente cuestión prejudicial: ¿constituye un abuso de posición dominante (art. 102 TFUE) el ejercicio por el titular de una patente de una acción de cesación por violación de la patente cuando se trata de una patente esencial y está sujeta a un compromiso de licenciar en términos FRAND (esto es: en términos justos, razonables y no discriminatorios)?

Los hechos del caso son los siguientes:

Huawei Technologies, es una sociedad miembro de la European Telecommunications Standard Institute (ETSI), una organización privada de establecimiento de estándares, y el 4 de marzo de 2009 comunicó que era titular de una patente esencial para uno de los estándares que en ese momento se estaban discutiendo (lo cual implica que ese estándar un puede usarse sin infringir la patente) y se comprometió a conceder a terceros licencias en condiciones FRAND.

Entre noviembre de 2010 y finales de marzo de 2011, Huawei y ZTE Corp., sociedad miembro, también, de ETSI llevaron a cabo negociaciones en vistas a acordar una licencia en condiciones FRAND con respecto a los productos que ZTE fabricaba y que funcionan sobre el mencionado estándar A tal fin, Huawei le cursó una oferta indicándole el canon concreto que consideraba razonable, pero el acuerdo no llegó a fin.

Ello no obstante, ZTE continuó comercializando los productos que incorporan el estándar y, por tanto, infringen la patente de Huawei., sin abonar canon alguno a ésta última y sin informarle de los actos de explotación ya realizados.

Ante estos hechos, el 28 de abril de 2011 Huawei interpuso acción por violación de patente contra ZTE solicitando el cese de la violación, la presentación de datos contables, la retirada de los productos y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.

Y el Tribunal de Justicia ha de dilucidar si el ejercicio, entre otras, de la acción de cesación por parte del titular de una patente esencial sujeta a FRAND (Huawei) contra quien fabrica productos que la incorporan y, por tanto, infringe esa patente (ZTE) constituye un abuso de posición dominante (art. 102 TFUE) y, en su caso, en qué condiciones.

Al respecto, el Tribunal concluye que el titular de una patente esencial (PEN) sujeta a FRAND infringe el artículo 102 TFUE, al ejercitar contra el supuesto infractor, una acción de cesación o de retirada de productos si previamente: i) no le ha preavisado ni consultado; ii) no le ha precisado cómo ha sido infringida la patente; iii) no le ha cursado una oferta de licencia concreta y escrita en condiciones FRAND, concretando en particular el canon y sus modalidades de cálculo.

Desde la óptica opuesta, el Tribunal señala literalmente que el supuesto infractor:

(…) ha tratar tal oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica especialmente la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

Y que, en tanto no acepte la oferta,

 (…) sólo puede invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN de que se trate, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND.

Si utiliza la técnica de la patente esencial antes de celebrar un contrato de licencia con el titular de la misma

(…) le corresponde, a partir del momento en que se rechaza su contraoferta, constituir una garantía adecuada, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia, aportando por ejemplo una garantía bancaria o consignando las cantidades necesarias. El cálculo de esta garantía debe comprender, en particular, el número de actos de explotación pasados de la PEN, cuyo recuento debe poder presentar el supuesto infractor.

Finalmente, la sentencia alude también a la posibilidad de que:

i) las partes, de común acuerdo, puedan solicitar que el importe del canon sea determinado por un tercero independiente que dictamine en un plazo breve;

ii) el supuesto infractor, bien que impugne, en paralelo con las negociaciones relativas a la concesión de licencias, la validez de tales patentes y/o su carácter esencial para la norma en la que participan y/o su explotación efectiva, o bien que se reserve la facultad de hacerlo en el futuro.

Como se habrá advertido, el razonamiento manejado por el Tribunal de Justicia para sustentar el carácter abusivo de la explotación de la posición dominante del titular de la patente se aleja del que debiera ser el meollo del enjuiciamiento antitrust respecto de cuestión (el efecto anticompetitivo de la conducta) para acercase (erróneamente a nuestro entender) al que, en su caso, debiera realizar el juez que conoce del juicio por infracción de patente para decidir si concede o no la acción de cesación solicitada por el titular de la patente o al que es propio del derecho de obligaciones y contratos.

En efecto, pese a que el TJCE recuerda que

el concepto de explotación abusiva de una posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE es un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa en posición dominante que, en un mercado en el que debido justamente a la presencia de la empresa en cuestión la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, producen el efecto de obstaculizar, por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia”;

lo cierto es que, a nuestro entender ese examen brilla por su ausencia en la sentencia. Ni una palabra se dice sobre por qué en las condiciones que el TJUE señala en su pronunciamiento el ejercicio de la acción de cesación producen ese efecto de

obstaculizar el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia”

y, que en este caso, a nuestro entender, pasaría por determinar, en primer término, si el titular de una patente que fue incorporada a un estándar se ha comportado de manera oportunista ex post, es decir, una vez que se aprueba el estándar y los usuarios o potenciales usuarios han realizado inversiones para adoptarlo (patent hold-up) que, ha resultado, en definitiva en un canon mayor del que habría resultado si el acuerdo se hubiera realizado ex-ante y, por tanto, antes de la adopción del estándar.

Y en segundo término, si esa conducta tiene efectivamente efectos anticompetitivos y, por ello, constituye un abuso, lo cual no es sencillo [v. en este sentido y como muestra, Dorsey/McGuire, «How The Google Consent Order Alters The Process And Outcomes Of Frand Bargaining», 2013, pp.14 y 15), que advierten que ni  la DOJ ni la FTC han obtenido o mostrado pruebas concretas que evidencien que el titular de la patente verdaderamente se vale de la amenaza de solicitar la cesación para obtener un canon no razonable de forma que se perjudique a los consumidores y, por tanto, tenga efectos anticompetitvos].

Tampoco alude, el Tribunal, a prueba empírica alguna, menos aún al efecto que la conducta del titular de la patente pudiera tener sobre el bienestar de los consumidores ni, en fin, a esas “en circunstancias excepcionales” que, como paradójicamente recuerda el TJUE en el pronunciamiento que comentamos (Fundamento 47), justifican el ejercicio de un derecho de exclusiva puede calificarse de abusivo (y que, desde luego, no pueden anclarse en el mero hecho de ser titular de una patente esencial que se ha comprometido a conceder licencias en términos Frand, justifica sin más que estos supuestos puedan encajar en tales casos excepcionales).

Y es que ciertamente, el caso que enjuicia el TJCE en la sentencia comentada, podría haberse resuelto con solvencia aplicando la normativa de patentes. No en vano, y en virtud del artículo 3 de la Directiva 2004/48 /CE los tribunales nacionales pueden (y deben) denegar la orden de cesación solicitada por el titular de la patente cuando en atención a las circunstancias del caso sea una medida desproporcionada. De hecho, a nuestro juicio, la legislación de patentes es más adecuada que el derecho de la competencia para controlar el ejercicio de la acción de cesación en estos casos.

  • Primero, porque aunque es deseable que se armonicen los criterios de ejercicio de la acción de cesación en estos casos, esta armonización puede lograrse más fácilmente a través de la normativa de patentes ya que no es preciso demostrar que titular de la patente tiene posición de dominio (que es aspecto que las partes no han cuestionado y, por ello, sobre el TJCE no se pronuncia en este caso) y que el ejercicio de la acción de cesación constituya un abuso.
  • Segundo, porque en el mismo proceso de acuerdo con las normativas de patentes, normalmente,  puede examinarse la validez de la patente y la existencia de la violación de la patente con carácter previo al análisis de la prosperabilidad de la cesación, por lo que si la patente no es válida (lo que sucede con frecuencia) o, en todo caso, no ha sido infringida, ya no es preciso abordar la compleja cuestión de si procede o no conceder la cesación.

Y a estas razones de orden práctico, se suman otras de policy. Es evidente, que el derecho de patentes como cualquier otro derecho de propiedad intelectual no puede (ni debe) ser inmune al enjuiciamiento antitrust. No es menos claro, sin embargo, que en ocasiones su aplicación conjunta o complementaria puede generar conflictos con los objetivos perseguidos por ambas normativas. En este caso, puesto que los remedios que ofrece la legislación de patentes (combinados, en su caso, con los contractuales), son adecuados para controlar el ejercicio de la acción de cesación, el beneficio marginal de aplicar el Derecho de la competencia puede no compensar sus costes (V. J. D. Wright/ B. H. Kobayashi, «Federalism, Substantive Preemption, and Limits on Antitrust: An Application to Patent Holdup», Journal of Competition Law and Economics 5 (3), 2009, pp. 501 a 504 y pp. 512) por el riesgo de disuadir en demasía a los titulares de patentes a no realizar según qué conductas que su aplicación puede entrañar y, con ello, de desincentivarles a participar en las SSO e a invertir en innovación.

PS. Esta entrada es parte de un trabajo de la autora de próxima publicación.

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