Por Áurea Suñol

 

Respuesta al Prof. Miranda Serrano

 

There is only one thing in life worse than being talked about, and that is not being talked about”

O. Wilde

 

Introducción

El Prof. Miranda Serrano ha publicado en el número 320 de la Revista de Derecho Mercantil un trabajo que, bajo el título “Denominaciones sociales y signos distintivos: No todo sigue igual tras la reforma de la Directiva de Marcas”(en adelante, RMD, núm. 320) es, en buena medida, una réplica a las entradas que el Notario y Dr. Ricardo Cabanas Trejo y una servidora respectivamente publicamos comentando su trabajo titulado El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018: Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social” que éste publicó en InDret (en adelante, InDret, núm. 2, 2020) (v. aquí y aquí).

La tesis de fondo que defiende el autor es la misma que sostuvo en su anterior trabajo con algunos matices. No voy, pues, a reiterar los argumentos que ya expuse en mi entrada anterior. Simplemente añadiré, primero, una razón ulterior que, en mi opinión, la desarma; reforzaré, después, los argumentos que aduje sobre el presupuesto común a toda infracción marcaria y, en concreto, sobre el uso de la denominación social en el tráfico económico “para productos o servicios”; y, seguidamente, abordaré el reproche que el autor formula a mi interpretación sobre la modificación que ha sufrido la limitación al derecho de marca contenido en el artículo 37. 1 a) de la LM. Finalmente, expondré los efectos perversos a que conduciría, a mi juicio, la idea que sostiene el autor.

 

Sobre el argumento ulterior que desarma la tesis de fondo que sostiene el autor: el considerando 19 de la Directiva de Marcas

Conviene iniciar recordando al lector que tanto el trabajo que el autor publicó en InDret como, en cierta medida, el que ha publicado en la RDM tienen por objetivo último defender el llamado «proceso de industrialización» que a su juicio padecen indefectiblemente las denominaciones sociales. Y para mostrarlo, el autor apela a las dos siguientes modificaciones que ha introducido el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre para cumplir con las exigencias derivadas de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante DM) : i) la expresa circunscripción de la limitación del derecho de marca establecido en el artículo art. 37.1 letra a) de la LM al uso en el tráfico económico del nombre de personas físicas y ii) la inclusión de la facultad de impedir el uso en el tráfico económico del signo controvertido en una denominación social entre el listado de facultades prohibitivas reservadas del titular de la marca [v. art. 10. 3 letra d) de la DM y en el artículo 34.3 letra d) de la LM]. A través de ellas a su parecer

el legislador reconoce una función distintiva al uso de la denominación social en dicho ámbito (tráfico económico), independientemente de que se realice en concepto de denominación social o de nombre comercial no registrado” (RDM, núm. 320, p. 98)… (pues, a su juicio, ha de admitirse), “que el uso de la denominación social en el tráfico económico supone una utilización a título marcario, esto es, “para productos o servicios” o “en relación con productos o servicios” (RDM, núm. 320, p. 93), (Razón por la cual, según el autor), “la última reforma de la Ley de Marcas, el uso de esta figura en el tráfico económico (no en el jurídico) faculta al titular de un signo distintivo prioritario con el que resulte confundible a ejercitar su ius prohibendi” (RDM, núm. 320, p. 103).

Sucede, sin embargo, que ese panorama de cambios que ha traído la reforma es parcial e incompleto. Junto a esas modificaciones el legislador europeo ha introducido en paralelo una advertencia en el Preámbulo de la Directiva de Marcas que reza literalmente así:

el concepto de violación de marca también ha de incluir el uso de un signo como nombre comercial o designación similar, siempre que tal uso responda al propósito de distinguir los productos o servicios” [v. considerando 19 de la DM (análogo al considerando 13 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea].

El lector se habrá apercibido tras su simple lectura de la extraordinaria importancia que reviste esta advertencia. Las razones que lo explican son al menos dos.

Primera, es cristalino que con ella el legislador previene de la tentación de interpretar las modificaciones del modo propuesto por Miranda, descartando que todo uso de una denominación social en el tráfico, incluso económico, lo sea inexorablemente a título distintivo. Es materialmente imposible infringir una marca a través, por ejemplo, del uso de una denominación coincidente en un escrito procesal. Las marcas (y los nombres comerciales), obvio es decirlo, sólo pueden infringirse en el “tráfico económico”. No parece aceptable sostener – como hace Miranda – que lo que el legislador ha querido significar en este considerando es

que el empleo de una denominación social (a la que se alude de forma indirecta con los términos “designación similar”) en el tráfico económico puede constituir una violación de un derecho de marca prioritario aun cuando se utilice en concepto de denominación social”, (v. InDret, núm. 2, 2020, p. 73).

Y así lo confirma, por demás, el considerando 18 de la Directiva donde el legislador europeo deja en claro, una vez más y con carácter general, que

solo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios. La utilización del signo a efectos distintos de distinguir productos o servicios debe estar sujeta a las normas de Derecho nacional”, (en línea con la tesis que sostuvo el TJUE respecto de las denominaciones sociales en la sentencia 16.11.2004, asunto C- 245/02, “Anheuser-Busch”).

Segunda, a mi juicio ambos considerandos (18 y 19) corrigen o debieran corregir la doctrina establecida por el TJUE respecto del requisito de uso del signo para productos o servicios como presupuesto básico de la violación marcaria. Y, especialmente, la desafortunada teoría del vínculo (v. SSTJUE 11.9.2007 asunto C-17/06 “Céline” y 23.3.2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, ”Google France y Google”) de la que me ocuparé más tarde.

En todo caso, el legislador europeo no reconoce una función distintiva al uso de la denominación en el tráfico económico, independientemente de que se realice en concepto de denominación social o de nombre comercial no registrado. Y tampoco lo concibe como un signo distintivo (sea de la clase que sea, en sentido amplio o en sentido estricto; nunca afirmé, por cierto, que el autor la concibiera como una marca registrada, como éste me reprocha).  Y como ya dije y reitero, que la denominación social no tenga atribuido un ius prohibendi lo confirma.

Aduce, no obstante, Miranda, para rebatir este último argumento,

que el nombre comercial no registrado pero usado o notoriamente conocido en el territorio nacional tampoco dispone de un ius prohibendi propiamente dicho (sólo goza de ius excludendi) y nadie discute su categorización como signo distintivo (RDM, núm320, p. 116).

Naturalmente que nadie lo discute. Éste presenta, no obstante, una diferencia obvia con la denominación social: esté o no registrado se ha concebido y calificado desde antaño por el legislador internacional como una modalidad de propiedad industrial (v. artículo 8 del Convenio de la Unión de París) y, en particular, como una de las modalidades a través de las cuales se organiza la protección de los signos distintivos. En España, al menos, el nombre comercial no puede tener una función diferente de la identificar y distinguir la actividad empresarial de un operador de la de otros operadores (v. art. 87 de la LM). Si no cumple esa función, no es un nombre comercial, será otra cosa. Basta leer el artículo 1 de la LM.

Por lo demás, Miranda me afea haber puesto en boca suya que el uso de la denominación social para identificar a la sociedad en el tráfico jurídico (procesal y contractual) es susceptible de lesionar un derecho de exclusiva prioritario (marca o nombre comercial). Simplemente, señalaré algunos pasajes de su trabajo de Indret que, quizá me indujeron a error. Me refiero a aquél en el que dice que

“hay base legal para entender que en los arts. 10.1 DM 2015 y 34.3 letra d) LM 2001 se alude a la denominación social usada en el tráfico económico, independientemente de que el uso sea realizado en concepto de denominación social en sentido estricto o de nombre comercial no registrado” o  “que el empleo de una denominación social (a la que se alude de forma indirecta con los términos “designación similar”) en el tráfico económico puede constituir una violación de un derecho de marca prioritario aun cuando se utilice en concepto de denominación social”.

Pues, en efecto, y tomando las palabras de Cabanas en su entrada,

“(…) la (esfera) contractual también puede constituir un ejemplo de tráfico económico, porque en el contrato la sociedad ha de emplear necesariamente su nombre (…).

 

Sobre el uso de una denominación social en el tráfico económico como presupuesto de la infracción marcaria

Miranda interpreta la noción “tráfico económico” al que alude el artículo 34.2 de la LM como equivalente a “mercado” [InDret, núm. 2, p. 47, RDM, núm. 320, p. 97). Nada habría que objetar sino fuera porque el TJUE se ha reservado para sí la interpretación de esa noción. El uso relevante para el derecho de marcas es el realizado en el marco de una actividad comercial, con ánimo de lucro (v. por todas, SSTJUE 12.11.2002, asunto 206/01, “Arsenal Football Club”, 23.3.2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, ”Google France y Google”).

Ciertamente, esta interpretación permite apreciar la concurrencia de este requisito en un amplio abanico de supuestos (demasiados, a mi juicio). Entre ellos se incluyen naturalmente la utilización de un signo igual o similar a una marca anterior para diferenciar o indicar el origen empresarial de unos productos o servicios puestos en el mercado. Pero ambos conceptos no son coincidentes. Es indiscutible, por ejemplo, que si un operador económico pone a la venta un libro cuyo el título incorpora una marca para aludir a su contenido, la usa en una actividad comercial con ánimo lucrativo. Pero es evidente que no la usa para distinguir los productos o servicios.

Pero hay más. Para que el uso de un signo incompatible con una marca anterior se repute realizado en el tráfico económico no es preciso tan siquiera que el sujeto que lo utiliza sea una entidad con ánimo de lucro. Basta con que la concreta actividad en el que se enmarca ese uso (ad ex. la venta de camisetas) sea comercial y lucrativa (arg. ex.  considerandos 53 a 55 de la STJUE 23.3.2010 “Google France y Google”). Asociaciones y Fundaciones pueden, pues, infringir una marca cuando desempeñan actividades económicas en cumplimiento de la finalidad fundacional o subordinada a ésta, en el segundo caso, o de forma accesoria al objetivo extraeconómico que persiguen al asociarse, en el primer caso [v. entre los últimos que lo advierten, entre tantos, Bohaczewski, “Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion? IIC 2020, p. 856 con ulteriores referencias doctrinales. En nuestra jurisprudencia y como muestra ad ex. SSAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 21.11.2006 y Barcelona, Civil Sec. 15ª, 28.11.2005 (MP: Luis Garrido Espá)]. Es este un extremo en el que el autor no parece haber caído en la cuenta y tiene implicaciones relevantes. Pues, en efecto, de aplicarse mutis mutandi la tesis que éste propugna; esto es: que el uso de la denominación social en el tráfico económico supone una utilización a título marcario, esto es, “para productos o servicios” o “en relación con productos o servicios”, el uso de la denominación de una Fundación o Asociación en los casos mencionados en el tráfico económico supondría, también, una utilización a título marcario y eventualmente infractor.

 

Sobre el uso de una denominación social “para productos o servicios” como presupuesto de la infracción marcaria

Advertí hace más de media década de los efectos perversos a los que podía conducir la ampliación que, gracias a la pluma del TJUE, estaba sufriendo el derecho de marca. Especialmente porque parecía haber abandonado la exigencia de que el tercero use el signo incompatible con la marca a “título de marca”, tal y como tradicionalmente se ha concebido.

A mi juicio, sin embargo y como he avanzado, la advertencia contenida en el considerando 18 de la DM por cuya virtud el uso marcariamente relevante requiere necesariamente que el signo incompatible se use para distinguir productos o servicios ha de “devolverle el sentido común al derecho de marcas” (v. con esta expresión LEMLEY, M. “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”, Yale Law Journal, Vol. 108°, núm. 7, 1999, p. pp. 1687 y 1715). Para que el uso del signo controvertido pueda reputarse realizado “para productos o servicios” no puede bastar, creo, con que éste sea de tal naturaleza que establezca un vínculo o conexión entre aquélla y los productos o servicios que comercializa o presta, bien el sujeto que lo utiliza, bien un tercero que actúa por cuenta de este último, como ha sostenido el TJUE en alguna ocasión [v. respectivamente, entre otras, SSTJUE 15.12.2011 “Red Bull GmbH” (Considerandos 32 y 33) y 23.3.2010 ”Google France y Google” (Considerando 60)].  Ni siquiera en la versión que, a mi juicio, se sigue rectamente de la lectura de los casos en los que el TJUE ha considerado que se produce esa clase de vínculo; esto es: cuando el uso por el tercero del signo igual o similar a la marca anterior se realiza para promover sus propios productos o servicios.

Pero aunque anclemos la mirada en el pasado, el TJUE ha establecido sin titubeos que

La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, constituye una «utilización para productos o servicios» cuando el uso se efectúa para distinguir los productos o servicios”.

Y que ninguna clase de vínculo marcariamente relevante se establece

cuando aquélla se utiliza para identificar a la sociedad o un establecimiento (STJUE de 11.9.2007 asunto C-17/06 “Céline”).

Me reprocha veladamente el autor haber obviado que el TJUE señaló también que ese vínculo puede producirse a pesar de que la sociedad no coloque el signo constitutivo de la denominación social en los productos que comercializa. En verdad lo advierto expresamente. Pero puestos a recordarlo añadiré ahora que lo que no puede ignorarse es que la determinación de esa eventual conexión debe establecerse en función de la perspectiva del consumidor medio. Y a diferencia de lo que mantiene el autor, éste no percibe a la denominación social como un signo que identifica los productos o servicios de la sociedad, que es la clase de conexión que ha de establecerse, cualquiera que sea la forma en que aquélla se use en el tráfico económico. Ni tan siquiera cuando ésta aparece en la etiqueta del producto que la sociedad comercializa, como también parecen haber sostenido algunos de nuestros pronunciamientos judiciales (v. ad ex. SSTS sala 1ª, 2004/485, de 27.5.2004 y 2015/375, de 6.7.2015) y han descartado, en cambio, con acierto algunos de nuestros autores al advertir de la importancia que al efecto tiene el modo en que se hace (v. ad ex. Monteagudo, M. y Salelles J. R., “De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 21 de octubre de 1994, RGD, núm. 608, 1995, p. 5485), Bercovitz, A., Introducción a las Marcas otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, Pamplona, 2002, pp. 249 y 250, Salelles J.R., “Facultades de exclusiva y reproche de deslealtad en la elección y utilización de denominaciones sociales” Actas de Derecho Industrial, vol. 23, 2002, pp. 269-270).

Existen estudios empíricos –y no meras conjeturas –que así lo avalan. El lector interesado en ello puede consultar con provecho Roberts, Alexandra J. “Trademark Failure to Function”, 104 Iowa L. Rev. 1977 (2019), donde, aunque enmarcado en la fase de registro de una marca, la autora revisa y da cuenta de diversos estudios empíricos recientes que demuestran la importancia capital que tiene el contexto y la forma en que se usa el signo para que el consumidor lo perciba como una marca. Así, éste tiende a percibirlo como marca, por ejemplo, cuando el signo tiene una posición prominente en la etiqueta o envase, se emplean colores para destacarlo, se enmarca en rectángulos u otras formas para resaltarlo o se usan letras mayúsculas o un tipo de letra que difiere del utilizado en el texto circundante del envase. Lo propio cabe decir, mutis mutandi y con más razón si cabe cuando el signo aparece en la documentación de la empresa, facturas, etc. De hecho, como defiende la autora y compartimos, atender al contexto y tipo de uso que se hace del signo es especialmente importante para aquellos signos cuya función esencial no es indicar el origen empresarial de los productos o servicios, cual es el caso, por ejemplo, de un nombre de dominio, de una denominación de una compañía o de un hasttah (v. p. 2042), toda vez que esta clase de signos

únicamente serán percibidos como marcas si se usan verdaderamente como tales” (v. ídem, p. 2042).

La afirmación que realiza el autor según la cual

tratándose de usos de la denominación social en el tráfico económico (no en el jurídico) es inevitable, como regla general, que deba constatarse la existencia de dicho vínculo” (RDM, núm. 320, p.101) , (concibiéndose tal uso como la) “colocación de la denominación social en el etiquetado de los productos, en el envasado, en almanaques y otra documentación entregada a la clientela, en las páginas web, etc.”,

es, pues, una generalización apresurada, que carece de soporte empírico.

Y otro tanto cabe decir de la afirmación según la cual

“la utilización efectiva de la denominación social en el tráfico económico se ha de aunar un carácter distintivo, incluso cuando el ente colectivo cuente expresamente con un nombre comercial debidamente registrado del que habitualmente haga uso en el mercado”.

Todo lo anterior en modo alguno supone sostener que la denominación social nunca pueda ser percibida por los consumidores como un signo que distingue los productos o servicios que la sociedad comercializa o presta o la actividad que ésta desempeña, incluso cuando la utilice conjuntamente con un marca o un nombre comercial, como sucedió en el caso resuelto por la STS de 7 de junio de 2011, donde la sociedad lo hacía “mediante el artificio de destacar de forma clara y prevalente la denominación social coincidente en gran parte con una marca internacional anterior”. Significa sencillamente que es preciso atender al contexto y la forma en que aquélla se utiliza para determinarlo.

Y no debe olvidarse que la carga de probar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para apreciar una violación de marca, incluido, por tanto, que ésta se usa “para productos o servicios”, corresponde al titular de la marca (o nombre comercial). Así se sigue a contrario sin dificultades de la expresa inversión de esa carga que el legislador ha establecido en el supuesto especifico de violación de marca contemplado en el artículo 10.4 del DM (análogo al artículo 34. 5 de la LM): los productos en tránsito.

 

Sobre la modificación introducida en la limitación al derecho de marca contenido en el artículo 37. 1 a) de la LM

Crítica Miranda uno de los argumentos que expuse para rechazar que, de la expresa circunscripción de la limitación al derecho de marca establecido en el artículo 14.1 a) de la DM [análogo al art. 37.1 a) de la LM], se siguiera a contrario que el legislador concibiera a la denominación social como un “signo diferenciador de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado”. Mantiene el autor que interpretar esa modificación como una confirmación de que el que el legislador considera que el uso de una denominación social como tal no entra dentro del ámbito del ius prohibendi que otorga la marca, «es de muy difícil aceptación” y no “encuentra respaldo en el terreno de las realidades reguladas” (RDM, núm. 320, pp. 73 y 101, respectivamente).

Quizás esa crítica debería dirigirla al legislador europeo, pues esa es la lectura que parece seguirse del considerando 27 de la DM, donde se justifica la circunscripción a las personas físicas de la limitación que estamos considerando así:

“A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero”.

Adviértase, que el considerando no alude a las denominaciones sociales (“company name” en la versión inglesa”), sino a los nombres comerciales (“trade name” en la versión inglesa). No sucede lo mismo, en cambio, en el nuevo artículo 10.3 d) de la DM (análogo al artículo 34. 3 d) LM) donde claramente se alude a nombres comerciales o denominaciones sociales (“sign as a trade or company name or part of a trade or company name” en la versión inglesa).

No es que las expresiones utilizadas legislador para anunciar el cambio no hayan sido las más afortunadas, como afirma Miranda (InDret, núm 2, p. 66). Quizás sea que ha considerado que, a diferencia de lo que sucede con los nombres comerciales, que necesariamente distinguen la actividad de un sujeto, las denominaciones sociales bien utilizadas, no lo hacen. Por tanto, aunque sean iguales o similares a una marca no la infringen.

Que las cosas son distintas para los empresarios individuales, que es para quienes se creó esta excepción —las personas físicas no empresarias no usan los signos en el tráfico económico, como ha advertido el TJUE al limitar este requisito “en principio, a un operador económico”. V. STJUE 12.7.2010, asunto C-324/09— especialmente cuando, como ha sucedido en algunos países- están obligados a operar bajo su nombre, es tan evidente, creo, que no merece ulterior comentario.

Por lo demás, afirmar que mi aproximación implica que “la denominación social no puede adquirir fuerza y actitud distintiva mediante un uso diverso del que le es inherente en sentido estricto” es sencillamente y, con el debido respeto, una falacia. El artículo 37.1 a) de la LM contiene una excepción a la infracción del derecho de marca. Por tanto, si una sociedad utiliza su denominación social, cuyo objeto es igual o similar a una marca anterior, como signo diferenciador de los productos o servicios que comercializa o presta habrá infringido la marca si se dan todas las circunstancias exigidas por el artículo 34.2 de la LM.  Así lo advierte el siguiente párrafo en el que de forma clara afirmo que

“si el uso de denominación social infringe una marca anterior, para lo cual, habrá que analizar qué concreto uso ha hecho la sociedad de su denominación social en el tráfico económico, el titular de esta última está facultado para impedirlo”.

Y otro tanto cabe decir si la sociedad usa su denominación social, cuyo objeto es igual o similar a un nombre comercial registrado anterior, como signo diferenciador de su actividad empresarial en relación con otros empresarios que operan en el mismo sector.

Siendo todo ello así, la única consecuencia que se sigue de la expresa circunscripción de la limitación que estamos examinando a las personas físicas es que si la sociedad (mal)usa su denominación y, por ejemplo, la usa a título de marca, ya no podrá amparar ese uso en tal limitación, como había bendecido el TJUE al interpretar el artículo 6. 1 letra a), de la Directiva 89/104 -análogo al artículo 14. 1 d) de la DM- (conformes con esta tesis, Corbera Martínez, J. M. “La denominación social como límite al derecho de marca. A propósito de la STS de 7 de junio de 2011”, RDM núm. 282/2012), como es de ver en el siguiente fundamento:

«La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca . Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». (STJUE de 11.09.2007, asunto C-17/06 «Céline»).

No me parece, pues, certera la tesis del autor según la cual

si el Tribunal Supremo, en el hipotético supuesto que plantea la autora (del que yo, al igual que ella, tampoco tengo conocimiento alguno), hubiera amparado la actuación del titular de una denominación social usada como marca en la limitación del artículo 37.1 a) de la Ley de Marcas, habría realizado una errónea aplicación de este precepto, toda vez que dicha norma permitía el uso de la denominación social en el tráfico económico, pero no a título de marca”.

La jurisprudencia del TJUE, al menos, no parece avalarla, como confirma su sentencia de 7.01.2004, asunto C-100/02, “Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c Putsch GmbH”, respecto de la limitación contenida en la letra b) del artículo 6 [análogo el artículo 14. 1 b) de la DM]. Baste leer los siguientes pasajes:

Según el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el titular de la marca no podrá prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas, en particular, al origen geográfico de un producto, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Debe observarse que esta disposición no lleva a cabo distinción alguna entre los posibles usos de las indicaciones mencionadas en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/194. Para que una indicación de esta índole se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se trate de una indicación relativa a una de las características que se enumeran en dicha disposición, como el origen geográfico”.

En consecuencia, la respuesta a la pregunta

“¿no hay razones para afirmar que, efectivamente, tras la Directiva de Marcas de 2015 queda privada en parte de argumentación la solución jurisprudencial minoritaria a las colisiones entre denominaciones y signos distintivos que ordena la convivencia pacífica de denominaciones sociales y distintivos confundibles, siempre que se usen sin interferencias mutuas por sus titulares?”

que lanza el autor sigue siendo, en mi humilde opinión, no.

 

Sobre las consecuencias perversas que se siguen de la tesis criticada

Miranda parte de la premisa de que las sociedades pueden elegir, con las limitaciones que el Reglamento del registro mercantil (RRM) impone, el nombre que les plazca. El siguiente pasaje lo muestra:

“la adopción y composición de la denominación social (sobre todo en las sociedades de capital, que son las verdaderas protagonistas del tráfico mercantil contemporáneo) está presidida por un principio de amplia libertad, al estar facultados los socios fundadores para elegir la expresión denominativa que deseen, siempre –como es natural– que no incumplan las exigencias (de licitud, disponibilidad, etc.) dispuestas por la ley”. (RDM, núm. 320, p.77).

Pareciera, por tanto, que al escoger una denominación igual o similar a una marca anterior la sociedad busca, de propósito, confundir al consumidor, aprovecharse de la reputación que atesora el signo.

A mi juicio, sin embargo, esa idea no es siempre certera. Las denominaciones sociales disponibles no son infinitas (v. para un ejemplo ilustrativo, Justin Fox, “We’re Going to Run Out of Company Names, Bloomberg View, 13 de enero de 2017). Si a ello le añadimos la necesidad de “descontar” ya no sólo, y de nuevo por imposición del artículo 407.2 RRM, las marcas que gozan de renombre, sino también las marcas (y nombres comerciales) “ordinarias”, que ya de por sí, como Beebe, B. y Fromer J. C. han mostrado son escasas (v.  “Are We Running out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion”, Harvard L. Rev. 2018) convendrán que su libertad de elección queda francamente mermada. 

Pero es que además cerciorarse de todas y cada una de las marcas ordinarias que existen en el mercado es extraordinariamente costoso – si no imposible— (lo advierte, también Cabanas aquí). Si el mero uso de una denominación social cuyo objeto es igual o similar a una marca (o nombre comercial) anterior en el tráfico económico (facturas, albaranes, etiquetas, documentación…) fuera bastante para enervar el ius prohibendi de su titular (probadas las restantes circunstancias que el artículo 34.2 de la LM exige al efecto), las sociedades tendrían que pechar con muy costosa carga, que, caso de error, puede saldarse, por lo pronto, con la obligación de modificar su denominación social.

 

Conclusión

Como expresé en las líneas que cerraron mi anterior entrada, nadie discute que los conflictos entre denominaciones sociales y marcas (y nombres comerciales) son frecuentes. Y en el contexto socio-económico actual no es fácil determinar cuándo una sociedad usa su denominación como tal y cuando lo hace propiamente a título distintivo.

No obstante, cuanto expuse en mi entrada anterior y he expuesto en esta creo demuestran que la Directiva de Marcas de 2015 y, por ende, la actual Ley de Marcas no autorizan a obviar ese examen. Nuestros tribunales tendrán, pues, que seguir solventado esos conflictos ateniendo al concreto uso que la sociedad hace en la práctica de su denominación. Los estudios empíricos habidos sobre el contexto y la forma de uso de un signo que el consumidor percibe como marca quizás puedan servirles de guía.

Ignoro si el TJUE cambiará las cosas en el futuro. Pero tanto los considerandos 18 y 19 de la DM como las severas y atinadas críticas que han merecido aquellas de sus doctrinas que han conducido a un fortalecimiento excesivo de las marcas (incluida la teoría del vínculo) [v. como botón de muestra y por lo que ahora importa, Senftleben, M. “Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?” en C. Geiger (Ed.), Constructing European Intellectual Property (European Intellectual Property Institutes Network Series), Edward Elgar, 2013, pp. 137-176; Ohly, A. “Keyword Advertising or Why the ECJ’s Functional Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function”, IIC 2010, pp. 8979 y ss.] dejan espacio para la esperanza.

 

Mirada 360