Por Aurea Suñol

Nota a la Sentencia de Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2015

La obligación de usar la marca

El titular de una marca está sometido a la obligación de usar la marca de manera efectiva y real en el Estado Miembro de que se trate (en nuestro caso, en España) “para los productos o servicios” para los que esté registrada en el plazo de cinco años desde la publicación de su concesión, y de no suspender ese uso por un plazo ininterrumpido de cinco años (artículo 16 de la nueva Directiva de Marcas “DM”, art. 39.1 de la Ley de Marcas (LM) y art. 15 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC) recientemente modificado. Para un tratamiento amplio de este tema v. F. Palau, La obligación de uso de la marca, Valencia, 2005).

Como recordamos en otra ocasión,  la racionalidad que subyace a esta obligación es clara: asegurar que se cumple uno de los objetivos de política legislativa que presiden la protección jurídica de las marcas a través de un sistema registral, esto es: incentivar la transparencia del mercado y evitar que puedan monopolizarse signos que no cumplen las funciones que justifican su tutela. En particular, la obligación de uso asegura que las marcas que no se usan y que, por ello mismo, su uso por terceros en la práctica no podría provocar riesgo de confusión alguno, puedan alzarse como barreras que amplíen el ámbito de protección de otras marcas que el titular sí utiliza o restrinjan artificialmente los signos disponibles para otros competidores.

De la obligación de uso que pesa sobre el titular de la marca y, en particular, sobre las causas que pueden llegar a justificar la ausencia de tal uso versa precisamente la sentencia de Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2015 objeto de este cometario cuyos hechos pueden resumirse brevemente así:

i) Alta Zapatería Balear, S.L presentó demanda contra “Yanko, S.A.” e “Internacional Yanko, S.A.” (en lo sucesivo, Yanko) en la que solicitaba se declarara la caducidad por falta de uso de una serie de marcas nacionales de las que eran titulares las demandadas, unas mixtas y otras denominativas, caracterizadas porque el elemento denominativo era “Pepe Albadalejo” o “Pepe Albadalejo Mallorca”.

ii) El Juzgado Mercantil desestimó la demanda al apreciar la falta de legitimación activa de Alta Zapatería Balear.

iii) Por el contrario, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca consideró que Alta Zapatería Balear estaba legitimada activamente para ejercitar acción de caducidad por falta de uso respecto de las marcas objeto del litigio. Y concluyó que efectivamente no se había cumplido la obligación de uso respecto de las mismas ni existían causas que justificaran esa falta de uso. Por ello, estimó el recurso de apelación y declaró la caducidad de las marcas en litigio y ordenó la cancelación de su inscripción en el registro de la Oficina Española de Marcas y Patentes.

iv) El Tribunal Supremo en la sentencia comentada confirma el pronunciamiento de la Audiencia y desestima los recursos interpuestos por “Koyan 003, S.L.” sucesora procesal de “Yanko, S.A.”e “Internacional Yanko, S.A.” y a quien estas compañías le habían transmitido las marcas controvertidas, titularidad de Yanko, que se hallaba en concurso de acreedores.

De todas las cuestiones que Tribunal hubo de resolver en esta ocasión nuestra atención se centrará en una en particular: la existencia o no de motivos que justificaban la falta de uso de las marcas controvertidas. De acuerdo con las pruebas, se estima acreditado que la demandada no usó las marcas de forma real y efectiva en España para los productos o servicios para los cuales estaba registrada durante el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión.

En efecto,

  • no se había probado que se hubieran comercializado productos distinguidos con esa marca ni que ésta hubiera sido objeto de las actividades de promoción; y
  • en las facturas que alegaba la parte ni siquiera no aparecía mención alguna a las marcas en cuestión.

Es doctrina generalizada que el uso que se exige para entender satisfecha esta obligación es el realizado de acuerdo con la función esencial de la marca, esto es, indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica (v. art. 51.1 c de la LM y art. 52. 1 a del RMC; y respecto del artículo 10.1 de la DM -análogo al artículo 39.1 de la LM- v. entre tantas, SSTJUE 28 de julio de 2013, asunto C 252/12, de 26 de septiembre de 2013, asunto C 609/11 P, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07. En la jurisprudencia española, puede verse, ad ex. entre las últimas, SSTS 16 de junio de 2014, de 18 de junio de 2010 y SSAP Barcelona de 9 de abril de 2015, Madrid de 20 de marzo de 2015, Alicante de 19 de junio de 2015 ).

Causas justificativas de la falta de uso de la marca

Ahora bien, pese a que el titular de la marca no haya cumplido con la obligación de usarla del modo y durante el plazo ya indicados, la legislación de marcas permite sortear la sanción de caducidad de las mismas si se acreditan “causas justificativas” de esa falta de uso. Idénticos términos manejan tanto el artículo 16.1 de la DM como el artículo 15.1 del RMC. En particular, y siguiendo el tenor del artículo 39.4 (que calca en este aspecto lo dispuesto en el artículo 19 del ADPIC) se reconocen como tales

las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada”.

De las diversas las causas justificativas que la recurrente alegó al efecto (esto es: haber entrado en concurso en 2005/2006; existencia de un periodo de tiempo insuficiente para que Koyan pudiera lanzar el producto pues adquirió las marcas en 2007 y, por tanto, con una antelación inferior a un año respecto de la interposición de la demanda; y existencia de un uso infractor de las marcas por la demandante que impidió a su nuevo titular su uso pacífico) el Tribunal Supremo concluyó que, al margen de carecer de fundamento, por apartarse del sustrato fáctico en que la Audiencia Provincial ha basado su resolución

no están amparadas por el art. 39.4 de la Ley de Marcas, puesto que están relacionadas con el riesgo normal de la empresa, como es el caso de las razones comerciales (tiempo necesario para el lanzamiento de una línea de productos, exigencias del principal cliente) y económicas (concurso de la anterior titular de la marca), o no justifican la imposibilidad de utilizar la marca propia (existencia de un competidor que utiliza indebidamente la marca)”

Como es de ver, el Tribunal Supremo sigue en su sentencia la línea marcadamente restrictiva de las circunstancias que permiten justificar la falta de uso que tanto nuestra doctrina (v, por todo F. Palau, cit. supra con ulteriores referencias) como jurisprudencia han acogido por lo general hasta la fecha, como muestra el que el tribunal a quo considerara que las circunstancias esgrimidas por las demandadas: “no eran relevantes pues entraban dentro del riesgo normal de una empresa y no constituían causas objetivas de fuerza mayor”. Tampoco justifican la falta de uso, el embargo preventivo de la marca en el seno de un procedimiento judicial, (SAP Madrid 16-X-2015) o la existencia de una profunda crisis económica y de litigios entre las partes con ocasión del registro de los signos (SAP Barcelona 18-II-2013).

Además, los hechos impeditivos que puede invocarse como causa justificativa a los efectos de excluir la caducidad de la marca por falta de uso no pueden interpretarse de manera amplia. Esta idea no es sólo razonable, sino que está plenamente respaldada por las circunstancias obstativas que el artículo 19 del ADPIC y nuestra LM menciona de forma ejemplificativa (pese a que, a nuestro juicio, éstas son obvias, pues lo contrario supondría infringir la norma jurídica de que se trate) y por la interpretación que ha ofrecido el TJUE pues, como recuerda el tribunal en la sentencia comentada, en su sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto C-246/05, Häupl) estableció que las «causas que justifican la falta de uso» de una marca han de

  • guardar una relación directa con la marca,
  • hacer imposible o no razonable el uso de ésta y
  • ser independientes de la voluntad de su titular.

De ahí que, a nuestro entender, el Tribunal Supremo en la sentencia comentada acertara seguramente al concluir que ni el poco tiempo del que dispuso el comprador de las marcas para poner en el mercado los productos marcados con el signo ni la existencia de un uso eventualmente ilícito de la marca por parte de un competidor eran causas relevantes a los efectos de justificar la ausencia de uso de las marcas cuya caducidad se solicitaba.

Ahora bien, más dudas nos suscita que la situación de concurso de acreedores no se entendiera como causa de justificación. De hecho, no faltan ejemplos en nuestra jurisprudencia que en caso de declaración de quiebra han estimado que, en tanto que ello impide el uso de la marca y la imposibilidad de usarla queda fuera del control del titular, esa circunstancia excluye la caducidad por falta de uso (v. SAP Bilbao 22.11.2012). La razón que adujo el Tribunal en el caso enjuiciado para rechazarla fue que

“el criterio que preside la regulación del concurso no es la paralización de la actividad de la empresa concursada sino, por el contrario, la continuación de tal actividad (art. 44 de la Ley Concursal), por lo que en ningún caso podría considerarse adecuada para justificar la falta de uso de la marca”.

Que la marca pueda seguir usándose pese a la existencia de una situación de concurso es, al menos, discutible, como muestra el artículo 44.4 de la Ley Concursal que, aunque sea por excepción, permite que el juez “pueda acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta”. Pero lo que a nuestro juicio no lo es que, al menos en casos de concurso necesario, ese uso no depende y, por tanto, es independiente de la voluntad del titular de la marca y, desde luego, es hecho que guarda relación con la eventual falta de uso de la misma que son a la fin. Y, como hemos visto, esas son justamente las circunstancias que según la jurisprudencia comunitaria deben concurrir para que pueda apreciarse la presencia de una causa justificativa de la falta de uso. No es extraño, pues, que en los EE.UU. la situación de insolvencia o concurso del titular de la marca sea precisamente una de las razones que permiten excusar la falta de uso de la marca [v. ad. See Seidelmann Yachts, Inc. v. Pace Yacht Corp., 14 U.S.P.Q.2d 1497 (D. Md. 1989), aff’d, 898 F.2d 147 (4th Cir. 1990); Burgess vs. Gillman, 475 F. Supp.2d 1051 (D. Nev, 2007) y en la doctrina, por todos, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th, s. 17:126].