Por Aurea Suñol

Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 mayo de 2018)

 

Introducción

El derecho de marca atribuye a su titular la facultad de impedir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico o similar a la marca en el tráfico económico en tres supuestos concretos previstos, respectivamente, en las letras a), b) y c) del artículo 34.2 de la LM (art. 5.1 y 2 de la antigua Directiva de Marcas, art. 10.1 y 2 de la actual Directiva de marcas). A tenor del primero de esos preceptos el titular de la marca está facultado para impedir a los terceros el uso no consentido de un signo idéntico al que es objeto de la marca para productos o servicios idénticos respecto de los cuales esta última se registró [artículo 34.2 a) de la LM]. De conformidad con el segundo, el titular puede prohibir el uso de un signo idéntico o similar al que es objeto de la marca registrada para productos idénticos o semejante a aquellos para los que fue registrada cuando ese uso pueda provocar un riesgo de confusión [artículo 34.2 b) de la LM)]. Finalmente, de merecer, la marca, la condición de notoria o renombrada en España, el ámbito del ius prohibendi que el derecho de marca confiere a su titular se extiende también al uso de un signo idéntico o semejante para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que está registrada la marca cuando con esa utilización realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos [artículo 34.2 c) de la LM].

Presupuesto común (y previo) a estos tres supuestos de infracción es el uso no consentido de un signo (idéntico o similar a una marca anterior) en el tráfico económico para productos o servicios.

Naturalmente, el sentido y alcance de este presupuesto requiere de una dosis interpretativa que debe colmarse atendiendo a la jurisprudencia del TJCE que, no en vano, ha reclamado para sí su concreción (v. ad ex. SSTJCE 12.11.2002, asunto C-206/01, «Arsenal Football Club» y 25.1.2007, asunto C-48/05, «Adam Opel AG c. Autec AG»).

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 mayo de 2018 objeto de esta entrada, para cuyo resumen de los hechos y doctrina nos permitimos remitir al lector a esta entrada se ocupa justamente de los requisitos a los el TJCE ha condicionado su cumplimiento y, en particular, de uno de los más novedosos y controvertidos: que el uso del signo igual o similar a la marca afecte o pueda afectar a las funciones de la marca.

Los requisitos del presupuesto común

Como recuerda la sentencia que analizamos,  y se sigue del tenor del artículo 34.2 de la LM y del artículo 5.1 y 2 de la Directiva, toda violación marcaria requiere la concurrencia de tres requisitos que son cumulativos:

El primero, y más obvio, es que el signo incompatible con la marca anterior se utilice sin consentimiento de su titular; el segundo requisito estriba en que el uso de ese signo se realice en el tráfico económico; el tercero radica en que esa utilización se efectúe «para productos o servicios» (iguales o similares a aquellos respecto de los que está registrada la marca). A ellos la sentencia suma un cuarto requisito, en verdad ajeno al tenor literal del artículo 5 de la DM, consistente en que el uso del signo afecte o pueda afectar a las funciones de la marca

De todos estos requisitos sólo este último fue objeto de controversia en el caso que comentamos. No obstante, por su interés, a continuación, examinaremos también el tercero de ellos; esto es: que el uso se realice «para productos o servicios».

Uso de la marca «para productos o servicios».

Tradicionalmente, el ius prohibendi conferido al titular de la marca se ha condicionado a la exigencia de que el tercero utilice el signo incompatible con la marca anterior a título de marca; esto es: como instrumento para distinguir el origen empresarial de unos concretos productos o servicios y, en particular, los ofrecidos por el tercero, respecto de los de otros. Así lo establecía expresamente el artículo 31.1 de la Ley de Marcas de 1988, que supeditaba la acción por violación del derecho de marcas al uso del signo “para distinguir productos o servicios”; y así lo ha venido requiriendo buena parte de la jurisprudencia, incluso tras la reforma de la LM que, en línea con la DM, sustituye esos términos por la referencia al uso del signo para «para productos o servicios».  (v. ad ex. STS 12.9.2011, SSAP Madrid 30.3.2009, Barcelona, 26.5.2006, Barcelona 27.4.2008 y AAP Barcelona, 16.1.2007. Sobre este punto, v. J. Alfaro, La Sentencia Maristas: la protección de las marcas notorias más allá del principio de especialidad, Tulipán Negro y la utilización no marcaria de una marca ajena).

No obstante, la actual doctrina del TJCE parece haber abandonado, o al menos debilitado muy considerablemente esta exigencia (v. para un examen de las diferentes etapas y un análisis crítico de esta nueva aproximación A. Suñol, El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas).  Pues, en efecto, ha considerado que el uso del signo controvertido se utiliza «para productos o servicios» no sólo cuando se usa para diferenciar los propios productos o servicios, sino también cuando se hace para identificar los productos o servicios de un tercero con los que se establece una comparación publicitaria (v. STJUE 12.5.2008, asunto C?533/06, «O2», 18-VII-2009, asunto C?487/07, «L’Oreal»), para presentar sus productos o servicios como una alternativa a los ofrecidos o prestados por el titular marca­ (v. ad ex. SSTJUE 23.3.2010, asunto C?236/08 «Google», 25.3.2010, asunto C-278/08 «Die BergSpechte» y 8.7.2010, asunto C-558/08 «Portakabin», 12.7.2011, asunto C-324/09 «L´Oréal y otros», 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora») e incluso para promocionar ya no los propios productos o servicios, sino los de otra persona por cuenta de la cual actúa el tercero, siempre que ese uso se haga de forma que se establezca un vínculo entre el signo incompatible y el servicio que presta el tercero (v. SSTCE 15.12.2011, asunto C?119/10, «Frisdranken», 12.7.2011, asunto C-324/09 «L´Oréal y otros» y 23.3.2010, asunto C?236/08 «Google»).

De todas esas consideraciones doctrinales parece desprenderse la idea de que, a juicio del TJCE, el empleo de un signo se reputa «para productos o servicios», cuanto menos si se utiliza para promover las propias prestaciones con independencia de que no indique la procedencia empresarial de los propios productos o servicios.

Siendo ello así, en el caso que hubo de resolver la sentencia examinada, aunque la demandada no utilizó la marca Zara para distinguir sus propias prestaciones (esto es: la suscripción de un servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS), la usó, en todo caso y como advirtió el tribunal, para promoverlas. No en vano, ofreció la participación en un sorteo, que estaba condicionado a la suscripción del servicio, en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA y utilizó esta marca en su publicidad tanto para identificar el banner que, tras activarlo, permitía ver la tarjeta regalo como en la propia tarjeta. En consecuencia, pese a que tradicionalmente esa clase de uso no hubiera sido marcariamente relevante, actualmente, a la luz de la jurisprudencia del TJCE hay sólidas razones para considerar, como hizo la Audiencia, que ese uso es, en efecto, un uso «para productos o servicios». Tanto más si se tiene en cuenta que la demandada opera frente los consumidores, por lo que, pese a que los productos y servicios que ofrece son muy distintos de aquellos para los que se registró la marca Zara, no puede excluirse que aquéllos asocien tales productos o servicios con la marca Zara y, por tanto, que se cree un vínculo entre ambos (v. en esta línea STJCE 15.12.2011, asunto C?119/10, «Frisdranken»).

Afectación a las funciones de la marca

Como hemos avanzado, en el caso que nos ocupa, la Audiencia estimó, al igual que el tribunal a quo, que la afectación a las funciones de la marca era también un requisito previo e indispensable para que el titular de la marca pueda activar el ius prohibendi . Y ello, cualquiera que sea el supuesto de conflicto marcario en liza, que en el caso era el previsto en la letra c) del artículo 34.2 de la LM (artículo 5.2 de la Directiva); esto es: el supuesto que protege al titular de una marca notoria o renombrada frente al uso de un signo incompatible en relación con productos o servicios diferentes de aquellos para los que está registrada la marca, siempre que concurran determinadas circunstancias (la llamada protección ampliada). La actora, por el contrario, consideró (y ese fue precisamente el motivo del recurso) que ese requisito no operaba en ese particular supuesto de conflicto.

El análisis de esta cuestión ha de partir del reconocimiento de que la jurisprudencia del TJCE ha sido oscilante y poco clara. Así, mientras que la exigencia de este requisito ha sido cristalina y uniforme en sede del artículo 5.1 a) de la Directiva (análogo al artículo 34.2 a) de la LM) y, en cierta medida, en el ámbito del artículo 5.1 b) de la Directiva (análogo al artículo 34.2 b) de la LM) no puede decirse lo mismo respecto de supuesto contemplado en artículo 5.2 de la Directiva (análogo al artículo 34.2 c) de la LM).

a) El origen de la doctrina: los supuestos de doble identidad

La Directiva de Marcas (al igual que nuestra Ley de Marcas) ha regulado de forma separada los supuestos llamados de “doble identidad”; es decir, aquellos en los que existe identidad entre el signo controvertido y la marca e identidad entre los productos y servicios a los que respectivamente se aplican. Y a diferencia de lo que sucede en las otras hipótesis de conflicto, no ha condicionado su apreciación a la concurrencia de alguna circunstancia ulterior.

La razón que subyace a este singular tratamiento estriba en que el legislador presumió que, en estos casos, el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios se produce in re ipsa. Por tanto, en aras de minimizar la carga de la prueba en casos claros o flagrantes de infracción estableció que, probada la doble identidad, el titular de la marca puede prohibir su uso en todo caso.

Como se habrá advertido, esta aproximación expandía el derecho que la marca atribuye a su titular de forma intolerable, pues no es difícil pensar en hipótesis en las que, pese a que exista identidad entre los respectivos signos y los productos o servicios, la confusión, por parte de los consumidores, no es factible. Si, por ejemplo, yo uso la marca de un club deportivo en una camiseta y advierto que ningún tipo de vínculo existe con su titular, ese disclaimer puede evitar que el consumidor se confunda sobre el origen empresarial de la camiseta. De ahí que, el TJCE, haya condicionado el ejercicio del derecho exclusivo que la marca confiere a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (v. por primera vez, STJCE 12.11.2002, asunto C-206/01, «Arsenal Football Club»). El argumento desenvuelto por el tribunal para sustentar esta exigencia se ancla en una interpretación finalista del artículo 5.1 a) de la Directiva por cuya virtud el único objetivo de la protección que este precepto confiere es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos y, por tanto, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias (lo indican expresamente, SSTJCE 6.02.2014, asunto C-65/12, «Leidseplein» y 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora»).

Este nuevo enfoque ya había sido anticipado tímidamente en la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 2002, asunto C-2/00 «Hölterhoff» y ha ido evolucionando progresiva y homogéneamente desde el reconocimiento de la función indicadora del origen empresarial como interés relevante a estos efectos hasta abarcar otras funciones de la marca y, en particular, la función de calidad del bien o servicio y la función comunicativa, de inversión o publicidad de la marca (v. SSTJCE 3.03.2016, asunto C?179/15, «Daimler», 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora»,  23.3.2010, asunto C?236/08 «Google» y 18-VII-2009, asunto C?487/07, «L´Oréal»).

b) Extensión de la doctrina a los otros dos supuestos de conflicto

El Tribunal de Justicia ha establecido en numerosas ocasiones que el artículo 5 de la Directiva dispone que la marca confiere a su titular un derecho exclusivo. Pero también ha recordado reiteradamente que de ese precepto en sí mismo considerado resultan de forma inherente limitaciones o restricciones al ejercicio de ese derecho consistentes literalmente en que

el derecho exclusivo previsto en dicha disposición (esto es, el artículo 5 del Directiva) se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca”.

(v. por todas, 25.06.2018, asunto C?129/17, «Mitsubishi», 6.02.2014, asunto C-65/12, «Leidseplein», 19.03.2013, asunto C?661/11, «Martin y Paz Diffusion», 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora»).

Parece claro, pues, a la vista de esta formulación, que la posible afectación a las funciones de la marca es, según la jurisprudencia comunitaria, un requisito previo e indispensable para que pueda apreciarse la infracción de la marca cualquiera que sea hipótesis de conflicto y, por tanto, también en la contemplada en el artículo 5.1 b) de la Directiva (análogo al artículo 34.2 b) de la LM) y en el artículo 5.2 de la Directiva (análogo al artículo 34.2 c) de la LM).

El problema, no obstante, es que la doctrina Tribunal de Justicia, como lamentablemente viene siendo una constante en el ámbito marcario, ha sido algo confusa a la hora de plasmar esa formulación vertida con carácter general respecto del artículo 5 del Directiva a los supuestos de conflicto concretos y, especialmente, al previsto en el artículo 5.2 de la Directiva (análogo al artículo 34.2 c) de la LM).

En efecto, en sede del artículo 5.1 b) de la Directiva (análogo al artículo 34.2 b de la LM) el TJCE ha exigido explícitamente como condición necesaria para que el titular de la marca pueda ejercitar su derecho de exclusiva que su uso pueda afectar a la función indicadora del origen empresarial (la única que por su naturaleza puede resultar afectada en esta hipótesis, puesto que su apreciación se condiciona a la existencia de un riesgo de confusión). Pero ha configurado esta exigencia como un requisito posterior a la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión (v. 3.03.2016, asunto C?179/15, «Daimler», 15.12.2011, asunto C?119/10, «Frisdranken» ,, 12.5.2008, asunto C?533/06, «O2».), lo cual no deja de ser paradójico, pues no se alcanza a ver cómo puede haber un riesgo de confusión sin que se afecte a la función indicadora de la marca.

Valga como botón de muestra la citada sentencia de 12.5.2008 «O2» en la que el TJCE afirmó con meridiana claridad que:

“El titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

  • dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico
  • tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;
  • tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a  aquellos para los que la marca esté registrada, y
  • debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productoso servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público”.

Por lo que al ámbito de la protección ampliada [esto es: el artículo 5.2 de la Directiva (análogo al artículo 34.2 c) de la LM)] se refiere, lo primero que conviene advertir es que, más allá de la formulación general que antes hemos transcrito, el TJCE no se ha pronunciado explícitamente sobre si la afectación a las funciones de la marca ha de configurarse como requisito previo cuya superación es imprescindible para que pueda aplicarse ese precepto. Y no lo ha hecho, seguramente, por razón del modo en que se han planteado las escasas cuestiones prejudiciales, centradas, como lo estaban, en la interpretación de alguna (o todas) las circunstancias de ilicitud que, a tenor del artículo 5.2 de la Directiva, han concurrir para que el titular de una marca notoria o renombrada pueda impedir su uso; a saber: que ese uso, realizado con justa causa, pueda indicar una conexión entre los productos o servicios y el titular de la marca, o implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de la capacidad distintiva o de la notoriedad o renombre de la marca.

Ello no obstante, aún en ese estricto marco, el TJCE ha exigido el requisito que estamos considerando en diversos pronunciamientos. Pero una vez más, al igual que ha sucedido en relación con el artículo 5.1 b) de la Directiva, lo hecho de forma un tanto encubierta, en la medida en que lo ha configurado como requisito o factor para que el uso de la marca pueda reputarse realizado «sin justa causa», que es elemento imprescindible para que pueda apreciarse la existencia de infracción bajo artículo 5.2 de la Directiva (v. en este sentido, SSTJE 6.02.2014, asunto C-65/12, «Leidseplein» y 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora»). Por tanto, sin su concurrencia, parece claro que no cabe estimar que la marca de que se trate ha sido infringida. 

Así las cosas, a la luz de la jurisprudencia actual (y a salvo de eventuales cambios en la futura), puede convenirse con la Audiencia que, el TJCE exige, ya sea como requisito previo o posterior, ya sea directa o indirectamente, que el uso inconsentido de la marca pueda afectar a sus funciones. Y sentado que la actora decidió (de forma incomprensible a nuestro juicio) limitar su recurso a combatir la inexistencia de ese requisito, sin argumentar, siquiera fuese a mayor abundancia, que en el caso enjuiciado, y contrariamente a lo que concluyó el tribunal a quo, el uso de la marca por la demandada afectaba a alguna de esas funciones, la Audiencia desestimó el recurso sin tener que pronunciarse sobre esta última cuestión (que, por demás, queda por esa misma razón incólume en una eventual casación).

Pese a ello, y pese a que no hemos podido acceder a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y, por ello, a los razonamientos desenvueltos por el tribunal para rechazar que uso de la marca en ese caso no afectaba a sus funciones, a continuación examinaremos muy sucintamente esta cuestión. 

Afectación a la función indicadora del origen empresarial (y de calidad)

Como es doctrina consolidada la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (v. por todas, SSTJCE 25.06.2018, asunto C?129/17, «Mitsubishi» y 23.3.2010, asunto C?236/08 «Google»).

De las específicas circunstancias que, según el TJCE, pueden poner en peligro esta función, a nuestro juicio, en el caso que resolvió la sentencia comentada tan sólo podría eventualmente alegarse la siguiente: que el uso del signo incompatible pueda denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos afectados y el titular de la marca (v. ad ex. SSTJCE 23.3.2010, asunto C?236/08 «Google», 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora», 12.11.2002, asunto C-206/01, «Arsenal Football Club»). Y más, precisamente, como ha establecido  la jurisprudencia comunitaria, que su uso “sugiera la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca” (v. SSTJCE 23.3.2010, asunto C?236/08 «Google», 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora», 8.7.2010, asunto C-558/08 «Portakabin»), o dicho de otro modo, que exista un riesgo de confusión en sentido amplio. Ello, trasladado al caso equivaldría a argumentar que el uso de la marca Zara por la demandada induce al consumidor a creer que Zara ha autorizado o patrocinado ese uso.

No hace falta explicar detalladamente las razones que inclinan a ser especialmente reacios a apreciar la existencia de un riesgo de confusión en sentido amplio cuando los respectivos productos o servicios a los que se aplica el signo son distintos (v.  Riesgo de confusión y notoriedad de una marca).  En este momento baste recordar que, a nuestro juicio, la confusión relevante en estos casos debería reservarse a los supuestos en los que resulte, cuanto menos, adecuada para afectar el comportamiento económico del consumidor; y, por tanto, que realmente tenga en cuenta el origen empresarial del producto o servicio al formar sus preferencias y adoptar decisiones de mercado. Y no parece dudoso que, en caso el enjuiciado  por la sentencia examinada, el hecho de que exista o no una relación jurídica o económica entre el titular de la marca Zara y el demandado al consumidor le es bastante – sino completamente – indiferente.

Con todo, debemos reconocer que, en atención a la jurisprudencia comunitaria y española, por esta vía, la actora, acaso podría haber tenido alguna posibilidad de éxito. Especialmente cuando, según la sentencia, la demandada no sólo utilizó la marca Zara en la tarjeta regalo objeto del premio que podía obtenerse si se suscribía el servicio promovido, sino también para identificar el banner que, tras activarlo, permitía ver esa tarjeta.

Afectación a la función publicitaria, de inversión y comunicativa de la marca

No podemos decir lo mismo, en cambio, respecto al resto de funciones de la marca que el TJCE ha reconocido y que, por demás, son confusas, tanto por los lindes que separan unas y otras como por el fundamento que subyace a ellas.

En efecto, en el caso planteado,  el uso de la marca por la demandada difícilmente puede afectar a la marca como instrumento de promoción de ventas o de estrategia comercial y, por tanto, a la función publicitaria de la marca (v. SSTJCE 25.06.2018, asunto C?129/17, «Mitsubishi» y 23.3.2010, asunto C?236/08 «Google»).

Y otro tanto cabe decir respecto de la función de inversión, pues para perjudicarla, según el TJCE, es preciso que el uso de la marca afecte a la reputación de la marca y ponga en peligro su mantenimiento (v. SSTJCE 12.7.2011, asunto C-324/09 «L’Oreal y otros», 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora»). Y por la propia naturaleza de las cosas, ello sólo es posible si los productos o servicios respecto de los que el tercero usa la marca son incompatibles o de peor calidad que los que la portan y, además, el consumidor cree que entre el titular y el tercero existe algún tipo de vínculo. Y aún en este caso, es muy dudoso que el consumidor impute al titular de la marca los defectos o fallos de los productos del tercero que usa la marca ajena (v.  Riesgo de confusión y notoriedad de una marca).

Es más, el TJCE ha establecido que el titular de una marca no puede oponerse a que un tercero utilice la marca en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca (v. 22.9.2011, asunto C?323/09, «Interflora»). Por lo que si esta última función no se afecta, sentado que, como entendió el Juzgado de lo mercantil, el uso de la marca Zara era necesario para identificar el premio que la demandada ofrecía y, por ello, leal, no parece viable que ese uso afecte a alguna de las otras funciones que la marca tiene atribuidas.

Conclusión

La lección que se extrae del caso que resuelve la sentencia comentada y de la doctrina en ella establecida es clara: lejos de lo que tradicionalmente parece haberse entendido, y tal y como hemos advertido en numerosas ocasiones, el derecho de marca no funciona como un derecho de propiedad. Pues, en efecto, al margen de que, como enseña la literatura económica, los derechos de propiedad intelectual tiene dos características propias de los bienes públicos en sentido económico (non-exclusivity y non-rivalrious) que hacen inadecuado trasladar el fundamento que justifica la protección de la propiedad privada a estos derechos, se otorga con una finalidad específica. Por lo tanto, las marcas debe usarse e interpretarse en coherencia con las funciones que tiene atribuidas (v. Suñol, El derecho de marca no es absoluto; (v. Suñol «Aprovechamiento indebido de la reputación de una marca y  free-riding», Almacén del Derecho)


Foto: JJBose