Por Aurea Suñol

 

Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 28 de mayo del 2020

 

 

Introducción

 

Los signos disponibles y competitivamente eficientes para distinguir el origen empresarial de los productos o servicios no son infinitos (v. Beebe/Fromer, “Are We Running out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion”, Harvard L. Rev. 2018). Para evitar que los titulares de marcas los restrinjan de manera artificial y taponen el acceso al mercado a sus competidores, la normativa de marcas les impone la obligación de usarla de manera efectiva en relación con los productos o servicios para los que se registró. Se les concede, con todo, un plazo de gracia de cinco años desde la fecha de su registro – en la antigua Ley de Marcas desde su publicación- (v. art. 16.1 de la Directiva de Marcas, artículo 39.1 de la Ley de Marcas y art. 18.1 del Reglamento de la marca de la UE) para iniciar su uso efectivo, salvo que la marca hubiera sido registrada sin ninguna intención de usarla (v. al respecto, el excelente comentario a la reciente sentencia del TJUE de 29-I-2020, de Nuria Bermejo). Su incumplimiento se salda con la caducidad, total o parcial, de la marca salvo que concurran causas justificativas de la falta de uso o alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 58 de la LM.

Con frecuencia, los titulares no utilizan sus marcas en la forma exacta en la que están registrada. Las modifican para actualizarlas o modernizarlas. Para impedir que ello conduzca a su caducidad por falta de uso, el artículo 39.3 letra a) de la LM [análogo al artículo 16. 5 a) de la DM y al artículo 18. 1 a) del Reglamento de la marca de UE] permite que ese uso modificado de la marca haga las veces del uso de ésta tal y como está registrada siempre que se haga

“en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use”.

La sentencia de  28 de mayo de 2020 de Tribunal Supremo objeto de esta entrada hubo de enjuiciar si el titular de la marca denominativa “La Estrella del Rock” cumplió con su obligación de usarla para bebidas energéticas, a pesar de haberlo hecho en versiones diferentes a como está registrada.

 

Resumen del caso y de la sentencia

 

Rockstar Inc., interpuso demanda contra Town Music S.L. solicitando la caducidad total por falta de uso de la marca nacional denominativa “La Estrella del Rock”, registrada para productos de la clase 32 (esto es: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).

Con carácter subsidiario, solicitó la declaración de su caducidad parcial para aquellos productos de la clase 32 para los cuales no se acreditara su uso.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, estimó parcialmente la demanda y declaró la caducidad por falta de uso de la marca “La Estrella del Rock” en relación con todos los productos para los que se halla registrada, con la única excepción de las bebidas energéticas. Rockstar apeló y la Audiencia Provincial desestimó el recurso. El Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de mayo 2020 objeto de esta entrada confirma la sentencia de la Audiencia.

En el único motivo de recurso, Rockstar, denunciaba la infracción del artículo 39.2 a) de Ley 17/2001, de Marcas en relación con sus artículos 55.1.c) y 58, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias 305/2014, de 17 de junio, 207/2013, de 8 de abril, 372/2010, de 18 de junio, y 188/2005, de 28 de marzo. La razón que alegó para respaldarlo estribó en que el empleo de la marca denominativa “La Estrella del Rock” no cumplían la obligación de uso contenido del art. 39.1 LM, pues se hizo en una forma que difiere en elementos que alteran el carácter distintivo de la marca tal y como está registrada. Reproducimos a continuación y para facilitar la comprensión del caso algunas de las variantes en las que se usó la marca.

El TS concluyó que en la mayoría de las variantes de uso acreditado de la marca denominativa “La Estrella del Rock” (esto es; las variantes A, B, D, E y F)

i) la denominación La Estrella del Rock aparecía en la etiqueta o en el envase en el que destaca en el centro el término “Rock” enmarcado en una estrella y no dejaba de percibirse por el consumidor medio de bebidas energéticas como indicativa de su origen empresarial.

ii) y ese uso acreditado de la marca no fue simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca.

 

Preliminar

 

Con carácter previo al análisis de la sentencia, debo advertirles que, como podrán comprobar, no he podido esclarecer algunos de los hechos -eventualmente acreditados- que creo esenciales para la adecuada resolución del caso enjuiciado. En la sentencia del TS – y dicho sea desde el máximo respeto- me parece que se relacionan de forma algo pobre, en la de la Audiencia Provincial brillan casi por su ausencia y, lamentablemente, la sentencia del Juzgado de la Mercantil no está disponible (al menos no, en los cuatro repertorios jurisprudenciales que he consultado, incluido CENDOJ). En particular les avanzo ya, dada su trascendencia, que no me queda nada claro a qué variante de la marca denominativa “La Estrella del Rock” se corresponde cada una de las imágenes que se reproducen en el Fundamento de Derecho 1º de la sentencia comentada y, por ende, para cuáles resultó acreditado su uso en instancia. No hay duda de cuáles son las variantes A, B, E y G, ya que están debidamente identificadas. No así, las variantes C, D y F. Su correcta identificación es crucial en este caso, pues la denominación “La Estrella del Rock” no aparece del mismo modo en todas ellas.

En concreto, es a mi juicio determinante saber, por las razones que veremos más tarde, si las dos únicas imágenes en las que aquélla aparece tal cual es distinguiendo el producto que continuación reproducimos son variantes de uso real y efectivo acreditado de la marca y, por tanto, si se corresponden con las variantes D, F o C.

Me inclino por pensar que la respuesta es negativa. La razón es simple: si fuera positiva, el recurso tendría que haber sido inadmitido: si la sentencia de instancia consideró acreditado el uso real y efecto en España de la marca en su versión puramente denominativa para bebidas energéticas y, por tanto, cumplida la obligación de uso para ellas, es absolutamente irrelevante para la resolución del caso si ésta se usó además en otras variantes para esos productos. Y así parece confirmarlo el TS en el Fundamento de Derecho 2º, en tanto que afirma

que en las distintas variantes en que ha sido usada la denominación – “La Estrella del Rock”- (apartado 1 del fundamento jurídico primero) se encuentra superpuesta a otros signos distintivos figurativos.

Por ello, en adelante, supondré que su uso no fue acreditado o, al menos no, su uso efectivo y real. Si he errado, dejen de leer.

También les adelanto que me ha sido de alguna utilidad para aclarar algunos hechos y, por ello, aludiré a ella en algún extremo, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria de 14.03.2014 (confirmada por la SAP de Las Palmas 21.06.2015 y rechazado, el recurso de casación, por ATS 31.01.2018). En ella, se resuelve un supuesto paralelo entre ambas empresas, aunque en esa ocasión la marca respecto de la que Rockstar Inc. solicitaba su caducidad fue la marca denominativa “Rockstar” titularidad Town Music S.L., que ésta “usó” en diversas variantes que, a la vista de las variantes en las que fue usada la marca “La Estrella del Rock”, entendemos, aunque no tenemos la certeza puesto que no se reproducen, son sino todas- casi todas- las mismas.

 

Comentario

 

El cumplimento de la obligación de uso de la marca establecida en el artículo 39.1 LM (en su redacción anterior a la reforma, que es la aplicable al caso) exige la concurrencia de varios requisitos de diversa naturaleza que conviene analizar de separadamente (v. para su análisis antes y después de la reforma, por todos, F. Palau, La obligación de uso de la marca, Valencia, 2005, La obligación de uso tras la reforma de los sistemas marcarios europeo y nacional, La Ley mercantil, 2019); a saber: materiales (uso real y efectivo en el tráfico en relación con los productos o servicios para los que fue registrada y acuerdo con la función esencial de la marca), territoriales (en nuestro caso, en España), subjetivos (uso por el titular o con su consentimiento), temporales (que la marca no permanezca sin usar durante 5 años ininterrumpidos) y formales (uso en la forma en que está registrada o de forma que no altere su carácter distintivo). La carga de la prueba corresponde, naturalmente, al titular de la marca.

En el caso resuelto en la sentencia comentada no se puso en duda que la marca fue eventualmente usada en el mercado español con el consentimiento de su titular. Me centraré, pues, en los restantes requisitos. Empezaré por el requisito temporal pues, aunque ausente en los antecedentes relatados en la sentencia comentada, me parece importante para el lector pueda hacerse una composición de lugar de los hechos acontecidos.

 

El requisito temporal

 

Para que la obligación de uso de la marca pueda entenderse cumplido el artículo 39.1 de LM (en su antigua redacción) requiere que ésta se haya usado en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión o, en caso de que tal uso hubiera suspendido, durante un plazo ininterrumpido de cinco años. De no hacerlo, la marca queda sometida a las sanciones previstas en la LM (esto es: su caducidad) a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

La marca denominativa “La Estrella del Rock” fue publicada el 1 de agosto de 2000. Por lo que parece, no fue eventualmente “usada” hasta el año 2009 para bebidas energéticas. Así se sigue del siguiente pasaje contenido en Fundamento de Derecho 4º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria:

“La publicación de la concesión de la marca se produce el 1 de agosto de 2000. Su caducidad sería en el 2005, sin embargo, si hay prueba del uso de la marca en el 2009, no se puede determinar su caducidad (…)”

Town Music S.L. no cumplió, por tanto, con la obligación de uso establecida en el artículo 39. LM, lo cual, por regla general, se saldaría con la caducidad de la marca “La Estrella del Rock” también para bebidas energéticas.

No obstante, como es sabido, el artículo 58 LM permite que el titular de la marca pueda evitar su caducidad si acredita que entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 LM y la presentación de la demanda de caducidad ha iniciado o reanudado el uso efectivo de la marca. Ahora bien, como esclarece el precepto, si el comienzo o reanudación del uso tiene lugar 3 meses antes de la interposición de la demanda (plazo que empieza a contar a partir de la fecha expiración del período ininterrumpido de cinco años de no uso), éste no se tiene en cuenta si acontece después de que el titular de la marca haya tenido conocimiento de la eventual demanda de caducidad.

En el caso que nos ocupa, el plazo para usar la marca “La Estrella del Rock” expiró el 1 de agosto de 2005, pero desconocemos, pues no se relata en los hechos, cuándo presentó la demanda Rockstar Inc., lo que nos impide a saber si el inicio de uso de la marca tuvo (o no) lugar tres meses antes de su interposición.

Según extraigo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria de 14.03.2014 (a la que, en adelante y para evitar equívocos, identificaré como “la SJMer “Rockstar”), Town Music S.L. autorizó a Cervegrán S.L., por virtud un contrato suscrito en fecha 1 de junio de 2009, a comercializar bebidas energéticas supuestamente identificadas con el signo Rockstar en variantes, parece, casi todas ellas iguales que las de la marca “La Estrella del Rock” (v. FJ4º). Si efectivamente empezó a usarse entonces y cuál fue la relevancia de ese uso es extremo que también desconocemos. La única pista que tenemos a la vista del fragmento de la sentencia de la Audiencia antes reproducido es que, según parece, el inicio del uso de la marca tuvo lugar por allá en el año 2009. Si ese uso satisface las requisitos materiales y formales exigidos por el artículo 39 LM es lo que a continuación trataremos de indagar.

No estará de más señalar que Rockstar Inc. introdujo la primera bebida energética conocida como Rockstar en el mercado español en el año 2008. En EE.UU. lo hizo en el año 2001. Actualmente cuenta con más de 20 variedades y se distribuye en más de 30 países y el signo que la distingue, con variantes de diversos colores, es el siguiente:

 

 

Requisitos materiales

 

Desde una óptica material, la obligación de uso de la marca exige que éste tenga lugar en el tráfico; que se haga en relación con los productos o servicios para los que fue registrada, que se realice de acuerdo con la función esencial de la marca; y que sea real y efectivo. Estos requisitos han satisfacerse y acreditarse con independencia de que la marca no haya sido usada en su forma original.

a) Uso de la marca en el tráfico y en relación con los productos o servicios.  Como hemos señalado, en el Fundamento de Derecho 1º de la sentencia se reproducen las imágenes de las variantes en las que la marca denominativa “La Estrella del Rock” fue empleada, en palabras del tribunal, “para identificar o publicitar bebidas energéticas”. Ignoramos en qué consistió esa identificación o publicidad. Ni el TS ni la sentencia de Audiencia nos lo aclaran. Lo único que podemos constatar es que, de todas esas imágenes, tan sólo en las dos cuyo uso entendemos no se acreditó – o al menos no su uso efectivo- aparece el producto distinguido con la marca. Tendremos, pues, que suponer que las restantes imágenes que reproducen la marca fueron efectivamente usadas en relación con bebidas energéticas; esto es: del mismo modo en que el TJUE ha interpretado esa exigencia en sede infracción de la marca (v. en apretada síntesis, aquí) y, en todas ellas, que ese uso tuvo lugar en el tráfico económico.

 

b) Uso de la marca conforme a su función esencialLa naturaleza del uso que se exige para entender satisfecha esta obligación se ha constreñido al realizado de acuerdo con su función esencial; esto es: garantizar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. Por tanto, para evitar la caducidad de la marca es preciso que el titular la utilice para identificar y distinguir el origen empresarial de los productos o servicios para los que se encuentra registrada. Así lo ha establecido con meridiana claridad el TJUE (v. ad ex. SSTJUE  915.1.2009, asunto C-495/07, “Silberquelle GMBH y Maselli-Strickmode Gmbh”, ATJUE 27.1.2004, asunto C-259/02, La Mer Technology Inc. vs. Laboratoires Goemar S.A., 11.3.2003, asunto C-40/01, “Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV” y por analogía, por todas, sentencia de 3.07.2019, asunto C‑668/17 P, “Viridis Pharmaceutical Ltd, vs EUIPO”).

Con la excepción, una vez más, de las dos variantes de la marca puramente denominativas, en casi todas las restantes es dudoso que la marca se haya usado de acuerdo con esa finalidad. Dada la preponderancia que tienen en todas ellas el término Rock y el gráfico de una estrella el consumidor medio tenderá a creer que el signo o medio que efectivamente distingue los productos es precisamente el compuesto por el término Rock y no la marca denominativa “La Estrella del Rock”. Ilustrativas al respecto son, por ejemplo, las siguientes versiones de la marca:

 

 

En todo caso, puesto que en supuestos de marcas “modificadas”, el TJUE parece haber vinculado este requisito a la exigencia de que el empleo de las “versiones” difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca tal y fue registrada, lo examinaremos con más detalle más tarde.

c) Uso real y efectivo de la marca. El titular de la marca ha de acreditar que el uso que ha hecho de ella en España es real y efectivo. En la nueva versión de la LM se alude, igual que hacía y hace la Directiva de Marcas, únicamente al término “efectivo”. Con todo, puesto que, como recuerda la sentencia, nuestra jurisprudencia ha considerado que ambos términos son equivalentes, en adelante, omitiremos el adjetivo “real”.

Al respecto, lo primero que conviene advertir es que para que el uso de la marca pueda considerase efectivo no basta con que las variantes de la marca que el titular ha usado no alteren su carácter distintivo, como parece considerar el tribunal en la sentencia comentada. El uso de esas variantes ha de ser en todo caso efectivo. Así lo ha establecido con meridana claridad el TJUE en su sentencia de 3.07.2019, asunto C‑668/17 P, “Viridis Pharmaceutical Ltd, vs EUIPO” respecto a la marca de la unión, como es de ver en el siguiente pasaje:

Si bien el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 instaura de este modo cierta flexibilidad en cuanto a la forma del uso de una marca de la Unión, no es menos cierto que dicha disposición carece de incidencia en la apreciación del carácter efectivo de ese uso, que debe llevarse a cabo de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia recordada en los apartados 38 a 41 de la presente sentencia”.

Con carácter general y como señala la sentencia comentada, el uso de la marca se reputa efectivo cuando ésta se usa “con el fin de crear o conservar un mercado para los productos y servicios para los que está registrada, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca” (v. por todas, SSTJUE de 11.3.2003, asunto C-40/01, “Ansul BV vs.. Ajax Brandbeveiliging BV, y, por analogía, entre las últimas, SSTJUE de 3.07.2019, asunto C‑668/17 P, “Viridis Pharmaceutical Ltd. vs EUIPO y 8.06.2017, asunto C‑689/15, “Gözze Frottierweberei vs. Gözze”). Y para apreciar este extremo, hay que atender a hechos y circunstancias que permitan determinar la realidad de la explotación comercial de la marca en el tráfico. Son circunstancias de esta clase, de acuerdo con el TJUE, entre otras, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para obtener o mantener cuotas de mercado, la naturaleza de los productos o servicios, las características del mercado o la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca (v. SSTJUE ult. cit y, por analogía, entre las últimas, STJUE de 31.01-2019, asunto C‑194/17 P, “Pandalis vs EUIPO. V. no obstante, aquí).

En el caso que analizamos, la sentencia de la Audiencia Provincial nos relata que los medios de prueba que se aportaron para acreditar el uso efectivo de la marca fueron literalmente

numerosas facturas de entrega de la bebida energética que contiene la marca en la misma y consta la firma de distintos locales que la recepcionan. Se producía la venta en locales del sur y de estos locales se vendían al consumidor final” y “publicidad contratada tanto en televisión Canaria como en furgonetas y en el carnaval” (v. FD 4º). 

Con este relato de los hechos que el Juzgador de Instancia consideró acreditados para probar que el uso de la marca fue efectivo antes de la interposición de la demanda no es fácil constatar si fueron suficientes. El TS tampoco nos ayuda en nada en la sentencia comentada, pues sólo nos indica que el

uso acreditado de la marca denominativa “La Estrella del Rock” no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca”,

sin explicar por qué no fue simbólico ni desvelarnos los hechos que lo acreditan. Y de la SJMer “Rockstar” lo único que podemos extraer es que, según se indica, el uso de la marca “Rockstar” para bebidas energéticas se inició 1 de junio de 2009, que las ventas se extendieron durante el 2009 y que, según deduce el tribunal de la prueba documental y testifical, estás se realizaron a diversos titulares de bares de la zona de Puerto Rico, Jinámar, Maspalomas y Playa del Inglés.

Esta falta de concreción de los hechos probados no impide, sin embargo, hacer las dos siguientes consideraciones:

En primer término, puesto que las variantes en que fue usada la marca fueron, según consta en la sentencia, más de 5 y dadas las notables diferencias que existen entre algunas de ellas, a mi juicio, hubiera sido necesario identificar con qué versión – o versiones- de la marca se distinguieron las bebidas energéticas vendidas en el año 2009 en los locales del sur y con qué intensidad. Y otro tanto cabe decir de la publicidad. No es lo mismo, por la razón que como veremos enseguida, que se hiciera – si acaso se hizo- con la versión puramente denominativa, que con la versión B, E, o incluso G. Y, como convendrán, precisamente por esas diferencias que presentan, no es fácil suponer que durante el año 2009 se usaron todas para identificar el mismo producto (una bebida energética) y, además, que sus volúmenes de venta fueron idénticos. Por lo pronto, no parece viable hacer publicidad del producto con todas ellas.

En segundo término, atendida la naturaleza de los productos de que se trata (de consumo habitual) y las características del mercado en el que éstos se ponen a la venta (bares, supermercados, restaurantes, etc.) no es descabellado preguntarse si, cualquiera que fuera la variante de la marca usada, por su volumen (“distintos locales del sur”) constancia (durante el año 2009) y extensión geográfica (únicamente en locales del sur de Gran Canaria) el uso que se hizo (eventualmente) de ella fue lo suficiente significativo para crear una cuota de mercado en ese sector. Lo mismo cabe decir de los medios publicitarios que se emplearon a tal fin, pues la publicidad emitida en la televisión Canaria (no sabemos con qué frecuencia) y la realizada en furgonetas en el Carnaval, no deja de ser un periodo muy puntual en el tiempo (si acaso, se circunscribe a esas fecha, lo que tampoco queda claro).

 

El elemento formal: uso en forma que no altere el carácter distintivo de la marca

 

Con carácter general, la obligación de uso exige que la marca se utilice tal y como está registrada. No obstante, el artículo 39 .1 a) de la LM prevé, en su antigua redacción, que su uso en una forma que difiera de la registrada pueda satisfacer esa obligación siempre no altere de manera significativa el carácter distintivo de la marca.

En la versión actual, se suprime la exigencia de que la alteración del carácter distintivo de la marca sea significativa y se añade, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 16. 5 a) de la DM, lo que el TJUE ha había establecido con anterioridad a la reforma y recuerda la sentencia comentada: que es indiferente al efecto que la marca esté o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use, siempre que no altere el carácter distintivo de la marca tal como está registrada.

En el caso resuelto por la sentencia que analizamos salta a la vista que la marca denominativa “Estrella del Rock” se empleó en todas las variantes de forma que difiere de la que consta en el registro (salvo en el caso de la variante puramente denominativa que hemos excluido). Al respecto, baste señalar que en todas ellas se modifican, añaden o suprimen elementos de esta última. La cuestión estriba en determinar si esas variantes alteran su carácter distintivo. Pues, en efecto, aunque el TJUE ha señalado que el uso de la marca puede hacerse mediante otra marca compuesta, conjuntamente con otra marca o como un fragmento de ésta, es necesario en todo caso que esa “variante” no altere el carácter distintivo de la marca tal y como se encuentra registrada, extremo que, por cierto, no se examina en la sentencia comentada (v. SSTJUE  de18.07.2013, asunto C-252/12,
Specsavers International Healthcare Ltd y otros vs  Asda Stores Ltd.”
y de  25.10.2012, asunto C-553/11, “Bernhard Rintisch vs Kalus Eder”).

Para determinar si la versión modificada de la marca altera el carácter distintivo de esta última tal y como está registrada la jurisprudencia europea acude al criterio de la equivalencia de los signos.  De acuerdo con él, la forma modificada de una marca altera el carácter distintivo de ésta en su versión registrada si ambos signos, globalmente considerados, no son percibidos por el consumidor medio como equivalentes (v. por analogía, STJUE de 11.10.2017, asunto C-501/15, “EUIPO vs Cactus S.A.”, por analogía STG de 15.10.2019, asunto T‑582/18, “Boxer Barcelona, S.L. vs EUIPO” con ulteriores citas).

Desde una óptica objetiva la apreciación de la equivalencia exige examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos y su posición relativa en la configuración de la marca (v.  por analogía STG de 15.10.2019, asunto T‑582/18, “Boxer Barcelona, S.L. vs EUIPO”, con ulteriores citas). En particular, se considera que el signo utilizado es percibido por el consumidor como equivalente a la marca bajo la forma en que está registrada cuando ambos difieren solamente en elementos insignificantes. (v. idem).

En el caso que nos ocupa, el elemento distintivo y dominante de la marca usada es en todas las versiones claramente a mi juicio el elemento figurativo integrado por el término “Rock” (a veces junto con “Star”), con una grafía muy característica y resaltada, enmarcado en una estrella, el cual se ubica en el centro de la marca ocupando gran parte de ella. Teniendo en cuenta que la marca “La Estrella del Rock” es denominativa y, por tanto, que su carácter distintivo reside en toda la denominación (salvo, quizá, el artículo “la”) se convendrá en que, a los ojos de los consumidores, la diferencia entre ésta y la marca usada no puede calificarse de insignificante y, por tanto, que aquéllos que no las perciben como equivalentes.

Los tribunales han considerado que la versión modificada de la marca alteraba su carácter distintivo en supuestos en los que ambas presentaban diferencias mucho menores. Valga como botón de muestra la sentencia de 2.09.2015 del propio TS de que concluyó que la incorporación de la denominación “Oreo” (registrada como marca) en una marca figurativa tridimensional que representa la forma del propio producto (una galleta) alteraba de forma muy significativa la forma que en esta última estaba registrada por razón de que “la denominación “Oreo“, encierra una gran fuerza distintiva, de tal forma que concentra la distintividad de la marca tridimensional”(v. para una crítica, D. Vázquez, Protección de marca notoria y copycat packaging, Ley Ley 2016).  Ilustrativa en este sentido es, también la STG que entendió que la denominación “Fruit of the Loom” alteraba el carácter distintivo de la marca denominativa “Fruit(v. STGUE 26.06.2012, asunto T-514/10, “Fruit of the Loom” vs EUIPO).

No ignoramos que el TJUE ha señalado, como recuerda la sentencia comentada, que el carácter distintivo de una marca registrada puede ser asimismo resultado bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. Pero también ha advertido que es preciso que, como consecuencia de ese uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio de que se trate proviene de una empresa determinada (v. STJUE 18.07.2013, asunto C-252/12, “Specsavers International Healthcare Ltd y otros vs  Asda Stores Ltd.” con cita de la STJUE de 7.07.2005, asunto C-353/03 “Société des produits Nestlé SA vs Mars UK Ltd.”). Y en el caso que analizamos, a mi juicio, las versiones de la marca denominativa “La estrella del Rock”, al margen de alterar su carácter distintivo tal y como está registrada, no pueden remitir bajo esta forma a las bebidas energéticas del Town Music. La razón es sencilla: a diferencia de lo que sucedía en el caso resuelto por el TJUE en la sentencia de 7.07.2005 o en la sentencia de 18.04.2013, asunto C-12/12, “Colliseum vs Levi Strauss & Co.” o, incluso, en la STS 4.02.2016 (v. aquí) ni elemento figurativo (“Rock” -a veces junto con “Star”- enmarcado en una estrella) añadido a la marca, ni la combinación de éste con la marca ni, en definitiva, ninguna de las variantes de la marca, han adquirido carácter distintivo por el uso que, Town Music, ha hecho de ellas. Razón por la cual difícilmente pueden, los consumidores, percibirlas como signos que identifican las bebidas energéticas de Town Music. Al respecto, basta advertir, que si ya es dudoso que aquéllas hayan sido usadas con la intensidad que la jurisprudencia requiere al efecto -que es el mismo que el exigido por el artículo 39.1 LM-, es seguro que su uso no satisface el requisito territorial -que es distinto al exigido por aquél (lo advierte, STJUE 25.07.2018, asunto asuntos acumulados C‑84/17 P, C‑85/17 P y C‑95/17 P, “Société des produits Nestlé SA vs EUIPO”): que se hayan usado en la parte del territorio español en la que el signo ab initio carecía de fuerza distintiva; esto es: en toda España (v. por analogía, la STJUE antes citada y  STJUE 24-V-2012, asunto C-98/11 P, “Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs OAMI). Pues, en efecto, sólo así es posible asegurar que los sectores interesados perciben la bebida energética que designa la marca controvertida por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (lo exige, aunque en sede de registro, STJUE 16.09.2015, asunto C‑215/14, “Société des produits Nestlé SA vs Cadbury UK Ltd”).


Imagen: Isabel Lucea