Por Patricia Lahiguera

Constitucionalidad del art. 5.1.f LM

 

Introducción

Recientemente, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación de EE. UU. declararon la inconstitucionalidad parcial de la Sec. 2(a) de la Lanham Act, relativa a la prohibición de registro de marcas ofensivas (v. Matal v. Tam) y a la prohibición de registro de marcas inmorales o escandalosas (v. In re: Erik Brunetti, 2017), respectivamente, por ser contrarias a la primera enmienda de la Constitución americana, esto es, a la libertad de expresión.

Los tribunales estadounidenses señalan que las marcas no sólo permiten distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que las portan, sino que, cada vez con mayor frecuencia, llevan aparejado también un mensaje – mediante el cual se pretende captar la atención del público – susceptible de ser protegido mediante el registro del signo como  marca; registro éste que, si bien es voluntario, otorga a su titular un derecho de uso en exclusiva y sirve como mecanismo de reacción ante injerencias externas o intromisiones ilegítimas. En consecuencia, aunque el titular de un signo puede utilizarlo en el tráfico pese a que se deniegue su registro como marca, ambos tribunales consideraron que esta denegación impedía la obtención del derecho de marca sobre el signo que se pretendía registrar y, por consiguiente, restringía o limitaba el derecho a la libertad de expresión. Y, aunque ese límite podía justificarse eventualmente en la necesidad de proteger un interés superior, como pudiera ser la protección de los intereses de los consumidores o del mercado en general, en el caso que enjuiciaron, a su entender, las mencionadas prohibiciones de registro no proporcionaban protección efectiva alguna a alguno de los bienes jurídicos enunciados por lo que concluyeron que éstas constituían un límite ilegítimo a la libertad de expresión y, en consecuencia, debían declararse inconstitucionales.

El objetivo de las siguientes líneas es indagar si cabe alcanzar una conclusión similar a la estadounidense, respecto a la prohibición de registro como marca de signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, prevista en nuestro ordenamiento (v. el artículo 5.1.f Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con el artículo 7.1.f Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio, sobre la Marca de la Unión Europea.).

La jurisprudencia europea

La justicia europea ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión al menos en dos ocasiones (v. la STGUE de 20 de septiembre de 2011, Asunto T-232/10 (Couture Tech Ledt v. OAMI). Asimismo, v. la STGUE de 9 de marzo de 2012, Asunto T-417/10 (Federico Cortés del Valle v. OAMI), en las cuales, si bien no se cuestionó que las marcas formen parte de la libertad de expresión, consideró –a nuestro juicio, erróneamente – que la denegación de registro de un signo como marca, al no implicar una prohibición de uso, no comporta límite alguno a la libertad de expresión.

Así las cosas, en las líneas que siguen mostraremos, en primer término, que la obtención de un derecho de marca, y su consiguiente uso, constituye una manifestación del derecho a la libertad de empresa y a la libertad de expresión de las empresas en el mercado. En segundo término, analizaremos si la prohibición de registro objeto de estudio constituye un límite a la libertad de expresión. Finalmente, valoraremos, aplicando el oportuno juicio de proporcionalidad, si la mencionada prohibición supone un límite legítimo o, por el contrario, debería ser declarada inconstitucional del mismo modo que sucedió en EE. UU.

Obtención y uso de la marca como manifestación de la libertad de expresión

El artículo 38 de la Constitución Española consagra el derecho a la libertad de empresa. Pese a la difícil determinación de su alcance, la libertad de empresa conforma un elemento esencial para la existencia y el sostenimiento de una economía de mercado (v. ad ex. L. Mª Díez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales, Thomson – Civitas, 3ª Ed. 2008, p.537) en el sentido de creación y aseguramiento de una esfera de actuación privada libre de injerencias estatales (v. C. Paz-Ares y J. Alfaro, Un ensayo sobre la libertad de empresa, p.3; publicado en los estudios homenaje a Luis Díez-Picazo, Thomson – Civitas, Madrid, 2003). Asimismo, la consideración del derecho a la libertad de empresa como derecho fundamental implica su configuración como mecanismo de defensa o reacción frente a las intervenciones que pudieren realizar los poderes públicos (v. J. García Alcorta, La limitación de la libertad de empresa en la competencia, Atelier 2008, p.33), constituyendo un límite al legislador a la hora de regular las actuaciones y manifestaciones de las empresas en el mercado. El reconocimiento y consiguiente ejercicio de este derecho se encuentra estrechamente vinculado al derecho a la libertad de expresión, pues las manifestaciones realizadas en el mercado por las empresas quedan amparadas bajo el ámbito de protección del mismo.

La consideración del mensaje comercial como parte del derecho a la libertad expresión ha sido ampliamente discutida, pues, en un principio, se entendía que éste únicamente incluía las comunicaciones o expresiones políticas y, en menor medida, las artísticas y científicas (v. L. Mª. Díez-Picazo, cit. supra, pp.337-338). No obstante, el reconocimiento de la libertad de empresa pone de manifiesto la necesidad de protección del mensaje comercial, pues tan sólo podemos concebir la existencia de una economía de mercado si se garantiza el libre acceso al mismo y el libre intercambio de información entre los agentes económicos, de modo que se garantiza, a su vez, el derecho de información de los consumidores. Además, al igual que el resto de sujetos titulares del derecho a la libertad de expresión, las empresas privadas también están legitimadas a emitir expresiones y opiniones públicas (v. ad ex. C. Paz-Ares y J. Alfaro, cit. supra, pp. 21 a 28).

Estas razones han llevado a concebir la publicidad – en tanto que es la principal forma de manifestación comercial – como parte de la libertad de expresión, en aras de garantizar el buen funcionamiento del mercado y la libre expresión pública de las empresas.

Advertido lo anterior, conviene valorar ahora qué mensajes quedan protegidos por este derecho, para de este modo analizar el encaje que la obtención y el uso de las marcas puede tener dentro del mismo. En este sentido, el artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad establece que se entenderá por publicidad

toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones;

de modo que, si el uso de una marca cumple dicha función comunicativa, quedará protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Pese a que la función comunicativa ha sido ampliamente discutida, ésta puede extraerse de la propia redacción legal de las prohibiciones absolutas de registro, pues, mediante las mismas se pretende, además de garantizar la libre competencia en el mercado, evitar que las empresas transmitan informaciones falsas, engañosas o que puedan generar confusión, además de prohibir el acceso al registro de aquellas expresiones que puedan ofender o vulnerar los derechos del público destinatario. Únicamente si reconocemos el carácter expresivo e informativo de las marcas, podemos entender la razón de ser de dichas prohibiciones. Es obvio que las marcas permiten atribuir un determinado producto o servicio a un agente económico concreto – función indicadora del origen empresarial –, así como generar en los consumidores una expectativa de que en el futuro los productos y servicios comercializados en el mercado bajo el uso de la misma gozarán de una calidad similar a la ya encontrada – función indicadora del estándar de calidad-  y atribuye una imagen concreta a los productos y servicios, transmitiendo informaciones abstractas que permiten diferenciarlos de otros que sean idénticos o similares ). Vemos pues el inequívoco carácter comunicativo e incluso persuasivo del que gozan las marcas.

La función comunicativa o publicitaria de la marca, a nuestro juicio, conforma el núcleo esencial de ésta, pues en base a la misma se articulan las demás funciones que le han sido atribuidas y, en definitiva, permite dotarla del carácter económico que le es propio (v. ad ex. C. Fernández Novoa en su obra, Tratado sobre Derecho de Marcas, Ed. 2º, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2004, p.78, indica que

“la función publicitaria de la marca goza de un innegable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de marcas: cesión y licencia de la marca; marcas fuertes y de altura renombrada; y – sobre todo – la regulación jurídica del cambio de forma de la marca”.

Lo anterior permite concluir que las marcas son una forma de comunicación de las empresas en el mercado, por lo que, tanto su uso como su contenido queda amparado por el derecho a la libertad de expresión (en este sentido, véase la Resolución del 6 de marzo de 2006 de la OAMI y, en especial, sus apartados 15, 16 y 17, en los cuales se habla de la libertad de expresión que subyace del derecho de marca, así como del amparo de la libertad de expresión comercial contenida en el artículo 10 del CEDH).

La prohibición contenida en el artículo 5.1.f LM como medida restrictiva del derecho a la Libertad de expresión

Sentado que las marcas son una forma de comunicación amparada por la libertad de expresión, la cuestión que inmediatamente se plantea es si la prohibición de registrar signos contrarios al orden público y a las buenas costumbres constituye una limitación a este derecho. En efecto, en la medida en que el registro atribuye un derecho exclusivo y excluyente de uso de la marca a su titular, únicamente aquel signo que goce de protección registral será susceptible de cumplir con sus funciones, en concreto, con la función publicitaria o comunicativa. Y ello, habida cuenta de que sólo mediante el registro, y la consiguiente obtención del derecho de marca que éste atribuye a su titular, puede impedirse su uso indebido por terceros. Tanto más si se tiene en cuenta que, dado el principio de la complementariedad relativa, el titular de una marca tampoco podría combatir su uso inconsentido por un tercero acudiendo a la Ley de Competencia Desleal. La razón es sencilla, si bien entre la LCD y la legislación en materia de propiedad industrial e intelectual media una relación de complementariedad relativa, el recurso a la LCD no debe afectar a la congruencia sistemática, amparando supuestos expresamente excluidos por el legislador en la ley específica (v. J. Massaguer, Comentario a la Ley de competencia desleal, Ed. 1ª, Civitas, 1999, p.82. En este sentido, véase, a modo de ejemplo, la STS (Sala de lo Civil), 15.09.2017 (ROJ 3278/2017), F.7).

Por lo tanto, el uso de un signo sin gozar de protección registral, y, en consecuencia, sin disponer de medios efectivos para evitar los usos indebidos e interferencias ocasionadas por terceros respecto al contenido informativo de la marca, conlleva una significativa pérdida de su función comunicativa, afectando de este modo a la libertad de expresión de la empresa.

En esta misma línea se pronunció la OAMI, respecto a la prohibición de registro de la marca SCREW YOU, al indicar que, si bien la posibilidad de seguir usando el signo hace que la denegación de registro no atente gravemente contra el derecho a la libertad de expresión, sí que existe una cierta limitación en la medida en que las empresas podrían no estar dispuestas a invertir en campañas promocionales en relación con signos que no gozan de protección registral (v. Resolución OAMI op. cit.). Buena muestra de ello es, por ejemplo, el hecho de que el titular del signo ¡Qué buenu ye, HIJOPUTA!, pese a que comercializa sus productos bajo el uso del mismo, finalmente registró la marca ¡Qué buenu ye, HIJO…! para gozar de la protección del registro. Asimismo, el titular de la marca SCREW YOU, solicitada para las clases 10, 3, 25 y 32, denegada para estas tres últimas y concedida para la clase 10, finalmente registró la marca COCAINE para las clases 3, 25 y 32.

Así, pues, la denegación de registro supone una limitación a la libertad de expresión tanto directa, como indirecta. Directa, porque, al no poder impedir el uso por terceros de la marca objeto de denegación, el contenido expresivo e informativo de la misma se puede ver alterado por injerencias externas, viéndose así afectado su carácter expresivo; e, indirecta, porque, a consecuencia de lo anterior, el hecho de no tener atribuido un derecho de uso en exclusiva de un signo, incentiva a su titular a utilizar otra marca que sí goce de dicha protección registral, con tal de que ésta despliegue efectivamente su función económica y comunicativa.

De lo que se trata ahora es de valorar si la prohibición de registro de signos contrarios al orden público y a las buenas costumbres limita de manera legítima el derecho a la libertad de expresión o, por el contrario, supone una vulneración ilegítima del mismo y, en consecuencia, debería declararse su inconstitucionalidad. Para ello, someteremos la restricción al juicio de proporcionalidad utilizado por nuestro Tribunal Constitucional, analizando los fines que justifican su existencia, así como la adecuación de la medida restrictiva a la consecución de los mismos y la necesidad de ésta.

Intereses que eventualmente justifican la prohibición

La prohibición objeto de estudio pretende impedir el acceso al Registro de aquellas marcas que vulneren los principios y valores fundamentales para salvaguardar el orden social y democrático. En consecuencia, resulta necesario proceder al estudio de éstos en aras de valorar la importancia de la prohibición y determinar los concretos derechos o intereses implicados.

Para determinar los valores y principios fundamentales que se pretenden proteger, debemos atenernos a los derechos y valores previstos en la Constitución (v. ad ex. C. Fernández-Novoa en su obra, op. cit., p.231, indica que el artículo 5.1.f de la Ley de Marcas podía ser interpretado a la luz de la prohibición genérica de la publicidad ilícita, prevista en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, según la cual, se considera publicidad ilícita aquella que “vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución”), así como los contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos –en adelante, CEDH – en el caso de la prohibición prevista para las marcas comunitarias. Derechos como la libertad ideológica y religiosa, el honor, la dignidad, la intimidad personal y familiar, o la integridad moral, han sido utilizados para fundamentar la denegación del registro de ciertas marcas por ser consideradas contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

Un ejemplo reciente es la marca FACK JU GOHTE, solicitada para servicios de telecomunicación y productos de merchandising, que ha sido denegada al considerar que reproduce un insulto hacia el fallecido escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. El TGUE consideró que el término “FACK JU” es idéntico a la expresión inglesa “FUCK YOU”, por lo que tiene el mismo significado insultante y vulgar. No obstante, a nuestro juicio, la marca no parece ser percibida por el público de esta forma y resulta difícil determinar en qué medida puede producir una afectación de los derechos al honor o dignidad del autor o de los valores morales de la sociedad, pues tan solo mediante una interpretación amplia de los conceptos de orden público y buenas costumbres se puede considerar que dicha marca, que da nombre a una saga de comedias alemanas, puede encajarse en el ámbito de aplicación de la prohibición.

Otro caso similar lo encontramos respecto a la marca PAKI, solicitada para productos y servicios relativos a la construcción, la cual se denegó al considerarse que el término “PAKI” es percibido por el público anglosajón como una expresión degradante e insultante hacia los nacionales de Asia del Sur que viven en el Reino Unido. El solicitante alegó que debía hacerse una interpretación restrictiva de la prohibición contenida en el artículo 7.1.f RMUE, además de valorar los productos y servicios para los que se solicitó. No obstante, el Tribunal consideró que bastaba con que el signo pudiera ser percibido por parte del público destinatario como ofensivo para que pudiera considerarse contrario al orden público o a las buenas costumbres. Ante este caso, nos surgen de nuevo dudas respecto a los derechos que debemos considerar vulnerados para fundamentar la denegación de registro, pues es difícil determinar cómo, una marca solicitada para productos o servicios que no guardan ninguna relación con el ámbito en que se concibe el término utilizado como ofensivo, puede suponer una vulneración del orden público o las buenas costumbres.

Diríase que estos casos responden más a cuestiones morales que a la protección de derechos constitucionales, por lo que, pese a que en la práctica no se haga una clara distinción entre orden público y buenas costumbres, creemos que la causa de denegación de los casos referidos responde, en verdad, a la aplicación de esta última prohibición. Asimismo, el concepto de moral o buenas costumbres es más difuso que el hecho de determinar el alcance de los derechos constitucionales que puedan verse afectados, pues los valores morales varían en función del tiempo y las circunstancias sociales, por lo que, su determinación implica una mayor subjetividad. Resulta, por ello, difícil defender que la moral, entendida en un sentido amplio y desvinculado de cualquier derecho específico, puede constituir un límite legítimo a la libertad de expresión (En este sentido, v. L. Mª. Díez-Picazo, op. cit., pp. 50 y 51, sobre el contenido y alcance de los derechos fundamentales), de modo que, a nuestro juicio, no debería superar la primera fase del test de constitucionalidad.

No obstante, debemos reconocer que, respecto a la prohibición relativa a los signos contrarios al orden público, existen ciertos supuestos en los que su justificación resulta más clara.

Un ejemplo lo encontramos respecto a la denegación de registro de signos que hacen referencia a organizaciones terroristas o a sus líderes, como ETA o BIN LADEN, al ser considerados susceptibles de vulnerar o afectar a derechos como la dignidad o la integridad, tanto física, como moral. Del mismo modo, se denegó también la solicitud de registro de la marca MECHANICAL APARTHEID, solicitada para juegos de ordenador y otros productos relacionados con actividades de ocio, pues hacía referencia a un antiguo régimen político de Sudáfrica, basado en el terrorismo de Estado, la tortura y la denegación de la dignidad humana. En base a estos hechos, se consideró que el signo solicitado era contrario a la libertad, la integridad física, la dignidad humana, la igualdad, la solidaridad y la democracia.

Recientemente, estos criterios han sido utilizados para fundamentar la declaración de nulidad de la marca LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA, solicitada para artículos de vestir, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios y servicios de restauración, la cual fue registrada y, posteriormente, impugnada mediante la oportuna acción de nulidad interpuesta por la República italiana. Atendiendo a las alegaciones realizadas por la parte opositora, se consideró que este signo hacía referencia a una organización criminal contraria al orden público y las buenas costumbres tanto de la UE, como, en especial, de la República italiana, por lo que se debía proceder a declarar su nulidad. No obstante, a nuestro juicio, el signo en cuestión no busca enaltecer dicha organización criminal, sino que, como oportunamente alegó su titular, hace referencia a la saga cinematográfica El Padrino, con la intención de ambientar los restaurantes de la cadena en la temática de ésta. Por ello, entendemos que este signo no es contrario al orden público y, consiguientemente, no debería haberse declarado su nulidad como marca.

En definitiva, la existencia de la prohibición de registro de marcas contrarias al orden público podría justificarse prima facie mediante la protección que ofrece respecto a valores, principios y derechos fundamentales tales como la dignidad humana, la igualdad y la libertad. No obstante, no debe entenderse que la prohibición opera como un veto a aquellas expresiones o imágenes que no son socialmente aceptadas.

Juicio de proporcionalidad (I). Idoneidad de la prohibición

Visto lo anterior, procede analizar ahora la proporcionalidad de la restricción a la libertad de expresión impuesta por la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público, valorando, en primer lugar, su idoneidad – esto es, su adecuación para alcanzar los fines perseguidos (en este sentido, véase, a modo de ejemplo, la STC 186/2003, de 10 de julio, F.6) –, para posteriormente analizar la necesidad de la prohibición y, finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto (v. C. Paz-Ares y J. Alfaro, op. cit., pp.53 y ss.)

Respecto a la idoneidad de la prohibición, en la práctica la aplicación de este precepto se ha alejado de los fines que la justifican, dando lugar a numerosas contradicciones. Así, por ejemplo, la marca CONTRA-BANDO, solicitada para los productos de la clase 33, fue denegada por la EUIPO, pese a que el solicitante recurrió a la decisión y fue finalmente concedida. Del mismo modo, la marca TUMBA.DIOS, solicitada para productos de la misma clase, fue denegada en un primer momento y, tras ser recurrida la decisión de denegación, finalmente se concedió.

A ello cabe añadir que también se ha denegado la concesión de marcas por motivos que podrían ser perfectamente aplicables a otros signos que sí gozan de protección registral. Por ejemplo, la marca COJONUDOS, con aspecto muy similar a la marca denegada ¡Qué buenu ye, HIJOPUTA!, ha sido registrada por la OEPM, pese a que se solicitó para la misma clase de productos e incluye una expresión igualmente ofensiva e insultante. Del mismo modo, existen otras marcas registradas que incluyen también palabras insultantes u ofensivas, como “MALAFOLLA”, “JODERCARIÑO” u “Orgias del mar, un orgasmo para el paladar”.

También, en el caso de la marca “LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA”, analizado anteriormente, el solicitante alegó que el término “mafia” era utilizado por otras marcas que habían accedido al registro, pero el TGUE consideró que el signo en su conjunto suponía una banalización de la organización criminal y, por lo tanto, resultaba ofensiva para al menos una parte del público destinatario. Sin embargo, en la EUIPO figuran registradas marcas como “MAFIA WARS”, “MAFIA CLOWNS” o “FASHIONMAFIA”, entre otras, que podrían haber sido denegadas por los mismos motivos.

Otro ejemplo que puede generarnos dudas en torno a la aplicación del precepto lo encontramos respecto a la marca “SCREW YOU”, la cual fue denegada para las clases 3, 25 y 32, y registrada para los productos de la clase 10. La marca en cuestión se consideró contraria al orden público y las buenas costumbres, pues se entendió que los términos utilizados formaban una expresión insultante, grosera, ofensiva y vulgar en el idioma anglosajón. Por esta razón, la marca únicamente se registró para preservativos y juguetes sexuales, habida cuenta de que el público que tiene acceso a dichos productos es un público adulto que no tiene por qué sentirse ofendido, a diferencia de los productos comprendidos en las demás clases, que están al alcance de todos los públicos. Ante esta negativa, el titular de la marca decidió solicitar el registro de la marca “COCAINE” para las clases para las cuales había sido denegada la anterior. En este caso, la EUIPO aceptó su registro, pese a que el término “COCAINE” puede resultar igualmente ofensivo puesto que hace referencia a una substancia tóxica, dañina y prohibida por la Ley. No en vano, se han denegado marcas como “I LOVE COCAINE” o “KRITIKAL BILBO”, aunque esta última fue finalmente concedida. Otra muestra más de las contradicciones que existen en la valoración y aplicación de la prohibición que hacen cuestionable su constitucionalidad.

Los ejemplos vistos denotan que el mero uso de imágenes o expresiones malsonantes, o que puedan resultar ofensivas para ciertos tipos de público, no es razón suficiente para denegar el registro de una marca. Pese a ello, varios son los supuestos en los que la prohibición se ha interpretado de forma amplia, denegando el registro de marcas que, en la práctica, no resultaban susceptibles de vulnerar ninguno de los intereses que la justifican.

Por lo tanto, la aplicación del precepto se ha apartado de sus fines, provocando una ilegítima limitación a la libertad de expresión de sus titulares. Expresado en otros términos, a pesar de que únicamente una aplicación restrictiva de la prohibición podría ajustarse a los fines perseguidos, limitándose a denegar el registro de aquellas marcas que contravengan de manera inequívoca principios y derechos constitucionales tales como la integridad, la libertad o el honor, ésta no es la posición adoptada en la práctica. No obstante, el Tribunal Constitucional ha entendido que no es necesario que la medida logre efectivamente la finalidad perseguida (v. STC 66/1991, de 22 de marzo), valiendo que ésta contribuya al fin que se propone (v. ad ex. A. Rubí Puig, Publicidad y libertad de expresión, Ed. 1ª, Thomson Civitas, 2008, p. 385), por lo que, pese a todo lo advertido, en principio, adoptando esta interpretación, pareciera que la prohibición supera también esta segunda fase del test de constitucionalidad.

Juicio de proporcionalidad (II). Necesidad de la prohibición.

Procedemos ahora a examinar la necesidad de la prohibición, valorando la existencia de otras medidas menos restrictivas e igualmente eficaces que contribuyan a la consecución de los fines que la justifican (en este sentido, véase, a modo de ejemplo, la STC 66/1995, de 8 de mayo, F5).

En este sentido, pese a que mediante esta prohibición se pretenda evitar el registro y, en consecuencia, deslegitimar el uso de marcas que vulneren los derechos que la justifican, resulta que, como hemos visto, la prohibición de registro no supone una efectiva prohibición de uso, por lo que, en la práctica, el público puede encontrarse en el mercado con signos que contengan un mensaje que vulnere de igual modo los citados derechos.

Así las cosas, a nuestro juicio, existen otros medios menos lesivos e incluso más adecuados que deslegitiman el uso de dichos signos. Buena prueba de ello es que los propios consumidores tienen la capacidad de condenar su uso con el simple hecho de no consumir los productos y servicios comercializados bajo el uso del signo en cuestión. Por ello, consideramos que la prohibición no debería superar esta segunda fase.

Juicio de proporcionalidad en sentido estricto

En último lugar, procede examinar la proporcionalidad en sentido estricto, sopesando los costes y beneficios que derivan de la aplicación de la prohibición. Se trata aquí de valorar si la medida es equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (v. STC 126/2003, de 30 de junio, F.4).

Al respecto, como hemos visto, si bien mediante la prohibición objeto de estudio se pretende evitar que las empresas utilicen en el tráfico económico signos que puedan vulnerar derechos como la dignidad, la libertad o la democracia, protegiendo de ese modo los intereses del público destinatario, en la práctica, la prohibición no consigue efectivamente proteger dichos intereses y derechos, dando lugar a numerosas contradicciones en su aplicación y suponiendo un límite desproporcionado a la libertad de expresión en atención a los beneficios que realmente reporta y las alternativas existentes.

Con todo, la prohibición objeto de estudio conlleva unos costes muy superiores a los beneficios que pueden aportar a los mencionados derechos o intereses, por lo que debería ser considerada inconstitucional.

Conclusión

A la vista de todo lo expuesto, cabe concluir que, del mismo modo que se declaró la inconstitucionalidad parcial de la Sec. 2 (a) de la Lanham Act en Estados Unidos, debería declararse la inconstitucionalidad parcial del artículo 5.1.f LM, en la parte referente a la prohibición absoluta de registro relativa a los signos contrarios al orden público y las buenas costumbres.

En efecto, respecto a la prohibición de registro de signos contrarios a las buenas costumbres, no existe, como hemos visto, ningún interés legítimo, ni la protección de ningún derecho constitucional, que justifique la existencia de esta prohibición.

Por lo que hace a la prohibición de registro de signos contrarios al orden público, debería declararse su inconstitucionalidad al suponer una restricción desproporcionada a la libertad de expresión en relación con los intereses que persigue, puesto que, por una parte, la aplicación de la prohibición no se ajusta perfectamente a la protección de los fines que la justifican; y, por otra parte, la restricción no resulta necesaria, en tanto que no se evita efectivamente el uso del signo denegado como marca y, por lo tanto, los propios consumidores pueden condenar su uso por la empresa en cuestión. Por ello, los beneficios reales que justifican la existencia de tal prohibición resultan casi inexistentes, frente a los costes que supone limitar la libertad de expresión de empresas y profesionales.

Finalmente, y en relación con esto último, hay que advertir que, en la medida en que se mantendría la prohibición de registro de marcas contrarias a la Ley, de adoptarse una interpretación amplia de este concepto que incluyera el conjunto de normas imperativas de nuestro ordenamiento, podría denegarse el registro de un signo como marca en aquellos casos en los que sí exista un interés legítimo y la restricción resulte proporcional, como podría serlo, por ejemplo, en caso de signos que hagan referencia a grupos u organizaciones terroristas, o que pudieran contravenir disposiciones penales.


Foto: JJBose

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