Por Aurea Suñol 

La determinación de la indemnización de los daños y perjuicios causados por la infracción de una patente es, sin duda, una de las cuestiones nucleares en materia de infracción de patentes. Y ello, porque si  bien es preciso que los titulares de patentes sean compensados de forma adecuada para incentivarlos a invertir en innovación (v. por todos, William M. Landes/Posner, The Economic Structure Of Intellectual Property Law, 2003, Lemley/ Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, Cotter, An Economic Analysis of Enhanced Damages and Attorney’s Fees for Willful Patent Infringement, 2005), una sobrecompensación a los mismos por los daños derivados de la infracción puede afectar negativamente a la competencia, a los consumidores y, en definitiva, al mercado (lo advierten entre tantos, Lemley/Shapiro, cit. supra y últimamente, Lee/Melamed, «Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages», 2015). De hecho, diversos son los autores que defienden que tanto la legislación de patentes como los tribunales tienden a sobre compensar a los titulares de patentes al menos en algunos sectores como, por ejemplo, el de la alta tecnología (v. ad ex, Lee/Melamed, «Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages», 2015).

En la mayoría de legislaciones de patentes, el daño derivado de la infracción de los derechos de patente se configura como un daño normativo. Y, así, el legislador establece los criterios determinación del contenido económico de la acción de daños que quedan a elección del actor (v. art. 74.2 de la actual Ley de Patentes, art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual; y en alguna medida 35 U.S.C. art. 284 de Ley de patentes de EE.UU).

Entre esos criterios y como alternativa a la determinación del contenido económico de la acción de daños en atención a las consecuencias negativas derivadas de la infracción  se encuentra su determinación como precio de la licencia que el infractor hubiera tenido que obtener para llevar a cabo de forma lícita el acto de explotación de que se trate En la práctica, suele aludirse a él como el criterio de la licencia o regalía hipotética  (v. ad ex. SSAP Madrid de 24 de enero de 2014, de 3 de octubre de 2011, SAP Barcelona de 17 de febrero 2010) y en alguna ocasión  como “imaginario contrato de licencia de explotación”(v. ad ex. de STS 11 de julio de 2012 -RJ 2012\9705-)  En esta última línea, se encuentra también la aproximación seguida en los EE.UU. que aluden a este criterio normativo como “licencia hipotética”, que define el montante de la regalía razonable como la cuantía que el licenciante (titular de la patente) y el licenciatario (infractor de la misma) hubieran acordado (en un momento anterior a la infracción si ambos hubieran tratado de alcanzar voluntaria y razonablemente un acuerdo).

En España en particular el criterio de la licencia hipotética establecido en el  art. 74.2 de la actual Ley de Patentes  reza como sigue:

“Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho”.

“Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento”.

No faltan pronunciamientos de nuestros tribunales que señalan que el precio de la licencia hipotética es fruto de una ficción legal de la ganancia dejada de obtener. Y, por ello, un criterio normativo que se orienta a concretar el valor objetivo de la lesión sufrida por el titular de la patente que el infractor ha compensar, distinto del  de la lesión real que sufriera el titular (v. ad ex. SSAP Madrid de 24 de enero de 2014, de 3 de octubre de 2011). Aunque tampoco faltan otros en los que se advierte que la regalía hipotética compensa un daño indefectible o necesariamente derivado de la infracción (v. en sede de patentes y con citas de SSTS en casos de marcas, SSAP Barcelona de 17 de febrero 2010,  de 23 de mayo de 2008, SAP Madrid de 7 de noviembre de 2011).

A nuestro juicio, sin embargo y en consonancia con lo que estableció el famoso caso estadounidense U.S. Frumentum Co. v. Lauhoff, 216 F. 610, 616 (6th Cir. 1914), el propósito de este criterio es evitar que el titular de la patente haya de conformase con daños nominales por la sola razón de que no pudo probar el daño generado por la conducta infractora. Y así lo han advertido también en alguna ocasión nuestros tribunales (v. ad ex. SAP Barcelona de 17 de febrero 2010).

Por demás, existe un consenso bastante generalizado en que el precio de esa licencia hipotética no debe superar a los beneficios económicos de la invención patentada (e infringida) en relación con la alternativas existentes a la misma (v. ad ex. Durie /Lemley, «A Structured Approach To Calculating Reasonable Royalties», 2010, Lemley/Shapiro, «Patent Holdup and Royalty Stacking», Jarosz/Chapman, «The Hypothetical Negotiation And Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging The Dog», 2010). Dicho en otros términos, el resarcimiento de los daños causados por la infracción de la patente ha de comprender la totalidad del valor de la lesión ocasionada; ni más ni menos (v. Directiva 2004/48/CE y en la doctrina y entre tantos, Massager, «La acción de daños en materia de propiedad industrial» en Liber amicorum Juan Luis Iglesias. Javier García de Enterría (Coordinador). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2014, Cotter, «Four Principles for Calculating Reasonable Royalties in Patent Infringement Litigation», 2011).

De lo que se trata ahora, y a ello se orienta esta entrada es de (i) indagar si esa licencia o regalía hipotética es, en efecto, un criterio plausible para determinar el contenido económico de la indemnización de daños en casos de infracción de patente. Y al respecto, como veremos, nuestra conclusión será negativa por razón de que para determinar su cuantía los tribunales suelen acudir al precio de la licencia que el titular de la patente ha acordado en casos anteriores con otros licenciantes distintos del infractor (v. en nuestro país ad ex. SSAP La Coruña 27-01-2014, Madrid de 24 de enero de 2014, Madrid de 7 de noviembre de 2011, Barcelona 23 de mayo de 2008, Bilbao 17 de noviembre de 2010), lo que presenta varios inconvenientes. Y (ii) añadir algunas consideraciones críticas a los factores legalmente establecidos en nuestra LP al efecto

Algunos problemas que presenta el recurso al precio de las licencias anteriormente concedidas por el titular de la patente

Existe una creencia generalizada de que las licencias previamente concedidas por el titular de la patente son la mejor prueba de la hipotética licencia que las partes hubieran negociado (v. entre los últimos, Taylor, «Using Reasonable Royalties to Value Patented Technology», 2014,  Fedell,« A Step in the Right Direction: Patent Damages and the Elimination of the Entire Market Value Rule», 2014) pero esta afirmación no está libre de críticas

El problema de la circularidad

Como es sabido, las patentes son bienes con valor único o singular. Por ello, el precio satisfecho por la licencia de una patente diferente a la litigada es un indicador extremadamente imperfecto del valor de esta última. No puede extrañar, por tanto, que los tribunales tiendan a exigir que la licencia existente ha de estar relacionada con una invención o tecnología que sea similar, sino idéntica, y el acuerdo no debe comprender múltiples patentes u otros factores diversos, tales como marcas o secretos empresariales (lo advierte, por ejemplo Masur, cit. supra).

Pero lo más relevante es que los precios de las licencias acordadas se orientan a evitar una demanda por infracción de la patente y, por tanto, la cuantía que el licenciatario está dispuesto a satisfacer tiene en cuenta la indemnización por daños que espera pagar en caso de que un tribunal le condene por infracción de la patente. De ahí que, determinar la indemnización por daños sobre la base de lo que el licenciatario hubiera estado dispuesto a satisfacer crea un problema de circularidad (v. entre otros, Lemley/ Shapiro, cit. supra, Durie /Lemley, cit. supra, Masur, cit. supra).

Las licencias voluntariamente acordadas incorporaran la incertidumbre sobre la validez e infracción de la patente en la cuantía de la licencia

Precisamente porque cualquier acuerdo de licencia tendrá en cuenta los resultados que las partes esperan en caso de que acudan a un tribunal, éstas al acordar el canon tendrán en cuenta la posibilidad de que el juez declare que la patente es nula o no ha sido infringida (v. con esta idea, por todos, Landes, «An Economic Analysis of the Courts», 1971; Posner, «Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration», 1973 y más recientemente, Lemley/ Shapiro, cit. supra y Masur, cit. supra, Lee/Melamed, cit. supra). Y, claro está, los costes de litigación.

Y un tribunal no puede saber con certeza si las partes creían que la patente era válida y había sido infringida cuando acordaron el precio de una determinada licencia de patente (v. Masur, cit. supra y Lee/Melamed, cit. supra). Es esa una información normalmente confidencial. Por tanto, esas licencias proporcionan una base para concretar el precio de la licencia en el caso concreto, pero no una cifra que tenga una fiabilidad razonable.

Es más. Una indemnización por daños que solamente tenga en cuenta el canon que las partes acordaron en una determinada licencia anterior infra compensa al titular de la patente y puede incentivar a potenciales licenciatarios a infringir en lugar de negociar. La razón que apoya esta afirmación estriba en que en caso de que un tribunal les condene por infracción todo lo más que habrán de satisfacer es el precio de la licencia que hubieran tenido que pagar en caso de no haber infringido la patente. Razón por la cual ese canon acordado no puede ser la única fuente para determinar la indemnización, sino que ese parámetro debe aumentarse para compensar la diferencia que las partes tuvieron en cuenta al acordar el precio de la licencia en atención a las probabilidades de que la patente fuera declarada nula o no infringía o viceversa (v. en esta línea y entre otros, Durie /Lemley, cit. supra, Masur, cit. supra y Lee/Melamed, cit. supra).

Crea incentivos para manipular el coste y valor del contrato de licencia

Lo anterior  puede incentivar a los titulares de patentes, que saben que el precio de las licencias que acuerden influirá en el precio que el tribunal acuerde en futuros litigios, a exagerar el verdadero coste que padecen frente a los licenciatarios y a establecer el precio de licencia más alto posible (lo advierten Masur, cit. supra  y Lee/Melamed, cit. supra).

En efecto, en los contratos de licencia puede haber terceros beneficiarios (ulteriores licenciatarios), y si el precio acordado por una licencia entre dos partes afecta al modo en que un tribunal determina en el futuro el precio de subsiguientes licencias, el licenciante lo tendrá en cuenta al negociar, por lo que tendrá un incentivo a establecer un precio con el primer licenciante los más alto posible (v. en este sentido, Masur, cit. supra).

 Infracción de mala fe vs infractor inocente

El precio de la licencia hipotética debiera tener en cuenta si el infractor es de mala fe o es un infractor inocente. Tanto más teniendo en cuenta que en Europa no se admiten los “daños triples” para disuadir de la causación de daños dolosos, a diferencia de lo que sucede en los EE.UU.

Si el infractor es doloso (lo que sucederá normalmente cuando el licenciatario tiene en cuenta la indemnización por daños a la que un tribunal puede condenarle cuando calcula la cuantía que está dispuesto a satisfacer por la licencia) el hecho de que no pudiera saber con certeza si la patente era válida o si la infringía no debiera ser excusa para no haber tratado de obtener una licencia de un competidor, quien podría perfectamente haber preferido no conceder licencia alguna a nadie (v. en esta línea y Lee/Melamed, cit. supra, donde los autores explican las diversas posibilidades a la hora de determinar la cuantía de la licencia o de conceder o no una cesación según el infractor sea o no de mala fe).

La Ley de Patentes

Como hemos visto, uno de los criterios que el artículo 74.2 de la actual Ley de Patentes ha establecido para determinar el canon de la licencia hipotética es el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción. Nuestros tribunales lo han tenido en cuenta para reducir o, las menos veces, para aumentar ese canon (v. ad ex. SAP La Coruña 27-01-2014, SAP Barcelona de 17 de febrero 2010). A nuestro juicio, sin embargo, ese extremo no es particularmente relevante, puesto que la indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción de la patente no tiene una duración concreta; engloba los daños producidos desde que inició la infracción hasta la fecha en que se dicta la sentencia que pone fin al procedimiento.

Más sensato nos parece el criterio normativo de atender al  número y clase de licencias concedidas en ese momento. Pero tampoco está libre de objeciones. Ciertamente una licencia exclusiva de patente suele ser más valiosa y beneficiosa que una que no lo es. Pero en la práctica una vez se ha atendido al primero de los criterios legalmente establecidos; esto es, a la importancia económica del invento patentado, este factor deviene poco relevante, ya que estos casos versan casi siempre sobre cuestiones relativas a derechos no exclusivos más a derechos exclusivos (v. para este argumento, Durie /Lemley, cit. supra).

La importancia económica del invento patentado es, a nuestro entender, el criterio al que predominantemente debiera atenderse para fijar el canon de la licencia hipotética. En particular, cuál es la contribución que la invención añade al producto  final teniendo en cuenta el estado de la técnica existente (conforme, entre tantos, Durie /Lemley, cit. supra). Pues, en efecto, a menudo, la patente es sólo un pequeño elemento de un producto complejo compuesto de múltiples elementos cubiertos con sus respectivas patentes, en cuyo caso el valor económico de la patente ha de fijarse atendiendo a la contribución de ese particular elemento al producto final y no al precio final de ese producto puesto en comercio (como hacen, o al menos no lo advierten ni indican si ese era  o no el caso en el supuesto enjuiciado, nuestra jurisprudencia. V. SAP Madrid de 7 de noviembre de 2011, SAP Madrid de 3 de octubre de 2011,  SAP Bilbao 17 de noviembre de 2010, SAP Barcelona de 17 de febrero 2010).

Además, y en todo caso, la concreción la regalía hipotética ha de basarse en ese valor antes de la infracción y no después, pues esto último tiene en cuenta aspectos como el “lock-in” que aumentan artificialmente los daños (v. Lee/Melamed, cit. supra, Cotter. Four Principles for Calculating Reasonable Royalties in Patent Infringement Litigation, 2010).

Mirada 360