La notoriedad de una marca

Por Aurea Suñol

Nota a la Sentencia de Audiencia Provincial de Madrid de 1 de septiembre de 2015 (2ª parte)

Como el lector habrá advertido en otras entradas relativas al sistema de marcas que hemos publicado en este blog (aquí y aquí) todas ellas tienen un trasfondo claro: nuestra preocupación por el hecho de que un interpretación del derecho de marcas en exceso generosa acabe por limitar en demasía la libertad de expresión y, especialmente, la competencia en lugar a avivarla.

La idea esencial que quisiéramos transmitir en esta ocasión no es muy distinta, aunque proyectada sobre otro aspecto que muestra, una vez más, cómo los lindes de esta modalidad de propiedad intelectual se han ido relajando y ampliando progresivamente. Nos referimos, en particular, al concepto de notoriedad de una marca que, como es sabido, y si así lo ha decidido el Estado miembro (v. art. 5.2. Directiva de Marcas “DM”) permite reforzar la protección de que goza la marca y, llegado el caso, extenderla a productos o servicios distintos para los que la marca se encuentra registrada (v. art. 8 en relación con el art. 34.2 c de la Ley de Marcas “LM” ) o incluso protegerla frente al uso por un tercero pese a que la marca no se encuentre registrada (v.  art. 4.1 d de la DM  y  art. 6. 1 d de LM). Otro tanto sucede si la marca es comunitaria (v. art. 9 c y art. 8.1 c del Reglamento de la Marca Comunitaria “RMC”).

La notoriedad de las marcas de Calvin Klein Trademark Trust

En el caso que nos ocupa (v. para los hechos aquí) la Audiencia Provincial de Madrid no tuvo ninguna dificultad para confirmar el carácter notorio de las marcas en liza, tratándose, de acuerdo con el artículo 8 de la LM, de marcas que son generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca. Pues, en efecto, más allá de la intuición del juzgador, la parte aportó las pruebas precisas para acreditarlo por lo que éste concluyó que:

“La sentencia recurrida aprecia acertadamente el carácter notorio de la marca a tenor de la prueba practicada, que pone de manifiesto la amplia difusión entre el público general de las marcas de las que es titular CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, como se desprende del volumen de ventas de los productos designados con las marcas y la extensión de las campañas de publicidad realizadas o de las certificaciones de las Cámaras de Comercio de Madrid y Barcelona, entre otros documentos”.

que son, en definitiva, algunos de los indicios que de acuerdo con el artículo 8 LM permiten mostrar el conocimiento generalizado de la marca en el sector pertinente y, por ello su carácter notorio y que han de complementarse, como también recordó la Audiencia con los criterios establecido en la “Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocida”.

Menos evidentes han sido, no obstante, otros casos en los que nuestros tribunales han tenido ocasión de enjuiciar si la marca en disputa merecía la calificación de notoria. Y ello no sólo porque la parte no aportó prueba alguna al respecto, por lo que el tribunal hubo de rechazar la condición de notoria de la marca en disputa (v. ad ex. SSAP Madrid 18.09.2015, Mallorca 11.09.2013, Madrid 22.04.2013), pese a que no han faltado pronunciamientos en los que el carácter notorio se ha dado por sentado (v. ad ex. “Burrberry” SAP Logroño 3-V-2012). También porque no existe consenso ni la suficiente claridad sobre algunos de los requisitos que han de acreditarse para que una marca pueda considerarse notoria y que, como hemos apuntado, están conduciendo y conducirán a una tendencia a la alta de las marcas a las que los tribunales conceden y concederán esa calificación .

Requisitos cualitativos

Como se sigue del artículo 8.2 LM, nuestro legislador alude a la “valoración o prestigio alcanzado (por la marca) en el mercado” como factor al que los tribunales pueden atender para determinar su carácter notorio. No obstante, y a diferencia de lo que sucede en la Directiva de Marcas (v. art. 5.2 y art. 4.3 de la DM) que exige que la marca “goce de renombre” y el RMC (v. art. 9.1), este elemento cualitativo no se ha configurado en nuestra ley, a nuestro juicio, y como es doctrina mayoritaria, erróneamente, como un factor determinante para otorgar la calificación de notoria a una marca. Así lo estableció el Tribunal Supremo con meridiana claridad en su Sentencia de 23.06.2012 al afirmar que:

“no necesariamente, en todo caso, debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de «notoriamente conocida», que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva (…).

“(…) el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados”.

y así lo ha confirmado posteriormente el propio TS (v. STS 11.03.2014) y a su calor algunos pronunciamientos de Audiencia Provincial (v. ad ex. SSAP Alicante 18.04.2013, Barcelona 10.06.2013.y Granada 21.02.2014). La consecuencia que de ello se sigue es clara: las marcas susceptibles de ser calificadas como notorias se amplían considerablemente si el elemento cualitativo; esto es: el valor económico asociado a la marca, bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios identificados con ella, bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo deviene irrelevante a estos efectos. No es extraño, por ello, que se hayan considerado notorias marcas tales como, por ejemplo, Maristas (STS de 23.06.2012), “Cursos Intensivos Mir Asturias” (SAP Oviedo 11.09.2015),“Frutas Anabella” (SAP Valencia 18.05.2010), “Maxam” (SAP Alicante 6.07.2012), 24HRS (SAP Madrid 15.06.2012), “Faber” (STS 26.02.2006) y, en cambio, se haya negado esa condición a marcas tales como “Maldon” (para sales, SAP Barcelona 23.02.2012), Torrefaçaco “Camelo” (para cafés, SAP Madrid 20.05.2011), Oreo y Chips Ahoy (tridimensional; SSAP Alicante 5.07.2013 y Burgos 13.01.2012) o “Náutica” (SAP Alicante 4.04.2012).

Requisitos cuantitativos: generalmente conocida por el sector pertinente

Para que una marca puede calificarse de notoria ha de ser, según el tenor del artículo 8 de la LM,

“generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen tal marca”

o, en palabras de la DM y del RMC respectivamente, ha de gozar de renombre o ser notoriamente en la Comunidad (v. art. 5.2 de la DM y art. 8.1 c del RMC). Y al respecto, el TJUE ha señalado que el concepto de «renombre» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que, según sostiene,

“debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria la conoce (SSTUE 3.09.2015 asunto C?125/14  y 6.10.2009 asunto C?301/075)”.

El problema que plantean estos términos indeterminados ya se lo pueden imaginar: ¿Cúal es el umbral mínimo que debe alcanzarse y acreditarse para que pueda estimarse que la marca en cuestión es conocida por una“ parte significativa del público interesado”? La propia LM nos proporciona factores o indicios que pueden ayudar al juzgador a valorar este requisito cuantitativo  (volumen de ventas, duración, intensidad, alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado o cualquier otra causa) a los que la jurisprudencia añade a modo orientativo los criterios establecidos en la “Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocida” así como, claro está, la doctrina sentada por el TJUE al respecto que, de modo similar a lo dispuesto en la LM ha señalado que:

“el  juez nacional ha tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto concreto y, en particular, la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (v. ad ex. SSTUE 3.09.2015 asunto C?125/14  y 6.10.2009 asunto C?301/075)”.

Y así y como muestra, para apreciar la notoriedad de una marca nuestros tribunales han atendido a estudios de mercado que revelaban la intensidad del uso de la marca (SAP Barcelona 16.07.2013), que la marca estuviera registrada desde 1996 y se viniera usando desde 1998 así como los premios de ámbito regional obtenidos por razón de su excelente calidad (SAP Granada 21.07.2013), estudios demoscópicos y económicos que acreditan la proporción de los sectores interesados que identifican el producto o lo atribuyen a una determinada procedencia empresarial así como informes o certificaciones de las Cámaras de Comercio (SAP Granada 20.07.2012); la opinión de comerciales que vendían la marcas, la publicidad, el largo tiempo de uso, la constitución de una sucursal en España y la comercialización a distribuidores a través de sus facturas así como encuestas y sondeos (SAP Mallorca 11.09.2013), etc.

De entre todos los elementos legal y jurisprudencialmente establecidos para determinar el carácter notorio de una marca el más ilustrativo a efectos de la idea que queremos transmitir (y probablemente uno de los más controvertidos) es el relativo el alcance territorial del conocimiento requerido al efecto por parte del círculo relevante de destinatarios de los productos o servicios que portan la marca. En efecto, nuestros tribunales han tendido mayoritariamente a exigir, con buen criterio a nuestro juicio, que la notoriedad abarque todo el territorio nacional (SAP Granada 20.07.2012, Barcelona 21.11.2011) o una parte sustancial del mismo (v. ad. ex entre las últimas SAP Barcelona 10.06.2013, SAP Barcelona 4.12.2013, Madrid 20.05.2011), o en tres o más Comunidades Autónomas (SAP Oviedo 11.10.2011). En consecuencia, han negando esa condición aquellas marcas cuyo conocimiento por los interesados sólo había logrado acreditarse respecto de una comarca (SAP Barcelona 10.06.2013) o una localidad periférica de la Comunidad de Madrid (SAP Madrid 1.02.2013) o, entre otros ejemplos, Madrid Capital (SAP Zaragoza 7.06.2011).

Sin embargo y lamentablemente a nuestro entender, esta doctrina consolidada en nuestro tribunales parece que tendrá que flexibilizarse a futuro, pues el TJUE ha confirmado y dejado en claro recientemente para que pueda considerarse satisfecho el requisito relativo al  «renombre en [la Unión]», en el sentido del artículo 4.3 de la DM basta con que la marca comunitaria goce de renombre en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, “que puede corresponder en su caso al territorio de un solo Estado miembro” (v. SSTUE 3.09.2015 asunto C?125/14  y 6.10.2009 asunto C?301/075). Y si ello es así para una marca comunitaria, lo mismo puede decirse respecto de una nacional española, por lo que parece que bastará que ésta sea generalmente conocida en, por ejemplo, en una Provincia, para que pueda calificarse de notoria.

Por si no fuera suficiente, tratándose de marcas no registradas notoriamente conocidas en el sentido del 6 bis CUP, nuestra jurisprudencia ha requerido de forma unánime que la marca de que se trate goce de notoriedad en el país en el que solicita la anulación de la marca  incompatible con aquella (v. ad ex. SSAP Madrid 22.04 2013 y  27.04.2012). Por el contrario,  según lo establecido por la jurisprudencia comunitaria reciente (v. STUE 3.09.2015 asunto C?125/14)

“no se puede exigir al titular de la marca que aporte la prueba de ese renombre en el territorio del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición”.

Ciertamente, y como reconoce el propio Tribunal, no será frecuente que en estos casos se den las circunstancias que permiten rechazar el ingreso al registro de una marca o anularla, especialmente por lo que a la obtención de una ventaja desleal de la notoriedad se trata (ni ninguna otra de las restantes circunstancias, añadimos). No obstante, el TJUE no descarta en absoluto que una parte del público, comercialmente no insignificante, conozca la marca y establezca un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, lo cual, según el Tribunal, de acreditarse, puede dar lugara una infracción efectiva y actual de la marca comunitaria o a un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro.

En suma, como se ve, ya sea porque nuestros tribunales no tiene en cuenta el aspecto cualitativo de una marca al enjuiciar su posible carácter de notoria, ya sea por la laxitud con la que últimamente el TJUE interpreta el elemento cuantitativo, esto es, cuándo una marca goza de renombre o es generalmente conocida por el sector pertinente del público o por la complejidad que conlleva su determinación, el porcentaje de marcas que se califican de notorias cada vez es más alto. De hecho, el análisis de las sentencias de nuestros tribunales que se han pronunciado sobre el carácter notorio o no de una marca en los últimos diez años arroja el siguiente resultado aproximado:

Y todo apunta a que este porcentaje seguirá ascendiendo en el futuro. Ya les adelanto que las consecuencia que ello tendrá sobre la libertad de expresión y la competencia no serán inocuas y muy probablemente los conflictos se agravarán.