Por Áurea Suñol

 

El Prof. Luis María Miranda Serrano ha publicado un artículo en Indret titulado: El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018: Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social. En él aborda el tratamiento del viejo conflicto que en la práctica se ha suscitado entre signos distintivos y, en particular, marcas y nombres comerciales, y denominaciones sociales a la vista de dos modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante DM) y, a su calor, por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre; a saber:

i) la expresa circunscripción de la limitación del derecho de marca establecido en el artículo 37.1 letra a) LM al uso en el tráfico económico del nombre de personas físicas y

ii) la inclusión de la facultad de impedir el uso en el tráfico económico del signo controvertido en una denominación social entre el listado de facultades prohibitivas reservadas del titular de la marca [v. en el artículo 34.3 letra d)].

La tesis principal que defiende el autor es que esas modificaciones respaldan la idea según la cual la denominación social es per se un signo distintivo que, como tal, cumple una función diferenciadora de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado en el ejercicio de las actividades constitutivas de su objeto social”. Y, por esa razón, según el autor, “en el Derecho de marcas vigente” para determinar si el uso de una denominación social igual o similar a una marca anterior la infringe “ya no es necesario analizar qué concreto uso ha hecho la sociedad de su denominación social en el tráfico económico”.El (mero) uso de la denominación social en el tráfico económico es marcariamente relevante, sin que en tales casos tenga que ser utilizada necesariamente como distintivo empresarial y, en concreto, como nombre comercial”. 

A partir de esa constatación, el autor examina con detenimiento las modificaciones legislativas y jurisprudencia anteriores sobre el tema de estudio y que, según el autor, muestran el proceso de “industrialización de la denominación social”. Finalmente, nos sugiere algunos cambios que considera necesarios para consolidar ese proceso.

No es el objetivo de esta entrada analizar el tratamiento que merecen los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales. Ni tampoco examinar ni menos aún valorar lo que el autor denomina el “proceso de industrialización de la denominación social”. De ello se han ocupado extensa y lúcidamente éste y diversos trabajos que el autor cita con exhaustividad. Mi propósito es mucho más modesto: examinar si, en efecto, las citadas modificaciones introducidas en el artículo 37.1 letra a) y en el artículo 34.3 de la LM avalan la tesis que se sostiene en el autor.

 

La limitación al derecho de marca contenido en el artículo 37.1 letra a) LM

 

El artículo 37 de la LM [análogo al artículo 14 del DM] establece un listado de supuestos en los cuales se permite el uso no autorizado de una marca en el tráfico económico siempre que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Como destaca el autor, tras un detallado análisis del uso del nombre en el tráfico económico como limitación al derecho de marca con anterioridad a la reforma, su actual apartado primero letra a) [análogo al artículo 14.1 letra a de la DM] contiene un matiz importante respecto de su redacción anterior: mientras que esta última aludía al uso por un tercero de su nombre y dirección ahora el precepto esclarece que ese tercero ha de ser persona física.

Está por ver cómo interpretará el TJUE la nueva de redacción del precepto. Pero parece claro, como advierte el autor, que de su tenor se sigue que las denominaciones sociales no están incluidas en esa limitación. Ahora bien, de esa exclusión a contrario no se sigue, en mi opinión, que el legislador conciba a la denominación social como un “signo diferenciador de las prestaciones que el ente colectivo ofrece al mercado”. Para advertirlo basta atender adecuadamente a la relación que media entre las limitaciones al derecho de marca y los supuestos de infracción.

En efecto, la resolución de cualquier conflicto entre una marca registrada y un signo eventualmente infractor ha de iniciarse examinado si el uso de ese signo se encuentra comprendido dentro del ámbito del ius prohibendi que la marca confiere a su titular y, por tanto, en alguna de las hipótesis de conflicto previstas en el artículo 34 LM. Y sólo en el caso de que la respuesta sea afirmativa, corresponderá analizar, posteriormente, si a pesar de ello, tal uso ha de estimarse lícito por estar cubierto por alguna de las limitaciones al derecho de marca legalmente establecidas y, de entre ellas, las contenidas en el artículo 37 LM.

Por ello, que el legislador europeo no haya incluido expresamente a las denominaciones sociales en la limitación establecida en el artículo 14.1 letra a) de la DM [ análogo al artículo 37 a) LM] lejos de respaldar la tesis que se sostiene en el artículo, a mi juicio, confirma la opuesta: que aquél considera que el uso de una denominación social como tal no entra dentro del ámbito del ius prohibendi que otorga la marca, precisamente porque estima, como la mayoría de nuestra doctrina y el TJUE que la denominación social “no tiene por sí misma la finalidad de distinguir productos o servicios (v. SSTJUE 11.09.2012, asunto c-17/06, “Céline”, 21.12.2002, asunto C?23/01 “Robelco” y 16.11.2004, asunto C-245/02 “Anheuser-Busch”). De ahí que no haya razón para acomodarla en las limitaciones a ese derecho. Lo único que el legislador nos advierte, y esa es la enseñanza que se extrae de la reforma del precepto, es que si el titular de una denominación social la (mal) usa e infringe una marca anterior ya no podrá invocar la limitación establecida en 14.1 letra a) de la DM [artículo 37 a) LM] para amparar ese uso, como había bendecido el TJUE en su sentencia “Anheuser-Busch” (conforme, Kur, Annette, European Trade Mark Law, OUP Oxford, 2019). Ese privilegio se reserva únicamente al nombre de los empresarios individuales. Y es lógico que así sea. Tanto más si se tiene en cuenta que la legislación de algunos estados les impone (o imponía) la obligación de operar en el tráfico bajo su nombre y que esa fue, de hecho, la razón que impulsó al legislador europeo a establecer la limitación análoga a la que contenía nuestro antiguo al artículo 37 a) de la LM (lo explica con referencias a la normativa alemana, Kur, Annette, European Trade Mark Law, OUP Oxford, 2019). Pues, en efecto, parece claro que, en esas circunstancias, es más probable que el uso de su nombre se realice en el tráfico también a título propiamente distintivo. Y puesto que parece razonable aceptar que en línea de principio a ningún empresario individual se le puede impedir usar su nombre como signo distintivo por razón de que exista una marca o nombre comercial anterior, el artículo 37.1 a) LM le faculta a hacerlo siempre que lo haga“conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”; esto es y en apretada síntesis: siempre que no genere un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios que ofrece u obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o notoriedad de la marca anterior.

En suma, como es de ver, pese a que la reforma de la LM ha circunscrito la limitación al del derecho de marca establecido en el artículo 37.1 letra a) LM al uso en el tráfico económico del nombre de personas físicas, ello no cambia la naturaleza o funciones propias de las denominaciones sociales ni, contrariamente a lo que afirma el autor, “hace que quede desarmada de argumentación, en gran medida, la línea jurisprudencial minoritaria del TS en la resolución de los conflictos entre denominaciones sociales y distintivos empresariales prioritarios”. Y ello, por la sencilla razón de que, hasta donde mi conocimiento alcanza, el Tribunal Supremo nunca ha estimado comprendido en el artículo 37.1 letra a) LM anterior a la reforma el uso de una denominación social que infringe una marca prioritaria por razón, entre otras, de que su titular la usa a título de marca.

 

La facultad de impedir el uso en el tráfico económico del signo controvertido en una denominación social

 

La segunda de las modificaciones que introducido la reforma y a la que apela el autor del trabajo para respaldar su tesis es la inclusión de la facultad de impedir que el uso del signo controvertido como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social, entre las entre las facultades prohibitivas del titular de la marca [art. 34.3 d) LM].

Sucede, sin embargo, que, como expresamente advierte el apartado 3 del artículo 34 LM, para que el titular de la marca pueda impedir ese uso es preciso que en primer término concurran las condiciones establecidas en el apartado segundo, entre ellas y por la que ahora importa, que la denominación social en litigio se utilice sin consentimiento del titular de la marca prioritaria en el tráfico económico en relación con productos o servicios y que afecte alguna de las funciones de la marca. Ese es el meollo del análisis al que el autor del trabajo dedica un excursus y que la reforma no ha cambiado un ápice. Y cuando uno se aplica en la tarea de examinar, más allá de cortar y pegar lo que han dicho otros autores, ese presupuesto común a toda infracción marcaria advierte que en el derecho de marcas vigente es, como siempre ha sido, necesario analizar qué concreto uso ha hecho la sociedad de su denominación social en el tráfico económico.

En efecto, como el autor señala citando para ello un trabajo de mi autoría (gesto que sinceramente debo agradecerle) y tomando mis palabras (gesto que no le agradezco tanto), toda violación marcaria requiere la concurrencia de tres requisitos que son cumulativos (v art. 34.2. LM): i) que el signo incompatible con la marca anterior se utilice sin consentimiento de su titular; ii) el uso de ese signo se realice en el tráfico económico; iii) esa utilización se efectúe «en relación con productos o servicios» (iguales o similares a aquellos respecto de los que está registrada la marca). A ellos el TJUE ha añadido un cuarto requisito: que el uso del signo afecte o pueda afectar a las funciones de la marca. 

Así las cosas, es evidente que no basta con que la denominación (igual o similar) a la marca se use en el tráfico económico. Es imprescindible además que ese uso se realice “para productos o servicios” o, en la dicción actual de la LM que ya contenía la antigua Directiva de Marcas y sobre la que se ha construido la entera jurisprudencia relativa a este requisito “en relación con productos o servicios”. Y ciertamente, como indica el autor, con cita de otro trabajo de mi autoría (que también le agradezco) el TJUE parece haber relajado la noción de uso “en relación con productos o servicios” para englobar supuestos en los que el signo no se usa propiamente a título de marca. Pero como se extrae de los ejemplos en los cuales el TJUE ha considerado que el uso del signo en liza había de estimarse realizado “para productos o servicios” y que el autor refiere tomando las palabras del citado artículo mío (esto es: para identificar los productos o servicios de un tercero con los que se establece una comparación publicitaria, para presentar los productos o servicios como una alternativa a los ofrecidos o prestados por el titular marca, para promocionar los  productos o servicios, de la persona por cuenta de la cual actúa el tercero, siempre que ese uso se haga de forma que se establezca un vínculo entre el signo incompatible y el servicio que presta el tercero)­ ni la más generosa de las interpretaciones posibles de la jurisprudencia establecida por el TJUE permite, a mi juicio, respaldar que el uso de una denominación social para identificar a la sociedad constituye un uso “para productos o servicios” o “en relación con  productos o servicios”. De hecho, como es de ver en el siguiente pasaje, el TJUE en la sentencia “Céline” ha establecido expresamente justo lo contrario, y naturalmente, salvo cambios futuros, esa doctrina sigue vigente:

una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, apartado 34, y Anheuser-Busch, antes citada, apartado 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva”.

Para que el uso la denominación social pueda entenderse realizada «para productos o servicios» es preciso que el tercero ponga el signo constitutivo de su denominación social, en los productos que comercializa o que lo utilice de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa o los servicios que presta (v. SSTJUE 11.09.2012, asunto c-17/06, “Céline”, 21.12.2002, y 16.11.2004, asunto C-245/02 “Anheuser-Busch”). Y para que esto último suceda, no basta, a mi juicio y como advierte el TJUE en la sentencia citada, que la denominación social se use para identificar a la sociedad en sus relaciones jurídicas (facturas, contratos o cualquier documentación). En palabras ahora de A. Kur que me tomo la molestia de entrecomillar y poner en cursiva:

The governing standards are still the same as those set forth in Anheuser-Busch and particularly in Céline. “If the trade name is solely used in relation to a business, no infringement will be found” (Kur, Annette, European Trade Mark Law, OUP Oxford, 2019). 

Es más, de acuerdo con Considerando 18 de la nueva DM, y es pasaje que no contenía la antigua, “sólo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios”. Está por ver si esta advertencia llevará, como debiera, al TJUE a modificar su jurisprudencia en relación con el requisito de uso “para productos o servicios” y a limitar los usos infractores (también los de una denominación social) a los realizados de ese modo y, por tanto, “a título de marca”. Y es verdad, como señala el autor tomado al efecto diversos párrafos de otro trabajo de mi autoría que cita, que en el listado enunciativo de actos comprendidos en el ius prohibendi atribuido al titular de la marca, la DM (art. 10. 3 letra f) y la LM (art. 34.3 letra g) incorporan el uso del signo en la publicidad comparativa y que ese uso es prototipo de un uso que no puede calificarse de uso a título de marca, especialmente cuando el tercero la usa para resaltar la mejor ventaja de su oferta. Pero se convendrá en que hay un gran trecho entre usar una marca en una comunicación comercial en la que se compraran los productos o servicios del tercero con los del titular de la marca, y usar una denominación social igual o similar a una marca anterior para identificar a la sociedad en sus relaciones jurídicas.

Finalmente, aun cuando se entendiera que el uso de la denominación social en liza para identificar a la sociedad en sus relaciones jurídicas se realiza en el tráfico económico en relación con productos o servicios, ese uso tiene además que ser apto para menoscabar las funciones de la marca. He aquí donde el TJUE y los tribunales nacionales tienen otra ventana para expulsar esa clase de uso del ius prohibendi que el derecho de marca confiere a su titular en atención a las específicas circunstancias del caso.

En definitiva, como se sigue de todo lo anteriormente expuesto, la facultad de impedir que el uso del signo controvertido como denominación social, o como parte de una denominación social que introduce la reforma (art. 34.3 d LM), a nuestro juicio, no aporta nada que el Tribunal Supremo no haya establecido ya: si el uso de denominación social infringe una marca anterior, para lo cual, habrá que analizar qué concreto uso ha hecho la sociedad de su denominación social en el tráfico económico, el titular de esta última está facultado para impedirlo (v. ad ex. STS 18-V-2006; STS 12-IV-2013 y  STS 6-VII-2015). Y que pueda hacerlo gracias a esa nueva facultad que incorpora la reforma no convierte a la denominación social en un signo distintivo per se, como a las claras confirma, por demás, que ni la DM ni la LM atribuyan al titular de una denominación social (ni siquiera notoria) un ius prohibendi.

 

Conclusión

 

Es innegable que los conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales son frecuentes en la práctica. Y también que el legislador europeo ha introducido, con buen criterio, un obstáculo para evitar que las sociedades (mal) usen su denominación social. Naturalmente pueden ofrecerse y defenderse cabalmente diversas tesis para solventar esos conflictos. Pero lo que honestamente creo que no puede hacerse es poner en boca del legislador europeo lo que, al menos hoy por hoy, no dice.


Foto: Miguel Rodrigo Moralejo