Por Aurea Suñol 

Introducción: el caso

Imagine que con ocasión del desempeño de sus funciones, el director comercial y/o consejero delegado de una empresa tiene conocimiento, bajo deber de reserva, de la fecha en la que se va a introducir en el mercado un producto innovador, la publicidad que lo promocionará, los planes de marketing de las dos próximas temporadas relativos a mismo, el precio al que se venderá el producto, etc.; en suma: conoce diversos secretos empresariales de su principal del momento sobre ese producto. Suponga además que tres meses antes de la fecha de su lanzamiento decide abandonar la empresa y pasar a prestar sus servicios para otra compañía competidora asumiendo las mismas o similares funciones a las que tenía anteriormente asignadas y precisamente para gestionar la puesta en el mercado de un producto análogo e igualmente innovador. Parece evidente que por más buena fe que Ud. tenga necesariamente aprovechará la información que conoce sobre el producto de su ex empleador o principal (y que es secreta) a la hora de pronunciarse sobre la fecha de lanzamiento, el precio, la campaña de publicidad, etc. y, en definitiva, al ejecutar sus funciones en su nueva compañía. En consecuencia, y como necesariamente tomará decisiones sustentadas en el conocimiento que tiene de los secretos empresariales de su antiguo principal, inevitablemente los divulgará o explotar al desempeñar las nuevas funciones y responsabilidades que tiene asignadas.

¿Puede su antiguo principal demandar a su nueva empresa o a Ud. solicitando que cese cautelarmente de ejecutar esas funciones en relación con el producto en cuestión argumentando la inminencia de la comisión de una violación de secretos empresariales?

Adviértase que la explotación o divulgación de un secreto, como es pacífico aceptar, no comprende tan sólo su violación activa, sino que también puede realizarse de forma pasiva, pues estas conductas se extienden tanto a la utilización material de las informaciones objeto del secreto empresarial (ad ex. utilización para la fabricación de producto o la prestación de un servicio) como a todo acto o conducta que permita de cualquier forma valerse, aprovecharse a apropiarse de facto de los datos o las informaciones secretas para cualquier fin. Así lo ha sostenido nuestra jurisprudencia (v. ad ex. SSAP Valladolid 31-X-2000  (JUR 2001\12496) o Toledo 16-IX-2004 (JUR 2004\264355 e incluso el Tribunal Supremo – sentencia de  12-XII-2001).

De esta cuestión nos ocupamos en esta entrada.

La doctrina de la revelación inevitable

Como se habrá advertido, la cuestión más espinosa que plantean estos casos no radica tanto en apreciar la concurrencia, bajo determinadas circunstancias, de indicios razonables de la existencia de un riesgo cierto e inminente de que la violación de un secreto empresarial tenga lugar y, por tanto, del presupuesto jurídico-material de la pretensión de cesación de la violación que todavía no se ha puesto en práctica. Su complejidad estriba más bien en delimitar el contenido de la acción, ya que la simple prohibición impuesta al antiguo trabajador o colaborador de no violar el secreto empresarial que conoció mientras desempeñaba sus funciones para el titular del mismo, aunque impecable desde una óptica teórica, es escasamente prometedora en la práctica.

Es por ello que en algunas jurisdicciones de los EE.UU. (no así, por ejemplo, en California) para solventar este fenómeno se ha arbitrado la denominada doctrina de la “revelación inevitable”, doctrina que permite prohibir temporalmente y de forma cautelar los nuevos empleos cuyo desempeño comporte, necesariamente, la divulgación o explotación de secretos empresariales.” [v. para el leading case: Pepsico v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995]. 

Para que pueda estimarse que una determinada conducta constituye una violación de secretos empresariales han de cumplirse varios requisitos. En primer término, que la información cuya violación se alega merece la calificación de secreto empresarial. En segundo término, que ese secreto empresarial ha sido divulgado, explotado o adquirido. En tercer lugar, ha de establecerse asimismo que en tales conductas se dan cita las circunstancias determinantes de su deslealtad y, en particular, que se ha accedido al secreto empresarial legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente (v. amplius A. Suñol, El Secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, Thomson-Civitas, 2009).

Existencia de secretos empresariales

Las informaciones que inevitablemente se van a revelar han de reunir los requisitos exigidos por el artículo 39.2 del ADPIC, que son los mismos que requiere el artículo 2 de la Directiva recién aprobada por el Consejo Europeo del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (en adelante, la Directiva), para merecer la condición de secreto empresarial (v. para su análisis A. Suñol. El Secreto empresarial e ídem, El Secreto empresarial: concepto y fundamento de protección. Almacén de Derecho). Es decir: los casos en los que los secretos empresariales que supuestamente utilizará por fuerza el antiguo colaborador en la nueva empresa, a nuestro juicio, no pueden entenderse integrados en su «skill and knowledge» (v. A. Suñol, El Secreto empresarial e ídem, «Skill and knowledge» y secretos empresariales (II), Almacén de Derecho), y, por ello mismo, su efectiva violación constituiría en todo caso un acto de violación de secretos empresariales. En efecto, en estos supuestos que estamos considerando el secreto en litigio no puede estimarse comprendido en el stock de conocimientos que el antiguo director es libre de aprovechar, toda vez que, ni puede decirse que su explotación sea absolutamente necesaria para la práctica habitual de su profesión u oficio, ni a nuestro juicio, es posible afirmar que al impedirle su utilización se restringe de forma inadmisible, ya sea el desempeño de la actividad para que el antiguo colaborador o trabajador del titular del secreto está profesionalmente preparado, ya sea el desarrollo de su capacidad personal o profesional.

 Acceso al secreto legítimamente o ilegítimamente 

Sentada la existencia de un secreto empresarial, el primero de los extremos exigidos por el artículo 13.1 de la LCD y por el artículo 3 de la Directiva para estimar desleal la divulgación o explotación del mismo es que el sujeto que realiza estas conductas haya accedido a él legítimamente pero con deber de reserva (u otra restricción contractual según la Directiva) o ilegítimamente. Obviamente, acceden legítimamente a secretos empresariales ajenos todos aquellos sujetos a los que el titular del mismo o un tercero que cuenta con su autorización se los comunica, ya sea voluntariamente, ya sea por virtud de una norma que le obliga a hacerlo. Pero también acceden al secreto a los efectos de este precepto quienes lo desarrollan por cuenta del titular, como es el caso, por ejemplo, del trabajador que la desarrolla en el ejercicio de sus funciones o el consultor externo contratado precisamente para generar una específica información.

En consecuencia, el secreto empresarial cuya divulgación y/o explotación por un sujeto es relevante es tanto el secreto que le fue comunicado o proporcionado por su titular para cumplir las funciones y responsabilidades que tenía asignadas, como el que fue generado por él o por sus colaboradores en el desempeño de sus funciones y con ocasión de la preparación y, en su caso, ejecución de los proyectos y programas estratégicos, etc. de la empresa. Naturalmente la divulgación y/o explotación de un secreto empresarial ajeno es relevante también a estos efectos si se ha obtenido ilegítimamente (fotocopiando os documentos que lo contienen; copiándolos en un lápiz, etc.).

Requisitos de la violación inevitable 

Como es sabido, el ilícito de deslealtad concurrencial es un ilícito de peligro, por lo que la afirmación del reproche de deslealtad no depende de los resultados prácticos de la acción (sea la producción de una lesión patrimonial, sea de una lesión competitiva). En consecuencia, para que pueda apreciarse la comisión de un acto de violación de secretos empresariales, no es preciso que se hayan explotado o divulgado efectivamente, sino que basta con el riesgo de que ello ocurra. Y el caso paradigmático de que ello suceda son precisamente los supuestos que la doctrina de los autores ha identificado bajo la rúbrica de “divulgación y explotación inminente: la revelación inevitable de secretos empresariales”, cuyas premisas para su aplicación son las siguientes [v. entre los más recientes, Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Botticella, 613 F.3d 102, 110 (3d Cir. 2010), Aspect Software, Inc. v. Barnett 787 F. Supp. 2d 118 (D. Mass. 2011), IBM Corp. v. Papermaster, WL 4974508 (S.D.N.Y. Nov. 21, 2008);v. amplius A. Suñol,  El Secreto empresarial]:

Lo primero que conviene demostrar obviamente es que existe un riesgo cualificado de que el secreto empresarial que el trabajador conoció durante el desempeño de sus funciones para un determinado empleador sea inevitablemente divulgado o explotado. Y esa probabilidad e inevitabilidad, pese a que existen variaciones en la jurisprudencia de los diversos estados que han aplicado esta doctrina, puesto que, en ocasiones toman consideración también otros factores (ad ex. existencia o no de una prohibición de no concurrencia, mala fe del demandado…), de común se asienta en las premisas establecidas en el caso Pepsico v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995); a saber:

  • acceso a los secretos empresariales del antiguo principal por el trabajador,
  • existencia de una relación de competencia directa entre el antiguo y nuevo principal y
  • que el que fuera trabajador o colaborador desempeñe funciones o asuma responsabilidades similares a las que desempeñaba en su anterior empleo o cargo de forma que necesariamente deba basarse en los secretos de su antiguo principal al ejecutarlas.

Finalmente, debe repararse en que si el sujeto asumió y aceptó voluntariamente una prohibición de no competencia post-término en la que específicamente se obligó a no incorporarse a compañía que, directa o indirectamente, compitiera con su antiguo principal, parece razonable entender que el propio sujeto reconoce que de incumplir la prohibición de no competencia, y por lo tanto, de incorporarse a una empresa que se dedique una actividad competidora causará una perjuicio a su antiguo principal, precisamente y entre otras razones, porque violará secretos empresariales a los que tuvo acceso al desempeñar su cargo o funciones en la antigua compañía. De ahí que, en las decisiones judiciales habidas de los EE.UU en las cuales los tribunales han examinado la posibilidad de aplicar la doctrina de la revelación inevitable de secretos empresariales en el caso concreto, la existencia de un pacto de no competencia (y su incumplimiento) haya sido un factor de importancia vital para apreciar el riesgo de que los secretos empresariales de que se tratase fueran inevitablemente divulgados en el caso concreto [v. ad ex. The Estee Lauder Co. Inc. v. Batra, 430 F. Supp. 2d 158 (S.D.N.Y. 2006), IBM Corp. v. Papermaster, WL 4974508 (S.D.N.Y. 2008)] y, también, para entender cumplido uno de los presupuestos precisos para conceder la orden cautelar, a saber: la causación de un daño irreparable al actor [v. ad  ex. IBM Corp. v. Papermaster, WL 4974508 (S.D.N.Y. Nov. 21, 2008) y The Estee Lauder Co. Inc. v. Batra, 430 F. Supp. 2d 158 (S.D.N.Y. 2006)].

La problemática de estos casos y su posible solución

La problemática que plantean estos supuestos no es, desde luego, sencilla de resolver. Es verdad que la aceptación absoluta y sistemática de la «inevitable disclosure doctrine» como mecanismo para solventarlos puede tener efectos perversos para la innovación y el crecimiento económico en general (v. por todos, L. Koh, «From Hoops to Hard Drives: An Accession Law Approach to the Inevitable Misappropriation of Trade Secrets» y S.S.Whaley, «The Inevitable Disaster of inevitabe disclosure» 67 U. Cin. L. Rev. 809 (1998-1999)  y, especialmente y aunque en el marco de los mercados de alta movilidad laboral, A. Hyde, Working in Silicon Valley Economic and Legal Analysis of a High-Velocity Labor Market). No es menos cierto, sin embargo, que el rechazo categórico de esta técnica no conduce a mejores resultados. Tanto más si se tiene en cuenta que la prueba de que el secreto empresarial ha sido efectivamente violado es normalmente una carga gravosa y que, desde un punto de vista práctico, la efectividad de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios tiene un gran inconveniente: la dificultad de probar y cuantificar el daño sufrido. Desde esta óptica, por tanto, pareciera, que la adecuada protección de los secretos empresariales y, con ello, el estímulo al desarrollo y difusión de información socialmente valiosa, pasa por que su titular disponga de un remedio que le permita impedir la violación de un secreto antes de que ésta se produzca (v. por todos, M. Risch, «Comments on Trade Secret Sharing in High Velocity Labor Markets» 2008).

A la vista de todo lo anterior, a nuestro entender, la solución más respetuosa con los diversos intereses en juego se halla en una posición intermedia que, por un lado evite el perjuicio irreparable que la violación del secreto empresarial puede causar a su titular; y, por otro lado, mitigue el efecto restrictivo que esta doctrina puede provocar sobre la movilidad de las trabajadores.

En particular, somos partidarios de avalar la aplicación de la «inevitable disclosure doctrine» de manera excepcional y limitando siempre el contenido de la orden de cesación a la prohibición de colocar, durante un periodo limitado de tiempo (ad. ex. hasta que el nuevo producto se introduce finalmente en el mercado), al antiguo trabajador o colaborador del titular del secreto a desempeñar funciones y asumir responsabilidades en las actividades, áreas o líneas de productos o servicios específicas que estén íntimamente conectados con el puesto o cargo que ocupaba en su anterior empleo o cargo.

Esta es, de hecho, la extensión que los tribunales estadounidenses suelen conferir a las órdenes de cesación otorgadas en aplicación de esta doctrina cuando han estimado oportuno aplicarla. Y en esta línea se encuentra también la Directiva recién aprobada por el Consejo Europeo del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas, en tanto que advierte en su artículo 3 que nada de lo dispuesto en la Directiva debe comprenderse como una justificación para restringir la movilidad de los trabajadores y, en concreto, para limitar el uso de información que no constituye un secreto empresarial o la experiencia y conocimientos generales (que no secretos) de tales trabajadores honestamente adquiridos en el desempeño de su trabajo. En efecto, adviértase que la Directiva deja en claro que no es posible impedir a un antiguo trabajador o colaborador del titular de secreto que se beneficie de su experiencia. Mas también advierte de manera cristalina que ello no puede equiparase a un secreto empresarial, que desde luego el trabajador no es, en términos generales, libre de explotar y el titular puede impedir que el primero se beneficie de cualquier modo de ellos. También la reciente aprobada Defend Trade Secrets Act de EE.UU. advierte expresamente, a fin de evitar posibles abusos, que para aplicar la doctrina de la revelación inevitable e impedir a alguien que pase a prestar sus servicios para otro empleador no basta con que el sujeto conozca secretos de su antiguo empleador sino que es preciso que haya evidencias de que efectivamente existe un riesgo inminente de que la violación del secreto tenga lugar.

Podría argumentarse que la aplicación de la doctrina de la revelación inevitable comporta convertir una prohibición de divulgación o explotación de un secreto empresarial en un pacto de no competencia de facto. Y, por ello mismo –seguiría el razonamiento – en una alteración retroactiva de los términos de la relación laboral intolerable. Sin embargo, no nos parece que esta doctrina tal y como la hemos delimitado, opere técnicamente como una cláusula de no competencia, ni en su esencia ni en sus efectos.

  • Desde el primer punto de vista, esta doctrina tiene su fundamento en la protección de secretos empresariales y en la facultad de los tribunales para conceder órdenes de cesación de actos que aún no se han llevado a cabo y, por tanto, impedir que se produzca la violación inminente de secretos (en España, art. 18.2 LCD y en la Directiva art. 10). Los principios sobre los que se asienta no son, pues, los que gobiernan el derecho de obligaciones y contratos, sino los que rigen la represión de la violación de secretos empresariales.
  • Desde la óptica de sus efectos ahora, la doctrina de la revelación inevitable no entraña una prohibición general de competir con el antiguo principal, pues no impide a los trabajadores o colaboradores desempeñar un trabajo similar, incluso en el mismo sector, a condición de que lo hagan en puestos que no exijan el uso de secretos empresariales ajenos o, si se prefiere, siempre que, durante un periodo de tiempo, su nuevo  principal limite sus funciones y ámbito de responsabilidad a productos o servicios que no estén en competencia directa con los que fabrica, comercializa u ofrece el anterior principal y a los que se dedicaban en su anterior trabajo o cargo.

Por otra parte, cabría objetar, también, que la aplicación de esta doctrina muestra un tratamiento incoherente los operadores que suscriben pactos de competencia frente a los que no lo hacen. En el primer caso –se nos diría– es preciso satisfacer unos exigentes requisitos para que el pacto sea eficaz. En el segundo, en cambio, –se añadiría­–basta con acreditar que la violación del secreto es inevitable. Por tanto, –se concluiría– la inevitable discloure doctrine favorece a los operadores que no pactaron la oportuna prohibición de competencia e incentiva a que los que sí lo hicieron se abstengan de hacerlo en el futuro.

A nuestro juicio, no obstante, esta objeción formulada en estos términos tampoco nos parece muy convincente. Y ello por tres razones fundamentales:

  • la primera es que, lejos de lo que pudiera parecer, los casos de violación secretos empresariales sustentados en la doctrina de la revelación inevitable son muy difíciles de ganar precisamente por los exigentes requisitos a los que se condiciona su aplicación. Así lo muestra la experiencia jurisprudencial  de los EE.UU., pues no abundan los casos en los que los tribunales han acabado por estimar su aplicación en el caso concreto.
  • La segunda razón estriba en que, el pacto de no competencia, aunque  pueden ser útiles para proteger secretos empresariales cuando éstos se han integrado en el skill and knowledge de un sujeto, no son, por lo general, un instrumento especialmente orientado a impedir su  violación. En este sentido, basta reparar en que la divulgación de un secreto no presupone, en todo caso, la infracción de un pacto de no competencia.
  • Finalmente, si atendemos al contenido y los efectos que tienen estos pactos enseguida advertiremos que su afectación a la competencia y a la posibilidad de que el obligado desarrolle libremente su profesión u oficio es mucho más intensa y restrictiva de la que provoca aplicar la doctrina de la revelación inevitable. 

 

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