Por Aurea Suñol

Nota a la Sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2015

Imaginen que una compañía dedicada a la comercialización de productos deportivos utilizara la expresión “Just do it” para distinguir alguna línea de sus productos (ej: camisetas). No es dudoso que el uso de esa expresión que es objeto una marca registrada constituiría un uso marcariamente relevante de esta última y, en particular, el más obvio: un uso para distinguir productos o servicios o, si se prefiere, un uso a título de marcas. Pues, en efecto, ese uso lejos de fomentar la transparencia del mercado la enrarece por lo que ha estado tradicionalmente incluido en el ámbito del derecho de exclusión que la marca confiere a su titular.

Supongan ahora que alguien escribe un libro sobre la historia de la marca Nike y en el título del mismo incorpora la expresión “Just do it”. ¿Constituiría también ello un uso relevante y potencialmente infractor de la marca? Eso es justamente lo que en esta entrada queremos indagar valiéndonos para ello de la reciente Sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2015.

Los hechos

  • Bierzo Paradiso, A.I.E. se constituyó para producir una película basada en la novela de Enrique Gil y Carrasco, “El Señor de Bembibre”. La producción de película fue anunciada con el título «Templario. El Señor de Bembibre».
  • El 21 de septiembre de 2010, Bierzo Paradiso, A.I.E. solicitó el registro de la marca comunitaria denominativa «Templario», que le fue concedida el 6 de marzo de 2011, para ciertos productos y servicios: de la clase 9ª.
  • El 22 de julio de 2011, DeA Planeta, S.L.U. estrenó en España la película titulada «Templario», cuyo título original en inglés es «Ironclad».
  • El 27 de julio de 2011, Bierzo Paradiso, A.I.E. dirigió un burofax a DeA Planeta, S.L.U. en el que le comunicaba que tenía el derecho de exclusiva para la utilización de la marca «Templario» para productos de la clase 9ª y servicios de la clase 41ª, que incluyen las películas cinematográficas y los servicios de entretenimiento que su exhibición pretende, y le instaba a que cesara en el empleo del signo para identificar su película. Este requerimiento fue desatendido por DeA Planeta, S.L.U., bajo la justificación de que su actuación se ajustaba a la legalidad.
  • Finalmente, Bierzo Paradiso, A.I.E. formuló, al amparo del art. 9.1.a) RMC, una demanda por infracción de su marca comunitaria denominativa «Templario» contra DeA Planeta, S.L.U.

Y antes estos hechos, el Tribunal Supremo concluyó resumidamente que:

1. Pese a que había identidad entre los signos en liza, no podía decirse lo mismo respecto de  alguno de los productos o servicios para los que está registrada la marca «Templario» y el producto al cual la demandada había aplicado este signo; esto es: una obra cinematográfica y

2. el uso de la denominación «Templario» realizado por la demandada no era idóneo para generar riesgo de confusión, pues no encerraba una conexión idónea para indicar el origen empresarial de la película. Por tanto, no se encontraba bajo la prohibición del artículo 9.1.b) RMC y, en consecuencia, no constituía un supuesto de infracción marcaria.

El presupuesto común a toda infracción del derecho de marcas

El derecho de marca otorga a su titular la facultad exclusiva de explotación de la misma en el tráfico económico (o derecho positivo) y un ius prohibendi o derecho a excluir que terceros puedan usar sin su consentimiento un signo igual o similar a la marca en el tráfico económico para productos o servicios [v el arts. 34.1 y 2 Ley de Marcas (en adelante LM), arts. 5.1 y 2 de la Directiva de Marcas (en adelante DM) y art. 9.1 y 2 del Reglamento de la Marca Comunitaria (en adelante, RMC)] en tres supuestos en particular, a saber:

(i) cuando un tercero usa un signo idéntico al que es objeto de la marca previamente registrada para productos o servicios idénticos respecto de los cuales esta última se registró [art. 34.2 a) de la LM; art. 9.2 a) RMC];

(ii) cuando un tercero usa de un signo idéntico o similar al que es objeto de la marca registrada para productos idénticos o semejante a aquellos para los que fue registrada cuando su uso no autorizado pueda provocar un riesgo de confusión [artículo 34.2 b) de la LM; 9.2 b) RMC];

iii) y finalmente, si la marca tiene  la condición de notoria o renombrada en España, la protección se extiende también al uso de un signo idéntico o semejante para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que está registrada la marca cuando ello puede indicar una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca, o implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de la capacidad distintiva o de la notoriedad o renombre de la marca anterior [artículo 34.2 c) de la LM; art. 9.2 c)].

Así, pues, de acuerdo con el artículo 34.2 in fine LM (en armonía con lo establecido en el artículo 5.1 de la DM) y  el artículo 9.2 del RMC, el presupuesto común a los tres supuestos de violación del derecho de marca es el uso inconsentido de un signo (idéntico o similar a una marca anterior) en el tráfico económico “para productos o servicios”, por lo que, lo primero que convenía enjuiciar  ante todo en el caso que comentamos era si se cumplía o no este presupuesto.

Que DeA Planeta, S.L.U utilizaba el signo «Templario» en el tráfico económico sin consentimiento del titular de marca cuyo objeto consiste en este signo (esto es, Bierzo Paradiso), es indiscutible. Por lo que nuestra atención se centrará en examinar si ese uso era, en efecto “para productos o servicios” de acuerdo con el sentido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, el “TJUE”) ha dado a esta expresión. Seguramente de haber procedido, el Tribunal Supremo, el orden lógico y procedente en el análisis del caso, como con acierto a nuestro juicio hizo la Audiencia Provincial de Alicante, le hubiera permitido apercibirse de que no era preciso entrar a examinar si el uso de el signo «Templario» en el título de una obra cinematográfica generaba un riesgo de confusión con la marca anterior «Templario» titularidad de la actora.

El significado de la expresión uso “para o en relación con  productos o servicios”

Es claro que el sentido y alcance de la expresión uso “para o en relación con  productos o servicios” requiere de una dosis interpretativa que debe colmarse atendiendo a la jurisprudencia desarrollada por el TJUE, que ha reclamado para sí la determinación de esta noción (v. entre otras, SSTJUE 12.11.2002, asunto C-206/01, “Arsenal Football Club” y 25.1.2007, asunto C-48/05,  “Adam Opel”). Y si bien es cierto que la doctrina del TJUE no es demasiado cristalina sobre el particular de la lectura de sus pronunciamientos más recientes podemos extraer al menos una idea clara: los usos marcariamente relevantes ya no se circunscriben sólo aquellos supuestos en los que el tercero usa el signo incompatible con la marca anterior a título de marca, esto es, como instrumento para distinguir el origen empresarial de unos concretos productos o servicios y, en particular, los ofrecidos por el tercero, respecto de los de otros, sino que abarca también supuestos en los que el signo controvertido se utiliza para identificar los productos o servicios de un tercero con los que se establece una comparación publicitaria (v. ad ex. SSTJUE 12.5.2008, asunto C-533/06 “O2 Holdings y O2” y 8.7.2009 “L’Oréal” o para proponer una alternativa a los productos o servicios del titular; esto es, para presentar sus productos o servicios como una alternativa a los ofrecidos o prestados por el titular marca (v. ad ex. SSTJUE 23.3.2010 “Google France SARL y Google”, 25.3.2010Die BergSpechte” y 8.7.2010 “Portakabin; v. Suñol El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas? Indret, 2012).

Desde la óptica opuesta, conviene tener presente que el TJUE ha establecido también que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo con arreglo al artículo 5.1 de la Directiva para prohibir un uso de la misma que no menoscaba ninguno de los intereses que ese precepto trata de proteger. (v. STUE de 14.05.2002, asunto C- 2/00, “Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben”). Y en aplicación de esta tesis el TJUE ha declarado en reiteradas ocasiones que determinados usos con fines meramente descriptivos de signos incompatibles con la marca escapan a la noción de uso relevante a los efectos del artículo 5.1 de la DM, precisamente por razón de que no perjudican los intereses del titular de la marca (v. por todas SSTJUE 16.11.2004, asunto C- 245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Bud?jovický Budvar, národní podnik, 12.07.2011 C- 324/09 “L’Oréal y otros” , 18.7.2009 “L’Oréal” y 12.11.2002 ”Arsenal Football Club”).

Por tanto, es claro que existen ciertas categorías de uso de un signo igual o similar a una marca anterior que quedan fuera de los lindes del derecho de exclusión atribuido a su titular, con independencia de que estén o no cubiertos por las excepciones o limitaciones del derecho de marca legalmente establecidas. Esto decir, ha admitido que existen usos atípicos que, como tales, no constituyen un uso relevante a efectos marcarios. También la doctrina de los autores lo ha advertido y defendido en alguna ocasión (Lobato, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, 2007, Alfaro, El uso no marcario de marcas, Tulipán Negro y la utilización no marcaria de una marca ajena La Sentencia Maristas: la protección de las marcas notorias más allá del principio de especialidad y Suñol).

Pues bien, eso es precisamente lo que sucede, a nuestro juicio, en el caso objeto de la sentencia que comentamos: que el uso de el signo «Templario» por la demanda en el título de una obra cinematográfica no era un uso marcariamente relevante y, por ello mismo, ya no procedía analizar si tal uso podía encuadrarse en alguno de los supuestos de violación marcaria establecidos en los apartados a), b) o c) del art. 9.2 del RMC.

En efecto y en primer término, como con buen tiño señaló  la Audiencia Provincial de Alicante invocando al efecto la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, hoy, Tribunal General, de 30 de junio de 2009 (asunto T-435/05, Danjac LLC contra OAMI),

«la función que cumple el título de una película respecto de la función que cumple una marca respecto de los productos y servicios que aspira a distinguir en el tráfico económico de los idénticos o similares de otros competidores”.

Y concluyó que en caso concreto en el caso concreto la expresión «Templario»

se utiliza en exclusiva como título de una película

Por lo que, según concluyó, la Audiencia, el uso de la expresión «Templario», no era marcariamente relevante, como puede advertirse en el siguiente pasaje vertido en su pronunciamiento

aunque (el uso de la expresión «Templario», añadimos) se realiza con ocasión de una comercialización de la película con la finalidad de penetrar en el mercado, se hace en relación a una obra intelectual, no respecto de las producciones en general u otros productos o servicios de las clases para las que el signo Templario está registrado, en modo tal que como título de una producción cinematográfica con temática relativa a los caballeros de la Orden del Temple, el uso del signo en absoluto contribuirá a crear un mercado, no ya para las producciones del titular de la marca sino en su uso para el presunto infractor, y ni siquiera permite distinguir, en interés del consumidor, dichos objetos de los productos de otras empresas pues, insistimos, el consumidor percibirá el signo Templario -que además no tiene especial fuerza distintiva- tal y como se le presenta, no como distintivo de un origen empresarial, de una productora, sino como un título cinematográfico

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