Por Aurea Suñol

Introducción

Diversas han sido las ocasiones en las que hemos puesto de relieve que el actual Derecho de marcas tiende a ensanchar los lindes del monopolio que el derecho de marca concede a su titular. Y varias han sido también las veces en las que hemos advertido de los peligros que entraña esa ampliación (ver, aquí, aquí y aquí). La sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de julio, asunto C-84/16, caso “Continental Reifen Deutschland GmbH vs. Compagnie générale des établissements Michelin” es otra buena muestra de ello aunque, en esta ocasión, en una sede distinta: en el ámbito del registro de un signo como marca.

Los hechos del caso

son los siguientes: La compañía Continental Reifen Deutschland (en adelante, Continental) solicitó el registro como marca comunitaria del signo figurativo XKing para productos de la clase 12 (en concreto, neumáticos y cámaras para neumáticos) y cuya representación gráfica es así:

A esa solicitud se opuso, sobre la base de los artículos 8.1 b) y 8.5 del Reglamento de la Marca Comunitaria, la empresa Compagnie Générale des Établissements Michelin (en adelante, Michelin), quien tiene registrada la marca figurativa “X” como marca francesa y marca internacional para los productos de la misma clase, con la siguiente representación gráfica:

La División de Oposición de la EUPIO denegó el registro del signo XKing bajo el argumento de que éste era similar a la marca francesa “X” y se solicitaba para productos similares, por lo que originaba un riesgo de confusión con dicha marca. La compañía Continental apeló ante la Cuarta Cámara de Recursos, y ésta, en su resolución, denegó la oposición formulada por la empresa Michelin, resolución que fue posteriormente anulada por el Tribunal General de la UE.

La sentencia del TJUE confirma el pronunciamiento del tribunal a quo en todos sus extremos salvo en uno, pero, ello obstante, concluye también que, dado la similitud de productos, la marca X es suficiente para bloquear la entrada al registro del signo XKing.

En particular, el núcleo de la STJUE puede aglutinarse en los dos siguientes puntos:

  • El Tribunal General erró en derecho al considerar que la marca francesa anterior tenía un grado de distintividad normal, ya que, según el TJUE, del folleto aportado por la parte se desprendía que Michelin utiliza la letra “X” para designar una característica del neumático.
  • No obstante, el hecho de que el Tribunal General considerara que el grado de distintividad de la marca registrada era normal en lugar de débil, es irrelevante para determinar la existencia de un riesgo de confusión en el caso enjuiciado. 

Análisis de la Sentencia 

Como se sigue de lo expuesto hasta aquí, la sentencia del TJUE de 26 de julio de 2017 resuelve un conflicto entre un signo que intenta acceder al registro como marca comunitaria y una marca anterior nacional, cuyo titular se opone a ese registro sobre la base del artículo 8 apartado primero letra b) en relación con el apartado 2 letra ii) del Reglamento de la Marca Comunitaria del 2009  (en adelante, RMC). De los textos legales referidos se desprende que para que un determinado signo incurra en esta causa de prohibición relativa es necesario que pueda establecerse:

  • la existencia de una marca anterior;
  • la identidad o similitud de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y aquellos respecto de los que se aplica la marca anterior;
  • la identidad o similitud del signo objeto de la marca solicitada y el que es objeto de esa marca anterior;
  • y que de todo ello resulte un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación.

Ni la existencia de una marca anterior (en el caso, una marca nacional francesa) ni la similitud de los productos para los que se solicitaba y aplican respectivamente el signo y la marca fueron objeto de debate, por lo que nuestra atención se centrará en los otros dos extremos.

Examen de la identidad o similitud del signo vs la marca registrada

De conformidad con una muy consolidada doctrina jurisprudencial y del modo en que recuerda el TJUE en la sentencia que se comenta, el análisis comparativo de los signos enfrentados – y que se concreta en un examen fonético, gráfico y conceptual de los mismos- debe hacerse desde una valoración de conjunto. Y esta doctrina que gobierna con carácter general el examen comparativo de los signos en disputa es, por supuesto, plenamente aplicable a los signos compuestos por varios elementos que, por regla general, deben enjuiciarse desde una visión sintética, sin excluir a priori ninguno de los elementos que lo integran y, por lo tanto, sin concentrar exclusivamente la atención en uno de ellos (v. ad ex. STJUE de 3-IX-2009, Asunto C‑498/07 P, «Aceites del Sur-Coosur, S.A y Koipe Corporación, S.L., c. OAMI», ATJUE de 16-X- 2010, Asunto C‑459/09 P, «Dominio de la Vega, S.L., c. OAMI»).

Naturalmente, lo anterior no implica ignorar que, en determinados supuestos, un concreto elemento o término de un signo puede prevalecer sobre los restantes, en cuyo caso la identidad o similitud de los signos en liza deberá apreciarse atendiendo en particular a ese elemento o elementos dominantes. Ahora bien, debe advertirse que en tal caso, tan sólo procede centrar el examen comparativo en el elemento dominante o, lo que es lo mismo, el que atesora una mayor fuerza distintiva, si el resto de los elementos que componen la marca resultan insignificantes (v. ad ex. STJUE de 3-IX-2009 asunto C‑498/07 P, «Aceites del Sur-Coosur, S.A y Koipe Corporación, S.L., c. OAMI», ATJUE de 16-X- 2010, asunto C‑459/09 P, «Dominio de la Vega, S.L., c. OAMI, cit.).

Y eso fue precisamente lo que entendió el Tribunal General, en el caso que nos ocupa: que la letra “X” que integra el signo XKing era la parte dominante y que el término “King” tenía escasa fuerza distintiva. Y a la vista de que ambos signos iniciaban y compartían esa letra y de que su ritmo y entonación era sólo ligeramente diferente en ellos, entendió que los signos en liza eran fonética, conceptual y gráficamente similares, por lo que concluyó que los signos enfrentados eran similares.

Esta conclusión, que fue confirmada por el TJUE, habida cuenta de que las alegaciones aducidas de contrario eran cuestiones de hecho no susceptibles (supuestamente) de ser revisadas en esa instancia, no está libre de dudas. Si la letra “X” de la marca francesa es percibida por los profesionales y consumidores como un símbolo que designa una característica del neumático y, por tanto, que puede calificarse de signo débil o de escasa fuerza distintiva, bien pudiera decirse otro tanto respecto de la letra “X” que compone el signo “XKing”. De ser así, de la aplicación de la doctrina antes descrita al caso resulta sin demasiadas dificultades que, a los efectos del juicio de semejanza, el signo XKing debiera haberse considerado en su conjunto. La razón es sencilla de advertir: es muy dudoso que un signo débil pueda constituir la parte dominante del signo y, por ello, el núcleo en el que ha de centrarse el juicio comparativo, por más que el segundo de los elementos que componen el signo (en el caso, King) también posea escasa fuerza distintiva. Es verdad que la letra “X” tiene en el signo un tamaño mayor y una letra diferente y, por esa razón, que acaso podría considerarse – como hizo el Tribunal General- que despunta o prevalece en la imagen de conjunto que el signo provoca en la mente del consumidor medio, que es criterio asentado para atribuir a un elemento la condición de dominante (v. ATJCE de1 6-X-2010, asunto C‑459/09 P, «Dominio de la Vega, S.L., c. OAMI», cit. y STPI de 28-VIII- 2008, asunto T- 275/07 «Ebro Puleva S.A. c. OAMI»). No lo es menos, sin embargo, que el término “King” se halla impreso en negrita, por lo que bien puede contrarrestar el peso que la letra “X” pueda tener en el conjunto del signo a los ojos del consumidor. Su así fuere, no sería descabellado afirmar que el Tribunal General erró en derecho al entender que la letra “X” era la parte dominante del signo XKing y, por tanto, que el TJUE seguramente debiera haber revisado esta cuestión en tanto estimara que esa determinación se basaba en un hecho que fue tergiversado por el tribunal a quo.

Pero hay más. Según doctrina establecida profusa y pacíficamente, la existencia de una identidad o similitud entre el signo que aspira a acceder al registro (en el caso, XKing) y la marca oponente (en el caso, “X”) debe apreciarse atendiendo a la impresión de conjunto que el signo produce en el consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz (v. ad ex. STJUE de 20-III-2003, asunto C-291/00, «LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.». Y es evidente, sobre lo anterior, que esa impresión global que el signo produce en la mente del consumidor medio no resulta de una comparación directa entre los signos enfrentados, sino de la que éste guarda en su memoria, como también ha señalado el TJUE, entre otras, en la sentencia que acabe de reseñarse.

Precisamente, porque la percepción de la mencionada identidad o similitud no es, en palabras del propio Tribunal, “el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados”, sino de esa imagen imperfecta que el consumidor conserva en su memoria, es a nuestro juicio paradójico el meticuloso y detallado examen que el Tribunal General acomete para apreciar la similitud ente el signo “XKing” y la marca “X” (estilizada, de color blanco con doble reborde en negrita, etc.). Diríase, que más que basarse en la imagen de conjunto que el signo provoca en la mente del consumidor medio, se funda en un análisis pericial de los signos en cuestión. He aquí, a nuestro juicio, otro de los errores en derecho en el que el TGUE incurrió. No es éste, por lo demás, un error atribuible únicamente a este pronunciamiento y tribunal en particular, sino que, debido, quizás, al análisis fonético, conceptual y gráfico que predomina desde hace ya algún tiempo, se ha extendido en la mayoría de la jurisprudencia nacional y comunitaria.

En suma, a nuestro entender, aunque el  signo controvertido y la marca oponente comparten la letra inicial “X” y aunque en ambos ésta está estilizada, debiera haberse considerado que este elemento era débil, que aunque estilizado, era distinto del de la marca registrada. Y lo que es más importante, que dicho signo no está integrado solamente por la letra “X”, por lo que, teniendo en cuenta la imagen del mismo que el consumidor medio guarda en su memoria, no podía apreciarse similitud entre éste y la marca registrada. Tanto más cuando, como veremos seguidamente, el TJUE entendió que la marca “X” tenía un grado de distintividad débil.

Determinación del riesgo de confusión

En todo caso, y abstracción hecha de lo anterior, para que pueda vetarse el acceso al registro de la marca aspirante por estar incurso en la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 8. 1 b) del RMC no es suficiente con que se estime que los signos confrontados son idénticos o similares (lo cual, como hemos advertido es muy dudoso a nuestro juicio) y que los productos o servicios para los que se usa ese signo y para los que se encuentra registrada la marca son también iguales o similares. Para ello es preciso además que exista riesgo de confusión (incluida la asociación) por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Y en este sentido, debe recordarse que el riesgo de confusión es un concepto jurídico, y no un hecho, que se funda en presupuestos fácticos, entre los cuales el Considerando octavo del RMC menciona a modo ilustrativo, el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado y el grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

Ahora bien, como advirtió el TJUE, en esta instancia sólo pueden examinarse cuestiones de derecho y no de hecho, salvo que éstos últimos se hayan tergiversado. Por esa razón, de todos los presupuestos en los que el Tribunal General se basó para determinar el riesgo de confusión, el TJUE sólo entró a examinar, por tratarse de una cuestión de derecho, el grado de distintividad de la marca registrada “X”. Y al respecto, y como hemos avanzado, concluyó que el Tribunal General había errado al estimar que la marca registrada “X” tenía una grado de distintividad normal, ya que de los folletos aportados se infería claramente que su titular la usaba para describir los neumáticos marcados con la misma.

Ello no obstante, y en ello estriba el principal reproche que a nuestro juicio merece la sentencia que examinamos, el TJUE, tras recordar que el riesgo de confusión debe analizarse globalmente y que, por tanto, el grado de distintividad es sólo uno de los elementos que deben considerarse, estimó que el hecho de que el TGUE hubiera concluido que el grado de distintividad de la marca registrada era normal en lugar de débil, no era relevante para determinar la existencia de un riesgo de confusión en el caso enjuiciado. La razón esgrimida por el Tribunal para justificar esa afirmación radicó en que, aunque era cierto que cuanto mayor distintividad tiene la marca mayor es la probabilidad de que pueda apreciarse un riesgo de confusión, este riesgo no podía descartarse por el mero hecho de que la marca fuera débil. Y en armonía con ello, concluyó que el Tribunal General

“Tenía pleno derecho a considerar que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por consiguiente, el error de Derecho que figura en el apartado 40 de la presente sentencia no puede llevar a la anulación de la sentencia recurrida. Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que el Tribunal General haya constatado que la marca francesa anterior tenía un carácter distintivo normal, en lugar de débil, carece de pertinencia a este respecto “.

Dos son los defectos de los que, a nuestro entender, adolece este razonamiento.

En primer término, es cuanto menos sorprendente, que el TJUE estimara que era irrelevante que el Tribunal General incurriera en un error sobre lo que es un presupuesto importante para apreciar la existencia de un riesgo de confusión. Y ello, aun aceptando que el TJUE considerara –lo cual no se extrae de forma clara de su pronunciamiento- que el Tribunal General hubiera alcanzado la misma conclusión – esto es, que existía un riesgo de confusión- aunque hubiera partido de la base de que la marca registrada era débil. Y ello, porque a nuestro juicio es muy dudoso que, tratándose de una marca débilmente distintiva y, en particular, descriptiva del producto que la porta, éste pueda provocar un riesgo de confusión entre el público, aunque los productos a los que se aplica el signo solicitado y la marca registrada sean similares y aunque estos últimos (signo y marca) sean – a juicio del tribunal- también similares.

En segundo término y sobre todo, es preocupante que una marca que el propio TJUE reconoce que tiene un grado de distintividad débil, porque el titular la utiliza – luego, entiendo, que el consumidor la percibe- de forma descriptiva y que, además, está compuesta únicamente por una letra, pueda vetar el acceso al registro de otro signo compuesto por más elementos simplemente por razón de que comparten esa letra y de que su grafía y fonética es algo parecida. Y lo es, principalmente, por las consecuencias que ello entraña y de las que no estamos seguros de que el TJUE haya reparado; a saber: amplia el contenido del derecho de marca y, con ello, el monopolio que éste concede a su titular de una forma que no podemos compartir. Pues, en efecto, al amparo de esta tesis podría llegarse al despropósito (extremo) de permitir al titular de una marca de esas características que, aun siendo débil, impida el acceso al registro de cualquier signo que contenga e inicie con la letra de que se trate, caso de que guarde alguna similitud, siquiera sea lejana, con el concepto, la grafía y la fonética que ésta presenta en la marca registrada oponente. Como convendrán, semejante aproximación se compadece mal con una de las funciones que las marcas están llamadas asumir: garantizar la transparencia y el funcionamiento competitivo del mercado.


Foto: JJBose