Por Aurea Suñol

Los metabolitos activos farmacológicos los produce el metabolismo: es una pura reacción biológica automática del cuerpo humano que tiene lugar durante el proceso digestivo, tras ingerir un fármaco, sin que la persona que lo ingiere pueda controlarlo. Diversos estudios han mostrado que los metabolitos de compuestos originales también son farmacológicamente activos y que el efecto farmacológico de algunos compuestos proviene enteramente de sus metabolitos, lo que significa que el compuesto administrado es en sí mismo inactivo y que ese efecto sólo puede obtenerse del metabolismo del cuerpo humano y los metabolitos que genera (lo explican con referencias, Li-Dar Wang/Pei-Chen Huang «Patent Protection of Pharmacologically Active Metabolites: Theoretical And Technological Analysis On The Jurisprudence of Four Regions»).

Pues bien, existen patentes farmacéuticas sobre metabolitos que el cuerpo humano crea de manera natural cuando se digiere cierto fármaco, y que producen el efecto deseado en el organismo. Así, por ejemplo, en España existe una patente para un metabolito activo de un antagonista de los receptores de la trombina.

Los principales conflictos que se han suscitado en este contexto han enfrentado a los titulares de patentes de metabolitos para ciertos fármacos conocidos y/o de otros compuestos nuevos y las empresas que comercializan esos fármacos para generar determinados metabolitos activos que están cubiertos por la patente. Puesto que estas empresas (que suelen ser empresas que fabrican y comercializan medicamentos genéricos) no realizan ningún acto de explotación directa de la patente, pues comercializan una sustancia conocida y no el metabolito, el principal argumento desplegado por los titulares de las patentes se ha centrado en sostener que éstas infringen indirectamente la patente que cubre los metabolitos de esos fármacos y, más en particular, que inducen a los consumidores a infringirla directamente.

Además, en ocasiones, han sostenido sencillamente que al comercializar cierto fármaco o compuesto, la demandada inducía a cometer actos de infracción directa de la patente que la actora tenía sobre un determinado compuesto (ya no el metabolito en sí) pues al ser metabolizado por el cuerpo humano tras su ingesta se convertía naturalmente en el compuesto sobre el que la actora tiene la patente.

El caso que resolvió el Tribunal Federal de Circuito en el asunto SmithKline v. Apotex puede ayudar a aclarar la idea: en esa ocasión la actora, que tenía una patente sobre el compuesto crystalline paroxetine hydrochloride hemihdrate” (que usaba para fabricar y comercializar un antidepresivo) alegaba que el demandado (Apotex) había inducido activamente a los consumidores a realizar actos de infracción directa de la patente al comercializar tabletas de anhidrato. Se sostenía que la mayor humedad y presión de la cavidad estomacal convertía el anhidrato, una vez digerido por el paciente, en el compuesto patentado. El tribunal resolvió el caso en favor de la demandada, pero lo curioso es que lo hizo por razones distintas a la inexistencia de infracción (lo cual ha sido criticado por la doctrina como muestra,  por ejemplo, B. William Jones, «Comment, SmithKline v. Apotex: Broadening the Scope of Inherent Anticipation and Its Impact on the Patentability of Chemical Structures, 5 J. Marshall Rev. Intell. Prop. 2006») y en particular porque consideró que la invención reivindicada por la actora ya había sido usada públicamente en los EE.UU durante más de un año antes de la fecha de la solicitud de la patente, por lo que era nula [v. 35 U.S.C. § 102(b) de la Ley de patentes EE.UU entonces en vigor]. De hecho, no faltan autores favorables a que se estime la existencia de infracción indirecta (bajo la modalidad de inducción) en estos casos (v. S. Kadidal, «Digestion  as  Infringement: The Problem of Pro-Drugs», 78 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 241 1996), aunque también hay detractores (v. ad ex. Li-Dar Wang/Pei-Chen Huang, cit. supra) y autores que incluso consideran que los metabolitos no son en verdad susceptibles de protegerse a través de la patente (v. ad ex. A. W. Torrance, «Physiological Steps Doctrine»).

Es más, alguna vez se ha alegado, sin éxito, que, pese a que el demandado entregaba u ofrecía una sustancia distinta (cápsulas que contenían ciclosporina disuelta en una pequeña cantidad de etanol) de la patentada (que en el caso era ciclosporina en forma de hidrosol) y limitada a productos preparados fuera del cuerpo humano, la generación de hidrosol que se producía en el cuerpo tras la ingesta de dichas cápsulas, fruto de la mezcla de éstas en el entorno acuoso del estómago de quien las ingiere, infringía indirectamente la patente bajo la doctrina de los equivalentes [v. Novartis Pharmaceuticals Corp. v. Eon Labs Mfg., 36 3 F. 3d  1306  (Court of Appeals, Federal Circuit 2004)].

En la mayoría de jurisdicciones, los (escasos) casos que han versado propiamente sobre patentes de metabolitos activos, que supuestamente eran infringidas por los demandados al utilizar o comercializar un fármaco conocido para producirlos, han alcanzado la misma conclusión; esto es: inexistencia de infracción de la patente. Aunque lo han hecho bajo razonamientos distintos, y en alguna ocasión se han proyectado en una fase de análisis distinta y anterior al de la eventual infracción indirecta o inducción a la infracción directa de las patentes en cuestión. En particular, en EE.UU. y Alemania los tribunales se han decantado por considerar que en los supuestos enjuiciados la conductas de las demandadas quedaban fuera del ámbito de protección de la patente. Las razones de los tribunales han sido de dos tipos. En ocasiones, porque, a la vista de cómo estaban redactas las reivindicaciones de la patentes eventualmente infringida, que no se consideraron nulas, no había infracción directa porque no se había probado que en efecto se creara el producto patentado en el cuerpo humano, por lo que no había infracción directa ni, por ende, indirecta de la patente [v. respectivamente Marion Merrell Dow Inc. v. Baker Norton Pharm., Inc., 948 F. Supp. 1050 (S.D. Fla.1996) y Zenith laboratories v. Bristol-Meyers (Fed. Cir. 1994)]. En otras ocasiones se estimó que la conducta de las demandadas estaba dentro del derecho de exclusión de una patente ya expirada (el fármaco comercializado) por lo que bajo ningún concepto podían considerarse infractores de una patente válida (v. OLG München 03.06.1993, 6 U 5155/92 (GRUR 1994, 746). Y en algún pronunciamiento estadounidense y británico, se ha rechazado la demanda por infracción bajo el argumento de que la patente era nula, por carecer de novedad [v., respectivamente, Schering Corp. v. Geneva Pharm., Inc. (Schering Corp. II), 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003) y Merrell Dow Pharm. Inc. v. H. N. Norton & Co., [1996] R.P.C. 76 (UKHL 1995)]

A lo anterior debe añadirse aún, que el Tribunal Supremo de EE.UU ha establecido recientemente [v. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)] que en las patentes sobre métodos de diagnóstico en los que se reivindica la específica relación existente entre las concentraciones de un determinado metabolito en la sangre y la posibilidad de que una determinada dosis de cierto fármaco sea inefectivo o dañoso (que era lo que se reivindicaba en el caso enjuiciado) no puede ser objeto de una patente, por no ser una invención, sino un descubrimiento y, más precisamente, algo que ocurre en la naturaleza (“law of nature”). En particular, según el tribunal, un procedimiento que se centra en el uso de algo que se encuentra en la naturaleza (como era el caso) ha de contener otros elementos o una combinación de elementos que constituyan una concepto inventivo o una aplicación inventiva de lo primero. Esta exigencia obliga a redactar las reivindicaciones de esta clase de patentes de forma más estrecha de modo que asegure que la invención reivindicada no está excluida de patentabilidad, (v. Note: «Diagnostic Method Patents And Harms To Follow-On Innovation», 126 Harv. L. Rev., 2013) lo que forzaría a añadir a las reivindicaciones de método pasos adicionales que deben ser completados o ejecutados por diversos sujetos, por lo que será imposible (o casi) que un tercero pueda infringirlas directamente (v. para el planteamiento y desarrollo, J. Liebes «Akamai: A Cure For Medical Process Patent’s Prometheus Ailment?» 5 Hastings Sci. & Tech. L.J. 309, 2013) y, por ello, también que alguien lo haga indirectamente.

Pero aún asumiendo que el metabolito en cuestión se considerara patentable, (cuestión que la jurisprudencia no descarta, salvo en casos de falta de novedad) y en el caso de que se trate de un metabolito adulterado originado por el metabolismo de forma natural, lo cierto es que su infracción indirecta por parte de la empresa que comercializa el genérico de una sustancia (que ya no está patentado) que produce el metabolito activo patentado no es sencilla de sustentar. Al menos no, claro está,  si para su apreciación concedemos, como creemos que hay que hacerlo, relevancia al hecho de que existan en el caso actos de infracción directa de la patente o al menos la inminencia de que sucedan.

Primero, porque su eventual infracción directa por los usuarios que consumen el genérico de una sustancia es muy difícil de acreditar. Para ello es preciso obtener una muestra biológica específica, en un momento y lugar específicos de un ser humano (lo advierte, también A. W. Torrance, cit. supra). No es de extrañar, por ello, que en el caso Zenith laboratories v. Bristol-Meyers (Fed. Cir. 1994)], el Tribunal afirmara que

“[The] scientific fact appears to be that there is no known way to actually sample the contents of patients’ stomachs at the precise moment and conduct the x-ray diffraction analyses required to ascertain if all 37 lines described in the patent are present

y rechazara que  las muestras aportadas por la actora fueran válidas a estos efectos, pues se crearon in vitro, no eran biológicas en origen y no provenían de seres humanos que hubieran tomado la sustancia en cuestión.

Segundo, porque en todo caso podría argumentarse que no se ejecuta o pone en práctica la regla técnica patentada en tanto que los pacientes no pueden controlar ni evitar la producción in vivo de los metabolitos. 

Y finalmente y en todo caso, porque no parece que la empresa de genéricos ejecutara la invención patentada al comercializar las sustancias o fármacos controvertidos.

Caso distinto sería que se tratara de un metabolito purificado o sintetizado in vitro (v. por todos últimamente, Li-Dar Wang/Pei-Chen Huang, cit supra).

La imagen es de https://curiosoando.com/que-son-los-metabolitos

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