Por Aurea Suñol

 

The man who never alters his opinions is like standing water, and breeds reptiles of the mind.

William Blake

 

 

Introducción

 

El rasgo esencial de un secreto empresarial es, como su propio nombre indica, el carácter secreto de la información que constituye su objeto, pues, como es común señalar, es el que asegura que ésta confiere a su titular una ventaja competitiva frente a quienes carecen de ella. Se diría, por tanto, que su valor radica precisamente en ese rasgo. No en vano, la mayor pérdida que el titular de un secreto empresarial sufre como consecuencia de su violación es la pérdida del derecho a no divulgarlo.

Sin embargo, para que una información pueda constituir un secreto empresarial, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, “LSE”) exige que además de carácter secreto y de que su titular haya adoptado medidas para conservarla en ese estatus ésta tenga “valor empresarial, ya sea real o potencial”. Pero al tiempo advierte que ha de tenerlo “precisamente por ser secreta”. Así se sigue del tenor del concepto de secreto empresarial establecido en su tenor de artículo 1, análogo al artículo 2 la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante “La Directiva”) y prácticamente idéntico al establecido en el artículo 39.2 del ADPIC.

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Determinar el significado de esta conexión que el legislador ha establecido entre el valor empresarial y el carácter secreto de la información no parece tarea sencilla. Al respecto, basta advertir que, como se sigue de la noción de secreto empresarial que hemos reproducido, la condición de secreta de la información se configura como un requisito previo que debe darse cita en ella para que pueda calificarse como tal; si carece de esa naturaleza (ad ex. se ha puesto en el mercado el producto que la encierra y resulta fácilmente accesible con su simple inspección visual) es innecesario indagar si tiene valor empresarial; esa información no queda amparada por el régimen de protección jurídica del secreto empresarial por más que pueda tener valor o proporcionar una ventaja competitiva a su titular, como sin duda la tiene y le confiere, por ejemplo, una invención patentada y, por tanto, carente de carácter secreto. A primera vista pudiera parece, pues, algo paradójico que el legislador exija que la información tenga valor empresarial, pero, a su vez, señale que ese valor proviene de un extremo que ya ha sido evaluado previamente: que posea carácter secreto.  La resolución de esta cuestión reviste gran importancia, ya que en última instancia ha de permitirnos identificar cuál es la fuente del valor empresarial que ha de tener la información y, por tanto, cómo ha de determinarse. A ello se dirige esta entrada. Con todo, convendrá esclarecer con carácter previo el significado de los términos “valor empresarial” a los que alude el precepto.

 

Valor empresarial

 

La exigencia de que la información tenga valor empresarial (real o potencial) no plantea demasiadas dificultades. Es idea universalmente compartida que ese valor en el contexto que nos ocupa debe entenderse como la ventaja competitiva actual o potencial que la información a otorga a su titular. Así lo advirtió de buen inicio nuestra doctrina

(v. J. A. Gómez Segade, El Secreto industrial (Know-How): concepto y protección, Tecnos, 1974) y así es como se ha interpretado ese requisito en el marco del artículo 39.2 ADPIC (v. ad ex. P. Portellano, «Protección de información no divulgada», en J. L. Iglesias (dir.), Los derechos de propiedad industrial en la organización Mundial del Comercio, T. I, IDEI, Madrid, 1997, p. 345, J. Massaguer, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1999.pp. 387-389 y Nuno Pires De Carvalho, The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information, The Hague 2008, p. 235), del artículo 4 (i) del UTSA (DTSA) en el que este último se inspira (v. por todos, J. Pooley, Trade Secrets, Law Journal Press, New York, § 4.05 [1], R. M. Milgrim, Trade Secrets, Matthew Bender, New York, § 1. 01 [2], pp. 2-46 y 2-47) y, en fin, en otros ordenamientos (v. F. Gurry, Breach of Confidence, Clarendon Press, Oxford, p. 7, A. Frignani, «Segreti d´impresa», Novísimo Digesto Italiano Apéndice, Vol. VII, UTET, Torino, 1980-1987, p. 12, G. Bonelli, Tutela del segreto di empresa e oblighi dell´ex dipendiente», D. Ind., nº 1, 2002, p. 73).

Por lo demás, el legislador confirma lo que la propia denominación de este bien inmaterial ya avanza: que la información relevante se circunscribe únicamente aquella que guarda conexión con alguna de las esferas de la empresa. Fuera del paraguas protector del secreto empresarial quedan las informaciones que, pese a que puedan tener un valor económico, no se proyectan en ese ámbito. Tal es el caso de las informaciones que son clasificadas como secretas por afectar a la seguridad nacional o a otros intereses esenciales del Estado. Y también de las pertenecientes a la intimidad o esfera personal (ad ex. información escandalosa sobre la vida privada de un consejero de una empresa). Reconocemos, con todo, que no siempre es fácil distinguir entre la información de carácter estrictamente personal protegida por el art. 18.1 de la CE (y su principal norma de desarrollo Ley Orgánica 1/1982, de Protección al Honor, Intimidad y propia imagen) de la información de carácter empresarial protegida por el régimen jurídico del secreto empresarial pues, en ocasiones, ambas naturalezas se encuentran imbricadas en una misma información (ad. ex. el inminente divorcio de un empresario casado en régimen de gananciales). Así sucede especialmente con la información sobre la vida privada de personas con relevancia pública (ad ex. influencers) en tanto que se ha convertido en un bien lucrativo que puede afectar al éxito de su negocio (v. entre los autores que consideran que esta información no debiera protegerse como secreto empresarial, aunque advierten que la Directiva no parece excluirlas, T. Aplin, “A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive”, 2014, 4 Intellectual Property Quarterly, p. 262; Nuno Sousa, “What Exactly Is A Trade Secret Under The Proposed Directive?”, p. 201, 9 Journal of Intellectual Property Law & Practice, pp. 923 y 928).

Finalmente, el carácter empresarial de la información apto para ser protegida como secreto no depende, en modo alguno, de la condición del sujeto que la domina. Lo relevante a estos efectos es la aptitud de la información para tener, siquiera potencialmente, una aplicación empresarial. Por tanto, pueden tener valor empresarial, los trucos de un mago, el “libro de jugadas y estrategias” del entrenador de un equipo de fútbol (v. amplius, R. Ferrelle, «Combating the Lure of Impropriety in Professional Sports Industries: The Desirability of Treating a Playbook as a Legally Enforceable Trade Secret», 11 J. Intell. Prop.L., 2003, pp. 149-190), las informaciones de carácter técnico relacionadas con el diseño, ingeniería, construcción, revisión, desarrollo, etc., de los coches de fórmula uno (v. Decisión de la World Motor Sport Council, de 13 de septiembre de 2007, recaída en el por todos conocido «caso McLaren» (accesible en www.fia.com) o, entre otros ejemplos, los datos técnicos de los veleros participantes de una regata, como muestra la historia de la más antigua competición de regatas (la Copa América), que ha contado con casos de espionaje desde sus orígenes (v. Los espías regresan a la Copa América y Las confesiones de un espía español).

 

La vinculación entre el valor y el carácter secreto de la información

 

La conexión que la LES establece entre el valor (rectius: la ventaja competitiva) y la naturaleza reservada de la información puede explicarse fundamentalmente a través de tres tesis que hemos identificado del siguiente modo: la tesis que podríamos denominar de la autonomía condicional del valor empresarial de la información, la de la interrelación estricta entre el carácter secreto de la información y su valor y la tesis de la interrelación relativa entre ambos extremos.

 

Autonomía condicional del valor empresarial de la información

 

Una primera aproximación que podría parecer coherente con el tenor de la norma consistiría en concebir el “valor empresarial” como una exigencia autónoma del carácter secreto que ha de poseer la información, pero condicional. Autónoma, porque ha de concurrir en la información además de su condición de secreta (Esta es la tesis que tradicionalmente se ha sostenido en nuestro país. V. por todos, J. A. Gómez Segade, ob. cit., p. 6085, P. Portellano, ob. cit., pp. 345, J. Massaguer, ob. cit., p. 387 y 389). Condicional, porque está supeditada a que cuando la información sea explotada no pierda su carácter secreto (v.  J. Massaguer,  De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales. A propósito de la ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresarialesp.56.

Pese al atractivo que presenta esta tesis, a nuestro juicio, no parece adecuada por las siguientes razones:

Primero, la LSE no condiciona la protección de la información secreta a que su titular la utilice o vaya a utilizarla. La mejor confirmación nos la proporciona el propio tenor del artículo 1 apartado 1 letra d) de la LSE en tanto que señala que para dar por satisfecho este requisito basta con que la información posea un valor empresarial “potencial” y, por tanto, aunque todavía no haya sido explotada y aún a riesgo de que finalmente no se utilice.

Segundo, como advirtió K. Arrow en su famoso ensayo, la transferencia de la información encierra una paradoja: su eventual adquirente o receptor desconoce su valor hasta que accede a ella, pero en ese momento la adquiere de facto sin coste alguno, a menos, claro está, que exista alguna mecánica jurídica que proteja al transmitente. La interpretación que estamos examinando deja, pues, desamparados a inventores, start-ups u otros sujetos que puedan carecer de los recursos necesarios para poner en práctica ideas potencialmente valiosas, puesto que quienes acceden ellas para evaluarlas podrán explotarlas sin contraprestación si demuestran que al hacerlo perderán su carácter secreto.

Tercero, que la naturaleza reservada de una información se destruya tras su utilización no implica que carezca de valor empresarial hasta ese momento. La información sobre adquisiciones de empresas atractivas (ad ex. qué empresas adquirir y cuánto ofrecer al efecto) o la fecha en la que va a introducirse un nuevo producto en el mercado son buenos ejemplos de informaciones que, pese a que pierdan su carácter secreto al ser explotadas, tiene un indudable valor empresarial y, por ello mismo, pueden y deben ser susceptibles de constituir un secreto empresarial (v. infra).

Finalmente, determinar si una información secreta perderá esa condición en el caso de que se explote exige realizar un juicio presuntivo y prospectivo que además de complejo, puede ser directamente erróneo, pues una información que hoy es de difícil acceso puede no serlo mañana.

 

Interrelación estricta entre el carácter secreto de la información y su valor empresarial

 

En el extremo opuesto estaría la tesis que sostiene que el valor empresarial de una información no puede evaluarse de forma independiente de su condición de secreta, puesto que en la construcción normativa establecida en la LES y, también, en el artículo 39.2 del ADPIC ese valor depende de su carácter secreto; esto es: este último es presupuesto de aquél y aquél consecuencia de éste (v. Suñol, Secreto empresarial, pp. 140 a 156).

Dos son los argumentos que podrían objetarse a esta aproximación: i) contradice lo dispuesto en el Considerando 14 de la Directiva, que excluye de la noción de secreto empresarial a las informaciones triviales; ii) vacía de sentido la exigencia de que la información tenga valor empresarial.

En los países del common law y especialmente en el Reino Unido y Australia el allí denominado trivial tittle-tattle; esto es: informaciones que pueden calificarse de banales, triviales o irrelevantes [ad ex. los gastos de los helados en el comedor de los socios de una empresa (v. con este ejemplo, Deloitte & Touche LLP and another v. Dickson and others, [2005] EWHC 721 (Ch), el color con que están pintadas las paredes de los lavabos de sus oficinas centrales (v. con este ejemplo, El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas, Civitas, Madrid, 2001. p. 111 citando a P. L. R. Mitchell, Insider Dealing and Directors Duites, London, 1992, p. 28] se ha configurado, tradicionalmente, como un límite a la naturaleza de la información susceptible de ser protegida bajo el breach of confidence (v. por todos, F. Gurry, Breach of Confidence, ob. cit., p. 81, R. Dean, The Law of Trade Secrets, The Law book Company Limited, Sydney, 1990, p. 106, L. Bently y B. Sherman, Intellectual Property Law, Intellectual Property Law, University Press, Oxford 2018, p.1000, W. R. Cornish y D. Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London, p. 306).

La Directiva, recogiendo esa tradición, advierte en su Considerando 14, como ya hicieron algunos de nuestros autores (v. J. A. Gómez Segade, ob. cit., p. 249, P. Portellano, ob. cit., p. 345, I. Farrando, ob. cit., p.11), que las informaciones triviales, no quedan comprendidas en la noción de secreto empresarial. Al hacerlo, pareciera que el legislador europeo deja en claro que el carácter secreto de la información no es requisito bastante para que pueda constituir un secreto empresarial; a tal efecto es preciso además que, con independencia de este carácter, tenga valor empresarial.

El argumento no estaría, ciertamente, exento de peso, pero, bien mirado, que la Directiva expulse a las informaciones triviales del concepto de secreto empresarial no entraña una contradicción, al menos no sustancial, con la aproximación expuesta.

En efecto, lo primero que conviene advertir es que la exclusión de esta clase de información no entraña una exigencia de que la información sea importante o útil, como parecen sugerir los desafortunados términos “de escasa importancia” escogidos en la versión española de la Directiva y la LSE para referirse a ella. En apoyo de esta afirmación cabe apelar no sólo a la experiencia anglosajona de la que, sin duda, se nutre la Directiva, sino también a la estadounidense, como a las claras muestra la advertencia que incluye el Restatement (Third) of Unfair Competition al comentar el requisito consistente en que la información tenga “valor económico” para poder ser calificado de trade secret y según la cual “[t]he advantage, however, need not be great. It is sufficient if the secret provides an advantage that is more than trivial”.

Y en defensa de la opinión contraria, a nuestro juicio, no cabe invocar el Reglamento (UE) Nº 316/2014 relativo a la aplica­ción del artículo 101.3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determina­das categorías de acuerdos de transferencia de tec­nología y, en concreto, el requisito de sustancialidad exigido a los acuerdos que tienen por objeto ciertas informaciones técnicas (v. con otra opinión, Massaguer,  Protección jurídicap. 57). Diversas son las razones que respaldan esta conclusión.

Primera, las informaciones a las que alude el Reglamento y respecto de las que exige que posean sustancialidad; esto es, y según aclara la norma: que sean importantes y útiles, no son todas las susceptibles de merecer la condición de secreto empresarial, sino sólo una determinada categoría: la información práctica y técnica derivada de pruebas y ensayos (cfr. art. 1 letra i del Reglamento). Por tanto, mal puede trasladarse mutis mutandis esta exigencia a todas las informaciones cubiertas por la LSE.

Segunda, la información técnica en cuestión ha de ser importante y útil “para la producción de los productos contractuales” (cfr. art. 1 letra i apartado ii del Reglamento) y, por ende, para un extremo muy concreto y no necesariamente coincidente con el valor empresarial exigido por la LSE para otorgar a una información la condición de secreto empresarial.

Tercera, en el artículo 1 letra i apartado ii del Reglamento el requisito de sustancialidad no se vincula al carácter secreto de la información, que ni se menciona, como sí hace, en cambio y como hemos visto, el tenor la Directiva y la LES respecto del valor empresarial que ha de tener la información.

Finalmente, la sustancialidad de la información es una de las condiciones a que se sujetan los acuerdos que articulan una transferencia de información técnica y práctica derivada de pruebas y ensayos para beneficiarse de la exención automática de la normativa de competencia, al amparo del artículo 101.3 TFUE. El legislador entiende que para que las restricciones contenidas en esos acuerdos puedan tener los efectos pro-competitivos enunciados en ese precepto es necesario que éstas sean, independientemente de su carácter secreto, relevantes y útiles para la fabricación de los productos. El contexto en el que se enmarca este requisito y la finalidad que se persigue al exigirlo no guarda, pues, ninguna relación con el marco y objetivo al que se orienta la protección de los secretos empresariales y, por tanto, la exigencia de que la información tenga valor empresarial.

Así las cosas, si la trivialidad o insignificancia es el umbral mínimo del valor que ha de poseer la información, se convendrá en que pocas han de ser las informaciones que por esa razón queden excluidas de la protección jurídica del secreto empresarial (lo advierten también, J. Pooley, Secrets: Managing Information Assets In The Age Of Cyberespionage, Versus Press, 2015, p. 63, C. A. Hrdy y M. A. Lemley, “Abandoning Trade Secrets”, p. 36, J. Grimmelmann: Patterns if Information Law, p. 43). De hecho, no es fácil dar con ejemplos de informaciones que aun siendo secretas sean irrelevantes. No es de extrañar, por ello, que hayan sido extravagantes -y seguramente erróneos- los pronunciamientos que han negado la condición de secreto empresarial a una información secreta por carecer de valor empresarial (v. SAP Madrid de 24.05.2015, que consideró que el tinte o tratamiento aplicado a los clientes de una peluquería no tenía valor comercial) y que, en los países del common law, su impacto ha sido muy escaso, precisamente porque los tribunales lo presuponen y son reacios a considerar que una concreta información merece la calificación de trivial (v L. Bently y B. Sherman ob. cit., p. 1000 y última cita).

La segunda de las críticas que podría merecer el considerar que el valor empresarial de la información proviene exclusivamente del hecho de que la información sea secreta es que hace que este requisito resulte totalmente innecesario. Se trataría de una crítica que, así construida, podría soslayarse. Lejos de lo que pudiera parecer, esa exigencia cumple una doble función muy precisa: nos confirma que la información apta para constituir un secreto empresarial ha de tener naturaleza empresarial; y nos advierte que para determinar si merece (o no) ser protegida como tal es improcedente exigir que un tercero, y particularmente el juez, evalúe si tiene un valor concurrencial objetivo, puesto que su valor reside en que los interesados en ella la ignoran y no pueden acceder a ella con facilidad.

Reconozco, sin embargo, que esa tesis podría objetarse desde otra óptica relacionada, pero distinta: es posible que en ocasiones excepcionales la información secreta no proporcione a su titular ventaja alguna. O expresado en formulación negativa; que su divulgación o explotación no entrañe un perjuicio a los intereses de su titular, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad competitiva (v. Considerando 14 del Directiva). Por ello, pese a que, como hemos advertido, esa fue la aproximación que defendimos en otro lugar, creemos conveniente matizarla. A ello se orienta el siguiente apartado.

 

Interrelación relativa entre el carácter secreto de la información y su valor empresarial

 

Es común admitir que el valor empresarial de una información en el contexto que nos ocupa reside en la ventaja competitiva actual o potencial que otorga a su titular frente a quienes no disponen de ella.

El legislador presume que, con carácter general, el valor de la información y, por ello, la ventaja que ésta ofrece, proviene precisamente del hecho que sea secreta y, por ello, ignorada por los terceros interesados. Y lo cierto es que existen buenas razones para justificar esa presunción. En primer lugar, para que una información constituya un secreto empresarial, además de tener carácter secreto, tiene que haber sido objeto de medidas razonables para conservarla en ese estatus. La adopción de medidas de protección constituye un indicio, aunque no sea infalible, de que la información tiene valor para su titular [v. Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc. 925 F.2d 174, 179 (7th Cir. 1991) (R. Posner) y conforme con ello, entre otros, M. Risch, «Why Do We Have Trade Secrets», 11 Marq. Intell. Prop. L. Rev., 2007, p. 46], pues parece razonable asumir que nadie está dispuesto a invertir sus recursos en proteger una información que no considera valiosa. En segundo lugar, que el titular interponga una demanda por violación de secreto empresariales e incurra en los costes que ello entraña, constituye también un indicio de que la información tiene valor empresarial (v. suscriben esta idea, entre otros, E. W. Kitch, “The Law and Economics of Rights in Valuable Information”, 9 J. Legal Studies, 1980, p. 698). Es más, si un tercero ha comunicado, explotado o adquirido ilícitamente (o ha intentado hacerlo) una información que es secreta será, en línea de principios, porque le atribuye algún valor o, cuanto menos, sabe del perjuicio que su pérdida puede ocasionar a su titular.

Ahora bien, esta presunción posee carácter relativo. Puede escaparse a sus consecuencias aportando indicios que, a la luz de las circunstancias de hecho del caso, demuestren que la información, aunque secreta, no proporciona ninguna ventaja competitiva a su titular. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de la información obsoleta (ad ex. un plan de adquisición de empresas realizado años atrás: v. SAP Madrid 18.11.2011, una estrategia comercial basada en un sondeo realizado hace más de cinco años; información financiera pasada y desactualizada) y, en determinados casos, de la información con valor de contenido negativo para el titular (v. infra) o de la información cuyo mantenimiento en secreto en nada preserva o beneficia el mercado del producto o servicio que su titular ofrece como puede suceder, en ciertas circunstancias, con la información relativa a tecnologías desfasadas y superadas por ulteriores generaciones, especialmente cuando el producto que la contiene ya no compite con ninguno de los que el titular comercializa y (v. infra y  en este sentido, A. Hrdy y M. A. Lemley, ob. cit., pp. 66 a 70).

Que el titular haya invertido recursos significativos en desarrollar la información es irrelevante a estos efectos. Ese extremo no es directamente proporcional al valor de la información en el sentido que el artículo 1 apartado 1 letra d) de la LSE otorga a este término ya que, como se convendrá, no siempre asegura que aquella sea, en efecto, secreta y que confiera, por ello, una ventaja competitiva a su titular.

Desde la óptica opuesta, que la información no sea novedosa en el sentido que la legislación en materia de patentes otorga a este concepto, no es un requisito indispensable para que una información pueda considerarse secreto empresarial (v. por todos, J. A. Gómez Segade, El Secreto industrial (Know-How): concepto y protección, Tecnos, Madrid, 1974. pp. 67-69, 143, 217 y J. Massaguer, Comentario…, p. 389 y en la jurisprudencia, SAP Barcelona 10.09.2019, 27-VII-2005), como tampoco lo es, que posea la altura inventiva requerida por el sistema de patentes (v. SSAP Barcelona 10.09.2019, 26-X-2005 y 27-VII-2005) o que sea singular u original. La dificultad que entraña para los terceros (o algunos de ellos) acceder a la información y, de su mano, la ventaja competitiva que otorga a su titular, neutraliza y sustituye los requisitos previstos en otros sistemas de protección de la información que, por ende, tampoco constituyen condiciones exigibles para que aquélla pueda quedar protegida por el régimen del secreto.

 

Grupos de casos

 

En este apartado examinaremos sintéticamente algunas constelaciones de informaciones en las que su eventual valor empresarial puede resultar menos evidente o algo más controvertido.

a) El valor que atesora una información no ha de ir necesariamente ligado a los resultados de su utilización o a su aptitud para ser materialmente explotada por su titular. Un buen ejemplo de ello es la llamada información negativa, esto es: aquellas informaciones resultantes de estudios, investigaciones o experimentos que han resultado fallidos y que, por tanto, permiten conocer, por ejemplo, que ciertos datos resultan irrelevantes o que un determinado procedimiento o método es ineficaz, comercialmente inútil o simplemente ineficiente.

En efecto, es evidente que esa información no puede explotarse, en sentido estricto. Pero también es indudable que el proceso de prueba y error que permite averiguar precisamente “aquello que no debemos hacer” es costoso en términos de dinero y tiempo. Y si su conocimiento permite al titular invertir sus recursos mejor y de forma más eficiente a futuro, a quienes la ignoran, no sólo ahorrar los costes asociados a su descubrimiento, sino también sugerirles otras formas de aproximarse al problema y evitar incurrir en los mismos errores. Todo lo cual puede traducirse, por ejemplo, en la posibilidad de obtener antes la solución adecuada o introducir más tempranamente un producto en el mercado. Como dijo Thomas Edison en su célebre frase: “No he fallado. He descubierto 10.000 caminos que no funcionan”.

No es, pues, dudoso que la información negativa proporciona una clara ventaja competitiva a su titular que y, por tanto, debe ser protegida bajo el manto del secreto empresarial (v. entre nosotros, I. Farrando, ob. cit., pp. 26, 107-108 y 131 y A. Suñol, ob. cit, pp. 145 y 146).

Cuestión distinta en la que ahora no podemos detenernos, es que no es especialmente probable que quienes la aprendieron, bajo deber de reserva, durante el desempeño de sus funciones puedan, tras la vigencia de la relación que hayan trabado con su titular, desprenderse de ella o ignorarla al desarrollar las tareas que tengan encomendadas en una nueva empresa o en la suya propia. Por ello, la explotación de los denominados en terminología anglosajona “negative knowledges” por quienes accedieron a ella lícitamente merece un tratamiento singular.

b) Cualquiera que haya visto la película Glengarry Glen Ross se quedaría perplejo si le dijeran que una lista con potenciales adquirentes de inmuebles no puede protegerse como secreto empresarial por tratase de una información que sólo puede usarse durante un periodo muy reducido de tiempo (con este ejemplo, C. A. Hrdy y M. A. Lemley, ob. cit., p. 31). Y es que, en efecto, que la información esté relacionada con un evento singular, tenga carácter efímero o se deprecie fácilmente y, por tanto, posea un periodo de vida útil reducido no impide que pueda ser considerada un secreto empresarial. Lo determinante es que, durante su periodo de vida útil, cualquiera que fuere, la información sea secreta y proporcione, por ello, una ventaja competitiva a su titular. Esta es, sin duda, la tesis más extendida en los EE.UU. (v. por todos, J. Pooley, ob. cit., § 4.05 [1], R. T. Nimmer, Information Law, ob. cit.,§ 5 p. 83, R. A. Klitzke, «The Uniform Trade Secrets Act», ob. cit., p. 288) y también en Reino Unido (v. en la jurisprudencia, Faccenda Chicken v. Flower [1984] ICR 589 y, posteriormente, Lasing Linde Ltd. v. Kerr [1991] 1 All ER 418, y en la doctrina, ad ex., A. Coleman, Legal Protection of Trade-Secrets, Sweet & Maxwell, London, 1992.p. 20 y Brearley y S. Bloch, Employment Covenants and Confidential Information: Law, Practice and Technique, Butterworths, London-Dublin-Edinburgh p. 65).

La estrategia a seguir en la adquisición de empresas y la relación de las que se consideran apropiadas (lo reconoce aunque a mayor abundamiento, SAP Madrid 18.11.2011), el estado actual en el que se encuentra un informe, la decisión de una empresa de fusionarse con otra sociedad o de invertir en un determinado negocio, una novedosa estrategia fiscal, la cifra u otras condiciones de una oferta o, entre muchos otros ejemplos, el precio al que se está dispuesto a pujar en una subasta, son informaciones que, pese a su naturaleza efímera, pueden constituir un secreto empresarial (v. no obstante, SAP Barcelona 14.052008, que consideró –erróneamente a nuestro juicio– que el precio -2 millones de euros- por el que uno de los postores iba a pujar en una subasta privada de una finca no tenía “ni por aproximación” la consideración secreto empresarial).

c) Como se sigue del tenor del artículo 1 LES y había advertido nuestra doctrina y jurisprudencia, para que una información pueda calificarse de secreto empresarial no es necesario que tenga valor actualmente; basta con que lo tenga potencialmente (v. por todos, J. A. Gómez Segade, «Secreto industrial», ob. cit., p. 6085, J. Massaguer, Comentario…, p. 388 y, en la jurisprudencia, ad ex. SSAP Pontevedra 13.06.2012, Barcelona 17.11.2011, 12.06.2009, 1.10.2008).

De este modo, se deja en claro que ideas, prototipos, proyectos o investigaciones que se encuentran en una fase inicial o de desarrollo pueden constituir un secreto empresarial, corrigiendo, así, el vacío legal en el que se encontrarían quienes, bien no disponen de los recursos necesarios para poner en práctica o explotar comercialmente la información (ad ex. universidades, inventores, star-ups), bien no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía (ad ex. empresas que financian proyectos de investigación que están en su fase inicial). Y también se asegura, que las proyectos e informaciones secretas que el titular decide “congelar” o dejar en segundo plano, puedan, ello, no obstante, calificarse de secreto empresarial.  Pues, en efecto, existen múltiples razones por las que el titular del secreto puede decidir no explotarlo. Por ejemplo, es posible que pese haber dedicado mucho tiempo y recursos en investigación y desarrollo de productos vinculados con velas náuticas priorice otro proyecto relacionado con otros productos complementarios; que haya creado dos procedimientos igualmente efectivos y decida utilizar sólo uno de ellos o, entre otros supuestos, que considere que el procedimiento secreto no está aún perfeccionado.

Que la idea sea simple (ad. ex. un nuevo programa de televisión), no excluye, por supuesto, que sea valiosa. Cuestión distinta es que, en ocasiones, por su vaguedad o generalidad, las meras ideas merezcan ser calificadas de imprecisas o inespecíficas y, por ello mismo, queden desprotegidas, en tanto que no permiten determinar si son o no secretas (esto es: generalmente desconocidas y de difícil acceso) en primer lugar. Son múltiples las sentencias que, por esta razón, han desestimado con buen criterio la existencia de una violación de secretos empresarial, si bien en el caso no se trataba de información con valor potencial (v. SSAP Barcelona 31-III-2015, Madrid 12-XII-2014; Pamplona 9-XII-2014, Madrid 5-V-2014,  Castellón 9-V-2014).

d) Una información secreta puede tener valor competitivo, aunque su titular ya no la explote. Por ejemplo, el código fuente secreto de un programa de ordenador que una empresa utilizaba el año anterior y que ha sido sustituido este año por una versión mejorada y que, por tanto, ya no explota, puede proporcionarle aún una venta competitiva frente a quienes la ignoran. Al respecto, basta advertir que, conocerlo, puede permitir que los competidores desarrollen un producto en competencia con el que el titular comercializa con el nuevo código fuente o facilitarles la obtención de este último a través de ingeniería inversa.

Pero también es posible que, con el tiempo, la información que el titular ya no utiliza, aunque secreta, deje de proporcionarle ventaja alguna. Así puede suceder, por ejemplo, cuando los productos o servicios que los terceros puedan desarrollar o prestar con ella ya no compiten en modo alguno con los de su titular. Que eventualmente el titular acaso podría sacar algún provecho a través de una hipotética licencia no es, a nuestro juicio, razón bastante para afirmar que ésta posee aún valor empresarial siquiera potencial a los efectos de la LES. Lo contrario supondría otorgar a su titular un derecho sin límite a impedir que terceros puedan usar la información, con independencia de que no la esté utilizando y pese a que su uso no le cause perjuicio alguno (v. con esta idea, C. A. Hrdy y M. A. Lemley, ob. cit., pp. 66 a 70).

e) Nuestra literatura ha destacado comúnmente, que para que una información pueda constituir un secreto empresarial es preciso que exista un interés objetivo y legítimo en mantenerla en secreto (v. J. A. Gómez Segade, El Secreto industrial…, ob. cit., pp. 238-249 e ídem, «Secreto industrial», ob. cit., p. 6085, E. Galán, «Supuestos de competencia desleal…», p. 94 e I. Farrando, ob. cit., pp. 130-131). Yo he defendido, en cambio, que ese requisito no era exigible, pero al tiempo advertí que las informaciones relacionadas con irregularidades o actividades ilegales (ad ex. conductas delictivas, infracciones civiles, administrativas o financieras) eran, entre otras, informaciones cuya divulgación, bajo determinadas circunstancias, debía entenderse justificada por razones de interés público y, por tanto, no constituía una violación de secretos empresariales (v. A. Suñol, ob. cit. pp. 442 a 449). Esta es la aproximación que ha acogido la Directiva y la LES como claramente demuestra el que hayan incluido la obtención, explotación y divulgación de esta clase de información entre los supuestos en los que no proceden las acciones y medidas previstas en ellas y, por tanto, cuya violación se excepciona [art. 2.3. letra b) LES y art. 5 letra b) de la Directiva).

Y es que, en efecto y como acertó a advertir el leasing case inglés en esta materia, el deber de secreto no abarca la obligación de silenciar actuaciones ilegales v. Partido v. Otra, 3 Jura (NS) 39 (1856); 26 LJ Ch. 113 (1856)] y, en coherencia con este entendimiento, los tribunales han estimado lícita la revelación, por quienes estaban sometidos a un deber de reserva, de actuaciones ilícitas tales como prácticas contrarias a la normativa reguladora de la libre competencia (v. Inicial Cervices Ltd. v. Pueril, Al ER 145, [1968] QB 396, [1967] 3 WRL 1032, que resuelve en este sentido un caso de revelación de prácticas contrarias a la Restrictiva Trade Practicas Acto), operaciones bursátiles contrarias a la normativa reguladora del mercado de valores (v. Partido v. Otra cit. supra, en la que se entendió que la revelación por parte de un trabajador de una firma de bróker de las prácticas irregulares que realizaban sus principales en perjuicio de sus clientes no podían entenderse cubierto por su deber de secreto), la fabricación de productos defectuosos (v. Lion Laboratorios Ltd. v. Evans, [1984] 1 Al ER 417, [1985] QB 526, [1984] 3 WLR 539, que consideró que el deber de confidencialidad no comprendía la información que daba cuenta de los graves defectos de medición que tenía un aparato diseñado para determinar el grado de alcoholemia de los conductores de vehículos). De hecho, existen múltiples normas que obligan a poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos o conductas delictivas o que pudieran constituir una infracción de la normativa correspondiente (v. idea. arts. 259 y ss. Alecrín., art. 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, art. 114 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, artículo 16.1 y 2 del Reglamento (UE) n.º 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014) y que además protegen a quienes lo hagan (v. entre las más recientes, Directiva (UE) 2019/1937 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión). Cuestión distinta es que atendido que según la Directiva y la LES esta clase de divulgaciones se justifican y toleran por razón de su interés público, el modo en el que se lleva a cabo la revelación y, especialmente, la persona u organismo escogido para realizarla son factores que, a nuestro juicio, han de tomarse en consideración a estos efectos (v. A. Suñol, ob. cit. pp. 445 a 449).

f) Supongan que una empresa tiene una escasez temporal de efectivo o flujo de caja. Si esa información se divulgase, los competidores podrían aprovecharla para, por ejemplo, realizar descuentos masivos a sus clientes, lo cual la situaría en desventaja competitiva frente a éstos. Del mismo modo, si se revelase un informe que refleja que la empresa trata de forma despiadada a sus trabajadores o incluso sus clientes, los competidores podrían usarla para dañar su reputación. Se trata, no obstante, en ambos casos, de informaciones que no tiene un valor (positivo) per se para su titular; esto es: no le proporcionan una ventaja competitiva frente a quienes la ignoran. Por el contrario, su valor estriba únicamente en su potencial valor negativo o, si se prefiere, en que su divulgación puede perjudicarle o dañar su reputación. Por ello, no parece que estén comprendidas en la noción de secreto empresarial.


Foto: Acuarela Isabel Lucea

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