Por Juan José Marín

 

La sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 2017, Nintendo

La norma

El Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II), establece la regla general de que la ley aplicable a una obligación extracontractual que se deriva de un hecho dañoso es la del lugar donde se produce el daño (lex loci damni), independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del daño en cuestión (artículo 4.1). Esta regla general va acompañada de otras especiales, una de ellas en materia de propiedad intelectual, entendida esta expresión en el sentido amplio a que se refiere el artículo 2.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con la Declaración 2005/295/CE de la Comisión, de 13 de abril de 2005, conforme a la cual hay que entender comprendidos bajo el término «propiedad intelectual» los derechos de autor, los derechos afines a los derechos de autor, el derecho sui generis del fabricante de las bases de datos, los derechos de los creadores de las topografías de los productos semiconductores, los derechos conferidos por las marcas registrados, los derechos de los dibujos y modelos, los derechos de patentes, incluidos los derechos derivados de los certificados complementarios de protección, las indicaciones geográficas, los derechos de modelo de utilidad, los derechos relativos a las obtenciones vegetales y, siempre que estén protegidos como derechos exclusivos de propiedad en la legislación nacional pertinente, los nombres comerciales.

La regla especial sobre ley aplicable a la obligación extracontractual por infracción de un derecho de propiedad intelectual, contemplada en el artículo 8 del Reglamento Roma II, presenta, a su vez, una doble vertiente: la ley aplicable es, en principio, «la del país para cuyo territorio se reclama la protección» (artículo 8.1); sin embargo, si el derecho infringido es un derecho de propiedad intelectual «comunitario de carácter unitario» (p.ej., una marca de la Unión Europea o un dibujo o modelo comunitario), entonces la ley aplicable es «la del país en el que se haya cometido la infracción», aunque solo si la cuestión no está regulada por el respectivo instrumento comunitario (artículo 8.2).  La sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, clarifica el alcance de este artículo 8.2 en relación con la infracción transfronteriza y multiterritorial de los derechos sobre un modelo o dibujo comunitario.

Los hechos

La sociedad BigBen France fabrica mandos a distancia y otros accesorios compatibles con la consola de videojuegos Wii de Nintendo y los vende directamente mediante su sitio de Internet a consumidores situados, en particular, en Francia, Bélgica y Luxemburgo y a su filial, BigBen Alemania. Ésta revende los productos fabricados por BigBen Francia, en especial mediante su sitio de Internet, a consumidores situados en Alemania y en Austria. BigBen Alemania no dispone de stock propio de productos, sino que transmite los pedidos que recibe de los consumidores alemanes a BigBen Francia. De este modo, la entrega de los productos supuestamente infractores se lleva a cabo desde Francia. Las dos sociedades BigBen utilizan también imágenes de productos correspondientes a dibujos y modelos protegidos cuyo titular es Nintendo, incluso con fines de publicidad, en el marco de la comercialización lícita de otros productos que comercializan.

Nintendo considera que el comportamiento de las dos sociedades BigBen infringe sus derechos de propiedad intelectual sobre los dibujos y modelos comunitarios registrados en su favor, por lo que promovió contra ellas una demanda ante la Audiencia Territorial (Landgericht) de Düsseldorf. El asunto acaba en el TJUE, donde se plantean tres grupos de problemas:

(i) la competencia del tribunal alemán para conocer de todas las pretensiones ejercitadas por Nintendo, una calificada como principal (la cesación de la conducta infractora) y otras como conexas, así como el alcance territorial de las medidas de cesación y otras adoptadas por ese tribunal;

(ii) la posible cobertura por el límite de cita de la utilización por las sociedades BigBen en sus páginas web de la reproducción de los dibujos y modelos comunitarios propiedad de Nintendo, y

(iii) la ley aplicable a la obligación extracontractual derivada de la infracción por BigBen del derecho de propiedad intelectual de Nintento sobre sus dibujos y modelos comunitarios. Únicamente este tercer problema ocupa la atención de la presente nota.

La sentencia Nintendo

Las pretensiones afectadas por la duda planteada por el tribunal nacional al interpretar el artículo 8.2 del Reglamento Roma II son las denominadas como conexas en contraposición a la principal. La pretensión «principal» es la cesación de la conducta infractora. Las pretensiones «conexas» consisten en exigir a los demandados que entregaran a Nintendo diversa información, cuentas y documentos en poder de las demandadas; que se declarara la obligación de indemnizar a la actora; que se ordenara la destrucción y la retirada de los productos controvertidos; la publicación de la sentencia y que se reembolsaran a Nintendo los honorarios de abogados abonados por ella. La duda del tribunal alemán se refiere exclusivamente a la determinación de la ley aplicable a estas pretensiones «conexas».

El artículo 8.2 del Reglamento Roma II, que establece la aplicación de la ley del país en que se haya cometido la infracción, salva de esta regla las cuestiones «regulada[s] por el respectivo instrumento comunitario. Si la obligación extracontractual se refiere a una cuestión regulada en ese instrumento comunitario (en este caso, el Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios), entonces la ley aplicable es el propio instrumento comunitario, y no ninguna ley nacional. Por ese motivo, la primera preocupación de la sentencia Nintendo es aclarar si las pretensiones «conexas» están o no reguladas en el Reglamento 6/2002. Su respuesta es negativa: esas pretensiones «figuran» (sentencia Nintendo, apartado 92) en determinadas disposiciones del Reglamento 6/2002, pero tales disposiciones

«no regulan estas sanciones y medidas de manera autónoma, sino que remiten […] al Derecho de los Estados miembros que ellas designan, incluido su Derecho internacional privado»

(sentencia Nintendo, apartado 93). Ahora bien, como el Reglamento Roma II ha unificado las normas de conflicto de los Estados miembros en materia de ley aplicable a las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, esas normas nacionales de conflicto quedan desplazadas por las previsiones de Roma II. Por tanto, la enseñanza que se extrae de la sentencia Nintendo es que,

en relación con los derechos de propiedad intelectual que cuentan con una regulación comunitaria de carácter unitario, debe entenderse que una cuestión o materia está regulada por el propio instrumento comunitario cuando el instrumento de que se trate contiene una regulación sustantiva autónoma -y unitaria- de dicha cuestión o materia. Si ese instrumento alude, menciona o se refiere a una cuestión o materia, pero no la regula de modo autónomo -en particular, por ejemplo, si remite esa regulación al Derecho estatal-, ha de concluirse que esa cuestión o materia no está regulada por el instrumento comunitario.

El anterior razonamiento conduce de lleno a la determinación de

cuál es «el país en el que se haya cometido la infracción»,

cuya ley resulta ser la ley aplicable, en aquellos supuestos en que, como el que nos ocupa, la demandante reprocha varias infracciones que tuvieron lugar en diferentes Estados de la Unión. El parecer del TJUE se puede sintetizar, de manera esquemática, en estas cuatro afirmaciones:

Primera. El concepto de «país en el que se haya cometido la infracción» del artículo 8.2 del Reglamento Roma II debe ser objeto de una interpretación «autónoma y uniforme» en el Derecho de la Unión Europea (sentencia Nintendo, apartado 94).

Segunda. Puesto que el artículo 8.2 del Reglamento Roma II establece un criterio de conexión específico que difiere del general del artículo 4.1 de ese mismo Reglamento, el criterio de «país en el que se haya cometido la infracción» previsto por el primero de ellos debe considerarse como distinto del criterio del país «donde se produce el daño» mencionado por el segundo. Por tanto, el concepto «país en el que se haya cometido la infracción» del artículo 8.2 del Reglamento Roma II «se refiere al país en que se encuentra el lugar en que se ha producido el hecho generador del daño, esto es, aquel en cuyo territorio se ha cometido el acto de infracción» (sentencia Nintendo, apartado 98).

Tercera. Existe un problema de identificación del territorio donde se ha cometido la infracción cuando hay -lo que suele ser frecuente en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual- una pluralidad de actos infractores cometidos, además, en distintos Estados miembros, sea mediante Internet o de otra manera. Esta situación «hace poco previsible la determinación de la ley material aplicable a las cuestiones que no están reguladas de manera autónoma por el instrumento de la Unión pertinente» (sentencia Nintendo, apartado 101), algo que pugna con la previsibilidad de la ley aplicable que persigue el Reglamento Roma II como integrante del principio de seguridad jurídica.

Cuarta. Por tanto, cuando hay una pluralidad de actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual cometida en el territorio de varios Estados de la Unión, «para identificar el hecho generador del daño no es necesario referirse a cada acto de infracción reprochado, sino apreciar de manera global el comportamiento de dicho demandado a efectos de determinar el lugar en que se cometió o pudo cometerse el acto de infracción inicial, que se halla en el origen del comportamiento reprochado» (sentencia Nintendo, apartado 104). Es decir: los varios actos de infracción cometidos en distintos territorios no conducen a una pluralidad de criterios de conexión de la ley aplicable ex artículo 8.2 del Reglamento Roma II, uno para cada acto, sino a un (sentencia Nintendo, apartado 103).

«criterio de conexión único vinculado al lugar en que se cometió o pudo cometerse la infracción que se encuentra en el origen de varios actos reprochados a un demandado»

En las cuatro reglas anteriores se resume el

núcleo de la doctrina de la sentencia Nintendo,

necesitada sin duda de precisiones ulteriores. El TJUE se esfuerza por proyectar su aplicación al caso concreto planteado por el tribunal nacional en los siguientes términos:

1. Cuando la infracción de los derechos protegidos por un dibujo o modelo comunitario consiste en haber ofrecido a la venta, sin el consentimiento de su titular, productos que supuestamente infringen esos derechos, mediante un sitio de Internet al que pueden acceder consumidores situados en Estados miembros distintos de aquel en el que está establecido el autor de la infracción,

«el hecho generador del daño consiste en el comportamiento del operador de ofrecer en venta productos supuestamente infractores, en particular mediante la publicación de una oferta de venta en su sitio de Internet».

En tal caso, el hecho generador del daño que determina la ley aplicable es el

«lugar en que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta de venta por parte de dicho operador en el sitio de su propiedad»

(sentencia Nintendo, apartado 108).

2. Cuando la infracción consiste en transportar a un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el infractor productos que supuestamente infringen derechos protegidos por un dibujo o un modelo comunitario mediante una empresa tercera, se reitera que la identificación del lugar donde se produce el hecho generador del daño no exige referirse a cada acto de infracción individual reprochado al demandado,

«sino apreciar de manera global el comportamiento de dicho demandado, a efectos de determinar el lugar en el que éste cometió o pudo cometer el acto de infracción inicial, que está en el origen del comportamiento reprochado»

(sentencia Nintendo, apartado 109).

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