Por Aurea Suñol
Comentario a la sentencia de Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2020
Introducción
El derecho sobre el diseño industrial es terreno resbaladizo. Desde que se promulgó la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (en adelante, “la Directiva”) y el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante “RDMC”) las cuestiones prejudiciales que se han elevado al TJUE han sido escasas y, en su mayoría, relativamente recientes.
En concreto, y salvo error- posible- por mi parte- se han interpuesto 14, de las cuales 3 están pendientes de resolver (v. 4-III-2020, asunto C-123/20, 8-IX-2020, asunto C-421/20, 2-X-2019 asunto C-728/19). De las 11 ya resueltas, dos versan sobre la acumulación de protección entre derecho de autor y diseño (v. SSTJUE 12-IX-2019, asunto C‑683/17, 27-I-2011, asunto C‑168/09), tres sobre cuestiones procesales (v. SSTUE 21-XI-2019, asunto C‑678/18, 13-VII-2017, asunto C‑433/16, 27-IX-2017, asuntos acumulados C‑24/16 y C‑25/16, 22-VI-2016 asunto C‑419/15) y una sobre un aspecto colateral (v. STUE 2-VII-2009, asunto C‑32/08). Cuatro son, por tanto, las únicas cuestiones prejudiciales que resuelven aspectos sustantivos (v. SSTJUE 8-III-2018, asunto C-395/16, 20-XII-2017, asuntos acumulados C‑397/16 y C‑435/16, 13-II-2014, asunto C‑479/12,y16-II-2012, asunto C‑488/10), pero ninguna de ellas aborda aspectos relacionados con los requisitos sustantivos necesarios para acceder a la protección que brinda el diseño industrial e, indirectamente, al alcance de esa protección. El TJUE tan sólo ha tenido ocasión de examinarlos en tres ocasiones al resolver recursos de casación y, además, de forma sucinta (v. SSTJUE 21-IX-2017, asuntos acumulados C‑361/15 P y C‑405/15 P, 18-X-2012, asuntos acumulados C‑101/11 P y C‑102/11 P, 20-X-2011, asunto C‑281/10 P).
El grueso de la interpretación y, por ende, armonización de, entre otros extremos, la noción de “usuario informado” y las pautas para determinar “la impresión general que en él producen los diseños” teniendo en cuenta el “grado de libertad del autor” ha venido, pues, de la pluma del Tribunal General a través de la resolución de los recursos interpuestos contra las decisiones de la EUIPO. Y son éstos aspectos cruciales tanto para apreciar el carácter singular de un diseño, que es requisito exigido para merecer protección (art. 5 RDMC), como para determinar el alcance de la protección conferida (art. 10 RDMC), pues son comunes. Sin embargo, los criterios que el TG ha ofrecido al efecto han sido poco claros, oscilantes y, a veces, alejados del espíritu y antecedentes del RMC. Así lo muestran los diversos recursos de casación que se han interpuesto contra sus sentencias y que han sido rechazados una y otra vez por el TJUE por no cumplir los requisitos precisos al efecto (v. ente los últimos, ATJUE 6-X-2020, asunto C-284/20 P, 3-IX-2020, asunto C‑200/20 P, 24-X-2019, asunto C‑614/19 P, 19-VI-2019, asunto C‑821/18 P).
Con esos antecedentes, no es de extrañar que la cuestión de fondo que tuvo que resolver el Tribunal Supremo en la sentencia de 16 de octubre de 2020 objeto de este comentario sea especialmente escurridiza, centrada, como lo está, en el concepto de “usuario informado” y en la apreciación de la impresión que éste le causan los diseños enfrentados. Como tampoco puede sorprender que mi opinión sobre su resolución que, como verán, diverge de la suya, lo sea también. Están avisados.
Antecedentes del caso
Electrodomésticos Jata S.A. ejercitó acciones por infracción de modelo comunitario y, acumuladamente, por competencia desleal contra Electrodomésticos Taurus S.L. Para fundamentar las primeras alegó que el diseño de la plancha de asar modelo Galexia Elegance que ésta fabricaba y comercializaba infringía el modelo comunitario registrado n.º 000.876.065-001 titularidad de la empresa Patent 2000, S.L. y del que es licenciataria exclusiva, pues era una mera copia de éste. Para respaldar las acciones de competencia desleal argumentó que la lámina protectora que recubría la plancha de asar de la demandada, reproducía, de forma prácticamente idéntica, la que ella utilizaba en la suya, lo cual generaba confusión al consumidor sobre el origen empresarial de la plancha de la demandada (artículo 6 LCD) y aprovechaba indebidamente la reputación que había alcanzado la suya (artículo 12 LCD).
El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda. La actora apeló y la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en adelante “TMUE”), estimó parcialmente el recurso y apreció la infracción del modelo comunitario.
Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación los cuales fueron desestimados por la Sentencia de Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2020, objeto de este comentario.
Razonamiento del Tribunal Supremo
El único motivo de casación, que es el que nos interesa considerar, denunciaba la infracción del art. 10 del RDMC, que determina el alcance de la protección conferida a un dibujo o modelo registrado. Para sustentar su alegato, la recurrente esgrimió dos razones estrechamente vinculadas: el tribunal a quo asumió la posición de “usuario informado” y, además, no determinó la impresión general que en verdad causaban en éste los diseños confrontados al sustituirla por la suya propia.
Respecto de la primera razón, el Tribunal Supremo consideró que cuando de diseños de productos de consumo generalizado se trata, como, a su juicio, era en el caso de los productos objeto de litigio, no es relevante identificar quién es el usuario informado, pues al no requerir, su examen externo, especiales conocimientos técnicos no hay inconveniente en que el juez o tribunal se coloque en la posición de aquél.
Por lo que hace a la segunda de las razones aducidas, el TS estimó que la sentencia del TMUE había seguido adecuadamente las reglas que guían la apreciación de la impresión general que los diseños en liza provocan en el usuario informado para concluir, certeramente, que aquélla era coincidente y, por tanto, que el diseño de la demandada infringía el modelo comunitario de la actora. Y ello, habida cuenta de que había advertido que existen muchas variantes de planchas que podían otorgar singularidad a los diseños (distintas dimensiones, distintas formas geométricas con o sin asas, con o sin patas, con o sin recogedor de grasas, con o sin tapadera, etc.) y, ello no obstante, que entre los diseños enfrentados mediaban importantísimas similitudes (cuerpo rectangular con bordes curvos; pequeño sumidero en la parte izquierda; resistencia en forma de M en la parte inferior; apoyatura en cuatro patas con entalladura redondeada; recoge-grasas cuadrado con asa; orificio lateral para la conexión eléctrica) y, en cambio, la diferencias (marca y color) era irrelevantes.
Comentario
Del tenor artículo 10 del RDMC se sigue que un diseño infringe un dibujo o modelo cuando no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la que le causa el registrado, para la cual ha de tenerse en cuenta el grado de que disponía el autor al crearlo.
Como hemos visto, en la sentencia que comentamos dos fueron los aspectos controvertidos: la identificación del “usuario informado” y la determinación de la impresión que éste le causan los diseños enfrentados.
El usuario informado
El usuario informado es naturalmente una ficción legal. Como lo es también el consumidor medio que se usa como referente en sede marcaria o el experto en la materia en el sistema de patentes. Se diría, por tanto, que cualquier esfuerzo dirigido a identificar quién es el usuario informado en el caso considerando es estéril. Las opiniones de personas que presumiblemente encajan con ese perfil no son necesarias. Menos aún los informes emitidos por peritos expertos en el sector de los productos considerados. El único que puede ponerse en su piel es el juez y juzgar a través de sus ojos. Esta parece ser, creo, la idea que veladamente late tras la conclusión alcanzada por el TS en la sentencia comentada según la cual el juez puede asumir la posición del usuario informado. Al menos, para diseños de productos de consumo habitual.
El problema, sin embargo, esa que esa tesis, aunque razonable, a mi juicio no encaja bien con la noción “usuario informado” que ha establecido la jurisprudencia comunitaria. Ni tampoco con la obligación que impone el artículo 10 RDMC de tener en cuenta el grado de libertad de que dispone el autor para confeccionar el dibujo o modelo eventualmente infringido.
i) La noción de “usuario informado” según el Tribunal General. Como recuerda la sentencia comentada ni la Directiva ni el RMDC definen el concepto de “usuario informado”. Quien ha determinado el grueso de su significado ha sido en verdad el Tribunal General especialmente, aunque no solo, en las sentencias de 18-III-2010, asunto T‑9/07 (en adelante, “Grupo Promer”) y de 22-VI-2010, asunto T‑153/08 (en adelante “Shenzhen” no publicada), que fueron las primeras en abordar esa noción. El TJUE simplemente ha refrendado su doctrina añadiendo algunas precisiones o matices (v. STJUE 20-X-2011, asunto C‑281/10 P, en adelante, “Pepsico”, que resolvió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia “Grupo Promer” y, posteriormente, SSTJUE 18-X-2012, asuntos acumulados C‑101/11 P y C‑102/11 P y 21-IX-2017, asuntos acumulados C‑361/15 P y C‑405/15 P). Para desentrañar el sentido del concepto de “usuario informado” el TG ha escindido (añadimos, artificialmente), los dos términos que lo componen; “usuario” de un lado y el adjetivo “informado” por otro.
Bajo el primer aspecto, la condición de “usuario informado” requiere ante todo y según el TG “que la persona de que se trata utilice el producto en el que se haya incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado este mismo producto” (v. ad ex entre las últimas, STG 6-VI-2019, asunto T‑209/18, 6-VI-2019, asunto T‑192/18). A su juicio, por tanto, el usuario relevante a estos efectos es el usuario final del producto, si bien en alguna ocasión ha admitido la posibilidad de considerar también al comprador profesional (v. ad ex. SSTG 13-VI-2019 asunto T‑74/189 y 14-X-2011, asunto T-68/10).
Ciertamente, un examen atento de los antecedentes legislativos muestra que esa aproximación es incorrecta. Con esa expresión el legislador europeo no quiso circunscribir al “usuario informado” en el usuario final del producto, que en determinados sectores puede ser irrelevante, sino en el adquirente o distribuidor del producto (Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, Comisión Europea, 11 I/F/5131/91-ES, Bruselas, Junio 1991). No obstante, ese es requisito que el TG exige. Y el TMUE avaló esta exigencia en el caso comentado, pues achacó al perito de la demandada no tener la condición de “usuario” del producto y, por esa razón, descartó que su opinión reflejase la impresión del “usuario informado”.
Pero lo más relevante es que esa incorrecta delimitación ha conducido al TG a encarnar al usuario informado en diferentes personas; es decir; ha identificado más de un usuario relevante en el caso concreto (v. ad ex. SSTG “Grupo Promer”), lo cual ha sido bendecido por el TJUE (v. STJUE “Pepsico”). Es incierto si el TJUE corregirá esa aproximación como, creo, debiera. Si el “usuario informado” es, como paradójicamente ha advertido alguna vez el propio TG, una ficción legal es obvio que, como tal, no puede encarnase en personas concretas. No obstante, hoy por hoy, convendrán que ésta se compadece mal con la tesis según la cual el juez puede arrogarse la condición de usuario informado sin necesidad de identificarlo.
Respecto a sobre qué ha de estar “informado” el usuario, el TG ha establecido que
“sin ser necesariamente un experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata y dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos. Y, además, que por razón de su interés por los productos de que se trata, “presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos” (v. ad ex. STG “Shenzhen” y, siguiéndole, SSTJUE “Pepsico” y 21-IX-2017, asuntos acumulados C‑361/15 P y C‑405/15 P, y entre las sentencias del TG más recientes que lo reiteran SSTG 6-VI-2019, asunto T‑209/18, 13-VI-2019, asunto T‑74/18).
De estos rasgos imprecisos sobre el acervo de conocimientos que el usuario informado ha de tener se sigue, a mi juicio, al menos una idea clara: que el diseño de que se trate lo sea de productos de uso común no convierte al mundo entero en usuario informado de ese producto. Si así fuera éste sería tanto como consumidor medio, lo cual, como recuerda la propia sentencia, ha sido expresamente descartado, esta vez sí, por el TJUE, que ha señalado que el usuario informado es “un concepto intermedio” entre el consumidor medio aplicable en materia de marcas y el experto en la materia propio del sistema de patentes (v. STJUE “Pepsico” y SSTJUE 21-IX-2017, asuntos acumulados C‑361/15 P y C‑405/15 P, 18-X-2012, asuntos acumulados C‑101/11 P y C‑102/11 P y STG 6-VI-2019, asunto T‑209/18, asunto T‑209/18, 6-VI-2019). La información de que dispone el usuario informado sobre los diseños de esos productos usuales es, pues, más vasta de que la que tiene cualquier un usuario.
Con el debido respeto, ignoro qué conocimientos tiene de sus Señorías sobre planchas de asar eléctricas; los míos, les confieso, son nulos. Pero para hacer las veces de usuario informado ha de estar, como hemos visto, al tanto del acervo de diseños existentes en ese sector y conocer sus características comunes. Y, además, según el TG, estar dotado de una vigilancia especial y ser especialmente sensible al diseño y a la estética de los productos de que se trate (v. ad ex. entre las últimas, STG 6-VI-2019, asunto T‑209/18, asunto T‑209/18, 6-VI-2019, asunto T‑192/18, 13-VI-2019 asunto T‑74/18 y STJUE “Pepsico”). Si no es el caso, necesariamente han de ser las partes quienes le proporcionen esa información. Como con acierto advirtió la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia de 11-V-2005, aunque en un sector ciertamente más técnico (los perfiles metálicos que constituyen la estructura interna de mamparas) para descartar un informe aportado por la parte:
“Dª. Ana no manifestó en momento alguno una vinculación con el concreto sector industrial al que pertenecen los productos en cuestión que incorporan los diseños. Se trata, por ello, de la opinión de una persona ajena al sector relevante, cuya capacitación para decidir si los diseños producen o no una impresión general distinta no tiene más apoyo que la percepción visual de un profano en la materia, coincidente, en este sentido, con la que puede tener el Juez o Tribunal que enjuicie la acción de violación”.
No es de extrañar, por ello, que diversos pronunciamientos hayan otorgado a los informes periciales un importante valor probatorio, incluso en productos que el TS consideraría, quizás, escasamente sofisticados desde una óptica técnica. Así lo prueban, por ejemplo, los siguientes pasajes en los que se enjuiciaba respectivamente el diseño de unos azulejos y el de unas figuras decorativas de cerámica:
“Dada la disparidad de ambos informes periciales de parte en este aspecto trascendental para la resolución del litigio, hubiera sido conveniente la práctica de una tercera pericia dirimente designado judicialmente (v. SAP Castellón 13-III-2017 (ECLI: ES:APCS:2017:423)
La parte actora, que solicita la nulidad de los diseños industriales de los demandados, deberá acreditar que no concurre en estos el carácter singular tal como ha quedado caracterizado. Deberá aportar ante todo la opinión de un usuario informado. Falta, repetimos, la prueba de la impresión general del usuario informado desfavorable al carácter singular de los diseños cuya nulidad se pide (v SAP Barcelona 23-IX-2014).
ii) El grado de libertad del autor. Para determinar la impresión que los diseños enfrentados causan en el usuario informado el artículo 10 RMDC obliga a tener en cuenta el grado de libertad de que dispuso el autor al confeccionarlo. Y las únicas constricciones que el TG considera relevantes al efecto son las vinculadas a las características impuestas por la función técnica del producto o, de alguno de sus elementos, y a las prescripciones legales que le son aplicables (v. entre otras (v. SSTG “Grupo Promer” y “Shenzhen “y 6-VI-2019, asunto T‑209/18, 13-VI-2019 asunto T‑74/18. De pasada, también STJUE “Pepsico”).
Siendo ello así, por más que la jurisprudencia comunitaria se empeñe en prevenirnos de que el usuario informado no puede equiparse a un experto en la materia, digo yo que tendrá que estar al abrigo de algún conocimiento técnico para poder advertirlas. Lo mismo, pues, el juzgador para poder asumir su posición. El propio TS acepta, en la sentencia comentada, que tratándose de diseños de productos “sofisticados” que requieran especiales conocimientos técnicos el juez no puede comprobar personalmente la impresión que éstos causan en el usuario informado. No así, en cambio, a su juicio, cuando los diseños de consumo generalizado. Una de dos: o el usuario informado es siempre una ficción legal y, por ende, el juez es quien debe ponerse en su piel o no lo es nunca. No puede serlo unas veces sí y otras no en función del tipo de producto de que se trate.
Pero es que además que el producto sea de uso común (si acaso una plancha eléctrica puede considerase así) no implica necesariamente que todos estemos al tanto de los componentes técnicos que determinan su función. Por lo pronto y por centrarnos en el caso enjuiciado en la sentencia comentada, la empresa 2000 S.L., que es quien licenció el diseño en cuestión a la actora, es titular de al menos 6 modelos de utilidad sobre planchas de asar eléctricas. Y en el momento que fueron concedidos cinco de ellos, que ya han caducado (ES1060669U, ES1062430U ES 1066729 U, ES 1066315 U, ES1068953 U), esta modalidad de propiedad industrial tan sólo podía tener por objeto invenciones de producto, no de procedimiento, al estar constreñidas a “invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación” (v. artículo 143 de la antigua Ley de patentes). Algún tipo complejidad técnica entrañan, pues, las planchas de asar eléctricas, como seguidamente veremos y tal vez un perito nos podría desvelar.
No me parecen, por tanto, tan desacertados los pronunciamientos que han considerado que los informes periciales pueden ser útiles si reflejan la opinión del usuario informado, pues el perito “si bien el perito no es propia o exactamente el usuario informado que ha de servir de referente, se aproxima a este patrón” (v. ad ex. SAP Barcelona 5-II-2008). De hecho, en algunos pronunciamientos que, al igual que el TS, han considerado que, tratándose de productos de uso común, el juzgador puede asumir la condición de usuario informado, han acabado a la postre basándose en la opinión de los expertos para fundamentar su fallo. Sirva como ejemplo la SAP Madrid 26-11-2015, que pese a realizar esa advertencia finalmente se sustentó en el informe del perito, como a las claras muestra el siguiente pasaje
(…) Pues bien, este tribunal, al igual que lo hizo el juzgador de la instancia precedente, comparte el punto de vista expresado por el perito Don. Pio en el sentido de que, partiendo de que es irrelevante la coincidencia de tres elementos cuya presencia resulta técnicamente obligada para que el conjunto desarrolle una función de palanca de segundo género (…)
El propio TMUE advirtió, en el caso que comentamos, que el informe pericial aportado por la parte podía ser valorado “en cuanto a los datos técnicos que contiene”.
La impresión general que los diseños producen en el usuario informado
En la sentencia objeto de esta entrada el Tribunal Supremo consideró que el TMUE había seguido adecuadamente los criterios que gobiernan la apreciación de la impresión que provocan los diseños en litigio en el usuario informado. Y así, y en apretado resumen, identificó, en primer lugar, los elementos más destacados del modelo comunitario, advirtió, seguidamente, que el grado de libertad en los diseños de planchas de asar eléctricas era muy amplio y, a la vista de las importantes coincidencias que presentaban ambos diseños, concluyó que causaban la misma impresión general en el usuario informado y, por tanto, que el diseño de la demandada infringía el modelo comunitario.
Desde el respeto que, sin duda, merece la opinión del TS, no estoy segura de esa conclusión.
La comparación de las impresiones generales que los dibujos o modelos enfrentados producen en el usuario informado debe ser, de entrada y según el TG “sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y de diferencias” (v. ad ex. SSTG 6-VI-2019, asunto T‑209/18, STG 13-VI-2019 asunto T‑74/18, 18-VII-2018, asunto T‑57/16). Aunque es cierto que, en la práctica el propio TG contraria su declaración de principio examinando al detalle todos los elementos de diferencia y de similitud entre los modelos en conflicto (v. ad ex. STG 6-VI-2019, asunto T‑209/18).
Ahora bien, de esa comparación hay que descontar las características técnicas de la apariencia del producto o de una parte del producto que están excluidas de la protección; esto es: las dictadas exclusivamente por su función técnica [v. art. 8 RDMC en relación con el art. 3 a) RDMC]. No es ésta, ciertamente una cuestión pacífica, pero así lo ha advertido el TG en un pronunciamiento reciente (v. STG 13-VI-2019 asunto T‑74/18). No podemos detenernos en esta entrada a analizar con detenimiento cuándo ha de entenderse que una característica de la apariencia del producto está dictada exclusivamente por su función técnica. Baste señalar que el TJUE ha establecido al efecto el denominado test “de la irrelevancia de consideraciones estéticas”. De acuerdo con él, aquéllas merecen esa calificación cuando la necesidad de cumplir una función técnica del producto ha sido el único factor que ha determinado su elección por parte del creador y, por ende, otras consideraciones tales como las visuales no han desempeñado papel alguno. Y ello, con independencia de que existan dibujos o modelos alternativos que permitan realizar esa misma función (v. STJUE 8-II-2018, asunto C- 395/16).
Carezco de los conocimientos técnicos precisos para determinar qué características de la apariencia de la plancha de asar eléctrica o de alguno de sus componentes han de considerarse que fueron elegidos solamente por razón de la función técnica que desempeñan. Pero desde mi visión profana, por lo pronto, la forma de la resistencia (forma de M) es característica que el TMUE no debiera haber tomado en consideración al realizar el juicio comparativo entre los diseños enfrentados. Es evidente que en la elección de su forma el aspecto visual no ha tenido relevancia alguna. La propia actora señala en su página web que ésta “asegura que el calor se reparta de manera uniforme por toda la superficie” y fue elemento reivindicado en el modelo de utilidad ES 1066315 U ya caducado (v. reivindicación 1 a: “la resistencia eléctrica (R) presenta configuración lineal serpenteante y se dispone sobre la bandeja (2) y bajo la placa de asar (1) ocupando toda o la mayor parte de su superficie útil con sus tramos separados unas distancias (d) mínimas tanto entre sí como de los bordes en orden a lograr una distribución uniforme del calor en toda la superficie de la placa de asar”) y en el modelo y ES 1066729 U. Que existan formas alternativas para alcanzar el mismo resultado, como hemos visto, para el TJUE es irrelevante. Y me pregunto si no podría decirse lo propio de cuatro de las características de los otros seis componentes del producto en las que el TMUE apreció similitudes entre ambos diseños; esto es: el recoge salsas cuadrado con asa, el pequeño sumidero en la parte izquierda, el orificio lateral para la conexión eléctrica y la apoyatura en cuatro patas. Basta echar un vistazo rápido a las reivindicaciones de los modelos de utilidad ES1062430U y especialmente las del modelo ES1060669U, modelos, insistimos, que curiosamente han caducado (v. ad ex. plancha de asar eléctrica caracterizada porque: “la placa de vitrocerámica (1) cubriendo superiormente al recipiente (2) y dotada de una bandeja recoge salsas (5) dispuesta lateralmente; “una bandeja recoge salsas es de quita y pon”; “el recipiente (2) dispone sendos bloques (3) que definen las patas del material aislante”; “en uno de dichos bloques (3) o patas (31) se disponen enchufe, mandos e indicadores de funcionamiento; “la(s) resistencia(s) eléctrica(s) (7) van dispuestas en, al menos, dos apoyos (21); “dotada de un canal (4) periférico en su superficie superior (S) con una conducción (9) que desemboca en una bandeja recoge salsas (5); “ la citada conducción (9) es un orificio pasante en la placa vitrocerámica (1), etc. ). Lo sorprendente es que la demandada no formulase reconvención alegando la nulidad total o parcial del diseño [v. art. 24 y 25 1 c) y 25. 6 RDMC]
Pero aun cuando se entendiera que el juez no debe filtrar las características de la apariencia del producto que están dictadas exclusivamente por su función técnica al determinar la eventual infracción del modelo controvertido o, alternativamente, que las referidas no pueden calificarse como tales, en algo, creo, podemos convenir: su inclusión en las planchas de asar eléctricas responde a consideraciones funcionales o técnicas. La sentencia comentada no tuvo en cuenta este aspecto al determinar el grado de libertad del autor del diseño. Razón por la cual, a mi parecer, el enjuiciamiento de la impresión que los diseños enfrentados causan en el usuario informado que se realizó en ella quizás no fue adecuada. En efecto, el TMUE consideró y el TS aceptó que el grado de libertad del autor era amplio porque existen muchos diseños de planchas de asar eléctricas. A mi juicio, sin embargo, de la existencia de un amplio abanico de diseños de planchas eléctricas no sigue que el diseñador tuviera un amplio margen de libertad al confeccionarlas. Es posible que existan muchas variantes porque están diseñadas para desempeñar tareas diferentes. Por ejemplo, la sentencia advierte que existen planchas con y sin asas, con o sin patas, con y sin tapadera. Pero esa elección (el asa, las patas, la tapadera) no creo que obedezca a consideraciones caprichosas o estéticas. Lo mismo sucede con el recoge-grasas, el sumidero, el orificio para ubicar el cable y, quizás, la apoyatura en cuatro patas. Son elementos que se incorporan porque desempeñan una función y están constreñidos por consideraciones de orden técnico. La cuestión, y soy consciente de que no es evidente que la jurisprudencia comunitaria lo respalde, es de qué grado de libertad disponía del autor del modelo controvertido en la forma y/o ubicación de cada uno de esos componentes. Pues, como recuerda el TMUE en caso que examinamos, “cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en el usuario informado. Y a la inversa” (v. ad ex. SSTG 13-VI-2019 asunto T‑74/18 24-IX-2019, asunto T‑219/18, 6-VI-2019, asunto T‑209/18, STG 18-VII-2018, asunto T‑57/16]. Y esclarecido este extremo, para lo cual, obvio es decirlo, es preciso un informe pericial, utilizarlo para apoyar o, a contrario, matizar la conclusión a que se llegó respecto de la impresión general que los diseños en litigio producían el usuario informado.
Imagen: Isabel Lucea
