Por Aurea Suñol

Introducción

Con el nomen “adquirente indirecto” de secretos empresariales aludimos aquellos sujetos que los han obtenido de quien a su vez lo adquirió o comunicó ilícitamente

[v. amplius para su tratamiento, A. Suñol. El secreto empresarial. Un estudio sobre el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleall. Civitas-Thomson, 1999, y conforme aunque sin cita G. Corona, “Artículo 13. Violación de secretos” en Comentarios a la ley de competencia desleal, Bercovitz (dir.), 2011, ídem, “Tipos de deslealtad en materia de secretos empresariales” en Estudios de derecho mercantil en homenaje al profesor José María Muñoz Planas, Piñoleta, Irribaren (coord.), 2011].

Es el caso, por ejemplo, del tercero que adquiere el secreto a través de un espía o del empresario o principal que accede al mismo gracias a la divulgación o explotación ilícita del trabajador o colaborador que estaba sometido a un deber de mantenerlo bajo reserva (ad ex. un administrador, un consultor externo, un fabricante independiente).

La característica esencial que diferencia a las conductas que ponen en práctica estos sujetos de aquellos que acceden directa e ilícitamente al secreto (esto es, según nuestra normativa, mediante espionaje) radica en que el sujeto agente no participa activamente en la concepción, encargo o ejecución material de la adquisición del secreto pero, en todo caso, lo obtiene sabiendo de su origen ilícito. Así se sigue claramente de la contraposición que nuestro legislador hace en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD) entre el espionaje, procedimiento análogo y algunas de las conductas contenidas en el artículo 14 de la LCD como formas de acceder ilícitamente a secretos empresariales, y así parece entenderlo también el legislador comunitario, en tanto que en el artículo 4.2 letras a) y b) de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (mal traducida, por cierto, como secreto comercial y, en adelante, “la Directiva”) diferencia entre la obtención de un secreto mediante

el acceso no autorizado a, así como la apropiación o la copia no autorizadas de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, que se encuentre legítimamente bajo el control del poseedor del secreto comercial y que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir

y su acceso a través de

cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas prácticas comerciales leales”.

Esa es la razón (esto es: que el adquirente conozca el origen ilícito del secreto) que explica que, pese a que su actitud sea pasiva la ilicitud de la comunicación o, en su caso, adquisición precedente deba extenderse y afectar a la posición del tercero que accede el secreto empresarial con conocimiento de esa ilicitud, pues no en vano se sitúa, así, en una posición análoga a la del espía y, por tanto, obtiene el secreto deslealmente. Tres son al menos las razones que corroboran esta conclusión:

  • En primer término, la nota aclaratoria que contiene el artículo 39.2 del ADPIC, pues califica a esta conducta como una forma de obtener un secreto contrario a los usos comerciales honestos y, por tanto, ilícito.
  • En segundo término, el artículo 280 de nuestro Código Penal, que tipifica como delito la adquisición, divulgación y explotación de un secreto empresarial por quien, sin haber tomado parte en su descubrimiento, tuviera conocimiento de su origen ilícito.
  • Finalmente, la conclusión que acabamos de sugerir se halla plenamente confirmada por el artículo 2 b) y 4 de la Directiva que respectivamente establecen que:

La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo mediante: b) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias del caso, se considere contrario a unas prácticas comerciales leales”.

La obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas cuando una persona, en el momento de la obtención, utilización o revelación, supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había obtenido directa o indirectamente de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3.”

A su vez, el apartado 2.3 de la Directiva dispone que:

La utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán ilícitas cuando las lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, una persona respecto de la que conste que concurre alguna de las condiciones siguientes: a) haber obtenido el secreto comercial de forma ilícita; b) incumplir un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto comercial; c) incumplir una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial

Adviértase, que existe una diferencia en el tratamiento que merece la conducta del adquirente indirecto de secretos empresariales en la Directiva y en nuestra LCD. En efecto, en esta última el legislador ha concebido el acceso a secretos empresariales mediante un procedimiento análogo (que no es sino una forma de obtenerlos indirectamente; v. A. Suñol cit. supra) y su adquisición a consecuencia de alguna de las conductas que integran la inducción a la infracción contractual tipificada en el artículo 14 de la LCD como formas distintas de obtener secretos empresariales (art. 13.1 de la LCD). Y vinculado a esto último, que el acceso a un secreto empresarial merced a un sujeto que para ello incumple un deber contractual (ad ex. de reserva, lealtad) no inducida, queda comprendida en los casos de aprovechamiento de una infracción contractual no inducida establecidos en el apartado segundo del artículo 14 de la LCD. De ahí que, aunque desde una perspectiva conceptual estos supuestos queden englobados en los casos de adquisición de secretos mediante un procedimiento análogo al espionaje, formalmente el legislador los considera excluidos de esta circunstancia de deslealtad. Esta contraposición deberá corregirse en el futuro y, probablemente, modificar también el artículo 14 LCD, si acaso no se procede, como en verdad creemos que debiera hacerse, a dictar una ley específicamente destinada a la protección de los secretos empresariales a fin de trasponer la Directiva.

El grado de conocimiento del origen ilícito del secreto empresarial

El conocimiento de la previa adquisición ilícita del secreto empresarial o, como sin duda es más frecuente en la práctica, de su comunicación infringiendo un deber legal o contractual, es un requisito imprescindible para que la obtención indirecta de secretos empresariales pueda estimarse ilícita. Esta exigencia es, por lo demás, coherente con la posición adoptada por nuestro legislador frente al aprovechamiento de una infracción contractual ajena no inducida, en tanto que hace del conocimiento de esa infracción uno de los elementos de la acción típica (v. art. 14.2 de la LCD) y acorde con el tratamiento que esta conducta ha merecido en el derecho comparado (v. para las citas, A. Suñol cit. supra).

El problema, sin embargo, ha estribado en determinar el nivel o grado de conocimiento exigido al sujeto agente sobre el origen ilícito del secreto empresarial, así como las circunstancias que permiten determinarlo. Buena muestra de ello son las aproximaciones dispares que hasta la fecha la doctrina ha defendido sobre esta cuestión Así mientras que algunos autores de Reino Unido han exigido conocimiento de las circunstancias que razonablemente debieran haber llevado al adquirente indirecto a saber que el secreto tenía un origen ilícito (v. por todos, Gurry, Breach of Confidence) otros han exigido una ignorancia negligente por parte del adquirente sobre el origen ilícito del secreto (v. Bently/ Sherman, Intellectual Property Law). En Alemania, por su parte la mayoría de la doctrina y jurisprudencia ha sido aún más exigente, puesto que, en coherencia con las sanciones penales anudadas a esta conducta ilícita, de común han exigido que el receptor conociera todas las circunstancias de hecho que hacían que su conducta fuera ilícita (v. Weniger, La Protection des secrets économiques et du savoir-faire (Know-How),con referencias doctrinales y jurisprudenciales). Y ésta fue probablemente la razón que inicialmente impulsó al legislador comunitario a supeditar la ilicitud de la adquisición, divulgación o explotación de secretos empresariales a que se llevaran a cabo deliberadamente o con negligencia grave (v. la Propuesta de la Directiva), exigencia que, con buen tino a nuestro juicio, se ha modificado en el texto final (v. art. 2.4 de la Directiva), alienándola así a los textos estadounidenses (v. § 1(2) de la Uniform Trade Secrets Act, § 757 cmt.1 del Restatement of Torts y § 40 del Restatement (Third) of Unfair Competition) que equiparan conocimiento efectivo del origen ilícito del secreto y conocimiento de las circunstancias que razonablemente debieran haber llevado a conocer al adquirente indirecto ese origen.

En efecto, por razones que tuvimos ocasión de argumentar ampliamente en otro lugar (de nuevo conforme pero sin cita. G. Corona, cit. supra), pese a que la exigencia de dolo o negligencia grave tiene sentido en sede penal (que recordemos ha quedado fuera del ámbito de armonización de la Directiva) no parece tener sentido en sede civil, donde, en línea de principio (y, por supuesto, en el ámbito del artículo 1101 y 1902 del CC) culpa y dolo fundan en igual medida la responsabilidad por daños y perjuicios. Exigir ese elemento intencional se saldaría, pues, en una incoherencia, pues aunque el ámbito objetivo de vigencia de la LCD marque las fronteras con el campo de aplicación de la responsabilidad civil en algún caso pueden superponerse (ad ex. incumplimiento de un pacto de confidencialidad), con el efecto paradójico de que una misma conducta podría constituir un ilícito civil (art. 1101 CC) y, sin embargo, resultar lícita  bajo artículo 13 de la LCD.  Es más, no es precisa esa exigencia subjetiva tan estricta para desbancar al adquirente de secretos empresariales de buena fe o por accidente o error, pues en la medida en que no tengan conocimiento debido quedan fuera del ámbito de responsabilidad y, en cambio, puede fomentar conductas ilícitas, especialmente en sede de acceso ilegítimo, pues como se convendrá es muy difícil conocer cuál es el fin perseguido por el sujeto agente al obtener (ilícitamente) secretos empresariales ajenos. Por ello, y aunque no podamos extendernos en ello en esta ocasión, algunas de las excepciones que contiene la Directiva a la ilicitud y/o condena de adquisición, divulgación o explotación de secretos empresariales, elevadas a normas, nos parecen peligrosas (v. art. 1.3 y especialmente artículo 5 de la Directiva).

Con todo, no puede pasarse por alto que el artículo 39 del ADPIC exige que la ignorancia sobre la previa adquisición ilícita del secreto empresarial o de la comunicación ilícita se deba a una negligencia grave, por lo que pareciera que en este extremo la Directiva se separa de lo establecido en ese Acuerdo. Sin embargo, conviene no olvidar que el ADPIC es un acuerdo de mínimos y que nada impide a los estados que forman parte de él establecer condiciones más estrictas para defender los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, entre los que se encuentra, al menos formalmente según su artículo 1.2, la información no divulgada; esto es: los secretos empresariales.

Circunstancias que permiten inferir razonablemente el conocimiento del adquirente indirecto

Acreditar el conocimiento efectivo del origen ilícito del secreto por parte del adquirente es normalmente complejo, y extraño será el caso en que el eventual titular del secreto logre hacerlo con éxito. De ahí que en esta sede adquiera vital importancia la posibilidad de mostrar o aportar circunstancias o factores que evidencien que el conocimiento sobre el origen ilícito era debido y, por tanto, que el sujeto agente cerró deliberadamente los ojos a lo que era evidente, o dicho de otro modo, que indicaban claramente que la información había tenido que ser adquirida, divulgada o explotada en forma ilícita o, al menos, que quien la recibió tenía una razón  de peso para sospecharlo. Así puede suceder, por ejemplo, cuando por sus conocimientos de la industria o sector el adquirente necesariamente tuviera que saber que las informaciones que se le proporcionaban incluían o consistían en secretos empresariales; que el precio inusualmente bajo exigido para adquirirla, la naturaleza de la información o la identidad del sujeto que se la ofrecía le ponían claramente en guardia de que había sido obtenida o divulgada ilícitamente; que sabiendo que los antiguos trabajadores o colaboradores de un determinado principal habían conocido bajo deber de reserva a secretos empresariales de este último y de la utilidad que éstos podían reportar al adquirente indirecto en su nueva empresa éste no se asegurara de que la información que aquellos le proporcionaban o explotaban no contuviera tales secretos, que el adquirente hubiera intentado durante tiempo desarrollar sin éxito el secreto empresarial y, tras contratar a los trabajadores u otros colaboradores de un competidor que habían participado en su desarrollo, lo obtuviera en tiempo récord; que el adquirente indirecto estuviera familiarizado con los secretos empresariales de un principal (ad.ex. porque también había prestado sus servicios para él en el pasado), por lo que no podía ignorar que la información que se le comunicaba o que se estaba utilizando en su empresa los violaba, etc.

Naturalmente, que el sujeto de quien el adquirente indirecto obtiene el secreto empresarial haya declarado o se haya comprometido expresamente y por escrito (ad. ex. por virtud de una cláusula inserta en el contrato) a no infringir los secretos empresariales de un tercero en el desempeño de sus funciones, no le exime del conocimiento debido acerca del origen ilícito del mismo, si las circunstancias hacían evidente que, a pesar de ello, aquél necesariamente los divulgaría o explotaría. Tal puede ser el caso, por ejemplo, del adquirente indirecto que contrata a un ex colaborador o trabajador de su competidor para desarrollar las mismas funciones que desempeñaba en su antiguo trabajo y para las que usaba información secreta, o contrata a un tercero para que fabrique la misma prestación que éste fabrica, bajo deber reserva, para el titular del secreto usando los secretos que este último le proporcionó.

Más dudas suscita determinare si la simple interposición de una demanda por violación de secretos empresariales contra el sujeto de quien el adquirente indirecto lo obtuvo es suficiente para respaldar el conocimiento debido del origen ilícito del secreto por parte de este último. A nuestro juicio, la respuesta debiera ser por lo general afirmativa: demandar tiene su coste, especialmente si se tiene en cuenta la condena en costas, por lo  que el hecho de que el titular de una información haya invertido recursos en solicitar remedios judiciales frente a su violación, por principio, es un indicador serio de que la aquella es, en efecto, un secreto empresarial que ha sido ilícitamente adquirido.

Idéntica solución debiera alcanzarse a nuestro entender cuando el titular del secreto hubiera advertido al adquirente indirecto, mediante una notificación o requerimiento, de que la información que el nuevo trabajador o colaborador que ha contratado posee es secreta o, que en todo caso, ha sido obtenida ilícitamente. Podría decirse que esta solución favorece conductas obstaculizadoras y acaso incrementa los costes de transacción en la medida que obliga a quien tiene interés en disponer de una información a asegurarse previamente de que puede acceder a ella sin infringir derechos de un tercero. Mas a nuestro juicio no parece que exista una razón sólida  para exonerar de una conducta ilícita y sus consecuencias a quien tiene interés en disponer o aprovecharse de una información y, no obstante ser advertido de la existencia de derechos de tercero, en este caso, de secretos empresariales, decide ignorarlos.

Un caso extremo: acceso a secretos públicamente divulgados con anterioridad.

Aunque naturalmente será un caso extravagante, es posible cuando el adquirente indirecto accede al secreto que ilícitamente divulgado, este último ya forme parte del domino público precisamente a causa de esa revelación (ad.ex. el secreto fue colocado en Internet o fue publicado en una revista de fácil consulta). En ese caso, parece claro que su posterior adquisición escapa a la ilicitud,  pues la previa divulgación destruyó la condición de secreto empresarial de la información objeto del mismo.


Foto: Indiwire

Mirada 360