Por Jesús Alfaro

La primera parte de esta entrada está basada en Paz-Ares, Cándido, La reforma del registro mercantil, 1990.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015

La denominación social

Como decía Uwe John, para que reconozcamos la existencia de alguien que actúa, tenemos que poder identificarlo en el tráfico. No hay persona que no esté dotada de identidad, de un nombre o una razón social. Si hay que recurrir a los nombres de los que forman parte del grupo para identificar a éste, será una señal de que nos encontramos ante un individuo (el grupo) incipientemente autónomo, como cuando identificamos a un niño diciendo que es el “hijo de”.

Los sujetos que forman parte de una sociedad aparecen en la escena jurídica bajo un nombre común (“Aceros de Llodio SA”). Por ello decimos que el primer atributo de las personas jurídicas es la denominación, en cuya virtud los terceros pueden identificar al grupo y el grupo puede actuar en el tráfico externo. La denominación tiene, por tanto, una función identificadora (STS 28-XII-1989 y RDGRN 17-III-1995) y una función habilitadora (actuar en el tráfico es actuar nomine societatis).

El Código de Comercio únicamente dicta algunas reglas especiales para las denominaciones de la sociedad colectiva y la comanditaria (v. arts. 126, 146, C. de C.). Lo propio sucede con la legislación especial, que sólo contempla el problema de la denominación en relación a los tipos de los que se ocupa (v., por ejemplo, arts. 6 y 7 LSC, 6 LAIE, 1.3 LC, etc.). La disciplina general se encuentra en el Reglamento del Registro Mercantil.

Los principios rectores de las denominaciones sociales son básicamente la unidad, que prohíbe que la sociedad pueda tener más de un nombre o denominación (art. 398 RRM) de modo que los «anagramas» no pueden ser registrados como denominación social; la visibilidad, de lo que se deriva la exigencia de que la denominación se forme con letras o números (art. 399 RRM) y novedad, que exige que cada nueva sociedad tenga un nombre distinto de las demás. Si la función de la denominación es identificar, no puede admitirse que una sociedad se dote de una denominación igual a la de otras sociedades anteriores (v. art. 407.1 RRM).

El principio de novedad se instrumenta mediante la prohibición de identidad. La ley dispone, en efecto, que «no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente» (v. arts. 7 LSC, 4.2 LCoop, 6.2 LAIE). El artículo 408 RRM recoge la prohibición de la identidad sustancial, a tenor de la cual existe identidad no sólo en el caso de coincidencia total o absoluta entre dos denominaciones, sino también cuando se utilizan las mismas palabras en diferente orden, género o número (por ejemplo, Valencia Cementos y Cementos Valencia); cuando se utilizan las mismas palabras con la adición o supresión de términos genéricos (por ejemplo, Refrescos Coca?Cola y Coca?Cola) o con la variación de signos o partículas (por ejemplo, Cerámicas San José y Cerámicas de San José); y cuando se utilizan diferentes palabras con la misma expresión fonética (por ejemplo, Smith y Esmiz).  La persona jurídica tiene derecho a que su nombre no sea objeto de usurpación total o parcial. La usurpación, que no se produce en los supuestos de semejanza, se produce en cambio en los casos de identidad sustancial o parcial. No se han recogido, pues, ni la tesis de la semejanza ni la tesis de la identidad absoluta o formal. La tesis de la semejanza—reiteradamente sostenida en el pasado por el Tribunal Supremo (v. SSTS de 26-V-1956; 13-V-1974; 11-III-1977; 16-VII-1985; 4 y 26-VII-1995, etc.)?? peca por exceso, porque conduce a establecer requisitos desproporcionados en relación con la función normativo?típica de las denominaciones. La denominación de las sociedades mercantiles—como el nombre civil del empresario individual—no tienen por función distinguir la actividad empresarial en el mercado evitando el riesgo de confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación sino la de identificar el sujeto responsable de las relaciones jurídicas (RDGRN 16-III-2012; STS 2-VII-2008 “No se trata, con arreglo a los preceptos que se consideran infringidos, de valorar si entre ambas denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semántico y sintáctico del lenguaje”). Evitar el riesgo de confusión corresponde al Derecho de la propiedad industrial (v. art. 9.1 d LM). De ahí que sea excesivo el criterio de la semejanza en el ámbito de las denominaciones.

Sobre la base de cuanto se acaba de exponer, no resulta difícil resolver el litigioso problema de la

Confundibilidad entre denominación social y nombre comercial

(art. 9.1. d LM y extensible a las marcas dada la equiparación del art. 87.3 LM). Un empresario que se llame Juan Osborne no podrá ciertamente utilizar su apellido—su nombre civil—como marca para bebidas alcohólicas o como nombre comercial para difundir en el mercado la imagen de su empresa, y si lo hace podrá ser condenado a cesar en tal conducta. Pero lo que no puede aceptarse es que se le imponga la obligación de cambiar su nombre civil o de abstenerse de utilizarlo en su actividad jurídica (por ejemplo, para firmar un contrato de suministro, hacer un pedido o enviar una carta) (art. 37 a) LM). (V., las Conclusiones de la Abogado General Sharpston en el asunto Céline, “la mera adopción de una denominación social o de un nombre comercial no constituye normalmente un acto de uso en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. …(sólo lo será si se puede)… determinar (que)… constituye un acto de uso para bienes o servicios a los efectos de dicha disposición”). Una persona jurídica, al igual que una persona física tiene derecho a utilizar su nombre civil y no puede ser obligado a dejar de utilizarlo por el hecho de que su nombre se confunda con el nombre de otra persona o con la marca o nombre comercial titularidad de otro sujeto.

En realidad, el conflicto se plantea sólo cuando la sociedad utiliza su denominación como marca o nombre comercial (esto es, utiliza una denominación para distinguir su empresa de las competidoras en el mercado y no sólo para identificarse en las relaciones jurídicas) y, frente a ella, reacciona quien tiene registrado un signo distintivo semejante o viene usándolo de hecho. En este supuesto el primero debe abstenerse de utilizar su denominación como signo distintivo y, como máximo, que cuando la utilice como denominación, emplee un nombre comercial o una marca distinta y de forma tipográficamente destacada, a fin de que sean los elementos dominantes que capten la atención de los consumidores (STS 6-VII-2015).  La Disposición adicional 17ª de la Ley de Marcas prevé la disolución automática de las sociedades que, pese a haber sido condenadas a modificar su denominación social, no hubieran procedido a inscribir dicha modificación en el plazo de un año.

El nombre o sobrenombre de una persona natural sólo puede pasar a formar parte de una denominación cuando aquella lo haya consentido (arts. 7.1 LOPCDH y 401.1 RRM). El consentimiento se presume prestado cuando la persona natural cuyo nombre integra la denominación es socio de la sociedad. Si la sociedad es personalista, la pérdida de la condición de socio le habilita para retirar el nombre de la razón social (art. 401.4 RRM). Tratándose de una sociedad de capitales, la retirada del nombre sólo será posible cuando el socio saliente se hubiera reservado expresamente tal derecho (art. 401.2 RRM). Esta regla no es incompatible con lo dispuesto en la LO de protección civil del derecho al honor por la sencilla razón de que esta Ley no es aplicable al nombre (arg. ex arts. 2.1 y 2.2 de la Ley y 18.1 CE, que sólo se refieren a los derechos de integridad moral: honor, intimidad y propia imagen). Conceptualmente, derecho al nombre y derecho a la imagen son cosas bien distintas (v. STS 21-I-1988).

Una regulación especial se encuentra en el art. 435 LSC para la sociedad limitada – nueva empresa, un subtipo de la sociedad limitada en la que, en el momento de su constitución, (art. 435 LSC)  la denominación social está formada por los apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores y un código alfanumérico atribuido automáticamente por el Ministerio de Economía. Se trata de facilitar la constitución de sociedades eliminando los engorrosos trámites que se exigen en la legislación general para la obtención y registro de la denominación social. Durante la vida de la sociedad, la denominación social puede ser modificada de acuerdo con las reglas generales.

El caso Autorama/Autoram

Sobre este caso, decide la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015. Los hechos los resumen el ponente de la siguiente forma:

La demandante, Autorama, S.L., en liquidación, es titular de la marca… Autorama, para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos… Autorama, S.L., en liquidación, es titular del nombre comercial… que consiste en la denominación “Autorama”, para la clase 35 (actividad de compraventa de vehículos), que le fue concedido el 1 de agosto de 2003… Autorama, S.L., en liquidación, ha sido concesionaria oficial de vehículos de la marca Volvo y desarrollaba su actividad en Valladolid.

La demandada, Autoram, S.L., se constituyó con esta denominación social el 6 de octubre de 2003. Explota un concesionario de vehículos BMW en Zamora y se dedica también al negocio de venta de vehículos de segunda mano.

 Autorama, S.L., en liquidación, interpuso una demanda frente a Autoram, S.L. por infracción de su marca y de sus nombres comerciales, en la que pedía que la demandada fuera condenada a cesar en la utilización de la denominación “Autoram” como nombre comercial o signo distintivo; y también a indemnizar a la demandante en 30.000 euros por los daños y perjuicios sufridos al no haber podido vender sus derechos sobre los reseñados signos distintivos como consecuencia de la infracción de la demandada. Subsidiariamente, pedía la condena a pagar la cantidad que la demandada hubiera tenido que abonar como precio a la demandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, cantidad que se determinaría en ejecución de sentencia.

El juzgado mercantil desestimó la demanda al entender que no había riesgo de confusión, porque los signos de la demandante no se usan como consecuencia de que se encuentra en liquidación, y porque cabe distinguir entre los concesionarios de cada una de las partes, uno en Zamora y otro en Valladolid, que operan con marcas de coches diferentes. La Audiencia Provincial estimó íntegramente la apelación interpuesta por la demandante frente a la sentencia dictada en primera instancia.

El tribunal de apelación razona que el hecho de que Autorama, S.L. se encuentre ahora en liquidación, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo legal de 5 años sin haber hecho un uso real y efectivo de los signos distintivos, no le deslegitima para el ejercicio de las acciones de infracción

Luego, el tribunal analiza la semejanza de los signos y la de las actividades económicas para las que la demandante tenía registrados sus signos distintivos y para las que la demandada empleaba su denominación social como signo distintivo. El tribunal entiende que existe riesgo de confusión y condena a la demandada a cesar en la utilización como nombre comercial o signo distintivo de la denominación “Autoram” y a indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocio de la demandada desde el 16 de abril de 2010 y hasta que se produjera el efectivo cese definitivo en el uso de la marca, lo que debía determinarse en ejecución de sentencia. 

El recurso de casación se basa, en primer lugar, en que la demandada no habría utilizado la expresión “Autoram” como signo distintivo, sino únicamente como denominación social y, según hemos visto, “si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad

El Supremo desestima el motivo, apelando a la STS de 18 de mayo de 2006 y a la de 12 de abril de 2013 . Dice el Supremo que

De este modo, en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario. 

Y, en el caso concreto, la demandada estaba utilizando la expresión “Autoram” para algo más que identificarse en el tráfico, esto es, la estaba usando como signo distintivo, para diferenciarse de los competidores o diferenciar sus productos de los ofrecidos por otros empresarios

La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que “la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social”, sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que “la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social”, implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica. 

Dado que hay riesgo de confusión entre Autorama y Autoram, el Supremo desestima el recurso de casación

El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial “Autorama” para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano. Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación (“Autorama”) empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, “Autoram”. La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial. 

Pero la demandada “gana” en el recurso por infracción procesal. A juicio del Supremo, la Audiencia concedió más de lo que le estaban pidiendo. En efecto, se pedía por la demandante una indemnización de 30.000 € o el canon que hubiera debido pagar la demandada si hubiera tenido que solicitar una licencia de marca y la Audiencia concedió a la demandante una indemnización del 1 % de la facturación de la demandada. La incongruencia no está en que se calcule a forfait el valor de una regalía o canon hipotético en el 1 % – lo que ha sido admitido por el Tribunal Supremo en sentencias anteriores – sino en que

… la propia demanda había establecido una cuantía de reclamación, en su petición primera o principal, de 30.000 euros, que operaba como límite implícito respecto de la petición subsidiaria de la regalía hipotética. Es lógico que si en primer lugar se pedía una indemnización que coincidía con el valor que la demandante atribuía a los signos infringidos (30.000 euros), por entender que la infracción de la demandada frustró la venta por este precio, la petición subsidiaria del valor que la demandada hubiera tenido que pagar por la licencia no pudiera ser superior, sino igual o inferior, de tal forma que la suma de 30.000 euros cuantificaba la cifra máxima que se solicitaba. Esto es, si con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 2 del art. 43 LM se pide una suma concreta de dinero, no cabe que el tribunal condene a una cifra superior a esta mediante la aplicación del art. 43.5 LM … Por ello, en la medida en que la aplicación del 1% de la cifra de negocio como criterio para cuantificar la condena a indemnizar daños y perjuicios ocasionados a la demandante, pueda dar lugar a una suma superior a 30.000 euros, la sentencia habría incurrido en incongruencia ultra petita , al conceder más de lo pedido… La consecuencia es reducir la condena indemnizatoria contenida en la sentencia al límite de la suma solicitada en la demanda, de 30.000 euros.


Foto: @thefromthetree “sombras”