Por Áurea Suñol

 

Introducción a la función económica de las marcas

Supongan que voy a un supermercado a comprar un snack de chocolate para la merienda de mi sobrino. Es mucho más sencillo y rápido preguntarle a un dependiente ¿dónde están los Kit-kats? que hacerlo diciendo ¿dónde puedo encontrar cuatro barritas de galleta crujiente cubiertas de chocolate? Además, cuando los encuentre, confiaré en que el signo Kit-Kat que aparece en su envoltorio indica que ese snack de chocolate que voy a comprar tiene la misma procedencia empresarial que cualquier otro snack de chocolate identificado con la marca Kit-Kat. Por ende, le asociaré las mismas características (ad ex. su intenso sabor a chocolate) que he percibido a través de mi experiencia personal, la publicidad o el boca a boca, por ejemplo.

Esa es la gran virtualidad de las marcas. Nos transmiten de forma sencilla y eficiente información sobre el origen y calidad de los productos o servicios. En lugar de tener que dedicar tiempo y esfuerzo en investigar y comparar las cualidades y etiquetas de las prestaciones antes de realizar una compra, podemos saber, basándonos en la marca, que un producto tiene las características que estamos buscando.

Es una realidad indiscutible, no obstante, que algunas marcas, especialmente las más implantadas, transmiten informaciones distintas. Fruto de intensas campañas de publicidad y sofisticadas técnicas de marketing y, a veces, incluso, de la propia participación de particulares, medios y otros operadores, su titular puede lograr que los consumidores les asocien una determinada imagen (ad ex. estilos de vida, actitudes o simplemente un estatus social). Piensen, por ejemplo, en ciertas marcas de lujo. Y no sólo en esta clase de marcas.  Como Litman ilustró hace ya más de dos décadas, un niño le argumentará convencido que los cereales que llevan la imagen de Batman (en la época) en la caja saben mejor que el resto de cereales que hay en el mercado (v. “Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age”, 108 Yale Law Journal, núm. 7, 1999). En esos casos, la marca se convierte en el propio producto o en una parte muy relevante de lo que lo hace atractivo para los consumidores. No es otra cosa, por ejemplo, la que nos lleva comprar una taza con el emblema de nuestro equipo de fútbol favorito, con el nombre de un Museo, con el monograma de esa marca tan elegante. “Nuestras joyas, ropa y automóviles están adornados con inscripciones [esto es, marcas] que muestran las organizaciones a las que pertenecemos, las escuelas a las que asistimos, los puntos de referencia que hemos visitado, los equipos deportivos que apoyamos, las bebidas que bebemos” [cfr. Int’l Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912, 918 (9th Cir. 1980)].

Pero las mismas circunstancias que han hecho que algunas marcas sean potentes y valiosos instrumentos de comunicación para sus titulares, han conducido correlativamente a incrementar su importancia desde una óptica cultural, social y competitiva (v. Dreyfuss “Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation”, 65 Notre Dame Law Review, 1990).  Lo que empieza siendo simplemente un signo que identifica el origen empresarial de un producto o servicio, a veces, acaba por convertirse en una metáfora (“esa chica es una Barbie”), en un icono cultural o en una expresión frecuente (“Porque yo lo valgo”) y, por ende, en un símbolo cargado de connotaciones sociales, culturales o políticas. Utilizamos diariamente marcas en conversaciones y los operadores en películas, libros, camisetas, noticias, canciones…  Internet y las redes sociales han incrementado aún más este fenómeno, pues ofrecen un amplio abanico de oportunidades para usar marcas con fines artísticos, políticos, humorísticos, críticos o sencillamente para vender productos que las llevan. Es más, cada vez con más frecuencia particulares y artistas integran marcas famosas en eslóganes o imágenes artísticas con fines comunicativos o expresivos que venden después como parte de un producto de moda. Los diseños de Brian Lichtenberg que incluyen parodias de marcas («Homiès» en lugar «Hermès» o «Bucci«, como parodia de «Gucci») son una muestra (v. Basma “Trade mark Protection versus Freedom of Expression: Towards An Expressive Use Defence In European Trade Mark Law”, 3 I.P.Q. 2021 passim). Los artistas han utilizado desde hace mucho tiempo marcas como parte de sus obras de arte. Piensen en Campbell’s Soup Cans (o 32 latas de sopa Campbell) de Andy Warhol. Es también un fenómeno creciente que comentaristas, artistas e incluso grandes empresas modifiquen o ‘customicen’ productos de marca para comentarlos, para expresar ideas desvinculadas del producto, para hacer que los productos o servicios que ofrecen parezcan más atractivos, distinguidos, estilosos. Se ha convertido, de hecho, en un negocio lucrativo para algunos (v. sobre ello, Lemley/Mazzurco, “The Exclusive Right to Customize?” 2022). No son más que una muestra de lo Balkin denomina ‘glomming on’, esto es, apropiarse de convenciones culturales, incluidas marcas, y “comentarlas, criticarlas y, sobre todo, producir y construir cosas con ellas: usarlas como cimientos o materia base para la innovación y el comentario” (v. Balkin, “Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society”, 79 New York Law Review, 2004, p. 10).

Los operadores precisan, pues, usar marcas por múltiples razones: para ofrecer sus productos como alternativa a los ofrecidos por el titular de la marca, para describir sus características, para decorarlos, para crear verosimilitud en un determinado lugar o tiempo en el mundo real (ad ex. películas, videojuegos, documentales, canciones), para comentar, alabar, criticar ciertos valores o, entre otros muchos ejemplos, para revender los productos originales reciclados o incluso customizados con fines expresivos.

Puesto que el derecho de marca otorga a su titular la facultad de usarla en exclusiva e impedir que los demás puedan hacerlo, la cuestión que se plantea es sencilla: ¿Qué usos es deseable que el titular pueda controlar desde una óptica de bienestar social? ¿Los que nos confunden e inducen a creer que el Kit-Kat que hemos comprado procede de Nestlé (o, al menos, que esta empresa controla su calidad) cuando no es así, o cualquier uso de la marca, incluidos todos los anteriores supuestos que acabamos de mencionar?

La respuesta a estas preguntas depende en última instancia de la tesis que propugnemos sobre cuál es

 

La razón que justifica la protección jurídica de las marcas.

Y vinculado a ello, cuáles son los intereses que ésta protege; si el de los consumidores y la competencia o el de los titulares de las marcas (rectius: las inversiones que han realizado para que se conviertan en activos valiosos en sí mismos). Si lo primero, bastará con proteger lo que el legislador europeo concibe como la función esencial de la marca. Si lo segundo, convendrá proteger, además, otras funciones adicionales que el TJUE y parte de la doctrina también les ha reconocido; esto es la llamada función de inversión o goodwill y la función de publicidad.

Al menos en los EE.UU., la justificación económica de la protección de las marcas es sin duda la tesis dominante. Y, en particular, la denominada teoría de la reducción de los costes de búsqueda que fue inicialmente formulada y suele atribuirse a William Landes y Richard Posner (v. Landes/Posner  “The Economics of Trademark Law”, 78 Trademark Reporter, 19881987 e idem, The Economic Structure of Intellectual Property Law, 2003).

De acuerdo con este modelo económico, que se ha descrito como la «teoría definitiva del derecho de marcas estadounidense» (Beebe “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 UCLA Law Review, 2004 p. 623) la protección de las marcas se “se explica mejor con la hipótesis de que está tratando de promover la eficiencia económica” (cfr. Landes/Posner “Trademark Law…”, ob cit., p. 265-266).

La idea esencial es que la protección de las marcas contribuye a la eficiencia económica reduciendo costes de búsqueda.

[v., Landes/Posner, The Economic Structure…, ob. cit., pp. 167 y 168, Economides “The Economics of Trademarks”, 78 The Trademark Reporter, 1988, pp, 525-27, ídem “Trademarks”, en 3 The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law (Peter Newman ed.), 1998, pp. 602, Landes/Posner, “The Economics…”, ob.cit., pp. 268 a 270, Kratzke “Normative Economic Analysis of Trademark Law, 21 University of Memphis Law Review, 1991, pp. 214-17 Dogan/Lemley, “A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law”, 97 Trademark Repertory, 2007, p. 1227, ídem “The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?”, 54 Emory Law Journal, 2005, p. 467, Coverdale, «Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test», University of Chicago Law Review, vol. 51, 1984, pp. 869-870, Note, “Trademark Injury in Law and Fact: A Standing Defense To Modern Infringement”, 135 Harvard Law Review, 2021, p. 668].

Los consumidores reconocen en ellas una determinada procedencia empresarial. Gracias a ese reconocimiento tienen que invertir menos tiempo y esfuerzo en investigar el origen y las cualidades de los bienes que desean comprar. Pues, en efecto, en los mercados en los que la calidad de la información es uniforme o puede observarse fácilmente antes de la adquisición del bien, el consumidor puede determinar las características de éste, por lo que no se origina ningún problema informativo. Pero la mayoría de bienes tienen algunas características o cualidades que los consumidores no pueden medir sin acometer una costosa recopilación de información o, si esto no es posible, sin haberlos adquirido antes. Por ejemplo, a un consumidor que le preocupe la resistencia de los muebles de exterior al agua seguramente tendrá que informarse y aprender lo suficiente sobre su la fabricación y de los materiales con los que se fabrican varios de ellos para poder estimar su resistencia al agua a través de su inspección antes de comprarlos.  En esos mercados, los vendedores que han fabricado el bien disponen de mejor información que los consumidores acerca de esas características inobservables de los bienes que venden. Las marcas les permiten transmitir de manera rápida y económica información sobre estas cualidades. Y los consumidores pueden confiar en ellas para obtener, de forma mucho menos costosa, información precisa sobre las cualidades de los bienes que desean (v. Economides “The Economics of Trademarks”, 78 The Trademark Reporter, 1988, pp, 526 y 527). Razón por la cual éstas reducen los costes de búsqueda de bienes que satisfagan sus preferencias. Ello a su vez incentiva a los productores a mantener una calidad coherente en los bienes que fabrican y a invertir en reputación de la marca, puesto que los consumidores asociarán la información (esto es, su experiencia pasada –real o imaginaria–) a los productos que la llevan la marca, por lo que la inversión en calidad y promoción de esas marcas que aquéllos han realizado redundará en su beneficio (v. Landes/Posner, “The Economics…”, ob. cit., p. 269) o si se prefiere no se desperdiciará (v. Bone, Robert G. Enforcement Costs and Trademark Puzzles, 90 Virgina Law Review, 2004, p 2018, Dogan/Lemley, “A Search-Costs Theory…”, ob. cit. p. 1226) . En caso contrario, los consumidores le asociarán una mala experiencia, los beneficios se reducirán y perderán la inversión en la que han incurrido para lograr que la marca sea conocida y goce de reputación en el mercado.

Pero naturalmente, para que los consumidores puedan confiar en las marcas como “indicadores abreviados” de información (con esta expresión, Dogan/Lemley, “A Search-Costs Theory…”, ob. cit. p. 1226) es preciso que los operadores no utilicen marcas engañosamente similares a las de sus competidores para identificar sus prestaciones (v. Landes/Posner, “Trademark Law…” ob. cit., p. 270). De no ser así, no podríamos estar seguros, por ejemplo, de que el Kit-Kat que hemos comprado hoy tiene la misma procedencia empresarial que el que compramos ayer. Su sabor podría ser algo diferente o incluso muy diferente porque además de chocolate tiene una fina capa de mermelada (que no nos gusta). Tendríamos que invertir, pues, tiempo identificando y comparando los productos que queremos comprar. Esta asimetría informativa provocaría la destrucción de la reducción de los costes de búsqueda de marca y socavaría los incentivos de los productores a invertir en calidad y reputación. La protección jurídica de las marcas frente a usos confusorios es, pues, necesaria para que las marca pueda cumplir su función de pro-informativa.

Justo es destacar, no obstante, que existe un debate activo sobre la validez de este modelo económico. Algunos autores han propuesto ciertas modificaciones (v. ad ex., Katz, “Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks” Brigham Young University Law Review, 2010, pp., 1607-08, quien propone una versión que distingue entre la función “lingüística” y la función de “confianza” que a su entender desempeñan las marcas).

Otros autores, en cambio, sugieren justificaciones alternativas a la protección de marcas, algunas de ellas basadas en estudios sobre lingüística, marketing y/o psicología del consumidor. Sirvan como botón de muestra algunos trabajos de Beebe McKenna y Sheff (v. “Biasing Brands”, 32 Cardozo L. Rev. 2011). El primero considera que la «ortodoxia neoclásica» es «esencialmente frívola» y propone dos tipos de sofisticación del consumidor: sofisticación de búsqueda, esto es, la capacidad de los consumidores para distinguir entre marcas similares; y sofisticación persuasiva, es decir, su capacidad para elegir productos independientemente de la influencia del vendedor. Mientras que la primera, a su juicio, influye en la probabilidad de que el consumidor se confunda en la búsqueda, la sofisticación en la persuasión lo hace sobre la probabilidad de que el consumidor sea engañado en el trance de formar sus preferencias (v. «Search and Persuasion in Trademark Law”, 103 Michigan Law Review, 2005). McKenna, por su parte, defiende que el derecho de marcas tradicionalmente nunca tuvo por objetivo proteger principalmente los intereses de los consumidores, sino proteger a los operadores profesionales frente a captaciones ilegítimas de su comercio y clientela por parte de sus competidores. Razón por la cual, a su entender, el propósito fundamental (y único) del sistema de marcas no es mejorar la calidad de la información en el mercado, como defiende la teoría de los costes de búsqueda (McKenna, “Trademark use and the Problem of Source”, University of Illinois Law Review, 2009. V. no obstante, Bone, “Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law”, 86 Boston University Law Review, 2006, que ofreció hace años una lectura muy diferente de los antecedentes históricos de la legislación de marcas a la de McKenna).  Sheff cuestiona el modelo de “costes de búsqueda” y su conclusión de que la protección de la marca aumenta el bienestar social agregado. El autor defiende que estudios empíricos de marketing y psicología del consumidor muestran que las marcan pueden sesgar a los consumidores. A su juicio este fenómeno sugiere que el modelo de costes de búsqueda es incompleto y que la protección de marcas solo puede promover de manera eficaz la eficiencia económica en un entorno legal donde normativas complementarias, como las que predominan en las leyes sobre alimentos y medicamentos, mitiguen las oportunidades de que los productores obtengan rentas manipulando la psicología del consumidor.

A nuestro juicio, sin embargo, el modelo económico es, hoy por hoy, el que proporciona un argumento más convincente en favor de la protección jurídica de las marcas. Y es además el que nos ofrece (buenas) reglas para definir qué debemos proteger con tal y con qué alcance. Por ello, en este libro seguiremos ese modelo, pero en el bien entendido de que la reducción de los costes de búsqueda de los consumidores y el fomento de la inversión en goodwill son ‘objetivos intermedios’ del sistema de marcas. Se trata de reducir los costes de búsqueda de los consumidores para facilitar el funcionamiento competitivo del mercado. Promover mercados más competitivos mejorando la calidad de la información en esos mercados es la finalidad esencial (v. Dogan/Lemley, “A Search-Costs…”, ob. cit. p. 1227, ídem “The Merchandising…”, ob. cit. p. 467).

Por esa razón, aunque desde la óptica del registro de un signo como marca, la percepción que los consumidores tienen de aquél es esencial y, desde la perspectiva de su infracción, lo es evitar que éstos se confundan, en ocasiones, como veremos a lo largo del libro, la salvaguarda de la funcionalidad de la competencia reclamará corregir esa percepción y tolerar cierto riesgo de confusión. La propia legislación de marcas cuenta con diversas normas que reflejan la opción del legislador por tolerar cierto riesgo de confusión en beneficio de otros intereses. Un ejemplo palmario es la doctrina de la funcionalidad, que se aplica independientemente del carácter distintivo de la marca o de la capacidad para indicar la fuente empresarial de un determinado producto o servicios. Lego ha intentado repetidamente sin éxito registrar o mantener en el registro como marca tridimensional el ladrillo Lego estándar de dos por cuatro, a pesar de haber acreditado que los consumidores reconocen en él una determinada procedencia empresarial (v. STJUE 14.09.2010, asunto C‑48/09 P «Lego Juris A/S vs OAMI» –EUIPO-)

El modelo de Posner y Landes, a nuestro juicio, también recurre en ocasiones a la justificación (secundaria) de la necesidad de preservar la competencia (lo advierten, también Lee et al., An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness, 41 Arizona State Law Journal, 2009, pp. 1063-1064). Lo muestra, por ejemplo, la razón que ofrecen para fundamentar que las marcas de fantasía, arbitrarias y sugestivas sean automáticamente susceptibles de ser protegidas como marca pues, según argumentan, estriba en que la «elasticidad de la oferta» de esos términos es alta, por lo que la protección no impondrá costes significativos a los competidores (y, a su vez, a los consumidores) (v. Landes/Posner, The Economic Structure…, ob. cit., pp. 188-189)  Y lo confirma el argumento que proporcionan para justificar que las marcas descriptivas no puedan ser, en cambio, protegidas ab initio, toda vez que radica en que la protección de una «palabra que describe un atributo clave» aumentará las rentas económicas del titular de la marca, ya que «es más costoso para sus rivales informar a sus clientes de los atributos de sus de sus marcas sin utilizar la misma palabra descriptiva (v. ídem, p. 189).

Esta entrada es la Introducción del libro de la autora titulado ‘Estudios sobre la función y la protección de las marcas‘ que se publicará en otoño de 2022 en la Editorial Comares dentro de la colección Los Libros del Almacén

foto: By Museum at FIT – https://www.flickr.com/photos/30669092@N06/16208102195/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65937249