Por Áurea Suñol

 

Introducción

La Ley de Marcas (en adelante, LM) ha sido recientemente reformada por medio del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, el cual introduce las modificaciones necesarias para trasponer (entre otras) de forma bastante fiel la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, la Directiva).

La reforma de este sector de la legislación obedece en gran medida a la necesidad de armonizar las principales normas de procedimiento en el ámbito del registro de las marcas de la Unión en los Estados miembros y en el sistema de marcas de la Unión (v. Considerando 9 de la Directiva) así como de enmendar deficiencias o carencias de orden sustantivo puestas de manifiesto por los operadores. Muchas de las modificaciones se proyectan, pues, sobres aspectos procedimentales, pero se reforman también múltiples aspectos sustantivos, con implicaciones prácticas desiguales si se tiene en cuenta la jurisprudencia establecida sobre el particular por el Tribunal de Justicia de la UE.

A presentar y ofrecer una primera valoración general en apretada síntesis de las novedades más significativas introducidas en el plano sustantivo se orienta esta entrada. En particular la atención se centrará en los siguientes aspectos: concepto de marca y de marca de renombre, prohibiciones de registro, contenido del derecho de marca, limitaciones al mismo y un aspecto procedimental de la nulidad y caducidad de la marca.

Concepto de marca

Una de las novedades (supuestamente) más salientes que trae la reforma atañe al propio concepto de marca, no en su aspecto funcional, claro está, sino en su aspecto formal: su representación en la solicitud de registro. Así, si ante era preciso que el signo que aspira a acceder al registro se representara gráficamente, ahora se exige simplemente se represente de manera tal que permita a la administración competente y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. El objetivo perseguido por esta modificación es permitir que accedan al registro marcas no convencionales (olores, sabores, etc.) cuya representación precisa de otros medios que no sean gráficos.

No obstante, a mi juicio, esta reforma no solventará plenamente los problemas que plantean algunas de estas marcas en el plano registral. Tanto menos si se tiene en cuenta que su representación ha de ser, de acuerdo con lo establecido en el Preámbulo, clara y precisa. Y, en todo caso, añadirá otros distintos en el trance de determinar su eventual infracción. Las razones que fundamentan esta conclusión los pusimos de manifiesto en esta entrada, por lo que, para evitar reiteraciones, nos remitimos a ella.

Marca que goza de renombre y marca notoria en el sentido del artículo 6 bis CUP

El Real Decreto-ley 23/2018 sustituye la terminología (y elimina su definición) de marca notoria y renombrada por los términos marca que goza de renombre y mantiene la ya conocida marca notoria en el sentido del artículo 6 bis CUP. Puesto que se trata de dos categorías de marcas distintas, a continuación se tratarán separadamente.

En la antigua LM, el legislador, desviándose claramente de lo que establecía, con carácter facultativo, la Directiva de marcas de 1988, estableció una terminología y concepto peculiares de lo que ésta denominaba (y denomina), sin definir, “marcas que gozan de renombre” que desdobló en dos tipos de marcas distintas: la notoria y la renombrada.La distinción entre ambas se asentaba en un criterio puramente cuantitativo: mientras que la primera es generalmente conocida por el público interesado, la segunda lo es por el público en general (v. art. 8 del texto antiguo de la LM).

El Real Decreto-ley 23/2018 adapta la LM a las exigencias comunitarias, eliminado ambos términos y su correspondiente definición e introduciendo la terminología utilizada en la Directiva (“marca que goza de renombre”) [v. artículos 8.1 y 34.2 c)  de la LM].

Pero bien miradas las cosas no hay nada nuevo bajo al sol: la marca que goza de renombre es equiparable a la marca notoria o notoriamente conocida a la que aludían respectivamente el artículo 8.2 de la LM y el artículo 8 RMC tanto terminológicamente (v. SSTJUE 30-V-2018, asuntos acumulados C?85/16 P y C?86/16 P y 3-IX-2015, asunto C-125/14) como conceptualmente. Al respecto basta advertir que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, una marca goza de renombre cuando es conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (esto es: el gran público o un público más especializado, dependiendo del producto o del servicio comercializado), en una parte sustancial del territorio nacional (v. STJUE 14- IX-1999, asunto C- 375/97, 3-IX-2015, asunto C-125/14 y, por analogía, 6-X- 2009, asunto C-300/97), que es, en definitiva, como nuestra jurisprudencia ha venido interpretando el concepto de marca notoria (v. La notoriedad de una marca). Y para determinar este extremo el TJUE ha establecido, como hacía el artículo 8.2 de la LM, un listado de criterios o factores, meramente enunciativos, que se consideran adecuados a estos efectos: la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (v. STJUE asunto C- 375/97).

Adviértase que la noción de marca de renombre mantenida por el TJUE no exige, al igual que el concepto de marca notoria del artículo 8.2 de la LM, ningún elemento cualitativo (v. ad ex. STS 23-VII-2012); esto es, referido al valor asociado a la marca (v. sobre este elemento ampliamente, las valiosas aportaciones de M. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Civitas 1995). Y del mismo modo que ésta última permite también que puedan reputarse como tal, marcas que son conocidas únicamente por un sector muy concreto y especializado, por contraste con el público en general, lo cual amplía significativamente el número de marcas candidatas a merecer la condición de marcas de renombre.

A mi juicio, sería deseable que el TJUE aumentara el nivel de cualificación exigido para calificar a una marca como de renombre y requiriera su implantación y reconocimiento en un sector cuantitativamente significativo del público en general, como hace, por ejemplo, la Trademark Dilution Revision Act  estadounidense, que exige que la marca sea ampliamente conocida por el público en general de los consumidores [v. 15 U.S.C.A. § 1125(c)(2)(A)  ].  Si hay que proteger a una marca más allá del principio de especialidad y, por tanto, respecto de productos o servicios distintos de aquellos para los que está registrada, que lo sea para el abanico de marcas más reducido posible.  Y ello, además de por las razones que hemos advertido en diversas ocasiones en este Blog, porque, lejos de lo que intuitivamente suele afirmarse, por lo pronto, las palabras que están disponibles para registrase como marca y que son competitivamente efectivas no son infinitas, sino más bien escasas, como han mostrado recientemente estudios empíricos aunque con el inglés y en EE.UU (V. B. Beebe/ J. C. Fromer, Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion, Harvard Law Review, 2018).

Podría argumentarse que, no obstante esta generosa definición de marca de renombre, las posibilidades de que estas marcas niche acaben siendo protegidas frente al registro o uso de un signo igual o similar en relación con productos o servicios distintos no son muy halagüeños.  A fin de cuentas – seguiría el argumento- los criterios de ilicitud a los que se condiciona la oposición o infracción (obtención de una ventaja desleal o perjuicio al renombre sin justa causa) impedirán muchas veces que resulten protegidas. El problema, sin embargo, es que este argumento aunque impecable teóricamente es poco prometedor en la práctica, pues como enseñan la experiencia jurisprudencial en ocasiones esos criterios tienden a interpretarse también de forma bastante generosa [v. ad ex., entre las sentencias que han apreciado la existencia de un riesgo de confusión, STS 2-III-2009, Lladró – porcelanas-  vs. Lladró para identificar un tipo de vino, y entre las que considerado que existe aprovechamiento indebido, SSTJUE 30-V-2018, Kenzo vs. Kenzo Estate para vinos, bebidas alcohólicas de frutas, licores de procedencia extranjera, en general; 12-VII-2011, asunto C-324/09, que consideró que esta circunstancia había de examinarse en atención al beneficio obtenido por el infractor y no al perjuicio sufrido por el titular de la marca y STS 23-VII-2012 Maristas vs. Residencial Maristas, para la promoción inmobiliaria de viviendas].

Marca notoria en el sentido del artículo 6 bis CUP

Como hemos adelantado, la Directiva y el nuevo texto de la LM mantienen, como no podía ser de otro modo, la tradicional marca notoria en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP) [v. art. 5.1 letra d de la DM y arts.  6.2 d) y 34.5 de la LM]. Pero sorprendentemente, el legislador comunitario ha dejado pasar la oportunidad que tenía de definirla, lo cual es francamente reprochable por al menos tres razones: i) que es exigencia impuesta por un Convenio Internacional; ii) que existe una total disparidad de criterios sobre sus requisitos y alcance entre los estados, como muestran estudios recientes (v. D. Klimkevi?i?t?  The Legal Protection Of Well-Known Trademarks And Trademarks With A Reputation: The Trends of the Legal Regulation in the EU Member States); iii) que sólo hay un pronunciamiento en el TJUE haya abordado la cuestión y la única enseñanza relevante que se extrae de él es que la notoriedad ha de predicarse de parte sustancial del territorio nacional (v. STJUE 22-XI-2007, asunto C-328/06).

En la Ley de Marcas anterior a la reforma, el legislador partió de la identidad conceptual entre la marca notoria en el sentido del artículo 6 bis CUP de los artículos 6.2 d) y 34.5 de la LM y la marca notoria de los artículos 8.2 y 34.2 c) de la LM. La diferencia entre ambas radicaba en que la primera no estaba registrada (o solicitada) y su protección jurídica estaba circunscrita al principio de especialidad (v. Preámbulo de la LM y en la jurisprudencia, ad ex. SAP Barcelona 4-VII-2006 (JUR 2009\176469).

A la vista de ello, y a falta de una noción armonizada y de directrices más precisas por parte del TJUE,  puesto que la marca notoria de los artículos 8.2 y 34.2 c) de la antigua LM es equiparable a la marca que goza de renombre de la actual LM (art. 8.1 y 34.2 c)  de la LM), puede concluirse que la marca notoria en el sentido del artículo 6 bis CUP es conceptualmente idéntica a la marca que goza de renombre, salvo por el hecho de que no está registrada y sólo goza de protección jurídica dentro del principio de especialidad. De hecho, el TJUE en la sentencia que acabamos de referir apela, por analogía, a la sentencia de 14- IX-1999, asunto C- 375/97, que es la que establece por primera vez de la noción de marca que goza de renombre.

Finalmente, no estará de más advertir, que persiste en el nuevo texto de la LM la omisión al titular de esta marca entre quienes están facultados para ejercitar las acciones oportunas (v. art. 40 LM), lo que naturalmente ha de entenderse como un olvido, de nuevo, del legislador español, pues, no en vano, le sigue otorgando un derecho de exclusiva (v. art. 34. 7 LM).

Prohibiciones absolutas de registro

En esta sede, la principal modificación que ha sufrido la LM es, sin duda, la introducción de prohibiciones dirigidas a proteger las denominaciones de origen (DOP) las indicaciones geográficas (IGP) los términos tradicionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas así como a las denominaciones de variedades vegetales. A ello debe añadirse la matización que se ha introducido en la prohibición absoluta registro de ciertos signos tridimensionales (art. 5.1 letra e LM).

En cuanto a las prohibiciones orientadas a proteger DOP/IGP, los términos tradicionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales garantizada, la antigua Directiva de Marcas no contenía ningún precepto específicamente orientado a impedir el registro como marca de signos compuestos por DOP/IPG, términos tradicionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas. Si, en cambio, el Reglamento de la Marca Comunitaria –ahora RMUE– (v. letras j  y k) y también la LM (v. art.  letra h). Como muestra la jurisprudencia comunitaria, la aplicación práctica de estos preceptos no ha sido muy significativa, pero entre pocos conflictos que se han suscitado en sede de la EUIPO varios han sido protagonizados por titulares españoles (v. ad ex. Resoluciones de la Cámara de Recursos de 11-XII-2002, R 1220/2000- 2, “Duque de Villena”, R 53/2010-2, “Rioja Santiago”).

Ello no obstante, lo cierto es que, al margen de que las especialidades tradicionales garantizadas no estaban contempladas en ninguno de ambos textos, la protección que éstos ofrecían a las indicaciones geográficas y los términos tradicionales protegidos para los vinos, como puso de relieve el Instituto Max Planck (MPI) en su informe (v. Study on the overall functioning of the European Trade mark Law System, 2011) no tenía la misma amplitud que la que les concede su normativa reguladora (v. Directrices de la EUIPO, Capítulo 10, 11 y 12).

De ahí que se haya visto necesario eliminar los anteriores preceptos e introducir otros nuevos tanto entre las prohibiciones absolutas (v. art. 5.1 letras h, i y j de la LM , análogo al art. 4.1 letra i, j, k  de la DM) como en la relativas (art. 9.3 letras a y b análogo al art. 5.3 letra c de la DM) para garantizar que el sistema de marcas impide que accedan al registro signos cuyo objeto está excluido de registro de acuerdo con la normativa específica comunitaria, internacional y nacional.

Por lo que hace a la denominación de una obtención vegetal, se incorpora, en el artículo 5.1 letra k de la LM (análogo a art. 4.1 letra l de la DM), la prohibición de registro de los signos cuyo objeto consista en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior que se soliciten para la misma especie o una especie estrechamente conexas; prohibición ésta que ya fue introducida, tras su modificación, en el RMC (v. art. 7. 1 letra m) y que antes, en ese texto, sólo estaba prevista como prohibición relativa de registro para las denominaciones registradas de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994,relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

De este modo, se impide que los titulares de una obtención vegetal puedan solicitar como marca su denominación en perjuicio de los demás competidores, quienes, por demás, no ostentaban como tales un derecho anterior que pudieran hacer valer para vetar su registro. Adviértase, no obstante, que la mera similitud del signo que aspira a acceder al registro no es suficiente; es preciso que sea idéntico o contenga los elementos esenciales de la denominación.

En la prohibición de registro de ciertos signos tridimensionales (art. 5.1 letra e LM análogo al art. 4.1 letra d de la DM) el legislador esclarece lo que la jurisprudencia comunitaria había anticipado muy tímidamente; a saber: que también están incursos en esta prohibición los signos que tengan alguna característica (y no sólo su forma) que venga impuesta por la naturaleza misma del producto, sea necesaria para obtener un resultado técnico o dé un valor sustancial al producto (v. STJUE 12-II-2004, asunto C-218/01, que estableció que el envase de un producto debe asimilarse a este último cuando el producto distinguido no tiene una forma intrínseca y cuya comercialización exige un envase –como, por ejemplo, un líquido- y, más claramente aunque en sede de la EUIPO, Resolución de la Cámara de Recursos R 772/2001-1 de 23-IX-2003, que examinó bajo esta prohibición de registro el signo consistente en el movimiento de la puerta de un Lamborghini y no la puerta en sí misma).

La extensión de esta prohibición no sólo a la forma sino también a las características del producto es el correlativo de la modificación del concepto de marca (artículo 4 LM) y la consiguiente posibilidad de que se admitan como marca, olores, colores, etc. los cuales, en ocasiones, pueden tener, por ejemplo, alguna característica funcional (ad ex. impermeabilizar el producto).

Con todo, resulta chocante, tanto más a la luz de esta ampliación, que el legislador comunitario (y, como consecuencia de ello, el nuestro) no haya modificado el tenor del precepto para dar cabida no sólo a la forma (ahora también característica) del signo que produce un determinado resultado técnico, sino también al procedimiento o técnica del que resulta esa forma (ahora también característica). Y ello, habida cuenta de que, atendiendo a la literalidad del precepto, se produce la siguiente paradoja: si, por ejemplo, un color tiene una propiedad impermeabilizante, no puede registrase como marca por razón de esa propiedad, pero si un color (que carece de esa propiedad) sólo puede obtenerse a través de un determinado procedimiento si es susceptible de ser protegido como marca.

No ignoramos que el TJUE descartó la posibilidad de ampliar la prohibición que examinamos al modo en que se fabrica el producto (v. STJUE 11-VI-2015, asunto C-215/14). Pero también somos conscientes de que lo hizo porque, a su entender, el tenor de la norma le impedía reconocerlo (y así lo advirtió expresamente). Y, a mayor abundamiento, porque interpretó esta prohibición de forma, a nuestro juicio, errónea tanto desde la óptica del fundamento que la justifica como de los intereses de los consumidores. Al respecto, es suficiente con recordar que la razón que esgrimió el TJUE para sustentar su conclusión estribó en que, a su juicio, su exclusión del ámbito de la prohibición de registro contenida en el artículo  4. 1 letra e  inciso ii (análogo al art. 5.1 letra d  inciso ii de la LM) era coherente con el fundamento que late tras esta prohibición (esto es: evitar conferir un monopolio sobre soluciones técnicas que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores), toda vez que

desde el punto de vista del consumidor, las funcionalidades del producto son determinantes y las modalidades de fabricación de éste importan poco”.

No hace falta entrar en demasiados detalles para advertir lo infundado de este argumento. Baste señalar, en primer lugar, que si hacemos caso a la razón que justifica esta prohibición (evitar que el derecho de marca confiera a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas, malogrando así el sistema de patentes: v. SSTJUE 11-VI-2015, asunto C-215/14, 18-IX-2014, asunto C- 205/13, “Hauck GmbH & Co. KG vs Stokke A/S” ) es evidente que proteger como marca una forma o característica que sólo puede obtenerse mediante un determinado procedimiento, en tanto éste encarne una invención, implica otorgar a su titular un monopolio sobre el procedimiento. Y vinculado a ello, y en segundo lugar, puesto que ello impide que haya una competencia efectiva para esa forma o característica, afecta negativamente a los intereses de los consumidores.

Prohibiciones relativas de registro

Al margen de la prohibición relativa de registro orientada a proteger las denominaciones de origen y las indicaciones de origen ya mencionada (art. 9 2 letras a y b de la LM) y la modificación de la terminología de marca notoria y renombrada que ya hemos mencionado (art. 8 LM), la única novedad introducida en este ámbito es la posibilidad de que cualquier titular de una marca (y no sólo el que la tenga registrada en un estado miembro del CUP o del ADPIC) pueda oponerse al registro de esa marca en España por su agente o representante o pueda ejercitar una acción de nulidad, reivindicatoria o de cesación (v art. 10 LM y art. 5.3 letra b de la DM).

El contenido del derecho de marca

El Real Decreto-ley 23/2018, cumpliendo con las exigencias comunitarias, ha reformado el contenido del derecho de marca en diversos aspectos, algunos de los cuales ya habían sido anticipados por la jurisprudencia del TJUE, y  en su gran mayoría se orientan a fortalecer, robustecer, en definitiva, ampliar ese derecho.

Del modo en que avanzó el TJUE en su sentencia de 16-XI-2004, asunto C-254/02, en la cual, al amparo del artículo 16.1 del ADPIC, estableció que la existencia de un derecho -comprendido en el ámbito de aplicación del Acuerdo- anterior (en el caso un nombre comercial) a una marca registrada sobre el signo incompatible con ésta última, impide que el titular de la marca pueda prohibir su uso, el texto actual de la LM reconoce expresamente que el derecho de exclusiva conferido al titular de la marca se entiende sin perjuicio de los derechos anteriormente adquiridos por sus titulares. Con ello, se cumplen las exigencias impuestas por el ADPIC y se deja en claro que los derechos anteriores (esto es; adquiridos antes de la fecha de solicitud  o de la fecha de prioridad de la marca registrada) no pueden verse afectados por la existencia de una marca posterior. Y, por tanto, que el titular de esta última no puede impedir el uso del signo incompatible sobre el cual existe ese derecho (ad ex. un nombre comercial, un diseño, etc.)

El Real Decreto-ley 23/2018, en armonía con la  DM, consagra la interpretación judicial que primero estableció el TJUE (v. STJUE 21-II-2013, asunto, C-561/2011 y ATJUE 10-III-2015, asunto C-491/14) y posteriormente acogió el Tribunal Supremo ( v. SSTS 2-III-2017, 9-V-2016, 28-X-2014 y 14-X-2014), corrigiendo su doctrina anterior (v. ad ex. SSTS 4-IV-2012, 15-I-2009, 8-II-2007 y 7-VII-2006), según la cual el derecho del titular de una marca a prohibir el uso en el tráfico económico del signo controvertido se extiende al tercero titular de  una marca posterior. Así ha de entenderse la referencia a la facultad que otorga el derecho de marca a su titular para prohibir “a cualquier tercero” (incluido, por tanto, el titular de una marca anterior) el uso el signo incompatible con la marca (v. art. 34. 2 de la LM y art. 10.2 de la DM).

La apreciación de la existencia de una violación de una marca anterior por el uso de otra registrada posterior no está, pues, condicionada a la previa anulación de la última. En consecuencia, la procedencia de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de la marca anterior no puede supeditase a que el registro de la marca posterior haya sido anulado, ni menos aún a que éste  hubiera sido obtenido de mala fe, como durante años mantuvieron nuestros tribunales y han revisado más recientemente (v. las sentencias antes citadas).

Diversas han sido las ocasiones en las que hemos abogado por el restablecimiento de la exigencia de que el tercero use el signo incompatible con la marca a “título de marca”; esto es: como instrumento para distinguir el origen empresarial de unos concretos productos o servicios y, en particular, los ofrecidos por el tercero, respecto de los de otros, como presupuesto de la violación del derecho de marca (v. «El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios, Indretaquí y aquí y J. Alfaro, El uso no marcario de marcasTulipán Negro y la utilización no marcaria de una marca ajena, La Sentencia Maristas: la protección de las marcas notorias más allá del principio de especialidad, El uso de una marca renombrada). Y ello, por razón de los las serias implicaciones que su abandono entraña para la libertad de expresión y la funcionalidad de la competencia económica.

El Real Decreto-ley 23/2018, en coherencia con la Directiva, sustituye los términos uso «para productos o servicios», que contenía la LM como conducta a que se condiciona el derecho de exclusión atribuido titular de la marca, por los igualmente confusos términos «en relación con productos o servicios» (v. art. 34.2 de la LM) que ya contenía la antigua Directiva y de los que se ha servido el TJUE para abandonar o al menos flexibilizar considerablemente el requisito de uso a “título de marca”. Pero lo interesante es que en el Preámbulo de la Directiva (Considerando 18) LM advierte expresamente que

“sólo existe violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se utiliza en el tráfico económico a efectos de distinguir productos o servicios.”

 Por tanto, pareciera que el legislador ha reinstaurado el malogrado requisito de uso “a título de marca” como condición imprescindible para que su titular pueda activar el derecho de exclusión. Pero no es momento de echar campanas al vuelo por al menos dos razones:

Primero, en la antigua Directiva de marcas (art. 5.5) el legislador dejó libertad a los Estados miembros para incorporar modalidades de uso distintas de la de distinguir productos o servicios, lo cual reitera el actual articulado (art. 10.5 DM). Y pese ello, el TJUE no tuvo ningún inconveniente en incluir, entre los usos marcariamente relevantes, usos distintos del tradicional uso a título de marca.

Segundo, en el listado enunciativo de actos comprendidos en el ius prohibendi atribuido al titular de la marca, la DM (art. 10. 3 letra f) y la LM (art. 34.3 letra g) incorpora el uso del signo en la publicidad comparativa, prototipo de un uso que no puede calificarse de uso a título de marca, especialmente cuando el tercero la usa para resaltar la mejor ventaja de su oferta.

En suma, está por ver cómo interpretará el TJUE el requisito de uso del signo incompatible “en relación con productos o servicios” a la vista de la advertencia que ha incorporado la Directiva y cómo lo cohonestará  con la doctrina que ha establecido hasta la fecha. Hay lugar para la esperanza; pero el justo.

Uso de una denominación social o de un nombre comercial como marca

Es de sobra conocido el viejo conflicto suscitado entre denominaciones sociales (y también nombres comerciales) y marcas cuando los titulares de la denominación la usan para distinguir productos o servicios y, por tanto, como marca. Aunque desde nuestra perspectiva, no es muy relevante, puesto que nuestros tribunales han resuelto esta clase de conflictos de forma solvente (v. ad ex. STS DE 6-VII-2015: J. Alfaro, Denominación social y signos distintivos), se introduce entre el listado enunciativo de usos que el titular de una marca puede prohibir el uso del signo incompatible como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social.

Supuesto particular de violación de la marca: productos en tránsito

El legislador comunitario y el nuevo texto de la LM incorporan un supuesto particular de infracción de la marca por el cual se faculta a su titular a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica o esencialmente idéntica a la marca registrada para esos productos (v. art. 34.5 LM). En particular, el titular de la marca tiene derecho impedir la entrada de mercancías infractoras y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos, en especial, el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal (Cº 22 de la DM).

Este derecho conferido al titular de la marca se extingue, no obstante, si  el titular o declarante de los productos acredita, durante el procedimiento iniciado para determinar eventual violación de la marca, que su titular no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el destino final (v. art. 34.5 in fine LM).

Dos son los aspectos de este precepto que queremos destacar:

En primer término, los productos a los que alude el precepto se circunscriben únicamente a los productos “falsificados”, tal y como aclara el Considerando 21 de la DM y se sigue de la exigencia de que el tercero

use una marca idéntica o esencialmente idéntica con respecto a los productos para los que está registrada la marca”,

que coincide con la definición productos de marca falsificados contenida en el ADPIC (v. art. 51 nota 14).

En segundo término, la presunción (injustificada a mi juicio) de la que parte legislador comunitario según la cual el titular de una marca registrada en España (o en otro estados miembro) goza de protección también en cualquier país y que late tras la carga de la prueba que pesa sobre el titular o declarante de los productos, genera ciertas dudas desde la óptica de la libertad de tránsito de mercancías a nivel internacional. Con todo, puesto que la propia Directiva, en su Preámbulo, condiciona el derecho del titular de la marca al cumplimiento las obligaciones internacionales y, en particular, del artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito (v. Cº 21 de la DM), es de esperar que los tribunales flexibilicen, cuanto menos, esa carga (ad ex. limitándola a que se acredite que  la marca no está registrada en el país de destino). Como es de esperar también que se extremen las cautelas cuando el producto supuestamente falsificado sea un producto farmacéutico, pues, tal y como advierte el Preámbulo de la DM (y silencia el Preámbulo del Real Decreto-ley 23/2018), es preciso satisfacer la exigencias derivadas de la “Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública” adoptada por la Conferencia ministerial de la OMC de Doha el 14 de noviembre de 2001 (v. Cº 21 de la DM) y adoptar medidas adecuadas para garantizar el tránsito fluido de los medicamentos genéricos (v. Cº 25). En particular, el Preámbulo de la Directiva señala expresamente que el titular de una marca no debiera tener el derecho de impedir a un tercero que introduzca mercancías en el Estado miembro en que está registrada la marca, si no son despachadas a libre práctica en éste, por razón de similitudes entre la denominación común internacional (DCI) del ingrediente activo del medicamento y la marca. Por tanto, los fabricantes de medicamentos genéricos pueden usar el DCI en sus productos en tránsito, por más que otro operador  haya decidido (y el registro le haya permitido) incluido en su marca.

A fin de combatir más eficazmente la falsificación, Real Decreto-ley 23/2018, trasponiendo el artículo 11 de la DM, introduce en el apartado 4 del artículo 34 de LM la facultad de los titulares de marcas registradas a prohibir ciertos actos preparatorios, como son a colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, etc. así como el ofrecimiento o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación, de embalajes, etiquetas, etc. u otros soportes en los que se esté colocada la marca, siempre que concurran las siguientes dos circunstancias: i) que exista el riesgo de que el embalaje, las etiquetas, etc. en los que se coloca la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios (ubicados en el país en que está registra la marca, entendemos); ii) y ese uso constituya una violación de la marca.

Limitaciones al derecho de marca

La explícita y detallada ampliación que ha sufrido el contenido del derecho de marca no ha encontrado adecuado correlativo en las modificaciones que la DM y, por consiguiente, el Real Decreto-ley 23/2018, han introducido para limitar ese derecho. Con todo, se ha avanzado bastante.

En efecto, el derecho de un tercero a usar su nombre (ya no dirección) se ha limitado a las personas físicas (art. 37. 1 letra a de la LM). No seré yo quien se pronuncie en contra de esa limitación; lo que me pregunto es qué va a suceder con aquéllas personas jurídicas que hasta la fecha operaban bajo un nombre de fantasía o, peor aún, bajo una razón social en caso de que exista una marca anterior con el mismo objeto.

Desde la óptica de los signos que los terceros pueden utilizar, se amplía el espectro  para abarcar no sólo a los signos descriptivos, sino a cualquiera signo carente de carácter distintivo (art. 37. 1 letra b de la LM) antes o después de su registro (ad ex. la forma de una botella carente de distintividad que accede al registro por razón de otros elementos- la etiqueta, la denominación- que le dan en su conjunto carácter distintivo; la botella en sí misma podría ser utilizada por terceros). Está por ver, no obstante, cómo se compaginará esta limitación cuando de marcas compuestas por algún elemento o  elementos que carecen de carácter distintivo se trata. Y si servirá para corregir la tendencia del TJUE y también del TGUE a considerar que el registro o uso por un tercero de un signo que contiene un elemento igual o similar carente de distintividad que también aparece en la marca puede inducir a confusión  o que este simple hecho no lo evita siempre (v. ad ex SSTJUE 28-VI-2012, asunto, T-99/10, Tofuking vs King, 27-VI-2006, asunto C-235/05 P, Flex vs Flexi Air, y aquí y SSTGU 11-V-2010, asunto T-492/08, Star Snacks vs. Star Foods, 13-VI-2004, asunto T-115/02, letra “a” con fondo negro en forma de círculo vs letra “a” con otra grafía en fondo negro en forma de cuadrado y).

Finalmente, a la clásica limitación del derecho de marca para permitir su uso para indicar el destino de los productos o servicios (ad ex. en accesorios o piezas de recambio) se añaden otros dos en el mismo apartado (v. art. 37. 1 letra c de la LM):

i) la posibilidad de usar la marca a efectos de designar productos o servicios correspondientes al titular de la marca (ad ex. uso de la marca en publicidad de productos o servicios de reventa) y

ii) especialmente de usarla “para hacer referencia a los mismos”. La dicción no es para echar cohetes, pero si hacemos caso al preámbulo de la Directiva, esta tímida cláusula general ha de servir para permitir el uso de una marca registrada con fines de expresión artística (Cº27 de la DM), incluido, añadimos, su uso con fin de parodiar, de informar sobre los productos o servicios que portan la marca, de comparase lícitamente con los mismos y, en definitiva, cualquier uso realizado en ejercicio, entre otros, de la libertad de expresión. No en vano, el mencionado Considerando establece expresamente que “la Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión”. De la misma forma deberá aplicarse, pues, nuestra actual LM.

Y todo ello, claro está, a condición de que se realice conforme a las prácticas leales, en material industrial y comercial (art. 37. 2 de la LM).

Finalmente, se introduce un nuevo apartado (art. 37. 3 LM), dirigido a evitar que el titular de la marca pueda desentenderse de las acciones contra él dirigidas por violación de otros derechos de propiedad intelectual que tengan una fecha anterior. Ese puede ser el caso, por ejemplo, de una marca posterior que sido declarada infractora de una anterior pero no anulada.

Nulidad y caducidad

Uno de los aspectos más relevantes introducidos en esta sede en parte por la Directiva y, en parte por el Real Decreto-ley 23/2018 y en el cual queremos centrar la atención, es la competencia para conocer de la nulidad y caducidad de la marca. Así, y por imperativo de la Directiva, se atribuye a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la competencia para conocer y resolver la solicitudes de nulidad y caducidad, salvo en los casos en que ello se invoque por vía reconvencional (arts. 51 y 54 LM). Pero por elección del legislador español se atribuye al contencioso-administrativo la competencia para conocer los recursos que se formulen contra la decisión de la OEPM (art. 61.3 LM).

Al respecto, creo que es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

En primer lugar, nada habría que objetar al hecho de que se atribuya a la OEPM la competencia para conocer estos asuntos, salvo que se invoquen por reconvención, si no fuera porque de los 120 casos (aproximadamente) que han resuelto nuestros tribunales en materia de nulidad (por ejemplo) desde el año 2010  al 2018, sólo se ha invocado la acción de nulidad por reconvención en 19 casos (aproximadamente) y de las restantes sólo en 13 casos (aproximadamente) se ha ejercitado únicamente la acción de nulidad, pues en el resto se ejercitan la acción de infracción de marca y nulidad cumulativamente.

A la vista de ello, no parece muy razonable desde una óptica de racionalidad económica exigir a los operadores que inviertan sus recursos dos veces: una para que se declare la infracción de la marca en los tribunales y otra para que se declare su nulidad en la OEPM o viceversa. Es más, de no solicitar, el titular de la marca, la nulidad, y de ser declarada su infracción por los tribunales, se dará la paradoja de que seguirá “viva” en el registro, una marca que se ha declarado infractora, aunque, ciertamente, el artículo 37. 3 LM impedirá que  su titular pueda seguir usándola.

En segundo lugar, habiendo creado, como se han creado, Juzgados de lo Mercantil y además especializados por materias con una experiencia consolidada, no se acaba de entender la razón (que espero se corrija cuanto antes) que ha llevado a nuestro legislador a otorgar la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones de la OEPM a los juzgados contencioso- administrativos. Tanto menos si se tiene en cuenta que en la EUIPO, el referente en esta materia, los recursos de sus decisiones se interponen ante el TGUE y, después, ante el TJUE, quienes como se convendrá tienen una larga trayectoria en la resolución de conflictos en estas materias.

Pero hay más. Puesto que los recursos que se admiten en casación de la sala tercera no son muy abundantes, puede haber disparidades entre las doctrinas que mantengan los diversos Tribunales Superiores de Justicia, y éstas a su vez con la que establezcan los Juzgados de lo mercantil y tribunales (civiles) en vía de reconvención y que, salvo por la buena voluntad de los jueces y magistrados, no habrá forma de unificar.


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