Por José Massaguer*

 

Las disposiciones sobre jurisdicción y procedimiento

 

El 24 de julio de 2015 fue aprobada la Ley 24/2015 de Patentes.  Entre los objetivos de la reforma destacan fortalecer el sistema español de patentes, facilitar el acceso a la protección mediante patentes y modelos de utilidad, transponer adecuadamente las normas comunitarias e implementar tratados internacionales, así como modernizar y mejorar técnicamente la regulación positiva.  Al primero y último de estos objetivos responde la reforma de las disposiciones sobre jurisdicción y procedimiento, recogidas  en el nuevo Título XII de la Ley.

Las novedades introducidas en esta materia son muchas y relevantes.  Y merecen atención aunque de forma incomprensible no han de entrar en vigor hasta el 1 de abril de 2017.  En efecto, debe esperarse que, en la medida en que lo admita la naturaleza de orden público que preside la regulación de esta materia, inspiren la interpretación de las normas de la Ley de 1986 que hasta entonces estarán en vigor.  A continuación se tratarán solo los aspectos reformados que me parecen más importantes y de mayor trascendencia práctica.

 

Inscripción registral como requisito de legitimación para ejercer acciones de infracción

 

La Ley consagra la discutible interpretación judicial que ha hecho de una norma registral típica de protección del tráfico, como es la previsión de que la licencia no inscrita no es oponible a los terceros (adquirentes) de buena fe (art. 79.3 LP de 1986); un requisito de legitimación activa, como es la exigencia de que el cesionario y el licenciatario tengan inscrito su título para tener reconocida la legitimación para interponer acciones de infracción de patente.  Y lo ha hecho mediante la exigencia de que el licenciatario al menos haya solicitado la inscripción de su derecho en el Registro de Patentes siempre que ulteriormente resulte inscrita (art. 117.1 LP).  En ello, no se advierte ganancia sustantiva, ya que los licenciatarios no inscritos siempre podrán ejercitar acciones de competencia desleal para obtener la tutela individualizada que requieran o intervenir en el proceso iniciado por el titular de la patente (art. 13 LEC), ni la satisfacción de un interés legítimo del demandado;  más bien parece una formalidad huera, que solo beneficia, en forma de ingreso de tasas, a la OEPM y a los infractores, a quienes brinda una eficaz defensa formal en un ámbito en que sus intereses materiales no quedan comprometidos.

 

Competencia judicial

 

La Ley ajusta las reglas de competencia a las vigentes tras la creación de los juzgados de lo mercantil y en particular a la atribución del conocimiento de los litigios en materia de patentes a los JM (art. 86 ter.2 a) LOPJ).  En este sentido, sustituye la referencia a los JPI (art. 125 LP de 1986) por otra a los JM, de modo que solo los juzgados de esta clase de la ciudad donde tenga su sede el TSJ correspondiente serán competentes para resolver los asuntos civiles en materia de patentes (art. 118.2 LP).  Así, la reforma sale al paso de la doctrina de algunos TSJ, con arreglo a la cual cualquiera de los juzgados de lo mercantil de la Comunidad Autónoma podía llevar procedimientos de patentes cuando concurrieran las circunstancias de conexión territorial relevantes, por entender (de forma difícilmente justificable) que el art. 86 ter de la LOPJ habría derogado la regla de concentración territorial del art. 125.2 de la LP de 1986.

Pero la Ley va mucho más allá del mantenimiento de la originaria concentración territorial de la competencia en asuntos de patentes y se adentra de lleno en la especialización.  El nuevo texto acoge la propuesta que en este sentido hizo el CGPJ y prevé que en todo caso solo será competente para conocer de los litigios civiles que se planteen al amparo de la LP precisamente el JM de la ciudad en que tenga su sede el TSJ de Comunidades Autónomas en las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes (art. 118.2 LP), esto es, al JM especializado en la materia.  A esta regla de atribución de competencia objetiva se subordina la competencia territorial, que como antes viene determinada por el lugar del domicilio del demandado o, en el caso de acciones de infracción y a elección del demandante, el lugar de producción de la infracción o de sus efectos (art. 118.3 LP);  de este modo, si en la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado o territorio de realización de la infracción o producción de sus efectos no existiera un JM especializado en la forma antes indicada, la competencia corresponde a cualquier JM especializado, a elección del actor (art. 118.3 y 4 LP).  En la actualidad, esa atribución en exclusiva de los asuntos de patentes solo se ha efectuado, desde 2011, a favor de los JM núms. 1, 4 y 5 de Barcelona.

Por otra parte, la Ley llena implícitamente el vacío ahora existente acerca de la competencia territorial cuando el demandado carezca de establecimiento, domicilio en España, como con alguna frecuencia sucede en los procedimientos de nulidad.  Para estos casos, la competencia territorial se atribuye al JM especializado de la ciudad en que tenga su sede el TSJ de la Comunidad Autónoma del lugar de residencia del representante en España para actuar en nombre del titular de la patente (art. 118.3 I LP), lo que a las claras apunta al menos al agente de propiedad industrial que lo represente ante la OEPM  (en los casos de nulidad), pero también a su agente o sucursal (en todos los casos), y en su defecto del lugar elegido por el actor (art. 118.3 II LP).

Este régimen sigue siendo de aplicación también en materia de marcas y de diseños industriales (disposiciones finales tercera y cuarta de la LP).  En consecuencia, y a salvo de que cunda el ejemplo de la especialización habida entre los JM de Barcelona, solo los de Barcelona serán competentes para conocer de asuntos de infracción y nulidad de marcas y diseños industriales.  Y ello, con la excepción de los asuntos que conciernan a marcas comunitarias y dibujos y modelos comunitarios, para los que se salvaguarda la competencia exclusiva del Juzgado de Marca Comunitaria (disposiciones finales tercera y cuarta de la LP).  En este sentido, la Ley no solo incorpora la reserva de competencia ya establecida en el artículo 86 bis.4 de la LOPJ, sino que además da cobertura legal a la doctrina judicial que había afirmado la competencia del Juzgado de Marca Comunitaria para conocer de los litigios en que se acumulen acciones fundadas en derechos comunitarios y en marcas o diseños españoles idénticos o similares, y la extiende además a los asuntos en los que existiere conexión entre las pretensiones si al menos una de ellas está basada en marcas o dibujos y modelos comunitarios.

 

Ampliación de los plazos procesales

 

También a instancias del CGPJ y como medida para ajustar los tiempos a la complejidad que tienen típicamente los asuntos de patentes, la Ley amplía los plazos para la contestación de la demanda y en su caso formulación de reconvención así como de contestación de la demanda reconvencional:  los 20 días hábiles dispuestos con carácter general pasan a dos meses (art. 119.1 LP).  Puesto que no existe norma en sentido contrario en su legislación especial y no parece que de antemano pueda considerarse contrario a la naturaleza de estos otros títulos de propiedad industrial, este alargamiento de los plazos de contestación será también aplicable en los procesos de infracción y nulidad de marcas y diseños industriales (disposiciones finales tercera y cuarta de la LP).

Para compensar este alargamiento, la aportación tardía de dictámenes periciales admitida con carácter general (art. 337 LEC) solo será posible si se justifica cumplidamente la imposibilidad de aportarlos con el escrito correspondiente (art. 119.3 LP).  Ahora bien, esta condición  es la misma, casi literalmente, que rige  de forma general para la admisión tardía de dictámenes periciales (art. 336.3 LEC).  Por ello, detrás de lo ahora dispuesto, bien miradas las cosas, solo cabe ver, y debe verse, un mandato de aplicación estricta de esta excepción al principio de aportación de prueba con el escrito de alegaciones (art. 336.1 LEC) en asuntos de patentes, y por extensión en asuntos de marcas y diseños industriales.

 

Limitación de las reivindicaciones en el seno del proceso

 

De forma coherente con el reconocimiento de la limitación del alcance de la nulidad a una parte de la reivindicación (art. 103.3 LP) y el objetivo de incorporar al sistema español de patentes las mejores prácticas de nuestro entorno, la Ley admite y regula la tramitación de la limitación de las reivindicaciones propuesta por el titular en el seno de un procedimiento de infracción ante la acción reconvencional o excepción de nulidad y en el seno de un procedimiento de nulidad (art. 120 LP).  De este modo, asimismo, se trata también de reparar las dificultades que, en ausencia de norma y ante la rigidez del procedimiento ordinario, afrontan los tribunales actualmente para arbitrar estas solicitudes de limitación en relación con la parte española de patentes europeas desde la entrada en vigor del Acta de Revisión del CPE 2000, dificultades que sin embargo no han impedido dar cabida procesal a esta posibilidad (eso sí, para las patentes europeas con efectos en España) de una forma razonablemente satisfactoria pero no exenta de imprevistos y falta de seguridad.

La regulación ahora dispuesta dista con todo de ser clara y presenta lagunas.  A pesar de que los primeros apartados se centran en la nulidad hecha valer en un procedimiento de infracción por medio de reconvención o excepción (art. 120.1 y 2 LP), la regulación prevista para la limitación de las reivindicaciones es aplicable tanto si la nulidad de la patente se plantea en la contestación a una demanda de infracción mediante reconvención o excepción, como si se plantea en una demanda autónoma de nulidad;  así resulta del lógico imperativo sistemático, el reconocimiento general del derecho del titular a limitar las reivindicaciones en procedimientos de nulidad (art. 102.2 inciso segundo LP) y la congruente referencia a la limitación en la contestación a la demanda de nulidad que contiene la regulación del trámite procesal para limitar las reivindicaciones (art. 120.3 inciso primero LP).  Y, nuevamente a pesar del silencio legal, la posibilidad y régimen de la limitación de las reivindicaciones debe extenderse a los asuntos sobre nulidad de certificados complementarios en que la acción, reconvención o excepción de nulidad se refiera a su patente de base (art. 15.1 c) del Reglamento (CE) Nº 469/2009 y del Reglamento (CE) Nº 1610\96), aunque esta haya expirado por transcurso de su duración.

La limitación de las reivindicaciones puede solicitarse en la contestación a la demanda, reconvención o excepción de nulidad (art. 120.3 inciso primero LP).  No queda claro, con todo, si la posibilidad de limitación por medio de la contestación ante la excepción de nulidad está reservada a los casos en que el demandante haya solicitado el tratamiento de la excepción como reconvención (trámite de nuevo cuño previsto en el art. 120.2 LP), o si también debe admitirse en todo caso al amparo de lo dispuesto con carácter general en el procedimiento ordinario para los casos en los que por medio de excepción se cuestiona la validez del negocio en que se funda la pretensión deducida en juicio (art. 408.2 LEC).  La cuestión no es baladí, puesto que las consecuencias del tratamiento de la excepción como reconvención no se agotan en el trámite de contestación por escrito, sino que alcanzan a los efectos de la sentencia que estime la excepción de nulidad, que no quedarán limitados a las partes del proceso.  Y al respecto no puede pasarse por alto que el tenor de la norma puede comprender tanto la limitación de las reivindicaciones en la contestación a la excepción que deba tratarse como reconvención a petición del demandado (art. 120.2 LP), como a la oposición por escrito a la excepción de nulidad del título prevista con carácter general (art. 408.2 LEC).

A mi juicio debe descartarse la existencia de ese doble cauce procesal para limitar las reivindicaciones en caso de que su nulidad se plantee por medio de excepción, y preferirse que para limitarlas en este escenario el titular deba solicitar que la excepción se trate como reconvención y se le dé trámite de contestación (con la ventaja, además, de alargar el plazo de dos meses para contestar).  Así resulta en efecto de la vinculación del derecho del titular a limitar las reivindicaciones a los procedimientos de nulidad (art. 103.2 LP) y sobre todo la consideración de que la limitación de las reivindicaciones debe surtir efectos frente a todos sin que se contraiga ese alcance general a los supuestos en que la nulidad fue planteada por medio de demanda o reconvención (arts. 107 LP), que se hace especialmente evidente al tratarse de la constancia registral de la limitación y en la previsión de que la patente sea modificada registralmente en el caso de que se admita la limitación (art. 120.6 LP).

Ante la demanda, reconvención y especialmente excepción de nulidad solo se admite la limitación de las reivindicaciones que se propongan por escrito y precisamente en el trámite de contestación por escrito.  No debe admitirse pues la petición de limitación que se formule por medio de alegaciones complementarias en el acto de la audiencia previa ni, naturalmente, en el trámite de conclusiones e informe del juicio, como tampoco debe admitirse su formulación en la segunda instancia.  Así resulta de la propia naturaleza de las alegaciones complementarias (art. 426.1 LEC), la previsión de que la limitación se proponga en la contestación a la excepción tras la solicitud de que sea tratada como reconvención (art. 120.3 LP), y en fin la configuración del trámite de alegaciones a la proposición de limitación de las reivindicaciones, que se edifica precisamente en torno al traslado de la correspondiente solicitud y se configura como trámite escrito (art. 120.5 LP).

La regulación de la limitación voluntaria de las reivindicaciones, que se sitúa en el ámbito de las funciones de la OEPM (arts. 105 y 106 LP), y el principio general de que el objeto de la patente es el determinado por las reivindicaciones con las que se concedió, excluyen que el titular pueda solicitar la limitación en la propia demanda de infracción.  De esto se hace eco la Ley al prever que el titular pueda solicitar que su modificación fuera del proceso por cualquier causa (que no son otras que la modificación acordada en el procedimiento administrativo de los arts. 105 y 106 de la LP o, en el caso de la parte española de las patentes europeas, en el procedimiento de oposición previsto en el CPE) constituya la base de los procedimientos de infracción o nulidad en curso (art. 120.4 LP).  Para este caso, y aunque nada prevé la Ley, es razonable admitir que el titular que solicita que la patente modificada sirva en adelante de base al proceso alegue también sobre las consecuencias que ello tiene sobre su infracción o nulidad, como de hecho se hace para el caso de que la propuesta de limitación se formule en respuesta a una acción o excepción de nulidad (art. 120.3 inciso segundo LP);  por lo demás, es claro que de esa solicitud y alegaciones se han de dar traslado a la parte demandada de infracción o demandante, reconviniente o excepcionante de nulidad para que formule las alegaciones que estime oportunas en el plazo de dos meses (art. 120.4 LP).

En cambio y dejando al margen toda consideración de orden estratégico, nada debería impedir que, ante una defensa de nulidad formulada en la vista de medidas cautelares (art. 734.2 LEC) o en la oposición escrita a las concedidas sin audiencia (art. 740 I LEC), el titular de la patente pueda, a su vez, anticipar la proposición de limitación de las reivindicaciones y alegar sobre la incidencia de su limitación sobre el fumus boni iuris de la infracción. Y ello, en la propia vista de medidas cautelares (sin perjuicio de que, si el juzgador considera que procede examinar la defensa de nulidad en el seno del procedimiento de cautelares, parece razonable interrumpir la vista para que en su continuación el demandante presente su defensa de la validez de la patente y en su caso las limitaciones que, en el trámite oportuno, ha de proponer) o en la vista a la oposición a las concedidas sin audiencia (art. 741.1 LEC).

Tampoco se dice nada acerca de la limitación de las reivindicaciones en los asuntos en los que la demanda de infracción es interpuesta por un licenciatario y la nulidad es alegada por vía de excepción.  Es obvio que solo el titular de la patente tiene reconocida la facultad de limitación de las reivindicaciones (arts. 103.4, 105.1 y 120.3 LP).  Pero también lo es que la limitación puede tener pleno sentido en el seno de los procedimientos iniciados solo por los licenciatarios, en los que no se puede presentar una reconvención de nulidad pues esta acción ha de dirigirse necesariamente solo contra el titular de la patente, sin perjuicio de la intervención de quienes registralmente aparezcan como titulares de derechos sobre la patente en cuestión (art. 103.3 LP).  La alternativa del inicio de un trámite administrativo de limitación por parte del titular de la patente (art. 105 LP) no es necesariamente satisfactoria, puesto que, suponiendo que se llega a tiempo y se toma la patente limitada como base del procedimiento de infracción aun cuando esta eventualidad solo se contempla a petición del titular (art. 120.4 LP), priva en todo caso al titular de la posibilidad de que la propuesta de limitación se formule con carácter subsidiario (art. 120.3 LP).  La vía de la intervención del titular en el procedimiento de infracción (art. 13 LEC) puede ser una solución adecuada, si se admite un elevado de flexibilidad en la definición de las pretensiones propias del interviniente y en el alcance del trámite de alegaciones (art. 13.3 I y II LRC).  Estas dificultades prácticas obligarán a considerar cuidadosamente la oportunidad de que toda demanda de infracción sea presentada conjuntamente por el titular y su licenciatario o licenciatarios, lo que lejos dista de ser un mandato legal (art. 117 LP), no solo en el momento de decidir la estrategia procesal sino también en el de negociación de los contratos de licencia.

Sea en un contexto u otro, la limitación de reivindicaciones puede hacerse con carácter principal o subsidiario (art. 102.2 inciso primero LP) y nada se opone en el texto legal a que se puedan proponer limitaciones sucesivamente subordinadas entre sí;  antes bien la referencia a “juego o juegos de reivindicaciones” apunta claramente a que cabe una presentar distintas limitaciones sucesivamente subordinadas (art. 102.2 inciso primero LP).  A la propuesta de limitación deberá acompañarse la prueba, especialmente los informes periciales, que se considere oportuna para defender la validez de la reivindicación limitada, incluida la inexistencia de materia añadida como consecuencia de la limitación.  En los casos en que la cuestión se plantee en un procedimiento de infracción (por medio de reconvención o excepción), el demandante habrá de exponer asimismo la forma en que las limitaciones propuestas afectan a la acción de infracción ejercitada (art. 120.3 LP), en lo que obviamente no es un trámite de réplica, por lo que en rigor aquellas alegaciones que no versen estrictamente sobre la incidencia de la limitación o limitaciones propuestas sobre la existencia de infracción deben tenerse por no puestas.

La propuesta de limitación y en su caso las alegaciones acerca de su incidencia sobre la acción de infracción ejercitada con la demanda principal habrán de trasladarse al demandado reconviniente o excepcionante de nulidad (así como, aunque no se mencione en el art. 103 LP, al demandante de nulidad por un plazo de dos meses) por dos meses, que se computarán desde la recepción de ese traslado, y no desde que el tribunal acuerde el traslado oportuno (art. 120.5 LP en relación con art. 119.1 LP).  En este plazo, el demandante, reconviniente o excepcionante de nulidad podrá alegar lo que a su derecho convenga, tanto en relación con la nulidad planteada como, en su caso, con la infracción de las reivindicaciones modificadas, y si lo estima oportuno aportar la prueba precisa para sostener esas alegaciones, siempre con la prevención ya apuntada de que este no es un trámite de dúplica, por lo que las alegaciones deben constreñirse a las innovaciones en el objeto del pleito derivadas de la limitación solicitada.

Asimismo, de la propuesta de limitación efectuada por el titular de la patente se dará traslado de oficio a la OEPM para la práctica de la anotación preventiva correspondiente, sin que, a pesar de la ubicación sistemática de esta previsión, deba distinguirse al efecto en función de que la limitación se proponga a causa de una demanda, reconvención o excepción de nulidad (art. 120.6 LP).

En fin, el juez o tribunal no podrán declarar de oficio la nulidad parcial de las reivindicaciones impugnadas, sin previa formulación de limitación por el titular de la patente o separándose de su petición de limitación.  El principio de alegación, al que se alude reiteradamente en este contexto (arts. 103.4 y 120.3 LP), impide que, a falta de solicitud del titular, la sentencia ajuste el alcance de la nulidad a los extremos de las reivindicaciones que el juzgador entienda efectivamente afectados por la causa de nulidad invocada e incluya una redacción modificada (hecha por el propio juez o tribunal) del juego de reivindicaciones.

 

Informe de la OEPM sobre nulidad de la patente

 

La Ley reintroduce, en la línea del derogado art. 128 de la LP 1986 y a pesar de las serias objeciones del CGPJ, un informe de la OEPM sobre la nulidad de las patentes impugnadas por cualquier vía, esta vez eso sí con carácter opcional para el juzgado y limitado a las discrepancias concretas advertidas en los informes de los peritos de parte (lo que bien miradas las cosas en la práctica sucede “siempre” en relación con los extremos capitales para establecer la nulidad).  Vistos los términos en los que ha quedado configurada esta posibilidad y su excepcionalidad en el procedimiento ordinario, el juez solo debe recabar el informe de la OEPM sobre las discrepancias, que deberán ser concretadas en el oportuno mandamiento, y la Oficina debe limitarse a informar sobre las discrepancias concretadas por el juez;  dicho en otro sentido, la OEPM no puede emitir una opinión técnica general sobre la validez de la patente, ni sobre cuestiones que no hayan sido advertidas por el juez ni planteadas en el mandamiento de solicitud del informe.

El recurso a la OEPM en este contexto es discutible, incluso con los límites trazados.  Lo es, en primer término porque subvierte los principios del ordenamiento en materia de iniciativa en la proposición de prueba pericial (art. 335.1 LEC), sin encajar en ninguno de los supuestos en los que se admite la designación judicial de perito (art. 339 LEC) ni en el caso de la pericia de academias o instituciones (art. 340.2 y 3 LEC), y lo que es más importante sin que la razón a la que presumiblemente obedece se compadezca con la solución dada:  por una parte, no está claro que la complejidad técnica de la evaluación de la prueba impida a un juez que está especializado en materia de patentes (art. 118 LP) alcanzar una solución correcta y, por otra parte, para asegurar la corrección de la valoración de las pruebas periciales de parte lo más adecuado es incorporar al tribunal un juez técnico, como se hace por ejemplo en el Tribunal Unificado de Patentes.  E igualmente es discutible porque reclama la intervención, en un papel próximo al del perito dirimente (pues el informe requerido versa precisamente sobre diferencias de criterio de los peritos respecto de las cuales el juzgador no sabe por cuál optar), precisamente de miembros del organismo que concedió la patente, esto es, de la institución cuya decisión técnica es objeto de revisión judicial.  Y es discutible también por la modificación del régimen de intervención en juicio del autor del informe, cuya iniciativa no se deja a las partes, sino al juez, y además tampoco se somete a las reglas generales en la materia.

 

Información confidencial aportada al proceso

 

En los asuntos de infracción de patentes se plantea con frecuencia la necesidad de formular alegaciones y aportar prueba para sustentarlas que comportan la comunicación de información confidencial protegida como secreto empresarial.  Así sucede por ejemplo con los detalles del procedimiento, los parámetros de funcionamiento o propiedades del producto del demandado por infracción, o los datos sobre los ingresos y gastos del demandante o demandado necesarios para calcular la ganancia dejada de obtener.  Frente a ello se alza sin embargo la regla general de publicidad de las actuaciones judiciales (art. 232.1 LOPJ), el principio de publicidad en la práctica de las pruebas (art. 289.1 LEC) y la insuficiencia de las excepciones a dicha regla para preservar la reserva de las informaciones confidenciales en el proceso civil (art. 232.2 LOPJ y art. 138 LEC).

La Ley autoriza al Juez o Tribunal para adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información requerida (art. 122 LP), a lo que se suma la indicación de que deben tomarse en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales en el contexto de la prueba en contrario practicada para destruir la presunción del art. 69.2 LP (art. 69.3 LP) y de la exhibición de documentos relacionada con la cuantificación de los daños y perjuicios en fase de ejecución (art. 73.2 LP). Pero lo hace de forma insuficiente.  En primer lugar, porque solo trata de esta cuestión en relación con las diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de la prueba, completando de este modo la laguna que se aprecia al respecto en los arts. 256.1 7º y 8º y 297.2 II de la LEC, o en los casos de inversión de la carga de la prueba de infracción y cuantificación de daños en ejecución de sentencia que se acaban de mencionar y, en segundo lugar, por la vaguedad con la que se definen las medidas que se pueden adoptar.  Una regulación cabal de esta materia exige extender la posibilidad de adoptar medidas de salvaguarda de la información técnica o comercial que las partes deban aportar en cualquier fase del proceso de infracción y precisar cuáles son las medidas que pueden acordarse, de forma que ni su concreción quede en el vacío ni su adopción se encuentre condicionada a un juicio apriorístico sobre la legitimidad o no de la invocación de la existencia de un secreto empresarial digno de tutela en este contexto.  Las medidas contempladas en la Propuesta de Directiva de protección del saber hacer y la información empresarial no divulgada para la salvaguarda de la confidencialidad en el seno de los procesos ofrecen una buena guía y ejemplo de cómo deberían haberse hecho las cosas.

 

Diligencias de comprobación

 

La Ley clarifica que las diligencias de comprobación de hechos que regula tienen un objeto diverso y son compatibles con las diligencias preliminares específicamente dispuestas para la preparación de las acciones de defensa de derechos de propiedad industrial del art. 256.1 7º y 8º LEC (art. 123.1 inciso final LP).  Asimismo precisa que las diligencias de comprobación de hechos deben practicarse sin previa notificación a la persona que deba soportarlas (art. 124.1 LP), con lo que se pone fin a las dudas que este extremo había suscitado en la práctica y con frecuencia habían llevado a los tribunales a acordar su previa notificación, sin duda por razones bien intencionadas pero que por regla ponen en peligro la utilidad de su práctica.  Estas dos previsiones, desde otra perspectiva, dejan claro que no puede arbitrarse un trámite de oposición a la práctica de las diligencias de comprobación, como el previsto con carácter general para las diligencias preliminares (art. 260 LEC).

Por otra parte, el objeto de las diligencias de comprobación se amplía al examen de cualquier extremo útil para verificar la infracción, al suprimir la referencia del art. 130.1 LP 1986 a la determinación de si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionadas pueden servir para llevar a cabo la infracción (art. 124.1 LP).  Ello no obstante, a continuación y de forma sorprendente la Ley parece limitar la comprobación y examen de productos a los casos en los que la invención no se ejecute en España (art. 124.1 inciso segundo LP).

También se modifica sensatamente el plazo (sobre todo su dies a quo) para la presentación de la demanda de infracción con utilización de los resultados de la diligencia, que será de 30 días hábiles, y no de dos meses, y se contarán desde la entrega de la certificación de las diligencias, y no desde su práctica (art. 125.2 LP).

Finalmente, se duplica la previsión de prestación de caución a cargo del solicitante (arts. 123.4 y 126 inciso primero LP), en un sentido que solo cabe entender como reconocimiento de que la caución inicialmente prestada para la práctica podrá ajustarse al mayor importe de los gastos y daños que la parte afectada por ella pueda justificar una vez verificadas.

 

Medidas cautelares

 

La Ley mantiene la regulación especial de las medidas cautelares, que ya introdujo la LP de 1986 a pesar de su regulación completa en la LEC, y conserva en esencia las disposiciones anteriores;  sin perjuicio de ello, incorpora algunas novedades dignas de mención.

Ante todo, la nueva Ley suprime la exigencia de que la patente cuya infracción motiva la solicitud de medidas cautelares sea objeto de explotación en los términos previstos por la obligación correspondiente, que queda sustituida precisamente por la remisión general a la LEC (art. 127 LP).  Tras ello puede verse un ajuste a la prohibición de discriminación en el goce de los derechos de patente en el caso de que la patente no se ejecute en territorio local establecida del art. 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Este cambio no necesariamente debe conducir a prescindir de esta exigencia a la vista tanto de la doctrina de los tribunales que, en materia de marcas, ha relacionado este requisito con el periculum in mora, como de los condicionantes derivados de la exigencia de proporcionalidad, especialmente en los casos de desabastecimiento (que en última instancia son aquellos en los que precisamente se incumpliría la obligación de explotar tal y como ha quedado formulada en el art. 83 de la vigente LP de 1986).  También en el plano sustantivo debe reseñarse el mantenimiento de la previsión, a todas luces innecesaria por su obviedad, de que no podrán adoptarse medidas cautelares contra el titular de un derecho de utilización anterior (art. 128.3 LP).

Finalmente, en el plano procesal merecen especial atención la fijación del plazo en el que debe prestarse la fianza fijada como caución en el auto por el que se concedan las medidas cautelares, que queda establecido en cinco días hábiles (art. 129.1 LP);  la precisión de que la fijación de una contracautela que sustituya la cesación cautelar no es un pronunciamiento obligado (art. 129.2 LP), en línea con la interpretación ya mantenida por nuestros tribunales, y la ampliación del régimen de consecuencias del levantamiento de las medidas cautelares sobre la fianza y responsabilidad del solicitante que las obtuvo, sin clarificar la debatida cuestión del plazo para solicitar la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por las medidas cautelares alzadas (art. 131.3 4 LP).

 

Escritos preventivos

 

La Ley admite y regula los llamados escritos preventivos, implantados en la práctica de otros países y cuyo reconocimiento ha conocido suerte desigual en España.  En efecto, mientras que fueron admitidos por el JM de Barcelona, enmarcándolos en el seno del procedimiento de jurisdicción voluntaria, no lo han sido por el JM de Madrid, por entender que faltaba el cauce procesal para su tramitación.

En esencia, los escritos preventivos son escritos que presenta quien considera probable que el titular de una patente interese la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte en su contra, y constituyen una personación ante el Juzgado para comunicar esa probabilidad de que se soliciten medidas cautelares sin audiencia con la que la se manifiesta el compromiso de comparecer inmediatamente ante el Juzgado de modo que la vista previa a la resolución sobre medidas cautelares prevista con carácter general pueda celebrarse sin dilación por causa del tiempo exigido por el emplazamiento, y con la que eventualmente se avanzan las causas de oposición a la solicitud de medidas cautelares, tanto en relación con la no infracción como en relación con la posible nulidad de la patente.

La competencia para tramitar los escritos preventivos se atribuye al juzgado o juzgados de lo mercantil que el presentante considere competentes para conocer la solicitud de cautelares.  En el caso de que proceda su admisión, se acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares, de modo que si en los tres meses siguientes, se presentara la solicitud de medidas cautelares temida se procederá de conformidad con las reglas generales sobre audiencia de las partes previa a la resolución, con la expresa salvaguardia de la posibilidad de que, cuando a pesar de la presentación del escrito preventivo concurran las circunstancias exigidas para ello, proceda igualmente adoptar las medidas cautelares solicitadas sin audiencia;  así las cosas, la presentación del escrito preventivo no ha de impedir la concesión de medidas cautelares sin audiencia cuando la propia celebración de la vista pueda frustrar su eficacia.  La resolución por la que se acuerde formar este procedimiento de medidas cautelares será notificada al titular de la patente, sin que se prevea el traslado del escrito preventivo, pero también sin que se prevea que dicho escrito será tratado de forma confidencial, como debiera ser el caso para respetar las reglas sobre asignación de la carga de alegar.

La regulación de estos escritos no modifica las normas sobre competencia territorial.  Dicho eso, sin embargo, su presentación puede fijar la competencia del juzgado que conocerá de la ulterior solicitud de medidas cautelares.  En efecto, al futuro demandante solo se le reconoce la posibilidad de presentar su solicitud ante un juzgado distinto del que inició el procedimiento de medidas cautelares tras un escrito preventivo si aquel ante el que se presentó “no es el competente” (art. 132.2 inciso primero LP).  De ahí que, si son varios los juzgados competentes (lo que sucederá si la infracción o sus efectos se producen en lugares distintos del lugar del domicilio del demandando presentante del escrito, siempre claro está que se haya designado en ellos un JM especializado) y el escrito preventivo se presentó ante uno de esos varios juzgados competentes, el titular de la patente difícilmente podrá alegar que su elección habría sido otra (art. 118.4 LP) para fundar su decisión de presentar la solicitud de medidas cautelares ante un juzgado distinto.


* Esta entrada resume, sin notas, el artículo que con el título “La nueva Ley de Patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales” se publicará próximamente en el libro que recoge las ponencias presentadas en la V Jornada de Propiedad industrial de Barcelona

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