Por Áurea Suñol
A propósito de la STGUE de noviembre de 2024
Introducción
En el derecho europeo de la propiedad intelectual, el sistema de patentes es el hogar de las invenciones de cualquier campo de la tecnología. Se supone que el legislador otorga un monopolio temporal al titular de la patente para incentivar la innovación tecnológica. El secreto empresarial complementa a ese sistema sin perjudicar sus objetivos de política legislativa.
Sin embargo, el sistema de marcas puede, potencialmente, acoger signos cuya forma o, alguna de sus características, están influidas por consideraciones técnicas. Los signos tridimensionales, cuyo objeto está constituido precisamente por la forma del producto o su envoltorio, están incluidos en el catálogo legal de signos aptos para constituir una marca. También sus colores, aroma, sonido, entre otros ejemplos.
Que los operadores puedan obtener un derecho de exclusiva sobre el modo en que funciona el producto, sin haber cumplido los requisitos más estrictos que exige el sistema de patentes, tiene consecuencias relevantes. El poder de mercado que, eventualmente, les puede otorgar impone costes tanto a los consumidores, que deberán pagar precios más altos por los productos, como a los diseñadores e inventores posteriores, que deberán solicitar una licencia o encontrar formas de diseñar a su alrededor.
Un ejemplo particularmente ilustrativo de ese potencial efecto es el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal General de la UE (no publicada) de 13 de noviembre de 2024, asunto T-524/23, “Boehringer Ingelheim Pharma GmbH March Co. KG, vs EUIPO”, que versa sobre la eventual nulidad del registro de una marca consistente en la forma de un inhalador de polvo seco (DPI).
Antecedentes de la sentencia
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH March Co. KG solicitó, e inicialmente logró registrar, en 1999, una marca de la UE para la clase 10 de Niza [en concreto: para instrumentos y aparatos para la inhalación de preparados farmacéuticos, es decir, inhaladores de polvo seco para el tratamiento de la COPD (enfermedad pulmonar crónica obstructiva)], cuya representación es la siguiente:
Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd., presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad. Argumentó que la marca contravenía lo dispuesto en el artículo 7.1 letras a), b) y e), incisos i) y ii) Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”).
La División de anulación de la EUIPO estimó la solicitud al considerar que la marca infringía la prohibición de registro establecida en el artículo 7.1 letra e), inciso ii), que exige denegar el registro de “signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico”. A idéntica conclusión llegó la Sala Cuarta de Apelaciones de la EUIPO en su resolución de 13 de junio de 2023 (asunto R 1558/2021-4). Frente a esa resolución Boehringer Ingelheim interpuso recurso solicitando su nulidad, el cual fue desestimado por el TGUE en la sentencia que comentamos.
Contexto general del caso
Antes de proceder a su análisis, considero oportuno hacer una breve contextualización que permita comprender mejor las eventuales implicaciones del caso.
En 2002, Boehringer Ingelheim introdujo en el mercado europeo un medicamento llamado Spiriva (comercializado también como Srivasso en algunos Estados miembros), utilizado para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En 2004 lo lanzó en EE.UU. Este medicamento está disponible en dos formatos diferentes, uno de los cuales es una cápsula que contiene bromuro de tiotropio que se inserta en un dispositivo de inhalación (denominado HandiHaler) cada 24 horas.
Boehringer Ingelheim tiene múltiples patentes asociadas a este medicamento, entre las que se incluye además del principio activo (bromuro de tiotropio) y su formulación, y el dispositivo de inhalación de polvo seco (DPI) específico para administrar el medicamento en cápsulas (HandiHaler).
Por ejemplo, la patente de producto US7694676B2, solicitada el 22.04.2005, tiene por objeto un inhalador para inhalar composiciones farmacéuticas en polvo a partir de cápsulas.
Su reivindicación primera (consta de 16) reza así:
a lower part,
a plate which can be latched to the lower part and wih which the lower part can be closed off, and a capsule holder for receiving the capsules, this holder being adapted to be lowered into the lower part,
a mouthpiece latchable to the plate,
a lid which covers the mouthpiece in a closed position and latches it by means of a closure element, the lower part, the plate, the mouthpiece and the lid being hinged together by means of a single joint, and
an actuating member which can be moved out a resting position and thereby interacts with at least one pin which can be made to pierce the capsule holder, wherein:
the mouthpiece has a gripping aid by means of which the mouthpiece can be flipped open, away to the side, the gripping aid disposed proximate to an edge o the mouthpiece and proximate to the actuating member when the mouthpiece is closed
the actuating member is constructed as a double function actuating member by means of which. In a firt actuation, the closure element can be released from the lower part in order to swivel the lid, and with which, in a second actuation, the capsule is pierced, the actuating member including a recess to receive and engage the closure element when the lid covers the mouthpiece in the closed position
Los dibujos que se incluyen en la solicitud son los siguientes:
La patente EP 1496 858 B1, solicitada el 02.04.2003, incluye el siguiente dibujo
La primera de las 8 reivindicaciones reza así:
Muchas de estas patentes de Boehringer, de las cuales sólo he citado una muestra, han expirado o están cerca de hacerlo, lo que ha permitido la entrada de genéricos en algunos mercados.
Glenmark fue la primera empresa que lanzó al mercado europeo una versión bioequivalente del inhalador de polvo seco (DPI) de bromuro de tiotropio para tratamiento de la COPD en 2021, bajo la marca Tiogiva o Tavulus, según los estados. Tavulus es la versión bioequivalente de Glenmark del Spiriva Handihaler de Boehringer Ingelheim. Hace menos de un año, la empresa Lupin Limited lanzó en EE.UU. su equivalente genérico del Spiriva HandiHaler Tiotropium Bromide Inhalation Powder.
Como imaginarán, la forma de los inhaladores está preponderantemente influida por consideraciones técnicas y prácticas. Por ejemplo, la necesidad de garantizar un flujo uniforme del medicamento en polvo seco puede determinar parámetros muy específicos en el diseño del dispositivo. Su tamaño, ergonomía y otras características están diseñadas para facilitar la administración del medicamento y su manipulación por el usuario. Alterarlas podría comprometer su funcionalidad. Por ello, los competidores pueden verse obligados a adoptar formas similares. Además, existen múltiples estudios que sugieren que los colores, tamaño o forma de los medicamentos pueden hacerlos más atractivos para los consumidores y reforzar la confianza en su eficacia. Esto puede tener implicaciones relevantes para los medicamentos genéricos.
El registro de una marca sobre la forma de un inhalador podría tener, pues, un impacto significativo en la competencia, pues su titular podría eventualmente impedir que los fabricantes de genéricos comercializasen alternativas sin infringirla, lo que, en última instancia, podría repercutir en la variedad de opciones disponibles para los pacientes y en el precio que tienen que pagar por el medicamento.
La prohibición de la “funcionalidad técnica”
Para evitar el riesgo de que el titular del signo acabe controlando la forma en que se usa el producto, la normativa europea de marcas cuenta con varias reglas. La principal, o la que, prima facie, se orienta específicamente a impedirlo es la contenida en la prohibición absoluta de registro establecida el artículo 3.1 letra e) inciso ii) de la DM [análogo al art. 7.1. e) inciso ii), del RMUE y al art. 5.1 e) inciso ii) de la LM]. Esa norma contiene un test de “umbral”, esto es, veta el acceso al registro a los signos que presentan un grado demasiado elevado de funcionalidad, que el legislador ha situado en aquellos “constituidos exclusivamente por la forma, u otra característica del producto, necesaria para obtener un resultado técnico”.
De acuerdo con el TJUE, la eventual aplicación de esta prohibición exige identificar, primero, las características esenciales del signo; indagar, después, si el signo está compuesto exclusivamente por características técnicas; y determinar, finalmente, si éstas son necesarias para alcanzar un resultado técnico.
En el caso objeto de la sentencia del TGUE, la Gran Sala de Recursos consideró, y Bohering no discutió, que el contenedor del medicamento, la tapa protectora, la boquilla y el botón eran características esenciales del signo. Por tales, se entienden, según el TJUE, “los elementos más importantes del signo” (v. STJUE 14.09.2010, asunto C-237/19 “Lego”, ap. 69 y, por analogía, STJUE 11.05.2017, asunto C-421/15 P «Yoshida Metal Industry vs EUIPO», y, para identificarlos, puede acudirse, como es doctrina asentada e hizo la EUIPO, a datos relativos a patentes expiradas o en vigor (v. STJUE 14.09.2010, asunto C‑48/09 “Lego”, ap. 71 y 84).
El debate giró en torno a las dos siguientes cuestiones:
- si tales características podían calificarse de técnicas o funcionales, drsde la óptica marcaria (a excepción de la boquilla, cuya función técnica Bohering no cuestionó), y, en su caso, si eran necesarias para alcanzar un resultado técnico;
- si el signo sólo estaba compuesto por tales características o contenía también alguna característica importante meramente ornamental.
Seguidamente abordaremos el análisis de estas dos cuestiones. Sin embargo, con fines expositivos, invertiremos su orden.
Funcionalidad técnica de las características esenciales
La resolución de esta primera cuestión exige, de entrada, determinar cuál es el resultado técnico del producto (un inhalador de polvo seco, en el caso), que el TGUE identificó como “la inhalación de una sustancia médica”.
A mi juicio, esta definición es, prima facie, demasiado estrecha. Parece reducir la función técnica del producto a un objetivo último (administrar el medicamento al cuerpo), sin tener en cuenta cómo se logra ese objetivo, que depende de características técnicas específicas, tales como la dosificación precisa de la sustancia, su protección hasta el momento del uso, la facilidad de uso por parte del paciente, lo que incluye, ergonomía, entre otros ejemplos. La correcta identificación del resultado técnico del producto es muy relevante. A pesar de que en el caso que nos ocupa no tuvo implicaciones importantes, si se simplifica en exceso, y se define a un nivel de generalidad muy bajo, podrían pasarse por alto elementos funcionales importantes del diseño del producto.
Identificado el resultado técnico del producto procede determinar si todas las características de la forma responden a ese resultado. A tal efecto, el TJUE ha establecido que los documentos relativos a patentes, vigentes o expiradas, que describen los elementos funcionales de la forma en cuestión, constituyen herramientas útiles para evaluar la funcionalidad técnica de sus características (v. SSTJUE 14.09.2010, asunto C‑48/09 “Lego”, ap. 85 y STJUE 20.04.202, asunto C-237/19 “Gömböc”, aps. 33 y 34, ATJUE 12.03.2020 asunto C-893/19 P “Roxtec AB v. EUIPO”).
En el caso analizado, el TGUE consideró acreditado que diversas patentes de Boehringer requerían la presencia de cada uno de los elementos esenciales del signo – recipiente, tapa, botón y boquilla–, los describían y les atribuían una función técnica. Además, los dibujos incluidos en ellas representaban un inhalador de forma muy similar, incluso idéntica, al signo objeto de la marca. En consecuencia, concluyó que la EUIPO pudo considerar fundadamente que todas esas características eran técnicamente indispensables para garantizar el funcionamiento adecuado del producto, en este caso, la inhalación de una sustancia médica.
Esta conclusión está línea con la jurisprudencia del TJUE. En efecto, en la sentencia Lego, el TJUE estableció que la existencia de una patente, en la que se describen los elementos funcionales del signo, es una prueba muy significativa, aunque no determinante, de que éstos contribuyen al resultado técnico del producto (STJUE 14.09.2010, asunto C-237/19 “Lego”, ap. 85). Esta fuerte presunción es, a mi juicio, razonable, porque las características que se divulgan en la solicitud de patente y, especialmente, las que se reivindican, rara vez son únicamente ornamentales, incidentales o arbitrarias.
Por otro lado, desde la óptica del derecho de marcas, lo que cuenta como técnicamente funcional, es a la luz la jurisprudencia europea, relativamente amplio. No basta con que el signo presente características de uso, pero tampoco es necesario que esa característica del producto funcione mejor por comparación con otros productos que hay en el mercado (v. STGUE 26.03.2020, asunto T-752/18 «Tecnodidattica S.p.A. v. EUIPO», ap. 25.).
Es cierto que, en ocasiones, el TGUE ha calificado como técnicas características que son inherentes a las funciones genéricas del producto. Sin embargo, el TJUE ha establecido que los signos exclusivamente compuestos por tales características están incursos en la prohibición de registro establecida en el inciso primero del artículo 7 RMUE. Pero teniendo en cuenta que también ha dispuesto que no es posible combinar esta prohibición de registro con la que ahora analizamos (v. STJUE 18.09.2014, asunto C- 205/13, “Hauck GmbH & Co. KG vs Stokke A/S”), no me parece desacertado concebir la noción de “carácter técnico” de forma amplia y generosa.
A mi entender, todas las características que desempeñan algún papel, poco más que mínimo, en el funcionamiento del producto deberían calificarse de técnicas, o si se prefiere, funcionales para el derecho de marcas. Dicho a la inversa, sólo las características que esencialmente carecen de toda relación con la función del producto pueden reputarse arbitrarias u ornamentales. El argumento de Bohering de que la función protectora atribuida a la tapa no puede considerarse técnica, según la doctrina de la Oficina Europea de Patentes de patentes, además de cuestionable, considerando la amplitud con la que ésta concibe ese término, no me parece atendible. Como indicó el TGUE, según se desprende de varias patentes, la tapa del inhalador es necesaria para la función de inhalación segura de una sustancia médica, protegiendo al usuario de los riesgos higiénicos, luego es funcional desde la óptica del derecho de marcas.
Por último, el hecho de que las características esenciales de la forma del inhalador (el contenedor, la tapa, la boquilla y el botón) cumplan funciones técnicas diferentes, no excluye la aplicación de la prohibición de registro que estamos examinando. El tenor del artículo 7.1 e) inciso ii) utiliza el del artículo indeterminado «un» para referirse al resultado técnico, lo que, a mi juicio, no implica, que aquéllas deban referirse a un único resultado técnico. La prohibición puede aplicarse también cuando cada una de las características de la forma logra un resultado técnico diferente. A tal efecto es suficiente con que combinen las características que son técnicamente causales y suficientes para lograr el resultado técnico pretendido del producto (v. ad ex. SSTGUE 12.11.2008, asunto T‑270/06 y 31.01.2018, asunto T‑44/16), cual era el caso.
Es indiferente que haya formas alternativas
Bohering alegó que las reivindicaciones de las patentes no atribuían una forma particular a las características esenciales de la marca. Esto, en su opinión, impedía concluir que su forma fuera necesaria para la solución técnica reivindicada en las patentes. Argumentó, además, que tales características podían presentar formas alternativas, por lo que el registro de la marca no impedía que otras empresas utilizaran tal solución técnica.
El TGUE consideró, de entrada, que varias patentes de Bohering atribuían funciones técnicas al recipiente, a la tapa y al botón del inhalador en la misma forma que en la marca controvertida.
Asimismo, señaló, que, en todo caso, la existencia de formas alternativas, que tengan otras dimensiones u otro diseño, que permitan obtener el mismo resultado técnico, carece de relevancia, lo cual es acorde con la doctrina del TJUE.
En efecto, en la sentencia Philips, el TJUE estableció que el término «necesario» debe entenderse como una necesidad causal. Esto significa que basta con demostrar que las características funcionales esenciales del signo son sólo atribuibles a un resultado técnico STJUE 18.06.2002, asunto C-299/99 «Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products», ap. 80). En consecuencia, la posibilidad de que existan otras formas que permitan alcanzar el mismo resultado técnico “no evita(r) la aplicación de [esta] causa de denegación o de nulidad” (ídem, ap. 81.) Es decir, y también en palabras del TJUE, la prohibición de registro de la funcionalidad técnica “excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas”.
En mi opinión, esta doctrina es acertada. Que haya formas alternativas para lograr el mismo resultado técnico no implica que la considerada no sea funcional. Muestra, solamente, que existen otras formas igual de funcionales para obtener tal resultado. Además, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan «otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico», sin distinguir las formas que utilicen otra «solución técnica» de las formas que utilizan la misma «solución técnica».
No ignoramos que, en la sentencia “Lego”, el TJUE, al interpretar el precepto del Reglamento de la marca comunitaria (ahora RMUE) análogo al artículo 3.1 e) inciso ii) de la DM, afirmó que, de la sentencia “Philips”, se desprendía que la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico “no excluye de por sí” la aplicación de ese precepto (STJUE 14.09.2010, asunto C-237/19). A mi juicio, sin embargo, esta interpretación no se ajusta a lo que el TJUE expresó clara y explícitamente en ese pronunciamiento, interpretando el artículo análogo de la Directiva de marcas.
El rechazo del llamado criterio de la multiplicidad de las formas reviste una gran importancia. Implica asumir que la necesidad competitiva, esto es, la necesidad de que los terceros precisen acceder a la característica del producto en cuestión para competir efectivamente con el titular de la marca, no es lo que determina que un signo funcional quede excluido del registro (v. con meridiana claridad, STGUE 27.06.2017, asunto T‑580/15 «Flamagas vs EUIPO», ap. 59, STGUE 26.03.2020, asunto T-752/18, «Tecnodidattica SpA vs EUIPO», ap. 33).
Esta asunción, que comparto, es muy relevante, porque no todas las características del signo, que han sido objeto de una patente, son competitivamente necesarias. Evita, también, que los tribunales tengan que abordar la complicada tarea de definir el mercado relevante para determinar si el signo queda o no comprendido en la prohibición de registro que analizamos. Y lo que es más importante, el criterio de la necesidad competitiva pasa por alto el eventual impacto negativo que puede tener la protección de características funcionales en la competencia dinámica, que es precisamente el tipo de competencia que el derecho de patentes se orienta a estimular, pues se centra en indagar si esa protección causan un daño competitivo en el mercado estático (esto es, si afecta a la competencia estática), es decir, si elimina tantas opciones de los competidores que ya no hay suficientes sustitutos económicos disponibles para mantener un mercado competitivo.
Desde esta perspectiva, por tanto, el TJUE parece alinearse con la denominada tesis del derecho a copiar características no patentadas (“right to copy”), formulada por el Tribunal Supremo de EE.UU. en la sentencia TrafFix [v. TrafFix Devices, Inc v Marketing Displays, Inc 532 U.S. 23 (2001], al interpretar la prohibición de registro de signos funcionales contenida en la § 2(e)(5) de la US Trademark Act, y respaldada por un sector relevante de la doctrina ese país (v. por todos, McKenna, «(Dys)functionality», ob. cit., pp. 827-828 y pp. 834-835, Buccafusco/LemleY, “Functionality Screens”, ob. cit., p. 1342, McKenna/Sprigman, “What’s In, And What’s Out: How Ip’s Boundary Rules Shape Innovation”, ob. cit., p. 52, Buccafusco/Fromer, “Fashion’s Function In Intellectual Property Law”, 93 Notre Dame Law Review, 2017, pp. 93-94, Buccafusco/Lemley/Masur, “Intelligent Design”, ob. cit., pp. 119- 120)
Al adoptar esta aproximación, el TJUE reconoce, con buen criterio a mi juicio, que la prohibición de la funcionalidad técnica tiene en verdad la función de canalizar la eventual protección de las características técnicas al derecho de patente (en igual sentido, Fhima, “Functionality in Europe: When Do Trademarks Achieve a Technical Result?, ob. cit., pp. 726-728). La idea esencial es que la protección de las características funcionales ha de buscarse, si acaso, en el sistema de patentes o, si es posible, en el régimen de protección jurídica del secreto empresarial. La salvaguarda de la competencia como ratio de la prohibición, a la que el TJUE alude también en sus consideraciones doctrinales, es, pues, un objetivo de carácter general. Esa prohibición fomenta indirectamente la competencia asumiendo las decisiones de política legislativa adoptadas por el legislador en el sistema de patentes, para incentivar la competencia dinámica, las cuales refuerza excluyendo del ámbito de protección de las marcas a las características funcionales del producto (v. McKenna, «(Dys)functionality», ob. cit., pp. 836). Que tales características no estén protegidas por una patente (ad ex. porque no son nuevas) es, o debiera ser, por tanto, indiferente.
La concepción, relativamente amplia, de la noción de funcionalidad relevante para el derecho de marcas, así como la relevancia que, como hemos visto, tiene la existencia de una patente, en la que se describen los elementos funcionales del signo, confirma la tesis que defendemos.
El umbral: No hay ningún elemento arbitrario importante
Con frecuencia, la forma de los productos o sus envases contienen características funcionales y alguna o algunas meramente ornamentales. Un ejemplo claro podría ser una jarra de agua, que además de tener una tapa hermética, que evita fugas, presenta un asa decorativa cuya forma imita enredaderas o ramas.
Para determinar qué signos pueden acceder al registro y cuáles no, el derecho de marcas recurre, como hemos avanzado, a un test de “umbral”. Se requiere, por tanto, que el signo presente una cierta cantidad de contenido no funcional. Si el signo satisface ese umbral puede acceder al registro, pero por debajo de ese mínimo, el derecho de marcas le veta la entrada al registro.
De acuerdo con la doctrina del TJUE, para que la marca cumpla con ese umbral es suficiente con que el signo presente una característica no funcional importante. En lugar de interpretar el término “exclusivamente”, que incluye el artículo 3.1 letra e) inciso ii) de la DM [análogo al art. 7.1. e) inciso ii), del RMUE], como equivalente a que no es necesario mostrar que el signo es 100% funcional, el TJUE lo ha interpretado en el sentido de que la mera presencia de un elemento (y aunque sea sólo uno) arbitrario (ad ex. ornamental o de fantasía), importante hace que el signo escape a la prohibición (v. SSTJUE 14.09.2010, asunto C‑48/09 “Lego”, aps. 52 y 72 y, por analogía, STJUE 11.05.2017, asunto C-421/15 P «Yoshida Metal Industry vs EUIPO», ap. 26). Que el signo tenga también uno o varios elementos funcionales igualmente importantes es indiferente.
La razón que ha ofrecido TJUE para respaldar este juicio estriba en que, en esa hipótesis, los competidores tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente (v. STJUE 14.09.2010, asunto C‑48/09 “Lego”, ap. 72). El TJUE presupone, pues, que cuando hay al menos una característica importante no funcional habrá siempre muchas formas alternativas disponibles, que no infringirán la marca.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. La normativa de marcas, a diferencia de la del derecho de diseño, no cuenta con un precepto que explícitamente excluya los elementos funcionales del ámbito de la protección de la marca. Aún más, el TJUE no permite que las normativas nacionales exijan al titular de la marca tridimensional que renuncie, en la solicitud, a los elementos funcionales del signo (v. por analogía STJUE 12.06.2019, asunto C‑705/17, «Patent- och registratreringsverket vs Mats Hansson»). Y la generosidad con la que aquél interpreta los presupuestos, y criterios a que se sujeta la ilicitud del uso de un signo igual o similar a la marca registrada, pueden permitir que, en la práctica, su titular acabe monopolizando los elementos funcionales que aquélla contiene.
Este resultado se compadece mal, tanto con la función canalizadora que supuestamente asume la prohibición de la funcionalidad técnica, como con la función pro-competitiva que el TJUE también le ha atribuido, pues permite que un operador termine por proteger y monopolizar eternamente características técnicas de los productos.
Todas estas consideraciones, seguramente, influyeron en la decisión del TGUE, atinada en mi opinión, de rechazar el argumento del Bohering de que la forma ovalada del producto en su conjunto (apariencia externa) –con una abertura abatible—, era una característica importante del signo, que no era necesaria para alcanzar un resultado técnico, pues era meramente decorativa o estética.
De entrada, cuando el signo que aspira a acceder al registro consiste en una combinación supuestamente arbitraria o caprichosa de elementos funcionales es imprescindible que la representación del signo que se incluye en la solicitud muestre claramente que lo que se pretende proteger es la forma (apariencia externa) del producto. Los competidores han de conocer qué elementos de la marca pueden utilizar en sus productos.
En el caso que nos ocupa, es obvio que la representación del signo, que Bohering incluyó en la solicitud, no dejaba claro que era exactamente lo que pretendía proteger. Así lo advirtió correctamente el TGUE. Si Bohering verdaderamente quería proteger tan sólo la forma ovalada del inhalador, no habría incluido imágenes mostrándolo desde diversas perspectivas y ángulos y, especialmente, con la tapa abierta, mostrando la boquilla, y el funcionamiento de la tapa protectora.
Segundo, en la descripción de una de las patentes de Bohering, la forma del signo se incluye como realización preferida, esto es, la forma preferida del inventor para poner en práctica la invención.
Tercero, como señaló la Sala cancelación, la propia forma ovalada y plana cumple una función utilitaria importante: permite que el usuario sujete cómodamente el dispositivo, lo abra fácilmente, inhale el medicamento, lo cierre, lo transporte y lo guarde. Desde un punto de vista ergonómico, las formas con esquinas, en lugar de redondeadas, son más incómodas para sujetar o guardar en un bolsillo, y la base plana facilita que el dispositivo se mantenga en posición vertical o se apoye sobre una superficie plana. Es significativo, creo, que existan diversos inhaladores en el mercado que tienen también una forma ovalada y una base plana. Por tanto, la disposición de las características funcionales significativas del signo está dirigida por preocupaciones utilitarias para hacer el dispositivo más cómodo, más seguro y más eficiente.
Finalmente, la forma global del inhalador sigue el contorno de tres de las características técnicas esenciales, a saber, el recipiente, la tapa y el botón. Tal forma no puede separarse de los aspectos técnicamente funcionales del producto, o en palabras del TGUE, “se confunde con la totalidad o con parte de estas características esenciales” de manera inseparable. Además, el inhalador presenta la apariencia (forma global) que tiene para ser un inhalador “mejor” no para identificar mejor a quién lo fabricó, que es la función que las marcas están llamadas a asumir. Al menos, Bohering no ofreció, en mi opinión, ningún argumento convincente para demostrar que esa forma particular, y la de los elementos individuales, del inhalador no tenía ninguna influencia en el funcionamiento del producto. Los premios que haya obtenido no son relevantes. Su eventual carácter distintivo, adquirido por el uso (lógico, por otra parte, considerando que ha tenido un monopolio sobre el dispositivo), carece de pertinencia. Además, las formas necesarias para obtener un resultado técnico tienen vetado el registro, aunque hayan adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso (art. 7.3 RMUE).
En estas circunstancias, la forma global transmitida por el signo no puede definirse como un elemento principal arbitrario o decorativo hasta el punto de que pueda excluir la aplicación de la prohibición de registro analizada. El peso que tienen sus aspectos funcionales superan con creces cualquier aspecto no funcional de su concreta disposición, que es incidental y difícilmente discernible como elemento separado de los elementos funcionales. Como advirtió, el Noveno Circuito de EE.UU, en el caso Leatherman [v. Leatherman Tool Grp., Inc. v. Cooper Indus., Inc., 199 F.3d 1009, en 1013 (9th Cir. 1999)]; y han reiterado numerosos pronunciamientos estadounidenses:
(…) where the whole is nothing other than the assemblage of functional parts, and where even the arrangement and combination of the parts is designed to result in superior performance, it is semantic trickery to say that there is still some sort of separate «overall appearance» which is non-functional”.
Foto: Pedro Fraile