Por Ana Mª Tobío Rivas

 

A propósito de la obra Acciones y procesos de infracción de derechos de Propiedad Industrial de José Massaguer

 

Es bien sabido que el sistema sustantivo que reconoce una serie de derechos, sin una adecuada protección jurídica a través de acciones fuertes y procesos judiciales efectivos pierde utilidad y eficacia. En definitiva, repercute en su propia razón de ser, ya que puede quedarse vacío de contenido. Esto puede predicarse, naturalmente, de los derechos de Propiedad Industrial. Desde hace algunos años asistimos, en distintos ámbitos legislativos -nacional, de la Unión Europea e internacional-, a una conveniente y oportuna regulación jurídica de estos derechos sobre bienes inmateriales, que se ha ido modificando paulatinamente para adaptarse a nuevas exigencias que tratan de mejorar su protección y virtualidad. En nuestro país podemos mencionar ejemplos cercanos de reformas de la normativa en este sector del ordenamiento jurídico, como la nueva Ley de Patentes del año 2015, o la modificación que se acaba de producir de la Ley de Marcas, por medio del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2018). Pues bien, el contenido sustantivo de los derechos de Propiedad Industrial, aun siendo satisfactorio, requiere un sistema procesal que haga realidad la protección de estos derechos.

Recientemente se ha publicado en este ámbito un trabajo que considero importante y cuya lectura me ha suscitado numerosas reflexiones, algunas de las cuales se exponen a continuación. Me refiero a la monografía del Profesor José Massaguer, Acciones y procesos de infracción de derechos de Propiedad Industrial, Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2018, 300 págs. En efecto, esta obra constituye un estudio amplio, completo y riguroso de los mecanismos de defensa jurídica que posee el titular de un derecho de Propiedad Industrial cuando sus facultades, esencialmente el derecho de exclusiva, se ven lesionadas por determinadas actuaciones que no están autorizadas por el titular ni se pueden acoger a ningún límite del mencionado derecho previsto por la Ley. En este caso, además, la importancia que reviste la obra está sólidamente acreditada por el prestigio y relevancia de su autor, el profesor Massaguer, una autoridad en el ámbito jurídico-mercantil y, en particular, gran conocedor y especialista del sector de la Propiedad Industrial. Sus contribuciones científicas sobre esta materia constituyen un referente. Baste recordar aquí que ya sus primeras monografías, en los inicios de su trayectoria investigadora, versaron sobre esta temática: El contrato de licencia de know-how (1986), Mercado común y patente nacional: agotamiento comunitario y protección territorial absoluta (1988), Los efectos de la patente en el comercio internacional (1989). Con posterioridad, la calidad científica de su trayectoria está sobradamente reconocida. Esta obra que estamos comentando es, además, producto de una larga y dilatada experiencia durante un amplio período de tiempo en el ejercicio profesional del Derecho, llevando la dirección y asesoramiento en asuntos relativos a la infracción de los derechos de Propiedad Industrial. Así pues, esta contribución aporta una visión completa del tema, puesto que en ella confluyen los profundos conocimientos del autor sobre la materia y el aspecto práctico de la aplicación de la normativa sobre Propiedad Industrial. El trabajo presenta una visión omnicomprensiva pues integra Derecho material o sustantivo y Derecho adjetivo o procesal. Se trata de un estudio minucioso, expuesto con rigor jurídico que contiene referencias a la interpretación y aplicación jurisprudencia nacional  y europea lo que realza la relevancia y valor de la monografía.

La obra se ocupa principalmente del examen de las acciones civiles que se pueden ejercitar en defensa de los derechos de Propiedad Industrial y del proceso civil que se sigue por infracción de esos derechos. El estudio se refiere esencialmente a patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, incluyendo también las patentes europeas validadas en España y los certificados complementarios de protección. No obstante, ese análisis puede hacerse extensivo a otros ámbitos, puesto que las normas que regulan esos derechos son, en mayor o menor medida, aplicables a otras clases de derechos como las obtenciones vegetales y topografías de los productos semiconductores e, incluso, en el Derecho de la Unión Europea, por la remisión que éste hace al Derecho interno en relación con algunas cuestiones en la normativa de marcas comunitarias, modelos y dibujos industriales comunitarios y obtenciones vegetales comunitarias.

En la monografía se pone de relieve que la regulación de las acciones y los procesos por infracción de los derechos de Propiedad Industrial se estructura en un triple nivel: internacional, regional -Unión Europea-, nacional o interno. Respecto de la normativa nacional se recuerda que sólo se ha unificado la regulación de la parte relativa a jurisdicción y normas procesales (Título XII de la Ley de Patentes, al que se remiten la Ley de Marcas, Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la propia Ley de Enjuiciamiento Civil), resultando un régimen jurídico de carácter especial en esta materia, común para todas las modalidades de Propiedad Industrial. No obstante, la regulación de las acciones de defensa concedidas a los titulares de los derechos de Propiedad Industrial, previstas en las distintas Leyes especiales, es sustancialmente coincidente, aunque existen algunas disposiciones particulares justificadas por diversas causas y razones.

“En términos generales, el sistema sustantivo y procesal de defensa de los derechos de propiedad industrial contra su infracción puede considerarse razonablemente satisfactorio (…) este sistema comprende un efectivo arsenal de acciones y remedios para combatir y prevenir la infracción de los derechos de propiedad industrial y posee una adecuada e incisiva regulación especial de algunos aspectos claves del proceso de infracción de estos derechos”.

Con la finalidad de proceder al estudio de esas cuestiones centrales, que son objeto de un exhaustivo examen, la obra se estructura en cuatro partes. Después de un apartado I introductorio, la parte II trata sobre las acciones de infracción de los derechos de Propiedad Industrial. La parte III se refiere a la preparación del proceso de infracción de los mencionados derechos de Propiedad Industrial y la parte IV está dedicada al proceso de infracción de estos derechos.

En primer lugar, se realiza un análisis completo de las acciones civiles que pueden ejercitar los titulares de derechos de Propiedad Industrial para defenderse contra las infracciones a su posición jurídica exclusiva. Por una parte, se hace referencia a las acciones reguladas expresamente en las Leyes especiales sobre Propiedad Industrial, a través de un reconocimiento particular o una previsión general (acción declarativa, acción de cesación, acción de indemnización de daños y perjuicios, acción de remoción, acción de publicación de la Sentencia). El régimen de estas acciones es en general coincidente, aunque en algunos casos presentan especialidades que dependen de la naturaleza del objeto protegido o de otras razones. También se examinan las acciones civiles que tienen un carácter más general (acción de competencia desleal, acción de responsabilidad civil extracontractual y acción de enriquecimiento injusto).

En relación con la acción declarativa, que puede ser acción autónoma o accesoria, se hace una especial consideración de los registros de cobertura, que han sufrido una limitación de su utilidad práctica, y de la “inmunidad registral”, que se ha visto rechazada. En el estudio de la acción de cesación se plantean interesantes cuestiones, tales como la falta de explotación efectiva por el titular del derecho o la posible sustitución de la cesación por el resarcimiento de daños. Sobre esto último el autor critica la omisión de esta posibilidad de sustitución en los supuestos admitidos por la Directiva 2004/48/CE, e indica que, a falta de una norma expresa, se habrá de realizar una cuidadosa indagación de los presupuestos materiales y de determinados límites generales y especiales que pudiesen existir. En la obra se destaca el carácter reforzado de la acción de cesación de naturaleza unitaria, que se extiende a los prestadores de servicios de los que se vale el infractor para cometer la acción ilícita, así como un reconocimiento general de las medidas encaminadas a impedir la continuidad y reiteración de la infracción y sus efectos, que se completa con la individualización de una serie de medidas típicas para lograr esa finalidad.

Especial complejidad e importancia reviste la acción de indemnización de daños y perjuicios. Por una parte, se estima que su naturaleza no radica en una mera función resarcitoria, sino en la preservación de la integridad del contenido económico del derecho de exclusiva y prevención de la infracción. Precisamente, como se advierte en la obra, uno de los rasgos singulares de esta acción reside en el carácter normativo u objetivo del daño indemnizable, que se manifiesta en el alcance de los presupuestos de la acción y, sobre todo, en su contenido económico. Para el autor esta caracterización se llevó a cabo con el objeto de superar el ejercicio de una acción de daños basada en la clásica teoría general, que implica un daño de carácter subjetivo. Así, en el ámbito de la responsabilidad civil por daños derivados de una infracción de derechos de Propiedad Industrial se amplía su alcance, ya que se prevén supuestos de responsabilidad subjetiva y también objetiva. En esta misma línea se pone de relieve que la eficacia práctica de la acción de daños se ve facilitada por medio de una ampliación de los criterios de cuantificación. También se explica en la obra el régimen de la determinación del contenido económico de la indemnización de los daños originados por la infracción, que puede ser el importe de las consecuencias negativas u otro mecanismo de determinación. Las consecuencias negativas indemnizables pueden presentar un carácter económico (tales como los beneficios dejados de obtener por el titular a consecuencia de la infracción o los beneficios alcanzados por el infractor), o de otra naturaleza, incluyendo también de manera expresa el daño moral. La alternativa a la determinación del contenido económico de la acción de daños puede ser la fijación de una cantidad a tanto alzado que comprenda al menos el precio de una licencia hipotética.

Además, en particular, el titular de la marca o diseño industrial cuya violación hubiese sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de ninguna prueba, derecho a percibir una indemnización mínima, en concepto de daños y perjuicios, del uno por cien de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados o que incorporen ilícitamente el diseño protegido. También es posible la indemnización de daños por infracción indirecta de la patente. Los criterios para la determinación económica de la indemnización son alternativos, a elección del titular del derecho infringido, que no debe justificar la opción elegida. Asimismo, se indica en la obra que es factible el resarcimiento de los daños bajo la modalidad de reparación no pecuniaria o in natura. No obstante, el autor critica la defectuosa técnica legislativa aplicada en el diseño de la acción de daños, así como la descoordinación entre la configuración de la acción de daños en las distintas Leyes especiales tras la reforma de la Ley de Patentes en 2015.

En el examen de la acción de remoción se exponen los remedios que se pueden adoptar para revertir o deshacer la situación provocada por la infracción o su preparación, tanto las medidas típicas como aquellas sólo previstas para algunas modalidades de Propiedad Industrial. En el marco de esta acción se apunta que no sería posible imponer indemnizaciones coercitivas.

Seguidamente se estudia la acción de cesación y remoción contra los intermediarios a cuyos servicios recurre el infractor para cometer la infracción.

En relación con la acción de publicación de la sentencia se estima que presenta una configuración restrictiva.

A continuación se aborda el régimen jurídico de la prescripción de las acciones de defensa de los derechos de Propiedad Industrial. Entre los aspectos que se exponen en este apartado cabe destacar el retraso desleal en el ejercicio de las acciones y la cuestión relativa a la extinción de las acciones de infracción mediante indemnización adecuada de los daños y perjuicios en materia de patentes y diseños industriales. El autor considera esto último un supuesto excepcional y pone de manifiesto sus dudas sobre su compatibilidad con la Directiva 2004/48/CE, que impediría hacer extensiva esta regla a las marcas.

La obra también analiza otras acciones y remedios para la defensa de los derechos de Propiedad Industrial, como la protección provisional previa a la concesión y registro del derecho, las medidas en frontera, que tienen naturaleza administrativa, y determinadas acciones civiles de carácter general que pueden igualmente ejercitarse. Estas últimas son la acción de competencia desleal, la acción de enriquecimiento injusto y la acción de responsabilidad extracontractual. Desde siempre han resultado difíciles las relaciones entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la Propiedad Industrial. Así pues, resulta de especial interés el apartado dedicado a la posible utilización de las acciones de competencia desleal como mecanismo de defensa de los derechos de Propiedad Industrial. El autor sostiene que entre el sistema de protección jurídica de la Propiedad Industrial y la represión de la competencia desleal media una relación de complementariedad -que en otra ocasión había calificado como “complementariedad relativa”- y no una relación de ley general-ley especial estricta ni una relación de acumulación indiscriminada. Con la finalidad de determinar cuándo puede existir esa complementariedad, en la obra se examinan grupos de casos de aplicación complementaria de la legislación contra la competencia desleal, que tienen un gran valor y utilidad. A la complementariedad relativa corresponde en el plano procesal la acumulabilidad de acciones por competencia desleal y defensa de derechos de Propiedad Industrial.

La parte III de la obra está dedicada a la preparación del proceso de infracción de derechos de Propiedad Industrial. Este apartado examina distintas cuestiones: los requerimientos previos por el titular de los derechos de Propiedad Industrial, que con carácter general no se exigen en nuestro Derecho para iniciar un proceso por infracción, aunque a juicio del autor habría que matizarlo; las diligencias preliminares especiales, que pueden comprender dos modalidades, diligencias de información y diligencias de comprobación de hechos; y las medidas de aseguramiento de prueba.

La última parte de la obra examina el proceso de infracción de derechos de Propiedad Industrial. En ella se realiza un estudio completo de todos los elementos, fases y aspectos más importantes que lo conforman y caracterizan. Entre estas materias podemos destacar, por su especial relevancia en este ámbito, la competencia –internacional, objetiva y territorial-, la legitimación activa y pasiva, la prueba, las medidas cautelares y la arbitrabilidad de las disputas.

Después de la lectura de la obra podríamos afirmar que nuestro ordenamiento jurídico prevé una regulación adecuada y apropiada en materia de acciones y procesos de infracción de derechos de Propiedad Industrial. Y esto es así, aunque en algunos aspectos, que se ponen de manifiesto en la obra, dicha regulación podría ser mejorable. En todo caso, es importante resaltar que la disciplina de esas acciones y procesos debe tener en cuenta y adaptarse a las especialidades que identifican los derechos de Propiedad Industrial y a las singularidades que presentan los conflictos relativos a la infracción de esos derechos. Como señala Massaguer, el sistema de acciones y procesos debe responder a los objetivos político-legislativos de la protección jurídica de la Propiedad Industrial:

“solo una vigorosa tutela judicial puede garantizar la promoción de la innovación técnica, la incorporación al mercado de los avances resultantes de esa innovación y la difusión del conocimiento técnico que justifica el establecimiento del sistema de patentes; la contribución a la transparencia del mercado y el fomento de las inversiones en calidad de las prestaciones sobre las que se asienta el sistema de marcas, etc. En este sentido, las medidas y procesos eficaces contra la infracción tienen una importancia fundamental en la concepción general y construcción de los sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial, el aseguramiento de las inversiones y esfuerzos que con ello se trata de fomentar y, aún más, la puesta en explotación comercial de los resultados de la innovación técnica, comercial e industrial”.