Por Aurea Suñol

Una nota sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015

Jesús Alfaro ha publicado una entrada sobre la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 en el caso Autorama v. Autoram. Estamos de acuerdo con la solución que el autor y la sentencia defienden para el (posible) conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos. Nos gustaría, no obstante, realizar algunas observaciones a los argumentos desplegados por el Tribunal Supremo en esa sentencia para respaldar la incongruencia ultra petita en la que, según el Tribunal, incurre la Audiencia, al condenar a la demandada a pagar una indemnización de daños y perjuicios del 1% de su cifra de negocios siendo así que la demandante había solicitado una indemnización de 30.000 euros y, de forma subsidiaria, el precio de una licencia hipotética, esto es, el precio que hubiera tenido que abonar la demandada a cambio de una licencia para usar la marca Autorama lícitamente. Nos limitaremos a hacer dos observaciones que no afectan a la corrección del fallo. Una, sobre los supuestos en los que procede aplicar el art. 43.5 LM y otra sobre la relación entre el precio a la venta de la marca y la regalía hipotética en caso de licencia.  

Ha de comenzarse señalando que el artículo 43.5 de la LM puede interpretarse en el sentido de que obliga al tribunal a conceder en concepto de indemnización de daños y perjuicios como mínimo el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados cualquiera que hubiera sido el criterio de cuantificación elegido por el actor y su concreta cuantificación aproximada. Y ello, porque el precepto establece literalmente que “el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios”

Ahora bien, no parece acertada esa aproximación ni la conclusión a la que llega el Tribunal sobre cuándo procede aplicar el artículo 43.5 de la LM, que se vierte en el siguiente párrafo (en el que el Tribunal Supremo descarta que la Audiencia hubiera incurrido en incongruencia)

“En nuestro caso, desde el momento en que se había ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, y se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM, cabía aplicar en defecto de la prueba necesaria para su cálculo, el criterio previsto en el art. 43.5 LM , sin que con ello se pueda haber incurrido en incongruencia”.

En efecto, como es doctrina pacífica, el artículo 43.5 de la LM tiene por único objetivo ayudar al titular del derecho de marca infringido en los casos en los que la prueba de la realidad e importe del daño ocasionado por la conducta infractora es difícil. El artículo 43.5 de la LM ha de interpretarse de conformidad con lo que la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual establece respecto de la fijación de los daños y perjuicios derivados de la conducta infractora de un derecho de propiedad intelectual (en la que, por cierto, no existe norma equivalente, pero es ésta, recordemos una Directiva de mínimos) y, tanto (i) en relación con el mandato recogido en su artículo 3, de acuerdo con el cual las medidas que se adopten en caso de infracción han de ser justas y equitativas, como (ii) respecto de la obligación de que la cuantía de la indemnización por los daños ocasionados por la infracción de un derecho de propiedad intelectual  se corresponda con el valor efectivo de los perjuicios ocasionados por la actividad infractora. Lo que significa que ha de aplicarse el artículo 43.5 de la LM cuando el actor no haya elegido criterio indemnizatorio alguno o su fijación sea muy difícil.Y en el caso que enjuicia el Tribunal Supremo, la demandante no sólo escogió un criterio para fijar la indemnización (las consecuencias económicas negativas generadas por la infracción y subsidiariamente el porcentaje de royalty hipotético), sino que además fijó el importe de “esas consecuencias negativas” en 30.000 €. Por tanto, a nuestro juicio no procedía aplicar el artículo 43.5 de la LM.

El Tribunal Supremo desliza otra afirmación discutible. Así, afirma que la petición subsidiaria hecha por la actora respecto del criterio indemnizatorio (la regalía hipotética, el precio que por licencia hubiera tenido que abonar la demandada) 

presuponía que el importe por la licencia sería inferior al precio de venta de los signos distintivos” 

No tiene por qué ser así en cualquier caso. El artículo 13 de la Directiva autoriza a los tribunales a

fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión

Es decir, según la Directiva, la licencia hipotética es solo un elemento a considerar para fijar los daños. Y puesto que es obvio que nuestros tribunales han de interpretar el artículo 43.2 LM a la luz de la Directiva, es evidente que en caso de que el actor opte (principal o subsidiariamente) por el criterio establecido en apartado b) del mencionado precepto (el royalty hipotético) su determinación por el tribunal puede y debe incluir en la cuantía de la indemnización otros elementos distintos de la propia regalía (ad ex. gastos de investigación, de preparación de la acción, etc.) a fin de que, como establece la Directiva, el titular sea resarcido completamente de los daños ocasionados por la actividad infractora. Por todo lo cual, es perfectamente posible que la cantidad a indemnizar en el caso enjuiciado por el TS de haberse aplicado el criterio de fijación de daños establecido en el artículo 34.2 b) de la LM no fuera, como sostiene el Tribunal, necesariamente inferior al precio de venta de los signos distintivos.


Ver, para ampliar los temas tratados en la entrada, Massaguer, José, Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, número extraordinario en Homenaje al profesor D. Juan Luis Iglesias Prada, 2011, p. 101 ss., pp. 102-104 y Massaguer, José, La acción de daños en materia de propiedad industrial» en Liber amicorum Juan Luis Iglesias. Javier García de Enterría (Coordinador). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2014.

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