Por Aurea Suñol

Nota la Sentencia de Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016

Los hechos del caso

La sociedad “Cointreau” presentó demanda contra Destilerías La Vallesana S.A., Licores Deva S.A. y Vidrierías Masip S.A. por infracción de derecho de marca y, en concreto, de la marca internacional nº 553.499 protegida en España para productos de las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas) y solicitada el 16 de mayo de 1990, con invocación de la prioridad de la marca francesa solicitada el 21 de diciembre de 1989 y concedida el 30 de noviembre de 1993. Y ello, por razón de que, según alegaba la actora: i) Vidrierías Masip S.A. fabricaba y comercializaba, sin su autorización, un envase cuya forma (base cuadrangular con bordes achaflanados) era esencialmente idéntica, además de su color, a su marca registrada; ii) Destilerías La Vallesana S.A. usaba el citado envase para envasar y comercializar su licor Orange Sec.; y iii) Licores Deva S.A. comercializaba el licor Orange Sec, elaborado por La Vallesana con dicho envase.

Según afirma el juzgador, consta que el registro de marca internacional de la actora se registró para productos de las categorías 19.7.10 y 26.1.24 de la Clasificación de Viena. La categoría 19 corresponde a recipientes y embalajes, y su apartado 7.10 a botellas o frascos sin cuello; y la categoría 26 incluye figuras y cuerpos geométricos y su apartado 1.24, círculos y elipses con superficies, o partes de las superficies, oscuras.

Las demandadas se opusieron a la demanda y solicitaron su desestimación. En particular, Vidrierías Masip adujo en su oposición las excepciones de nulidad y de caducidad de la marca de la actora. Asimismo, las inicialmente demandadas formularon demanda contra “Cointreau”, que se acumuló al procedimiento, en la cual solicitaban con carácter principal, la declaración de nulidad de la marca internacional de la actora, por consistir su objeto, en la fecha de solicitud de la marca, en la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada y, subsidiariamente, la declaración de caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estimó la petición principal de la demanda de Vidrierías Masip, Licores Deva y La Vallesana y declaró la nulidad de la marca internacional de la actora. “Cointreau” apeló y la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente el recurso y condenó a las demandadas por infracción de la marca internacional. La Sentencia de Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016 objeto de esta nota confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Dos son los aspectos sustanciales que el Tribunal Supremo hubo de resolver y de los nos ocuparemosen esta nota:

  • El carácter distintivo de la marca y su eventual nulidad por ser la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada.
  • La eventual caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos, al haber sido usada en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.

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El carácter distintivo de la marca

Como es bien sabido, la función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial de los productos. Así lo confirma la propia noción de marca establecida en el artículo 4. 1 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) y así lo ha establecido desde antiguo tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como el Tribunal Supremo (v. por todas STJCE 22.10.2014, asunto C?20/14, con ulteriores referencias) y entre los pronunciamientos del Tribunal Supremo y por todas, SSTS  17.06.2014   y  30.07.2013). Ello, obviamente, presupone la aptitud del signo objeto de la marca para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro. De ahí que el artículo 5.1 letra a) de la LM mediante una remisión al concepto de marca contenido en el artículo 4.1 de la misma ley impida que accedan al registro los signos que por sí mismos o, si se prefiere, estructuralmente adolecen de capacidad distintiva y que, por ello, son inhábiles para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Además, la exigencia de que el signo goce de aptitud diferenciadora para recibir protección por el sistema de marcas se establece expresamente también en la prohibición absoluta recogida en la letra b) del artículo 5.1 de la LM y se deduce asimismo de la letra c) y d) del mismo precepto.

La diferencia entre las mencionadas prohibiciones de registro radica en grado de aptitud distintiva que respectivamente requieren; a saber: capacidad distintiva en abstracto y capacidad distintiva en concreto. Así, mientras que la contenida en letra a) del artículo 5.1 de la LM requiere que el signo sea de por sí apto para diferenciar, por razón de su procedencia empresarial, un producto o servicio y, por tanto, cualquiera que sea la clase del producto o servicio identificado con el signo en cuestión -capacidad distintiva en abstracto-, la prohibición establecida en las letras b) del mencionado precepto exige que el signo tenga aptitud para distinguir los concretos producto o servicios para los cuales se solicita la marca. Otro tanto sucede con las prohibiciones contenidas en las letras c) y d) del artículo 5.1 de la LM (v. por todas, respecto del artículo análogo 5.1 b) de LM en la Directiva de marcas SSTUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P y en relación con respecto del el artículo 2 de la Directiva de Marcas –que nuestra LM traspone el artículo 4.1 STUE 12-II-2004 asunto C-363/99,ambas con ulteriores referencias. En la doctrina, C. Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2004).

En particular, el artículo 5.1 d) de la LM, que es la prohibición sobre la que la demandada fundó la acción de nulidad de la marca controvertida, veta el acceso al registro a aquellos signos

compuestos exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las  costumbres leales y constantes del comercio”.

El legislador considera que los signos que no difieren de la norma o de los usos del sector y que, por este motivo, no son aptos para cumplir su función esencial de origen, están desprovistos de carácter distintivo (v.. entre otras muchas, SSTUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI, 24.04.2012 C?98/11 P y 7.10.2004 C?136/02 P, “Mag Instrument/OAMI”).

De lo que se trataba, por tanto, era de determinar si la marca tridimensional en disputa difería de la norma o de los usos del sector a pesar de que quedó acreditado que las demandadas usaban una botella similar a la que es objeto de la marca y/o existían otras imitaciones con anterioridad a la solicitud de la misma, con el fin último de apreciar si aquélla gozaba o no de carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro. Y a tal efecto, y como es también doctrina constante del TJUE, era preciso atender a la percepción del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de ese producto, tomando en consideración la impresión de conjunto que a éste le produce el signo (v. por todas, SSTUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P).

Pues bien, el Tribunal Supremo recuerda, fundándose en la jurisprudencia comunitaria, lo que ya advirtió la Audiencia en su pronunciamiento– con mejor tino a nuestro juicio ésta última tanto en la sentencia como en el pasaje del TJUE que citó-, reiterando lo dicho por el TJUE (v. ad ex. SSTJUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P, 20.10.2011, asunto C?344/10 P y C?345/10 P, “Freixenet/OAM,”, 7.10.2004 C?136/02 P, “Mag Instrument/OAMI); esto es:

“Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas”

“No obstante… el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa”

Y aunque reconoció que una botella “desnuda” puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, advirtió asimismo que

ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida ( secondary meaning)”

Por lo que a la vista de los estudios de mercado aportados, las impresiones del público relevante que de los mismos se desprendían, y de la conclusión alcanzada por la Audiencia según la cual la botella en cuestión tenía distintividad suficiente para identificar el licor de naranja comercializado bajo la marca “Cointreau” concluyó que:

si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso

Como el lector habrá apreciado, la frase transcrita del TS arroja dudas acerca del momento en el cual el Tribunal considera que la botella controvertida adquirió carácter distintivo; esto es: si antes o después de la solicitud de registro. Tampoco el pronunciamiento de la Audiencia es demasiado cristalino en este aspecto, pues, pese a que señaló que no había prueba alguna de que la marca careciera de eficacia distintiva en 1990, por un lado alude como medios de prueba aportados por la actora a fotografías de hace más de cien años incluidas en spots publicitarios (y, por tanto, antes de la solicitud), por otro lado, fundamenta el carácter distintivo del signo en unas encuestas realizadas en el año 2006 (y, por tanto, después del registro de la marca) que muestran que un 66% de los encuestados identificaron el origen del producto a la vista de la sola botella, sin etiqueta alguna. La cuestión no es en absoluto irrelevante, pues de no gozar el signo de carácter distintivo antes del registro y de no haber acreditado adecuadamente la actora que lo adquirió posteriormente con el uso no hubiera podido evitar la aplicación de la causa de nulidad invocada por las demandadas/recurrentes (v. en este sentido STJUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”). A examinar si, en efecto, la marca controvertida adquirió distintividad sobrevenida se orienta el siguiente apartado.

Distintividad sobrevenida

Del mismo modo que un signo puede perder la capacidad distintiva que originariamente poseía como consecuencia de su uso, cabe también que fruto de ese uso suceda lo opuesto: que adquiera posteriormente el carácter distintivo del que estaba inicialmente desprovisto. A este fenómeno se le denomina secondary meaning o distintividad sobrevenida.

Los presupuestos exigidos por la jurisprudencia comunitaria para estimar que el signo objeto de una determinada marca ha adquirido el carácter distintivo de la que estaba desprovista cuando se concedió se proyectan, en esencia, sobre el uso que se ha hecho de la marca y, en particular, el modo e intensidad (cuantos más años se haya usado más posibilidades de que haya adquirido carácter distintivo) y en la percepción que de la misma tiene el público interesado; es decir: que el signo en cuestión sea efectivamente asociado por el público interesado a un determinado origen empresarial (v. sobre este último aspecto, STJUE  16.09.2015, asunto C?215/14, “Nestle” y sobre los presupuestos en general y por todas STJUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).

Para acreditar tales extremos y, por tanto, que el signo ha adquirido, como consecuencia de su uso, carácter distintivo, la jurisprudencia ha establecido un listado de criterios o factores, meramente enunciativos, que se consideran adecuados a estos efectos; a saber: la cuota de mercado que posee la marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca y las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”). Asimismo, el TJUE ha admitido también la posibilidad de que la autoridad competente  pueda valerse o solicitar un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).

En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que:

  • se aportaron las fotografías de hace más de cien años que muestran que desde el inicio de la temprana actividad publicitaria de COINTREAU -en el siglo XIX- e incluyendo uno de los primeros films publicitarios de la historia- la botella característica siempre ocupó un lugar destacado en la publicidad del producto y que
  • se aportó una encuesta realizada a la población general (de 18 a 60 años), con el fin de averiguar el conocimiento y singularidad del envase de COINTREAU, consistente en una muestra de 500 entrevistas (en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) a personas consumidoras de algún tipo de licor y que el 66 % identificaron el origen del producto a la vista de la sola botella, sin etiqueta alguna y que a la siguiente pregunta inducida “¿Diría usted que éste es el envase de COINTREAU? “el 91 % de respuestas fueron afirmativas

a nuestro juicio, la Audiencia podía razonablemente concluir que cuanto menos la marca controvertida había adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso con posterioridad al registro y, por ende, que cumplía su función esencial al diferir de una manera significativa de la norma o de los usos del sector. Razón por la cual no estaba incursa en la causa de nulidad alegada por las demandadas/recurrentes. Pues, en efecto, según el TJUE si a la vista de los factores antes expuestos el juzgador estima que los sectores interesados —o al menos una parte significativa de los mismos— identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, necesariamente debe concluir que ha adquirido distintividad sobrevenida (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).

Uso de la marca en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo

El artículo 39.2 de la LM permite considerar, a los efectos de la prueba de la obligación de uso de la marca, que el empleo de una versión modernizada o actualizada de la marca tal y como se encuentra registrada sirva como uso de la marca registrada en el sentido del aparato primero de dicho precepto, a condición de que no se haga en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.

La finalidad de esta excepción de modernización de la marca es permitir que su titular de la marca hacer variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (v. STJUE 25.10.2012, asunto C?553/11).

Como hemos señalado al inicio, las demandadas solicitaron subsidiariamente, en su reconvención, la declaración de caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos precisamente porque a su sentir, ésta se estaba usando de una forma que difería en elementos que alteraban de manera significativa su carácter distintivo. En otros términos, las demandadas alegaban que la marca había caducado porque el producto no se había comercializado en la forma en que la marca aparece registrada; es decir: con la botella sin etiquetar. En consecuencia, y siempre a su entender, estaba incursa de caducidad por no satisfacer la obligación de uso que establece el artículo 39.1 de la LM. Y al respecto el Tribunal Supremo concluyó, como ya hiciera la Audiencia a la que expresamente cita que

“la botella objeto de la marca internacional 553.499 había sido utilizada junto con otras marcas de la misma titular y además que la botella coincide con los elementos de otras botellas usadas por “Cointreau” y que, según la Audiencia, consta probado que la botella que “Cointreau” usa con otros elementos (nombre en relieve, etiqueta) coincide significativamente con la que es objeto de la tan reiterada marca internacional”.

Además, el Tribunal Supremo, añadió que

“la posibilidad de uso de una marca a través del uso de otra ha sido admitido por la jurisprudencia comunitaria, por ejemplo en la STJUE de 18 de abril de 2013 (asunto C-12/12, Colloseum Holding). Razones por las cuales también debe perecer el segundo motivo del recurso de casación.

Hasta donde mi conocimiento alcanza, no hay ninguna sentencia del TJUE ni de nuestros tribunales que expresamente establezca que el uso de una marca a través del uso de otra tiene la consideración de uso. Es cierto, sin embargo, que en sentencias como las citadas por el Tribunal Supremo y otra posterior (v. STJUE  16.09.2015, asunto C?215/14, “Nestle” aplicando el Reglamento de la marca Comunitaria) el TJUE ha declarado en sede de adquisición sobrevenida del carácter distintivo de una marca que ese carácter distintivo puede alcanzarse con el uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. Y si ese criterio es válido  para determinar si una marza goza de capacidad distintiva parece a nuestro juicio razonable aplicarlo también, y según los casos, en sede de uso de la marca y, por tanto, que el hecho de que la botella objeto de la marca ha sido utilizada junto con otras marcas del  mismo titular no impida necesariamente que la primera pueda estimarse utilizada los efectos del artículo 39 de LM. Tanto más y especialmente cuando, como sucede en el supuesto que examinamos, el envase goza, como afirma el pronunciamiento de la Audiencia, de notoriedad, por lo que los consumidores reconocen el producto por su envase y, por tanto, la perciben como indicación del origen y procedencia empresarial de los productos, que es a la postre la naturaleza de uso que se exige para evitar la caducidad de una marca (v. entre tantas, SSTJUE 28 de julio de 2013, asunto C?252/12, de 26 de septiembre de 2013, asunto C?609/11 P, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07 y, en nuestros tribunales, v. ad ex. entre las últimas, SSTS 16 de junio de 2014, de 18 de junio de 2010).