Por Aurea Suñol
Nota la Sentencia de Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016
Los hechos del caso
La sociedad «Cointreau» presentó demanda contra Destilerías La Vallesana S.A., Licores Deva S.A. y Vidrierías Masip S.A. por infracción de derecho de marca y, en concreto, de la marca internacional nº 553.499 protegida en España para productos de las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas) y solicitada el 16 de mayo de 1990, con invocación de la prioridad de la marca francesa solicitada el 21 de diciembre de 1989 y concedida el 30 de noviembre de 1993. Y ello, por razón de que, según alegaba la actora: i) Vidrierías Masip S.A. fabricaba y comercializaba, sin su autorización, un envase cuya forma (base cuadrangular con bordes achaflanados) era esencialmente idéntica, además de su color, a su marca registrada; ii) Destilerías La Vallesana S.A. usaba el citado envase para envasar y comercializar su licor Orange Sec.; y iii) Licores Deva S.A. comercializaba el licor Orange Sec, elaborado por La Vallesana con dicho envase.
Según afirma el juzgador, consta que el registro de marca internacional de la actora se registró para productos de las categorías 19.7.10 y 26.1.24 de la Clasificación de Viena. La categoría 19 corresponde a recipientes y embalajes, y su apartado 7.10 a botellas o frascos sin cuello; y la categoría 26 incluye figuras y cuerpos geométricos y su apartado 1.24, círculos y elipses con superficies, o partes de las superficies, oscuras.
Las demandadas se opusieron a la demanda y solicitaron su desestimación. En particular, Vidrierías Masip adujo en su oposición las excepciones de nulidad y de caducidad de la marca de la actora. Asimismo, las inicialmente demandadas formularon demanda contra «Cointreau», que se acumuló al procedimiento, en la cual solicitaban con carácter principal, la declaración de nulidad de la marca internacional de la actora, por consistir su objeto, en la fecha de solicitud de la marca, en la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada y, subsidiariamente, la declaración de caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estimó la petición principal de la demanda de Vidrierías Masip, Licores Deva y La Vallesana y declaró la nulidad de la marca internacional de la actora. «Cointreau» apeló y la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente el recurso y condenó a las demandadas por infracción de la marca internacional. La Sentencia de Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016 objeto de esta nota confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Dos son los aspectos sustanciales que el Tribunal Supremo hubo de resolver y de los nos ocuparemosen esta nota:
- El carácter distintivo de la marca y su eventual nulidad por ser la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada.
- La eventual caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos, al haber sido usada en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.
El carácter distintivo de la marca
Como es bien sabido, la función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial de los productos. Así lo confirma la propia noción de marca establecida en el artículo 4. 1 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) y así lo ha establecido desde antiguo tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como el Tribunal Supremo (v. por todas STJCE 22.10.2014, asunto C?20/14, con ulteriores referencias) y entre los pronunciamientos del Tribunal Supremo y por todas, SSTS 17.06.2014 y 30.07.2013). Ello, obviamente, presupone la aptitud del signo objeto de la marca para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro. De ahí que el artículo 5.1 letra a) de la LM mediante una remisión al concepto de marca contenido en el artículo 4.1 de la misma ley impida que accedan al registro los signos que por sí mismos o, si se prefiere, estructuralmente adolecen de capacidad distintiva y que, por ello, son inhábiles para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Además, la exigencia de que el signo goce de aptitud diferenciadora para recibir protección por el sistema de marcas se establece expresamente también en la prohibición absoluta recogida en la letra b) del artículo 5.1 de la LM y se deduce asimismo de la letra c) y d) del mismo precepto.
La diferencia entre las mencionadas prohibiciones de registro radica en grado de aptitud distintiva que respectivamente requieren; a saber: capacidad distintiva en abstracto y capacidad distintiva en concreto. Así, mientras que la contenida en letra a) del artículo 5.1 de la LM requiere que el signo sea de por sí apto para diferenciar, por razón de su procedencia empresarial, un producto o servicio y, por tanto, cualquiera que sea la clase del producto o servicio identificado con el signo en cuestión -capacidad distintiva en abstracto-, la prohibición establecida en las letras b) del mencionado precepto exige que el signo tenga aptitud para distinguir los concretos producto o servicios para los cuales se solicita la marca. Otro tanto sucede con las prohibiciones contenidas en las letras c) y d) del artículo 5.1 de la LM (v. por todas, respecto del artículo análogo 5.1 b) de LM en la Directiva de marcas SSTUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P y en relación con respecto del el artículo 2 de la Directiva de Marcas –que nuestra LM traspone el artículo 4.1 STUE 12-II-2004 asunto C-363/99,ambas con ulteriores referencias. En la doctrina, C. Fernández-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2004).
En particular, el artículo 5.1 d) de la LM, que es la prohibición sobre la que la demandada fundó la acción de nulidad de la marca controvertida, veta el acceso al registro a aquellos signos
“compuestos exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”.
El legislador considera que los signos que no difieren de la norma o de los usos del sector y que, por este motivo, no son aptos para cumplir su función esencial de origen, están desprovistos de carácter distintivo (v.. entre otras muchas, SSTUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI, 24.04.2012 C?98/11 P y 7.10.2004 C?136/02 P, “Mag Instrument/OAMI”).
De lo que se trataba, por tanto, era de determinar si la marca tridimensional en disputa difería de la norma o de los usos del sector a pesar de que quedó acreditado que las demandadas usaban una botella similar a la que es objeto de la marca y/o existían otras imitaciones con anterioridad a la solicitud de la misma, con el fin último de apreciar si aquélla gozaba o no de carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro. Y a tal efecto, y como es también doctrina constante del TJUE, era preciso atender a la percepción del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de ese producto, tomando en consideración la impresión de conjunto que a éste le produce el signo (v. por todas, SSTUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P).
Pues bien, el Tribunal Supremo recuerda, fundándose en la jurisprudencia comunitaria, lo que ya advirtió la Audiencia en su pronunciamiento– con mejor tino a nuestro juicio ésta última tanto en la sentencia como en el pasaje del TJUE que citó-, reiterando lo dicho por el TJUE (v. ad ex. SSTJUE 7.05.2015, asunto C?445/13 P, 20.10.2011, asunto C?344/10 P y C?345/10 P, “Freixenet/OAM,”, 7.10.2004 C?136/02 P, “Mag Instrument/OAMI); esto es:
“Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas”
“No obstante… el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa”
Y aunque reconoció que una botella «desnuda» puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, advirtió asimismo que
“ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida ( secondary meaning)”
Por lo que a la vista de los estudios de mercado aportados, las impresiones del público relevante que de los mismos se desprendían, y de la conclusión alcanzada por la Audiencia según la cual la botella en cuestión tenía distintividad suficiente para identificar el licor de naranja comercializado bajo la marca «Cointreau» concluyó que:
“si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso”
Como el lector habrá apreciado, la frase transcrita del TS arroja dudas acerca del momento en el cual el Tribunal considera que la botella controvertida adquirió carácter distintivo; esto es: si antes o después de la solicitud de registro. Tampoco el pronunciamiento de la Audiencia es demasiado cristalino en este aspecto, pues, pese a que señaló que no había prueba alguna de que la marca careciera de eficacia distintiva en 1990, por un lado alude como medios de prueba aportados por la actora a fotografías de hace más de cien años incluidas en spots publicitarios (y, por tanto, antes de la solicitud), por otro lado, fundamenta el carácter distintivo del signo en unas encuestas realizadas en el año 2006 (y, por tanto, después del registro de la marca) que muestran que un 66% de los encuestados identificaron el origen del producto a la vista de la sola botella, sin etiqueta alguna. La cuestión no es en absoluto irrelevante, pues de no gozar el signo de carácter distintivo antes del registro y de no haber acreditado adecuadamente la actora que lo adquirió posteriormente con el uso no hubiera podido evitar la aplicación de la causa de nulidad invocada por las demandadas/recurrentes (v. en este sentido STJUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”). A examinar si, en efecto, la marca controvertida adquirió distintividad sobrevenida se orienta el siguiente apartado.
Distintividad sobrevenida
Del mismo modo que un signo puede perder la capacidad distintiva que originariamente poseía como consecuencia de su uso, cabe también que fruto de ese uso suceda lo opuesto: que adquiera posteriormente el carácter distintivo del que estaba inicialmente desprovisto. A este fenómeno se le denomina secondary meaning o distintividad sobrevenida.
Los presupuestos exigidos por la jurisprudencia comunitaria para estimar que el signo objeto de una determinada marca ha adquirido el carácter distintivo de la que estaba desprovista cuando se concedió se proyectan, en esencia, sobre el uso que se ha hecho de la marca y, en particular, el modo e intensidad (cuantos más años se haya usado más posibilidades de que haya adquirido carácter distintivo) y en la percepción que de la misma tiene el público interesado; es decir: que el signo en cuestión sea efectivamente asociado por el público interesado a un determinado origen empresarial (v. sobre este último aspecto, STJUE 16.09.2015, asunto C?215/14, “Nestle” y sobre los presupuestos en general y por todas STJUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).
Para acreditar tales extremos y, por tanto, que el signo ha adquirido, como consecuencia de su uso, carácter distintivo, la jurisprudencia ha establecido un listado de criterios o factores, meramente enunciativos, que se consideran adecuados a estos efectos; a saber: la cuota de mercado que posee la marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca y las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”). Asimismo, el TJUE ha admitido también la posibilidad de que la autoridad competente pueda valerse o solicitar un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).
En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que:
- se aportaron las fotografías de hace más de cien años que muestran que desde el inicio de la temprana actividad publicitaria de COINTREAU -en el siglo XIX- e incluyendo uno de los primeros films publicitarios de la historia- la botella característica siempre ocupó un lugar destacado en la publicidad del producto y que
- se aportó una encuesta realizada a la población general (de 18 a 60 años), con el fin de averiguar el conocimiento y singularidad del envase de COINTREAU, consistente en una muestra de 500 entrevistas (en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) a personas consumidoras de algún tipo de licor y que el 66 % identificaron el origen del producto a la vista de la sola botella, sin etiqueta alguna y que a la siguiente pregunta inducida “¿Diría usted que éste es el envase de COINTREAU? “el 91 % de respuestas fueron afirmativas
a nuestro juicio, la Audiencia podía razonablemente concluir que cuanto menos la marca controvertida había adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso con posterioridad al registro y, por ende, que cumplía su función esencial al diferir de una manera significativa de la norma o de los usos del sector. Razón por la cual no estaba incursa en la causa de nulidad alegada por las demandadas/recurrentes. Pues, en efecto, según el TJUE si a la vista de los factores antes expuestos el juzgador estima que los sectores interesados —o al menos una parte significativa de los mismos— identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, necesariamente debe concluir que ha adquirido distintividad sobrevenida (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C?217/13 y C?218/13 “Oberbank”).
Uso de la marca en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo
El artículo 39.2 de la LM permite considerar, a los efectos de la prueba de la obligación de uso de la marca, que el empleo de una versión modernizada o actualizada de la marca tal y como se encuentra registrada sirva como uso de la marca registrada en el sentido del aparato primero de dicho precepto, a condición de que no se haga en una forma que difiere en elementos que alteran de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.
La finalidad de esta excepción de modernización de la marca es permitir que su titular de la marca hacer variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (v. STJUE 25.10.2012, asunto C?553/11).
Como hemos señalado al inicio, las demandadas solicitaron subsidiariamente, en su reconvención, la declaración de caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos precisamente porque a su sentir, ésta se estaba usando de una forma que difería en elementos que alteraban de manera significativa su carácter distintivo. En otros términos, las demandadas alegaban que la marca había caducado porque el producto no se había comercializado en la forma en que la marca aparece registrada; es decir: con la botella sin etiquetar. En consecuencia, y siempre a su entender, estaba incursa de caducidad por no satisfacer la obligación de uso que establece el artículo 39.1 de la LM. Y al respecto el Tribunal Supremo concluyó, como ya hiciera la Audiencia a la que expresamente cita que
“la botella objeto de la marca internacional 553.499 había sido utilizada junto con otras marcas de la misma titular y además que la botella coincide con los elementos de otras botellas usadas por «Cointreau» y que, según la Audiencia, consta probado que la botella que «Cointreau» usa con otros elementos (nombre en relieve, etiqueta) coincide significativamente con la que es objeto de la tan reiterada marca internacional”.
Además, el Tribunal Supremo, añadió que
“la posibilidad de uso de una marca a través del uso de otra ha sido admitido por la jurisprudencia comunitaria, por ejemplo en la STJUE de 18 de abril de 2013 (asunto C-12/12, Colloseum Holding). Razones por las cuales también debe perecer el segundo motivo del recurso de casación.
Hasta donde mi conocimiento alcanza, no hay ninguna sentencia del TJUE ni de nuestros tribunales que expresamente establezca que el uso de una marca a través del uso de otra tiene la consideración de uso. Es cierto, sin embargo, que en sentencias como las citadas por el Tribunal Supremo y otra posterior (v. STJUE 16.09.2015, asunto C?215/14, “Nestle” aplicando el Reglamento de la marca Comunitaria) el TJUE ha declarado en sede de adquisición sobrevenida del carácter distintivo de una marca que ese carácter distintivo puede alcanzarse con el uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. Y si ese criterio es válido para determinar si una marza goza de capacidad distintiva parece a nuestro juicio razonable aplicarlo también, y según los casos, en sede de uso de la marca y, por tanto, que el hecho de que la botella objeto de la marca ha sido utilizada junto con otras marcas del mismo titular no impida necesariamente que la primera pueda estimarse utilizada los efectos del artículo 39 de LM. Tanto más y especialmente cuando, como sucede en el supuesto que examinamos, el envase goza, como afirma el pronunciamiento de la Audiencia, de notoriedad, por lo que los consumidores reconocen el producto por su envase y, por tanto, la perciben como indicación del origen y procedencia empresarial de los productos, que es a la postre la naturaleza de uso que se exige para evitar la caducidad de una marca (v. entre tantas, SSTJUE 28 de julio de 2013, asunto C?252/12, de 26 de septiembre de 2013, asunto C?609/11 P, de 15 de enero de 2009, asunto C-495/07, de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07 y, en nuestros tribunales, v. ad ex. entre las últimas, SSTS 16 de junio de 2014, de 18 de junio de 2010).
Muchas gracias, Aurea por el comentario de la sentencia que es, francamente, muy interesante.
Aquí van algunas reflexiones relativas al secondary meaning para animar el debate.
La jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia está plagada de asuntos “botella” (T-305/02, relativo a botella transparente; T-399/02, relativo a la botella de “Coronita”; T-347/10, relativo a botella de agua mineral; T-178/11, relativo a botella cilíndrica de agua mineral y T-70/14, otra botella cilíndrica) y, sólo en contadas ocasiones, el Tribunal ha reconocido el carácter distintivo a dicha forma. En efecto, como bien mencionas, este es el caso de los asuntos de la botella esmerilada de “Freixenet” (C-344/10 P y C-345/10 P).
Precisamente por esta razón, como bien apuntas, el Tribunal tiene una jurisprudencia muy detallada en materia de adquisición del carácter distintivo. A nadie se le escapa que si se trata de atribuir un derecho de exclusiva sobre una forma concreta, que dejará de poder ser utilizada por terceros, la mera alegación de haber adquirido carácter distintivo a tiempo del registro no basta para sustentar la pretensión de adquisición de “secondary meaning”.
Sin embargo, en el asunto examinado por la sentencia analizada, a la vista de la “magra” prueba aceptada para, según nos relatas, aceptar la adquisición por el uso de un carácter distintivo, no se sabe muy bien cuándo, no he podido resistirme a reproducir el contenido de una sentencia del Tribunal General en la que, sin referirse a botellas, también se reclamaba la adquisición de carácter distintivo en virtud del uso de la marca. Se trata de la Sentencia del Tribunal General de 6 de noviembre de 2014, asunto T-53/13, Vans Inc/OAMI. Desgraciadamente, la sentencia en cuestión sólo está disponible en francés (lengua de trabajo del Tribunal) y en inglés (lengua del procedimiento), pues al no haber sido publicada en el Recueil no se traduce a todos los idiomas. La sentencia dice así en inglés:
[…]
98. Furthermore, in assessing, in a particular case, whether a mark has become distinctive through use, account must be taken of factors such as, inter alia: the market share held by the mark, how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been, the amount invested by the undertaking in promoting the mark, the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify the goods as originating from a particular undertaking and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations. If, on the basis of those factors, the relevant class of persons, or at least a significant proportion thereof, identify the goods as originating from a particular undertaking because of the trade mark, it must be concluded that the requirement for registering the mark laid down in Article 7(3) of Regulation No 207/2009 is satisfied (judgments in Representation of part of a chuck, EU:T:2010:153, paragraph 41, and Shape of a handbag, EU:T:2013:148, paragraph 77).
99 According to the case-law, the distinctiveness of a mark, including that acquired through use, must also be assessed in relation to the goods or services in respect of which registration is applied for and in the light of the presumed perception of an average consumer of the category of goods or services in question, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (judgments in Representation of part of a chuck, EU:T:2010:153, paragraph 42, and Shape of a handbag, EU:T:2013:148, paragraph 78).
Hasta aquí, lo que ya sabemos. Y ahora viene la precisión, que constituye jurisprudencia consolidada:
100 Lastly, it is apparent from the case-law that proof of distinctive character acquired through use cannot be furnished by the mere production of sales volumes and advertising material. Similarly, the mere fact that the sign has been used in the territory of the European Union for a certain time is also not sufficient to show that the target public for the goods in question perceives it as an indication of commercial origin (see, to that effect, judgment in Texture of a glass surface, EU:T:2007:273, paragraphs 41 and 42).
(el subrayado es mío).
Así, la parte que invoca la adquisición del “secondary meaning” ha de probar que el consumidor de productos y servicios puede distinguir, sobre la base de la forma de la botella, el origen comercial de dicho producto y servicio (en el caso que nos ocupa, clases 32 y 33: bebidas alcohólicas y no alcohólicas). Ese es, precisamente, el elemento de hecho que se debe acreditar y lo que explica que la publicidad, por si sola, o los volúmenes de ventas, por si solos, no valgan a efectos de tal prueba, pues sólo ponen de manifiesto un cierto grado de exposición del consumidor a ese signo que, posteriormente, puede (o no) generar el deseado efecto de adquisición del carácter distintivo.
Por cierto, como nos recuerdan tanto el Tribunal de Justicia, como el Tribunal General, el momento relevante para la adquisición del carácter distintivo por el uso por una marca registrada es la solicitud del registro. Por lo tanto, la prueba de la adquisición del carácter distintivo ha de referirse a un momento inmediatamente anterior a la solicitud de registro. Véase, de nuevo, la sentencia Vans, citada, y las sentencias que cita a su vez:
94. It is apparent from the case-law that, in order to have the registration of a trade mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 207/2009, the distinctive character acquired through the use of that trade mark must be demonstrated in the part of the European Union where it was devoid of any such character under Article 7(1)(b) to (d) of that regulation. Furthermore, the acquisition of distinctive character through use must have taken place before the application for registration was filed (judgments in Representation of part of a chuck, EU:T:2010:153, paragraph 40, and Shape of a handbag, EU:T:2013:148, paragraph 76).
A la misma conclusión llega el Tribunal de Justicia, respecto de la directiva de marcas (v. STJ de 19-VI-2014, asunto Oberbank, C-217/13, apartado 57).
Volviendo a la sentencia comentada, desde mi punto de vista, no puede atribuirse un valor decisivo a una publicidad que prueba, desde luego, que la marca se ha usado en el tráfico desde el siglo XIX, pero no el modo en que el consumidor percibe, cuando se solicita el registro, un determinado signo. Es cierto que la sentencia de la Audiencia, cuyo contenido en este punto retoma el TS, no ha confiado sólo en la publicidad, sino también en un estudio de mercado, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, es un elemento de prueba relevante en estos casos. El problema reside en que, como indicas, se trata de un estudio de mercado de 2006, cuando la solicitud de registro data de…. 1990 (invocando una prioridad de 1989). Asimismo, el hecho de que el estudio contenga una pregunta inducida como la que se reproduce, me hace dudar. La pregunta en cuestión indica claramente al consumidor…¡¡el origen comercial que la botella debería evocar por sí misma!! A mi juicio, para tener valor a efectos de prueba, debería haberse formulado de manera más neutra, más bien, algo así como “¿En qué empresa piensa cuando ve esta botella?” o algo por el estilo.
A mi modo de ver, la sentencia de instancia que confirma el TS llega a la solución sobre un razonamiento basado más en una suerte de convencimiento personal, que sobre la base de una prueba sólida de adquisición de «secondary meaning» inmediatamente anterior –y esto es importante-, a la solicitud de registro de marca. Solucionar así un conflicto, en particular, cuando se trata del reconocimiento de derechos de exclusiva sobre formas es, sin embargo, problemático porque priva de su utilización a los competidores el mercado –recuérdese que hablamos de una botella cuya forma no es particularmente singular y así se reconoce. Por eso, los tribunales han de ser rigurosos con la adquisición de carácter distintivo por el uso así como con la exigencia de prueba al respecto.
Espero que estas reflexiones en voz alta puedan ser de utilidad.
Gracias, de nuevo, por abrir el debate.
Un fuerte abrazo,
Muchas gracias, Nuria, por tus interesantes observaciones y animar el debate.
También a mi me parece muy escasa la prueba del carácter distintivo de la marca antes de la solicitud de registro y creo que al TS también, pues si te fijas dice textualmente “si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso”; por tanto, el mismo tiene dudas. En el caso, no obstante, no parece muy relevante pues se logró acreditar la distintividad sobrevenida (otra cosa son las consecuencias en sede de infracción que no fue objeto de recurso). Por ello, me centro en el secondary meaning. Al respecto, un 66% (botella sin etiqueta) me parece prueba razonable para acreditar la adquisición de distintividad sobrevendía, pese a que una de las preguntas (la que arroja aun resulta del 91% de respuestas afirmativas), como reconoce la propia Audiencia está inducida. La sentencia que citas es sin duda interesante, pero pese a que el Reglamente de Marcas es similar a la Directiva de marcas la verdad es que en algunos temas como el secondary meaning o la notoriedad tiendo a ser un poco reacia a citar (aunque también lo hago y esta nota no es una excepción) casos que versen sobre marcas comunitarias para sustentar conflictos que versan sobre marcas nacionales ,pues presentan aspectos –como el territorial- diversos y, por ello tiendo a inclino más por las sentencias del TJUE sobre aproximación a la legislaciones a menos que no haya ninguna que se haya pronunciado sobre el tema que trato.
Un abrazo y gracias de nuevo por tus sugerencias
Aurea
Mil gracias Agent Provocateur, la verdad es que estado dando clases todo el día y no había visto la noticia. A ver que dice el TJUE, pero por lo que me ha parecido entender se trata de las nuevas botellas de plástico redondeadas sin estrías y, no he leído la sentencia ni he podido ver las pruebas aportadas per esta en particular muy muy distintiva no parece… Mira la representación gráfica 8si acaso ese esa, claro, http://economia.elpais.com/economia/2016/02/24/actualidad/1456305569_453949.html
Un abrazo,
Aurea
Gracias Agent provocateur y Aurea por la información y por alimentar el debate.
Asunto T-411/14, The Coca-Cola Company/OAMI, respecto de la botella sin estrías -como señala Aurea-. Sin entrar ahora a analizar en detalle el fondo -sólo he podido hacer una rápida lectura-, los párrafos 70 a 72 reproducen los que citaba en la entrada anterior. Del párrafo 73 en adelante, el Tribunal hace un riguroso examen de la prueba y, aunque reprocha a la OAMI haber valorado incorrectamente los elementos presentados, termina concluyendo que no se alcanzó carácter distintivo por el uso en la botella no estriada antes de la solicitud de registro (párrafo 79). Parece que uno de los puntos claves es que, aunque la jurisprudencia no exige que el carácter distintivo se haya adquirido en todos y cada uno de los Estados miembros, para el Tribunal General, las pruebas aportadas respecto a 10 Estados miembros (párrafo 80).
En esta lectura rápida, contrasta el nivel de prueba que exige el Tribunal General frente a la exigida por los Tribunales españoles. Y, ojo, el Tribunal es consciente de la importancia de la sentencia porque es objeto de publicación en el «Recueil». Si entrais en Curia, – a diferencia de la mayor parte de las sentencias en materia de marcas y diseño industrial-, la sentencia aparece traducida a todas las lenguas oficiales (Compárese, a estos efectos, con la sentencia Pirelli del mismo día, diseño industrial, que sólo está publicada en francés e italiano).
Por cierto, respecto de las citas de la jurisprudencia del Tribunal General respecto del Reglamento y a la inversa. Es cierto que puede haber diferencias -mínimas-, entre Reglamento de marca comunitaria y Directiva de marcas. Pero el núcleo esencial es el mismo y creo -es una opinión personal-, que merece la pena «rentabilizar» las interpretaciones que los Tribunales europeos van generando respecto de disposiciones normativas que en lo esencial son idénticas. A quien le pueda interesar esta idea, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia solucionan el problema citando la jurisprudencia en materia de directiva en asuntos donde se aplica el Reglamento y a la inversa con la mención «por analogía».
Abrazos,
Nuria
Muchísimas gracias, Núria, por la información; yo ayer traté de buscar la sentencia pero no lo encontré… así que te lo agradezco mucho.
No sé, quizás el TGUE sea más riguroso (y ya sé que tu trabajas también para esa institución o tribunal) que los tribunales españoles pero no sé si más coherente. ¿Qué te parece este artículo que he leído hoy al respecto? http://www.sfplegal.com/position-marks-on-shoes-or-how-stripes-never-go-out-of-fashion/
Y a fin de cuentas, pienso ¿tan difícil es para un competidor usar un signo (sea tridimensional, gráfico, denominativo, etc…) diferente al de otro competidor? No me parece que eso restrinja la competencia. Hay miles de signos, formas (por lo genera), palabras… a escoger por parte de un competidor para designar sus productos o servicios… Cosa distinta son las personas no competidoras (ad ex. usar una marca igual o parecida en el título de un libro).
En cuanto a utilizar por analogía los sentencias del TGUE para marcas nacionales, tienes toda la razón, a veces es útil (yo misma lo hago) pero en algunos temas me parece peligroso y el secondary meaning y la notoriedad es, a mi juicio, uno de ellos por las razones que dije. Pero ciertamente en general es útil y pueden extraerse lecciones o doctrinas interesantes. De nuevo, muchas gracias por tus siempre interesantes observaciones y por enriquecer el debate.
Un abrazo fuerte,
Aurea
¡Ex letrada! ¡Ex letrada del Tribunal General de la UE! Desde hace ya unos cuantos meses, he reincorporado a mi puesto de Profesora Titular de Derecho mercantil en la UAM. Por descontado, cualquiera de las opiniones que he vertido en este blog son estrictamente personales.
Comparto lo que dices respecto de la posibilidad de crear infinitos signos. En efecto, puesto que la posibilidad de crear signos es prácticamente ilimitada, en principio, los competidores deberán buscarse un nuevo signo para identificar sus productos y servicios en el mercado. Lo contrario, significaría legitimar a los competidores a apropiarse de parte de las inversiones realizadas en la marca por su titular.
Ahora bien, el problema surge cuando el signo no es distintivo. Utilizando las palabras de Landes y de Posner, en “The Economic Structure of Intellectual Property Law”, p. 189: ”if one producer is allowed to appropiate the word that describes a key attribute, he will obtain rents measured by the higher price he receives for his branded product because he will have made it more costly for his rivals to inform their consumer of the attributes of their brands without using the same descriptive word”…. y refiriéndose a las formas y colores: “To allow a firm to appropiate one of these descriptive signifiers as its trademark would create a parallel danger that after several firms had done this the limited number of attractive symbols and colors would all have been used, making it substantially more costly for other firms to compete”. Así, por una parte, porque se obliga a los competidores a buscar una forma alternativa para presentar el producto y, por otra, porque se pueden terminar agotando las distintas formas de botellas en las que presentar el producto, entiendo yo que atribuir a un competidor una forma relativamente común de botella –no estoy pensando en la botella de Coca-cola, pues aún no me estudiado suficientemente el asunto- puede ser problemático. Más aún cuando, a diferencia de otros casos, -Landes y Posner ponen el ejemplo los fármacos-, el fabricante puede recurrir fácilmente a otros signos distintos de la forma de la botella para identificar el producto.
A salvo quedan, ciertamente, los supuestos de adquisición de carácter distintivo por el uso. Pero precisamente por los efectos que puede tener el registro de esos signos, entiendo que hay que ser cautos y exigentes con la prueba de la adquisición del carácter distintivo. A esos efectos, entiendo que los Tribunales europeos han establecido unas exigencias de prueba bastante razonables para acreditar la adquisición de carácter distintivo sobrevenido, en la medida en que les permite motivar de manera suficiente –se puede discutir luego si correctamente o no-, su decisión.
Desde luego, no pretendo defender aquí que la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión es perfecta e irreprochable. Ni mucho menos. En tanto que obra de seres humanos no puede serlo. Lo que yo trato, simplemente, de hacer valer es que, cuando está bien aquilatada, es, cuando menos, una interesante e importante fuente de inspiración para todos los operadores jurídicos.
El artículo que me envías aborda un tema aún más problemático que el que estábamos examinando, esto es, el de las marcas de posición. La jurisprudencia no es abundante, pero lo cierto es que ni la OAMI –a la que abiertamente la autora del artículo reprocha su incongruencia-, ni el Tribunal, respecto del que cita sólo una sentencia, la dictada en el asunto T-3/15-, están por la labor de aceptar fácilmente su registro. Ambos mantienen una posición muy restrictiva que, a mi modo de ver, no está, en todos los casos, justificada. Según los casos, se rechaza el carácter distintivo originario, pero también la adquisición de “secondary meaning”, sobre la base de los criterios que ya hemos examinado. Sin embargo, en no pocas ocasiones, se pasa por alto que la “original” posición en el producto de un signo no demasiado distintivo puede contribuir a aumentar su distintividad originaria hasta hacerlo apto para ser registrado como marca. Y que no se olvide que, conforme a la jurisprudencia de la Unión, un mínimo carácter distintivo basta para que el signo pueda ser registrado. A partir de ahí, en función de los hechos y de los motivos de recurso alegados por la parte, el Tribunal saca la batería de argumentos que tienen que ver con a) la falta de carácter distintivo de elementos geométricos simples; b) la mera posición no atribuye carácter distintivo (T-3/15, párrafos 20 y 23); y c) la falta de prueba de adquisición de carácter distintivo por el uso (no siempre se invoca en estos casos la adquisición del “secondary meaning”; p.ej., no se hizo en el caso de que analizado en el artículo T-3/15).
Luego, más que incongruencia, lo que puede reprocharse al Tribunal (y a la OAMI) es su (excesiva) resistencia a aceptar esta forma de indicar el origen comercial de productos y servicios en el mercado. Como decía, nadie es perfecto…
Un fuerte abrazo,