Por Áurea Suñol

Algunas reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2023

 

Los antecedentes y hechos del caso que resuelve la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2023 pueden consultarse en esta excelente entrada. El propósito de estas líneas es exponer, muy brevemente, algunas cuestiones y reflexiones que me ha suscitado la lectura de la sentencia y el análisis del caso que se enjuicia en ella.

Sobre el eventual carácter secreto de la información

La información objeto del eventual secreto empresarial que el demandado, un antiguo trabajador de la actora, y la empresa a la que pasó a prestar sus servicios violaron presuntamente, versaba sobre un prototipo que incluía un sistema de elevación, de desplazamiento vertical de un monitor automatizado, que se caracterizaba por el empleo de un sistema de guiados por bolas.

Para facilitar la comprensión recordaremos que un monitor motorizado «es un monitor retráctil, que mediante un sistema motorizado se eleva desde el interior de un mueble, generalmente mesas, y pasa a estar disponible para su usuario».

Como se sigue del tenor del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC (y en términos similares del artículo 1.1 de Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, en adelante, “LSE”), para que una información sea secreta es preciso que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no sea generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente la utilizan, ni fácilmente accesible para ellas.

Como defendí hace años, a mi juicio, el criterio determinante para afirmar el carácter secreto de una información es la dificultad (en términos de tiempo, coste o esfuerzo) que entraña acceder a ella por medios lícitos para las personas que podrían tener interés en disponer de ella (que son, en definitiva, las que habitualmente utilizan la clase de información de que se trate), entre las que pueden incluirse, por supuesto y por ejemplo competidores actuales o potenciales en el sector considerado, pero también técnicos y científicos que investigan en el mismo. La regla general es que una información es de fácil acceso y, por tanto, carece de carácter secreto, cuando las personas del círculo considerado (incluidos, insistimos, los técnicos o expertos en el sector relevante) pueden obtenerla sin demasiado “esfuerzo” o con un esfuerzo razonable.

Es un hecho incontrovertido que las guías de bolas que se utilizan en el prototipo de la actora son guías estándares de la empresa multinacional «Acurride» y éstas están específicamente concebidas para ser empleadas en sistemas de elevación, entre otras aplicaciones posibles. Constaba, además, según la sentencia de la Audiencia, que entre las propias referencias de guías de «Acurride», se encontraba un kit para elevar monitores retráctiles desde un mueble, una opción motorizada y otra manual, del que había un video en YouTube, desde agosto del 2011, en el que se mostraba un monitor que emergía de un mueble utilizando las guías de Acurride. Y la Audiencia puso también de relieve que la utilización de un sistema de guías de bolas en un sistema de elevación de monitores venía descrito (o al menos divulgado) en la patente USA 4.735.467 publicada el 5 de abril de 1988.

Todas esas informaciones, que están en el dominio público, son, obviamente, fácilmente accesibles para los técnicos y expertos del sector audiovisual, que es el que la Audiencia consideró, acertadamente a mi juicio, relevante en el caso, sino también para los que trabajan o investigan en el sector de monitores retráctiles.

El Supremo consideró, en esencia, que el hecho de que la aplicación del sistema de guías por bolas a mecanismos de elevación de monitores motorizados sea conocida, o cuando menos obvia para un experto en la materia, no impide

“que esa información de cómo se había ideado aplicar a un determinado tipo de monitores motorizados, de cómo se configura y se reúnen sus elementos”,

pueda constituir un secreto.

Sin embargo, la sentencia no aborda una cuestión que, en mi modesta opinión, era determinante: a la luz de toda esa información, publicada en fuentes públicas y de fácil acceso (las guías de bolas, la información contenida en la patente, el vídeo de Acurride, etc.), ¿podía un experto en ese campo aprehender la concreta aplicación del sistema de guías por bolas de la actora, esto es, esa “configuración y reunión de sus elementos”, por medios lícitos, con un esfuerzo “razonable”, es decir, sin que le fuera muy costoso?

Es cierto, y es importante aclararlo, que, en materia de secreto empresarial, la dificultad (el esfuerzo razonable) se predica del acceso a la información, no de lo fácil o difícil que podría ser, para las personas del círculo pertinente, idear, por ejemplo, la solución técnica que se contiene en ella. Como correctamente señaló el juzgador a quo, la obviedad, en el sentido empleado en la legislación de patentes, no es un requisito para que la información pueda considerase secreta, ni tampoco lo es la novedad. Modificaciones y mejoras de una técnica conocida pueden, según los casos, constituir un secreto empresarial.

No obstante, cuando la información que se alega secreta, resulta de combinar diversos elementos e informaciones públicamente accesibles, es necesario que la información resultante de esa combinación (“la configuración y reunión de sus elementos”) sea de difícil acceso para las personas del círculo relevante. Y en casos como el que nos ocupa, en los que la información se fundamenta en un sistema (supuestamente) descrito, o cuanto menos divulgado, en una solicitud de patente (el de guías de bolas en un sistema de elevación de monitores), cuya aplicación es además conocida en el mercado para productos similares al que la actora la destina (gracias al vídeo de Acurride), y cuyo componente principal (las guías de bolas) es ampliamente conocido, ello requiere, en mi modesta opinión, que los expertos del sector no puedan “reproducirla” sin un esfuerzo razonable. Sólo así puede afirmarse que el resultado de esa combinación de informaciones (que, bien mirado, es el encaje de un sistema conocido a un tipo concreto de monitores motorizados) representa una contribución valiosa, que no es fácilmente accesible para aquellos en cuya ignorancia radica, precisamente, la ventaja competitiva que esa información brinda a su titular.

Aún más, en términos generales, creo que no serán muy frecuentes los casos en los que la aplicación de un sistema o una técnica conocida no sea generalmente conocida, o de fácil acceso, para el sector pertinente. Tanto menos cuando esa técnica está descrita en una solicitud de patente. De lo contrario, carecería de sentido considerar, como es pacífico, que la invención que se describe en ella es fácilmente accesible y, por tanto, no es secreta. Su implementación o ejecución siempre conllevará cierto esfuerzo. Y el hecho de que una empresa sea la primera o única en utilizarla o ponerla en práctica no implica, por sí solo, que esa información sea secreta. Si así fuera, la primera empresa en emplearla, por más conocida que fuera, podría impedir, por ejemplo, que sus ex trabajadores la utilizaran en sus nuevos empleos. Ahora bien, tampoco puede descartarse.

Por ejemplo, la patente no describe (necesariamente) la mejor forma de poner en práctica la invención y descubrirlo puede ser costoso. Las especificaciones o detalles de implementación, las técnicas u otros elementos del alegado secreto empresarial, pueden ir más allá de lo divulgado en la solicitud de patente. Y es posible que estas informaciones no sean fácilmente discernibles ni de esta solicitud ni de la combinación de otras informaciones públicamente accesibles, y que requieran una ardua investigación y numerosos ensayos y errores. Es posible, en fin, que al aplicar una técnica conocida se produzcan mejoras, las cuales, según los casos, pueden constituir un secreto empresarial.

Por tanto, si la respuesta a la cuestión que he dejado planteada fuese afirmativa, a mi juicio la información sería fácilmente accesible para el círculo relevante y, por tanto, adolecería de carácter secreto. Que esa información se mantuviera en secreto por la empresa o, en palabras del Supremo, que la secuencia de lo ocurrido, mostrase que, en torno a la implantación del sistema de guías por bolas como mecanismo de elevación de monitores motorizados “existía una información y conocimiento reservado a quienes trabajaban en el departamento de investigación y desarrollo de Albiral en el año 2011”, no convierte la información generalmente conocida y de fácil acceso — si acaso lo era en el supuesto enjuiciado— en información secreta. El esfuerzo (en términos de tiempo o coste) que le supuso a la actora poner en práctica esa técnica conocida, aunque es un indicio poderoso de la dificultad que entrañaba acceder a ella, no es determinante. Otros podrían lograr ese mismo resultado con mucho menos esfuerzo. Que el demandado hubiera eventualmente obtenido la información de la actora, y no de fuentes públicas, es también, a mi juicio, irrelevante.

Sobre la ventaja competitiva

Para que una información pueda constituir un secreto empresarial, el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC exige además que aquélla tenga “valor comercial por ser secreta” o, en términos de la LSE, que tenga “un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto”.

Como ya tuve ocasión se exponer aquí, a mi juicio el legislador presume que, con carácter general, el valor de la información y, por ello, la ventaja competitiva que ésta ofrece frente a quienes la ignoran, proviene precisamente del hecho que sea secreta. Pero esta presunción es relativa. Puede escaparse a sus consecuencias si hay indicios que muestren que la información, aunque secreta, no proporciona ninguna ventaja competitiva a su titular. En ocasiones, los demandantes deciden interponer una acción por violación de secretos empresariales por razones que tienen poco que ver con el valor intrínseco de la información. Es al menos curioso que la actora decidiera interponer la demanda en el año 2017, a pesar de los monitores, que supuestamente incorporan el alegado secreto empresarial, estaban en el mercado desde enero de 2013. 

En el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo concluyó que la información controvertida tenía valor competitivo porque abarataba los costes de fabricación de los monitores al emplear unas guías estándares y, además, hacía más silencioso el mecanismo. Todo ello, según se desprende del Fundamento Jurídico 6º punto 3 de la sentencia, por comparación con el sistema que la actora empleaba, cuando el demandado desarrolló la información (esto es, en mayo de 2011), en que el movimiento se trasmitía al soporte de la pantalla mediante una correa dentada que formaba un bucle entre una polea conducida y una polea dentada motriz.

En mi respetuosa opinión, este argumento, desarrollado por el Supremo para sostener que la información tenía valor empresarial, merece algunas consideraciones.

Primero, los requisitos exigidos para que una información tenga la condición de secreto empresarial han de concurrir en el momento en que se produce la presunta violación. Por tanto, la información controvertida debía otorgar a la actora una ventaja competitiva en el momento en que fue presuntamente divulgada y explotada ilícitamente por el demandado, y no cuando éste la desarrolló. Este es un matiz relevante porque, en algunos casos, en el lapso de tiempo que media desde que se desarrolló la información hasta que fue adquirida, utilizada o divulgada ilícitamente, tal ventaja podría haberse disipado. Además si, en el momento de interponer la demanda, el secreto ha perdido el valor que tenía, el juez ha de tenerlo en cuenta al configurar los remedios que concede (v. por analogía, art. 9.3 LSE).

 Segundo, la ventaja competitiva que la información ha de proporcionar a su titular es, por definición, frente a quienes la desconocen. Por tanto, los beneficios o ventajas que la información controvertida pudiera presentar respecto al sistema de guiado que utilizaba la propia actora en sus monitores no demuestran, por si mismas, que aquélla le brindase una ventaja competitiva frente a sus competidores, y menos aún, en la fecha en la que el demandado la desarrolló. En este sentido es quizá significativo que, de acuerdo con lo relatado por la Audiencia, un ingeniero de la actora reconoció que no habían optado por el sistema de guías de bolas diseñado por el demandado, porque el sistema de fricción que actualmente utilizan es barato y eficaz (v. FJ 4º punto 15). Y también es quizá relevante que, según un informe aportado por la actora, ninguna de las empresas competidoras (Element One, Axin, Bytol y Modis) lo utiliza ni lo ha utilizado nunca (v. FD 4º punto 15 de la sentencia de la Audiencia), a pesar de que los monitores de la empresa demandada, que supuestamente incorporan el sistema de guías ideado en el prototipo de la empresa actora, están en el mercado desde enero de 2013.

 Finalmente, consta en los hechos declarados probados, que la actora no utiliza, ni ha utilizado nunca, el sistema de guías de bolas del prototipo en cuestión (v. FJ 1º punto 5 de la sentencia del TS). Es más, hacerlo, “le obligaría a adaptar todo el sistema de elevación de sus monitores” (v. FJ 4º punto 15 de la sentencia de la Audiencia). Es evidente que una información puede tener valor empresarial, aunque su titular no la utilice (v. aquí).  En algunos casos, el simple hecho de mantenerla en secreto puede conferirle una ventaja competitiva frente a sus competidores. Que la razón por la cual ha decidido no usarla sea que ya cuenta o ha desarrollado otro sistema mejor, como parece ser el caso, tampoco impide siempre que la información siga procurándole tal ventaja. Incluso la información negativa (esto es, la que resulta de investigaciones, experimentos o estudios que muestran que un determinado procedimiento o método no funciona, no es apropiado, es comercialmente inútil o es simplemente ineficiente), puede ser muy valiosa para los competidores. Ahora bien, puesto que la actora no ha utilizado nunca la información en cuestión (parece que hay sistemas mejores), y no parece que planee hacerlo en el futuro, y teniendo en cuenta además que ninguno de sus competidores ha implementado el sistema de guías de bolas en sus monitores, sobre ella pesaba la carga de probar que, a pesar de todas esas circunstancias, la información aún le otorgaba una ventaja competitiva.  A mi juicio, esta prueba debería responder a una pregunta fundamental: ¿al mantener en secreto el prototipo en cuestión, está la actora impidiendo que otras empresas compitan directamente con sus productos? Si la respuesta fuese afirmativa, la información tendría valor empresarial derivado de su carácter secreto.

Sobre el uso del secreto empresarial por el trabajador

El Tribunal Supremo no tuvo ocasión de pronunciarse sobre el acto de competencia desleal que el juzgador de instancia imputó al demando, esto es, haber explotado ilícitamente el secreto empresarial en su nuevo empleo. No obstante, me parece que es una cuestión que merece algunas reflexiones de carácter general, tanto desde la perspectiva de la conducta en sí misma considerada (la explotación) como de las circunstancias que determinan su presunta ilicitud.

El juzgador de instancia dedujo, basándose en la identidad de productos, las periciales técnicas y una testifical, que el demandado necesariamente debía haber proporcionado a la nueva empresa algún soporte que permitiera replicar miméticamente el encaje del sistema de elevación que aquél ideó en el prototipo original.

Sin embargo, considerando que el demandado era un ingeniero técnico, con conocimientos y experiencia laboral aplicados al diseño de productos, que el sistema de guías de bolas para la elevación de monitores era ya conocido, que dichas guías, ampliamente conocidas, son fabricadas por un tercero, y que el prototipo fue diseñado por el propio trabajador, ¿era inviable que pudiera reproducir ese encaje sin recurrir a ningún soporte, esto es, desarrollando de nuevo el prototipo? Quizá sí, pero no me parece sencillo que el demandado pudiera presentar pruebas que acreditasen lo contrario.

Imaginemos que el trabajador hubiera sido capaz de reproducir la información contenida en el prototipo que desarrolló para la actora sin llevarse físicamente o copiar el soporte que la incluía. ¿Sería razonable impedirle que la utilizara en los monitores de la nueva empresa o deberíamos considerar más bien que, dadas las circunstancias del caso, formaba parte de su “skill and knowledge” (esto es, en el lenguaje de la LSE “experiencias y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional”)? Tengan en cuenta que, si se opta por lo primero, a mi juicio la orden de cesación (que en el caso no se concedió) no debería extenderse más allá del tiempo que a cualquier competidor le llevaría reproducir esa información de manera independiente. Así sigue ahora, a contrario, del artículo 9.4 LSE, a cuyo tenor, “cuando la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición que ordene, dicha duración deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica que el infractor hubiera podido extraer de la violación del secreto empresarial. Y dadas las circunstancias del caso, ¿consideran que ese periodo sería extenso? Esto nos conduce nuevamente a la cuestión clave que el Tribunal Supremo hubo de responder ¿era la información en cuestión de difícil acceso?

Más aún, con carácter general (y por tanto más allá del caso enjuiciado) ¿es razonable y socialmente beneficioso que una empresa pueda impedir que un antiguo trabajador utilice un “secreto empresarial”, que él mismo desarrolló, y del que aquélla nunca ha obtenido un valor económico ni lo va a obtener en el futuro? Me inclino a pensar que no. Imaginen que el producto ofrecido por el antiguo trabajador, incorporando tal secreto, fuera una alternativa menos costosa para el consumidor. O que aquél mejorase la técnica, logrando que el producto funcionase mejor.

Dejo abiertas estas cuestiones, invitando a una reflexión sobre su alcance y sus implicaciones.

Imagen: Isabel Lucea