Por Eduardo Pastor Martínez

En una pasada entrada del Almacén de Derecho (El valor de un Secreto Empresarial), la profesora Suñol afirmó que, desde la perspectiva de la relación entre el carácter secreto de la información y su valor empresarial, no podían confundirse tales presupuestos con la noción de novedad exigida por la legislación en materia de patentes. La originalidad inherente a una invención patentable nunca podía ser considerada como requisito indispensable para que una información pudiera considerarse un secreto empresarial susceptible de protección. Esta visión era compatible con algunas de sus aportaciones anteriores (Suñol, Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección, Almacén de Derecho, 2016). La toma de posición del Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 20 de octubre de 2023, confirma el acierto de esta aproximación

Los hechos del caso

En mayo de 2016, una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización, entre otros productos, de monitores motorizados formuló una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal contra una empresa competidora, por la imitación parasitaria de su oferta comercial, de manera que todos los monitores del catálogo de la segunda coincidían exactamente, en cuanto a diseño y prestaciones, con los de la demandante. Durante la tramitación de ese proceso se tuvo conocimiento de que la empresa demandada había accedido a la información secreta de la demandante mediante la contratación de uno de sus empleados, un ingeniero de su área de innovación que había sido previamente despedido. Esto dio lugar a la formulación de una nueva demanda en materia de competencia desleal por violación de secretos empresariales e inducción a la infracción contractual en abril de 2017, que la misma actora dirigió contra su competidora y aquel antiguo empleado.

En particular, según se señaló, la empresa competidora había introducido en el mercado un sistema de elevación de monitores desarrollado por el departamento de I+D+i de la demandante, como logro obtenido con sus medios materiales y personales y con la participación de aquel antiguo empleado. El sistema consistía en la adaptación de un mecanismo de guiado por bolas fabricado por un tercero, que permitía la elevación u ocultación del monitor en cualquier superficie, incluyendo el sistema una tapa conectada a un muelle. Esta solución no había sido efectivamente incorporada al catálogo de productos de la demandante, aunque su intención era la de hacerlo en el futuro. La demandante reivindicaba el carácter secreto de esa información, en la comunicación del artículo 13 LCD con la doctrina jurisprudencial sentada en interpretación del artículo 39 ADPIC. Como ya se ha dicho, la demanda se formuló antes de la entrada en vigor de nuestra norma de trasposición de la Directiva de Secretos Empresariales.

En su escrito de contestación a la demanda, el antiguo empleado reivindicó su previa experiencia profesional en el mismo sector del mercado, razón por la que fue precisamente contratado por la empresa competidora, a quien reconoció haber ofrecido sus conocimientos y habilidades. De manera adicional, según señaló la empresa competidora, la tecnología reivindicada por la demandante no podía considerarse un auténtico secreto empresarial, por tratarse de una solución conocida en el mercado que empleaba un sistema de guiado fabricado por tercero y siendo que la mayoría de las empresas competidoras habían desarrollado sistemas de motorización de sus monitores con empleo de soluciones equivalentes.

Las decisiones del Juzgado Mercantil y de la Audiencia Provincial de Barcelona

El Juzgado Mercantil que conoció la segunda de las demandas resolvió la estimación parcial de esta, para apreciar la existencia y violación de un secreto empresarial y descartar la eventual inducción de la empresa competidora a la infracción de deberes contractuales de aquel antiguo trabajador (SJM núm. 3 de Barcelona, rec. 332/2017, de 14 de marzo de 2018).  El juzgado consideró acreditado que la demandante era titular de un secreto de carácter industrial y consistente en la configuración de un prototipo de elevación de monitores con aplicación de un sistema de guiado fabricado por tercero, que el antiguo trabajador desarrolló ese prototipo y que, al cese de su relación laboral, ofreció esa solución técnica a la empresa competidora, quien la incorporó a sus propios productos de manera inmediata. Sobre la caracterización del secreto empresarial como tal en el caso, la sentencia acentuó que la noción de secreto empresarial era distinta de la de invención, de manera que usualmente podía comportar un proceso, una técnica, una organización o una planificación alternativas, pero quizás proyectados sobre una cosa ya inventada. No se trataba entonces de reivindicar como secreto empresarial la oportunidad de emplear un sistema de guiado de bolas para la elevación de monitores motorizados, como solución ya conocida en el mercado y, desde luego, tampoco del propio sistema de guiado de bolas, fabricado por un tercero. Pero sí podía constituir un secreto empresarial el empleo de ese acervo para una aplicación concreta, destinando para ello recursos propios de investigación y sin perjuicio del valor económico del resultado final obtenido o de los motivos que habían llevado a la demandante a no aplicar efectivamente esa solución a sus productos. La configuración particular de todos esos componentes era desconocida en el mercado, tenía carácter singular y permitía la caracterización suficiente de los productos donde se aplicase. A su vez, la información no era susceptible de ser conocida por los competidores sin el desarrollo de una investigación paralela para alcanzar un resultado equivalente. Por fin, no había resultado acreditado que ningún trabajador no autorizado o cualquier persona ajena a la empresa hubieran tenido acceso a la información secreta y la experiencia y habilidades ganadas por el ingeniero excedían de la réplica exacta del sistema obtenido a cuenta de la demandante.

La Audiencia Provincial de Barcelona revocó la sentencia de primera instancia para acordar la desestimación de la demanda (SAP Barcelona, 15ª, núm. 1549/2019, de 19 de septiembre de 2019, ponente Luis Rodríguez Vega). El tribunal rechazó que la demandante pudiese reivindicar la titularidad de un secreto empresarial en el caso, señalando que para los secretos industriales es necesario que se pruebe que la información confidencial que sea su pretendido objeto no formaba parte del conocimiento común o resultase fácilmente accesible a los usuarios habituales del sector. El tribunal constató que un sistema de guiado como el cuestionado en las actuaciones no estaba protegido por título de propiedad industrial alguno, que por ello podía haber sido utilizado por cualquier competidor, pero siendo que solo la demandada lo había introducido efectivamente en su línea de productos. A continuación, enfatizó la importancia de que la propia actora había rechazado el empleo efectivo de la solución, por la disponibilidad de otros sistemas más baratos y suficientemente eficaces. Mientras tanto, las guías de bolas utilizadas en la configuración del producto eran un elemento estándar fabricado por tercero y su eventual utilización para un sistema de elevación de monitores venía descrita en una patente americana publicada décadas atrás. Según se concluyó, para deslindar lo que es información de conocimiento general o de fácil adquisición como presupuesto inherente a un secreto empresarial, había que presumir que cualquier técnico tenía conocimiento del estado de la técnica en la materia y eso incluía la publicación de aquella patente.

La respuesta del Tribunal Supremo

La Sala Primera ha resuelto la casación de la sentencia de apelación para, en los términos del objeto sucesivo de los recursos ordinarios y extraordinarios formulados, acordar la conservación del pronunciamiento de primera instancia.

En la narración aceptada como hechos relevantes para la solución del caso, ha enfatizado la importancia de que el antiguo empleado de la actora y posteriormente contratado por su competidora participó en el desarrollo tecnológico de sus monitores motorizados y, en particular, en la elaboración de un prototipo que incluía un sistema de elevación que se caracterizaba por el empleo de dos guías de bolas estándares fabricadas por tercero, pero que disminuía la fricción de las soluciones habitualmente utilizadas por la empresa hasta entonces. Tras su despido, el trabajador ofreció sus servicios a una empresa competidora y, desde entonces, esta introdujo en su catálogo el mismo diseño obtenido con anterioridad por la demandante en la forma descrita.

Aunque el sistema de guiado por bolas fuese conocido en un estado de la técnica próximo, su concreta aplicación para los monitores de la demandante podía constituir un secreto empresarial. Pues, aunque todos los interesados pudiesen tener acceso a la información proporcionada por una patente americana o, con carácter general, conocer la disponibilidad del sistema de guiado de bolas fabricado por tercero, desconocían el conjunto del desarrollo, configuración y reunión precisa de sus elementos dispuesta por la demandante. Lo relevante para advertir la disponibilidad de un secreto empresarial en este caso era la forma en que se había plasmado la información necesaria para la aplicación concreta de una solución quizás ya conocida, siendo que esa información reunía un valor competitivo, dado que abarataba los costes de fabricación y reportaba algunas ventajas adicionales. Si la empresa competidora pudo comercializar en muy poco tiempo sus monitores motorizados con aplicación de la misma solución, fue porque esta fue revelada por el antiguo empleado de la actora.

Información secreta y novedad

Como es sabido, ya en la delimitación jurisprudencial del secreto empresarial o tras la entrada en vigor del artículo 1 LSE como definición legal, la noción de secreto empresarial exige, entre otros requisitos, que la información a proteger no sea generalmente conocida y que tenga un valor empresarial.

El primero de los requisitos enumerados interviene como un presupuesto objetivo para la aplicación de este régimen tuitivo. Desde un punto de vista cuantitativo, porque el secreto empresarial no puede confundirse con un derecho de exclusiva en sentido estricto, la noción de desconocimiento generalizado no se puede interpretar como una exigencia de desconocimiento universal, desde luego no por asimilación de las nociones de novedad, actividad inventiva u originalidad. De este modo, una pluralidad de empresarios puede tener acceso a la protección independiente de un mismo secreto. Desde la perspectiva cualitativa, de lo que se trata es de la determinación del público relevante o destinatario de la información a proteger y del grado de dificultad de acceso a esa información. En realidad, esta última inflexión sobre el carácter reservado de la información a proteger guarda una estrecha relación con el propio valor del secreto empresarial. Porque significa que lo que se protege esencialmente a través de esta disciplina son el esfuerzo y experiencia necesarios para la obtención de la información de que se trate. Esta es una de las diferencias esenciales, por ejemplo, entre un secreto industrial y una patente.

A su vez, el segundo de los requisitos enumerados adquiere tintes subjetivos. El valor del secreto residirá de la misma forma esencial en su carácter secreto. No se trata de un argumento tautológico. El secreto empresarial será tal si la información es ignorada por otros, quienes deberán invertir su esfuerzo en conocerla y todo con independencia de que el valor competitivo inherente a la obtención de esa información sea relevante. Lo importante son los costes y el tiempo de investigación que dan acceso a la disponibilidad del secreto. Eso significa que pueden protegerse como secretos empresariales la inversión destinada a la obtención de algunos desarrollos que nunca serán llevados a la práctica, porque su rendimiento empresarial no sea sustancial. En realidad, estos resultados negativos pueden ser muy valiosos, pues pueden conducir al hallazgo de una fórmula de éxito empresarial por descarte y, también, entretener a los competidores, quienes deberán insistir en la investigación de soluciones equivocadas mientras persisten en el mismo empeño. Lo anterior no significa que cualquier cosa merezca ser protegida como secreto. La información completamente irrelevante no es susceptible de protección como tal, tampoco la pretérita y, seguramente, por eso no se habrán adoptado medidas especiales para protegerla.

En el caso analizado planean las diferencias entre los regímenes tuitivos de la invención y del secreto empresarial. No en vano, en el razonamiento del tribunal de apelación es apreciable el impacto, quizás excesivo para la solución del caso, de la disponibilidad de una patente en el estado de la técnica más próximo al objeto del secreto empresarial que la demandante pretendía proteger. Por el contrario, la eficacia del secreto empresarial no se confunde con la inherente a una posición de exclusiva estricta y, por eso, el carácter confidencial de la información a proteger como secreto en el caso analizado era compatible con la difusión previa de soluciones próximas en el mismo campo. De lo que se trata en estos casos, según sus concretas circunstancias, es de constatar la disponibilidad de una información reservada en cuya obtención se resume el esfuerzo particular del titular del secreto. Y, además, para el caso de la concreta aplicación de una información conocida, debe poder apreciarse cierta singularidad en el resultado obtenido, pero únicamente en términos de caracterización de la propia actividad empresarial. Otros competidores puedan alcanzar resultados semejantes partiendo del estado conocido de la técnica, pero no sin un esfuerzo equivalente, siendo esta la conducta reprochable en la que incurrió el competidor.